OPP 24-3344 05/03/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame G B P a déposé le 7 juillet 2024, la demande d’enregistrement n° 5 067 869 portant sur le signe verbal EXPRESS AO. Le 24 septembre 2024, la société E MESSAGE WIRELESS INFORMATION SERVICES FRANCE (SAS) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, avec la marque française portant sur le signe verbal EXPRESSO, déposée le 6 octobre 2020 et enregistrée sous le n°4 688 843. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « appareils et instruments scientifiques ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels (programmes enregistrés) ; télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; services de messagerie électronique ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciels en tant que service (saas) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « appareils de radiomessagerie, logiciels informatiques permettant l’envoi de messages courts ; services de radiomessagerie, transmission de messages, services de télécommunication pour la transmission de messages courts, services de télécommunication permettant l’alerte de personnes ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants de la demande d’enregistrement : « appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels (programmes enregistrés) ; télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie

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mobile ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; services de messagerie électronique ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciels en tant que service (saas) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information » apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. En revanche, les « appareils et instruments scientifiques » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des dispositifs de haute précision, utilisés dans les domaines des sciences, distribués par des biais sélectifs, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « appareils de radiomessagerie, logiciels informatiques permettant l’envoi de messages courts » de la marque antérieure, lesquels s’entendent de dispositifs technologiques permettant de recevoir et afficher des messages alphanumériques ou vocaux. Répondant à des besoins différents, ces produits ne s’adressent pas nécessairement à la même clientèle ni ne sont proposés à la vente par les mêmes prestataires, contrairement à ce que soutient la société opposante (sociétés spécialisées en ingénierie / magasins d’électronique ou d’informatique). Ces produits ne présentent pas davantage, à l’évidence, de lien étroit et obligatoire, les premiers ne nécessitant pas obligatoirement le recours aux seconds, lesquels ne sont pas nécessairement destinés aux premiers. Ces produits non complémentaires, ne sont donc pas similaires. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal EXPRESS AO. La marque antérieure porte sur le signe verbal EXPRESSO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté se compose de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique.

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Visuellement, les éléments verbaux EXPRESSO et EXPRESS AO en présence sont de longueur proche (respectivement huit et neuf lettres), ont en commun huit lettres placées dans le même ordre et selon un rang très proche, formant la même séquence d’attaque EXPRESS- ainsi que la lettre finale commune -O, ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, ils présentent des sonorités d’attaque [ècse-prèss] et finale [o] identiques, ce qui leur confère également une prononciation des plus semblables. Si les signes diffèrent par la présence de lettre A au sein du signe contesté et à sa présentation en deux termes, cette différence n’est toutefois pas de nature à exclure la perception globale très proche des signes, dès lors qu’elle ne s’opère que sur une lettre sur neuf, placée qui plus est, en fin de signe, les signes en présence restant dominées par la longue séquence d’attaque EXPRESS- qui retiendra particulièrement l’attention du consommateur, ainsi que par la présence de la lettre finale –O, et des sonorités très proches. Il en résulte donc une même impression d’ensemble entre les signes. En conséquence, le signe contesté EXPRESSO est similaire à la marque antérieure EXPRESS AO, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION Le signe verbal contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels (programmes enregistrés) ; télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; services de messagerie électronique ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciels en tant que service (saas) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.