OP24-4032 17/06/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur A B a déposé le 12 octobre 2024, la demande d’enregistrement n° 5089818 portant sur le signe verbal BENCH SPECIALISTE. Le 2 décembre 2024, la société DEICHMANN SE. (Société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe figuratif BENCH déposée le 7 décembre 2011, enregistrée et dument renouvelée sous le n° 017418328, ainsi que sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal BENCH déposée le 19 octobre 2009, enregistrée et dument renouvelée sous le n° 017478819, le tout sur le risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1

Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2

II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. 1. Sur le fondement de la marque de l’Union européenne n°017478819 Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition formée à l’encontre d’une partie des produits de la demande contestée, porte sur les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Chaussures». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants de la demande d’enregistrement : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » apparaissent identiques et similaires aux produits précités de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BENCH SPECIALISTE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal BENCH. 3

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté constitué de deux éléments verbaux que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Les signes en présence ont en commun la dénomination BENCH, constitutive de la marque antérieure et placée en attaque au sein du signe contesté, ce qui leur confère de grandes ressemblances. Les signes en cause diffèrent par la présence du terme final SPECIALISTE, au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants du signe contesté conduit à tempérer la différence précitée. D’une part, la dénomination BENCH, commune aux signes, apparaît parfaitement distinctive à l’égard des produits en cause. D’autre part, au sein du signe contesté, la dénomination BENCH présente un caractère dominant, dès lors qu’elle est placée en attaque et suivie du terme SPECIALISTE, se rapportant directement au terme BENCH pour le mettre en exergue. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté BENCH SPECIALISTE est donc similaire à la marque verbale antérieure BENCH Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est encore accentué par l’identité et la grande proximité des produits en présence. A cet égard, en raison de l’identité et la proximité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. 2. Sur le fondement de la marque de l’Union européenne n° 017418328 4

Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition formée à l’encontre d’une partie des produits de la demande contestée, porte sur les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Chaussures». Les produits de la demande d’enregistrement contestée ont été précédemment considérés comme identiques et similaires, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BENCH SPECIALISTE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif BENCH, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté BENCH SPECIALISTE est similaire à la marque verbale antérieure BENCH, la seule différence avec la précédente marque antérieure, tenant à la légère calligraphie ainsi que la présence d’un point avec la dénomination BENCH. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 5

En l’espèce, le risque de confusion est encore accentué par l’identité et la grande proximité des produits en présence. A cet égard, en raison de l’identité et la proximité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal contesté BENCH SPECIALISTE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. 6