OPP 24-4040 19/06/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE La société FOSHAN CITY FAENZA SANITARY WARE CO., LTD (société de droit chinois) est titulaire de l’enregistrement international n° 1 812 916 du 25 octobre 2023 portant sur le signe figuratif FAENZA et désignant la France. 1

Le 2 décembre 2024, la société COOPERATIVA CERAMICA D’IMOLA S.C. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne LAFAENZA TILE WITH STYLE, déposée le 28 décembre 2017, enregistrée sous le n°017642241, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à l’OMPI le 27 janvier 2025 sous le n°24-4040 pour qu’elle la transmette à l’Administration du pays d’origine et au titulaire de l’enregistrement international. Cette notification invitait la société déposante à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie du libellé de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les : « Bois mi-ouvrés; contreplaqués; bois pour la fabrication d’ustensiles domestiques; placages en bois; boiseries; revêtements de sol en bois; planches en bois; dalles de sol en bois; ardoise; argile de potier; marbre; pierre artificielle; pierre à poterie; matériaux de construction en pierre naturelle; briques; mosaïques pour la construction; carreaux non métalliques pour la construction; carrelages non métalliques; carrelages non métalliques; carreaux muraux non métalliques; béton de granite; carreaux en céramique; carrelages muraux en céramique; tuiles en terre cuite; carrelages muraux en faïence; briques de verre; briques de verre (autres que pour toitures); pavés non métalliques; carrelages de sol en faïence; carreaux de céramique pour sols et façades; carreaux de céramique pour le carrelage de sols et parois; carreaux de mosaïque pour sols; carrelages de sol en terre cuite; carreaux en céramique émaillée; briques semi-réfractaires non métalliques; carrelages en céramique émaillée; balustrades non métalliques; cloisons non métalliques; fenêtres non métalliques; portes, non métalliques; conduites d’eau non métalliques; clapets de conduites d’eau ni en métal, ni en matières plastiques; tuyaux d’embranchement non métalliques; étançons non métalliques; lattes non métalliques; parquets; volets non métalliques; planchers non métalliques; plafonds non métalliques; portails, non métalliques; panneaux de portes non métalliques; tuyaux de drainage non métalliques; conduites forcées non métalliques; plaques acoustiques, non métalliques; conduites en polyéthylène utilisées pour des systèmes de chauffage et de refroidissement géothermiques; tuyaux d’égout non métalliques; tuyaux de drainage en céramique; planches à déclin, non métallique; barrières de sécurité, non métalliques; constructions non métalliques; aquariums [constructions]; statues en pierre, en béton ou en marbre; objets d’art en pierre, en béton ou en marbre ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Colonnes d’affichage non métalliques; Liège aggloméré pour la construction; Albâtre; Verre d’albâtre; Cornières non métalliques; Tonnelles [constructions non métalliques]; Portes blindées non métalliques; Pierre artificielle; Ciment d’asbeste; Matériaux de pavage en asphalte; Balustrades non métalliques; Poutres non métalliques; Liants pour le briquetage; Carton bitumé pour la construction; Enduits bitumineux pour toitures; Produits bitumés pour la construction; Brides non métalliques pour la construction; Briques; Verre de construction; Matériaux de construction non métalliques; Panneaux non métalliques pour la construction; Papier de construction; Constructions non métalliques; Pierres de construction; Constructions transportables non métalliques; Bois d’œuvre; Bustes en pierre, en béton ou en marbre; Cabines de bain non métalliques; Vasistas non métalliques; Plafonds non métalliques; 3

Ciment; Plaques de ciment; Cheminées non métalliques; Revêtements de placage non métalliques pour la construction; Argile; Enduits [matériaux de construction]; Béton; Éléments de construction en béton; Corniches non métalliques; Châssis de portes non métalliques; Panneaux de portes non métalliques; Portes non métalliques; Lattes de plancher; Terre à briques; Verre émaillé pour la construction; Feutre pour la construction; Clôtures non métalliques; Figurines [statuettes] en pierre, en béton ou en marbre; Pierres réfractaires; Enduits de ciment pour l’ignifugation; Sols non métalliques; Carreaux non métalliques pour sols; Portes battantes non métalliques; Charpentes non métalliques pour la construction; Baguettes en bois pour le lambrissage; Portails non métalliques; Chamotte; Verre isolant [construction]; Jalousies non métalliques; Lattes non métalliques; Boîtes aux lettres en maçonnerie; Liais [pierre]; Revêtements de doublage non métalliques pour la construction; Linteaux non métalliques; Pavés lumineux; Bois façonnés; Marbre; Mâts [poteaux] non métalliques; Moulures non métalliques pour la construction; Monuments non métalliques; Mortier pour la construction; Mosaïques pour la construction; Signalisation non métallique, non lumineuse et non mécanique; Olivine pour la construction; Stores d’extérieur ni métalliques, ni en matières textiles; Tuiles non métalliques; Carton pour la construction; Lames de parquets; Parquets; Blocs de pavage en matériaux non métalliques; Dalles de pavage non métalliques; Piliers non métalliques pour la construction; Planches [bois de construction]; Plâtre; Glaces [vitres] pour la construction; Poteaux non métalliques pour lignes électriques; Marquises [construction] non métalliques; Porphyre [pierre]; Poteaux non métalliques; Matières premières pour la céramique; Maisons préfabriquées [prêtes-à-monter]; Étrésillons; Quartz; Craie brute; Matériaux de construction réfractaires non métalliques; Armatures non métalliques pour la construction; Tuyaux rigides non métalliques pour la construction; Cristal de roche; Toitures non métalliques; Cornières pour toitures non métalliques; Toitures non métalliques; Toitures non métalliques incorporant des cellules photovoltaïques; Bardeaux; Ardoises pour toitures; Tuiles non métalliques pour toitures; Moellons; Verre armé; Sable à l’exception du sable pour fonderie; Grès pour la construction; Tuyaux en grès; Panneaux de signalisation non métalliques, ni lumineux, ni mécaniques; Sable argentifère; Dalles non métalliques pour la construction; Ardoise; Poudre d’ardoise; Vitraux; Escaliers non métalliques; Marches d’escaliers non métalliques; Statues en pierre, en béton ou en marbre; Pierre; Goudron; Poteaux télégraphiques non métalliques; Terre cuite; Carrelages non métalliques pour sols; Carreaux non métalliques pour la construction; Tuf; Lambris non métalliques; Revêtements de murs [construction] non métalliques; Revêtements de parois [construction] non métalliques; Carreaux non métalliques pour murs; Châssis de fenêtres non métalliques; Vitres [verre de construction]; Fenêtres non métalliques; Lames de plancher en bois; Boiseries; Pavés en bois; Carton de pâte de bois pour la construction; Placage (bois de -); Objet d’Art en pierre, en béton ou en marbre; Ouvrages de tailleurs de pierres; Xylolithe ». La société opposante soutient que les produits contestés de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés.

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif FAENZA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal LAFAENZA TILE WITH STYE, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique dans une police particulière ; la marque antérieure est constituée de quatre éléments verbaux. Les signes en présence ont en commun la séquence -FAENZA, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes. Les signes diffèrent par la présence de la séquence d’attaque LA- et des termes TILE WITH STYLE au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause conduit à tempérer les différences précitées. D’une part, la séquence -FAENZA apparait distinctive au regard des produits et services en cause. En outre, au sein de la marque antérieure, la séquence -FAENZA revêt un caractère essentiel. En effet, la séquence LA- qui la précède, outre sa brièveté est susceptible d’être perçue comme le fait valoir la 5

déposante « comme un simple article venant introduire le terme FAENZA ». En outre, les termes TILE WITH STYLE qui la suive, termes anglais susceptibles d’être compris par le consommateur comme signifiant « carreau/tuile avec style » ou « carreler avec style », font référence à la nature d’une partie des produits en cause, à l’instar d’un slogan. Ces éléments seront donc moins aptes à retenir l’attention du consommateur à titre de marque. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similitude entre les signes. Le signe figuratif contesté FAENZA est donc similaire à la marque figurative antérieure LAFAENZA TILE WITH STYLE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté FAENZA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale LAFAENZA TILE WITH STYLE.

PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Bois mi-ouvrés; contreplaqués; bois pour la fabrication d’ustensiles domestiques; placages en bois; boiseries; revêtements de sol en bois; planches en bois; dalles de sol en bois; ardoise; argile de potier; marbre; pierre artificielle; pierre à poterie; matériaux de construction en pierre naturelle; briques; mosaïques pour la construction; carreaux non métalliques pour la construction; carrelages non métalliques; carrelages non métalliques; carreaux muraux non métalliques; béton de granite; carreaux en céramique; carrelages muraux en céramique; tuiles en terre cuite; carrelages muraux en faïence; briques de verre; briques de verre (autres que pour toitures); pavés non métalliques; carrelages de sol en faïence; carreaux de céramique pour sols et façades; carreaux de céramique pour le carrelage de sols et parois; carreaux de mosaïque pour sols; carrelages de sol en terre cuite; carreaux en céramique émaillée; briques semi-réfractaires non métalliques; carrelages en céramique émaillée; balustrades non métalliques; cloisons non métalliques; fenêtres non métalliques; portes, non métalliques; conduites d’eau non métalliques; clapets de conduites d’eau ni en métal, ni en matières plastiques; tuyaux d’embranchement non métalliques; étançons non métalliques; lattes non métalliques; parquets; volets non métalliques; planchers non métalliques; plafonds non métalliques; portails, non métalliques; panneaux de portes non métalliques; tuyaux de drainage non métalliques; conduites forcées non métalliques; plaques acoustiques, non métalliques; conduites en polyéthylène utilisées pour des systèmes de chauffage et de refroidissement géothermiques; tuyaux d’égout non métalliques; tuyaux de drainage en céramique; planches à déclin, non métallique; barrières de sécurité, non métalliques; constructions non métalliques; aquariums [constructions]; statues en pierre, en béton ou en marbre; objets d’art en pierre, en béton ou en marbre.». Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. 7