DC24-0153 Le 09/07/2025




DECISION

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411- 5, L. […]. 714-6, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R. 411-17, R.[…].714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. […]. 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;
Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020- 35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE

1. Le 7 octobre 2024, Monsieur X Y (le demandeur), a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC24-0153 contre la marque n° 14/4093229, déposée le 23 mai 2014 et portant sur le signe ci-dessous reproduit :

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L’enregistrement de cette marque, dont l’association Loi 1901 SEA SHEPHERD FRANCE est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2017-02 du 13 janvier 2017 et régulièrement renouvelé en 2024.
2. La demande porte sur l’ensemble des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
« Classe 25 : T-shirts ; sweats ; casquettes ; bonnets ; polos ; chemises ; vêtements ».
3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ».
4. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt ainsi que par courriel.
5. La demande en déchéance a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement par courrier recommandé en date du 22 octobre 2024, reçu le 25 octobre 2024. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
6. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté deux jeux d’observations en réponse auxquels le demandeur a répondu une fois, dans les délais impartis.
7. La phase d’instruction s’étant terminée à l’expiration du dernier délai de réplique du titulaire de la marque contestée, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 22 avril 2025.
Prétentions du demandeur
8. Le demandeur a invoqué dans le récapitulatif de la demande en déchéance, le motif « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ».
Il demande que les frais exposés soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée.
9. Dans ses premières et uniques observations en réponse, le demandeur fait notamment valoir que :
- Principalement, certaines pièces fournies par le titulaire de la marque contestée contiennent des marques qui présentent des différences substantielles altérant le caractère distinctif de la marque contestée : ces pièces ne peuvent donc pas être prises en compte. A cet égard, il indique également que le titulaire ne peut pas exploiter la marque contestée puisque SEA SHEPHERD CONSERVATION SOCIETY correspond à l’entité américaine de SEA SHEPHERD, avec laquelle le titulaire ne souhaite avoir plus aucun rapport et ne veut plus être associée.
- Subsidiairement, sur la nature et l’importance de l’usage de la marque contestée :
● les pièces 9 à 14 ne fournissent aucune preuve d’exploitation pour les « casquettes, bonnets, polos et chemises ». En outre, ces pièces ne démontrent pas que les produits ont
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été effectivement commercialisés aux clients concernés.
● dans les extraits du site de vente en ligne (pièces 9 et 10), s’agissant des « vêtements », on ne retrouve pas d’usage pour des pantalons, des manteaux ou encore des sous-vêtements. De même, dans les pièces visant à la promotion de la marque contestée sur les réseaux sociaux (pièces 11 à 13), s’agissant des « vêtements », on ne retrouve pas d’usage pour des pantalons, des manteaux, des sous-vêtements ou encore des chaussettes ou des chaussures. Dans la pièce concernant la vente de produits sur les festivals et salons (pièce 14), s’agissant des « vêtements », on ne retrouve pas d’usage pour des pantalons, des manteaux, des sous-vêtements ou encore des chaussettes ou des chaussures.
● la pièce 15, constituées de factures clients, ne permet pas de savoir à quel produit font référence une grande partie des produits. Lorsque le logo est visible, seuls 17 produits portent la marque contestée, et ne concernent que les tee-shirts ou des sweats. L’usage commerciale est donc extrêmement faible et ne concerne que peu de produits.
●La pièce 16 est constituée de factures fournisseurs ne sont pas pertinentes car elle n’équivaut pas à une preuve de vente auprès des clients concernés. En tout état de cause, ces factures ne mentionnent aucun logo et ne peuvent donc pas être rattachées à des produits en particulier.
Prétentions du titulaire de la marque contestée
10. Dans ses premières observations en réponse, le titulaire a présenté une argumentation et des pièces destinées à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée (lesquelles seront listées et analysées dans la décision). Par ailleurs, il :
- Relève que la marque contestée fait l’objet d’une querelle judiciaire actuellement pendante devant la 3ème chambre du Tribunal Judiciaire de Paris. Afin de s’assurer que la présente n’ait pas pour seul et réel objet de collecter déloyalement des éléments probatoires destinés à profiter à des tiers récemment déboutés de leurs demandes, il est spécifiquement précisé que les pièces identifiées comme telles dans le cadre de la présente procédure sont confidentielles.
- Présente l’association SEA SHEPHERD FRANCE, fondée en 1977 par M. Z AA, cette association représentant exclusivement le mouvement SEA SHEPHERD depuis 2006. Ses actions visent à la protection de l’environnement et ont été fortement relayées par les médias. Ses réseaux sociaux, exclusivement francophones, sont très suivis. Elle exploite largement le signe contesté depuis 2006 pour assurer la promotion de ses activités sur le territoire national.
- Monsieur Z AA dispose de droits patrimoniaux exclusifs depuis 1985 sur la marque contestée. La grande notoriété nationale de SEA SHEPHERD France permet au public une association immédiate entre la marque et son titulaire. Il précise que lui comme sa licenciée en ont fait usage dans sa forme originelle mais aussi dans une version graphique lissée, ne modifiant en rien les caractéristiques assurant la distinctivité du signe auprès du public
Le titulaire sollicite que les frais exposés soient mis à la charge du demandeur.
11. Dans ses deuxièmes et dernières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée a présenté de nouvelles pièces et une argumentation en réponse aux observations du demandeur relevant notamment :
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- sa très grande popularité qui se manifeste notamment via les réseaux sociaux et son site internet. Il a su se faire reconnaître du public français en engageant en son nom près de 40 actions en justice en France pour assurer la défense des écosystèmes marins. Cela lui vaut d’être identifié comme interlocuteur régulier des pouvoirs publics et de participer à de très nombreuses consultations relevant de la vie démocratique française.
- que le caractère distinctif de sa marque est essentiellement assuré par son élément graphique largement proéminant et placé en son centre, dessin bien connu du public pour être l’un des premiers emblèmes du mouvement SEA SHEPHERD. Les variantes de présentation de la marque contestée n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque et sont indifférentes et sans effet sur l’appréciation du caractère sérieux de l’usage rapporté.
- que l’ensemble des bénéfices réalisés sur les ventes de produits dérivés revêtus de la marque vise à financer ses actions et campagnes de lutte pour la protection animale et environnementale.
12. A l’appui de ses observations, le titulaire de la marque contestée a notamment transmis les éléments suivants qu’il a ainsi listés :
Pièce n°1 : Immatriculation et statuts SSF
Pièce n°2 : Extrait INPI marque n° 4093229.
Pièce n°3 : Réseaux sociaux SSF
Pièce n°3-1 : Membres de Sea Shepherd France en 2022
Pièce n°3-2 : Analyse taux d’interaction Pages Facebook
Pièce n°3-3 : Audience du site de Sea Shepherd France
Pièce n° 3-4 : Extraits Webarchive.org – permalien « Boutique »
Pièce n°3-5 : Actions en justice de Sea Shepherd France
Pièce n°4 : Extraits WEBARCHIEVE seashepherd.fr
Pièce n°5 : Ordonnance de référé du 19/03/2024
Pièce n°6 : Extrait d’immatriculation Sea Shepherd Boutique
Pièce n°7 : Extrait WHOIS – SeaShepherd-Shop.com
Pièce n°8 : Contrat de licence SSF SSB
Pièce n°9 : Extraits seashepherd-shop.com 2023.
Pièce n°10 : Extraits WEBARCHIVE seashepherd-shop.com
Pièce n°11 : Compte Instagram Boutique
Pièce n°12 : Promotion des produits Instagram 2021-2024
Pièce n°13 : Promotion des produits Facebook 2021-2024
Pièce n°14 : Ventes foires et salons
Pièce n°15 : Florilège Factures de vente 2021-2024 – PIECE CONFIDENTIELLE
Pièce n°16 : Factures fournisseur – PIECE CONFIDENTIELLE
Pièce n°17 : Réseaux sociaux et groupes locaux de SEA SHEPHERD France
Pièce n°18 : Autres factures de vente des produits – PIECE CONFIDENTIELLE
Pièce n° 19 : Réversion des bénéfices
Pièce n°20 : catalogue Sea Shepherd Boutique 2024.

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II.- DECISION

A- Sur l’usage sérieux
13. A titre liminaire, lors de la fourniture des pièces visant à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée, les titulaires ont demandé que certains éléments restent confidentiels vis-à-vis des tiers à la présente procédure.
Ainsi dans cette décision, certaines pièces seront décrites sans divulguer d’informations indiquées comme confidentielles à l’égard des tiers à la présente procédure.
14. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage.
15. L’article L. 714-5 du code précité précise qu'« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 3° L’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ».
16. En vertu de l’article L.716-3 dernier alinéa, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ».
17. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens.
18. Enfin, l’article R.716-6 du code précité prévoit dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ».


Période pertinente
19. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 23 mai 2014 et son enregistrement a été publié au BOPI 2017-02 du 13 janvier 2017 et régulièrement renouvelé en 2024. La demande en déchéance a quant à elle été déposée le 7 octobre 2024.
20. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance.
21. Le titulaire de la marque contestée devait ainsi prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 7 octobre 2019 au 7 octobre 2024 inclus, pour la totalité des produits désignés dans l’enregistrement et listés au point 2.
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22. A l’appui de son argumentation, le titulaire de la marque contestée a transmis notamment les pièces suivantes telles que listées précédemment au point 12 :
- Pièce n°3 : Réseaux sociaux SSF, datée de 2023.
- Pièce n°3-1 : Membres de Sea Shepherd France, données de 2017 à 2022.
- Pièce n°3-2 : Analyse taux d’interaction Pages Facebook, données de 2018 à 2023.
- Pièce n°3-3 : Audience du site de Sea Shepherd France, de 2022 à 2023.
- Pièce n° 3-4 : Extraits Webarchive.org – permalien « Boutique », de 2022 à 2024.
- Pièce n°4 : Extraits WEBARCHIEVE seashepherd.fr, datées de 2007 à 2009, 2012, 2013.
- Pièce n°6 : Extrait d’immatriculation Sea Shepherd Boutique, datée de 2024.
- Pièce n°9 : Extraits seashepherd-shop.com, datée de 2023.
- Pièce n°10 : Extraits WEBARCHIVE seashepherd-shop.com, datée de 2022 à 2024.
- Pièce n°11 : Compte Instagram Boutique, sans date.
- Pièce n°12 : Promotion des produits Instagram, datée de 2021 à 2023.
- Pièce n°13 : Promotion des produits Facebook, datée de 2019 et de 2021 à 2023.
- Pièce n°14 : Ventes foires et salons, datées de 2020 à 2024.
- Pièce n°15 : Florilège Factures de vente – PIECE CONFIDENTIELLE, datées de 2021-2024.
- Pièce n°16 : Factures fournisseur – PIECE CONFIDENTIELLE, datées de 2021 et 2022.
- Pièce n°17 : Réseaux sociaux et groupes locaux de SEA SHEPHERD France, datée de 2023.
- Pièce n°18 : Autres factures de vente des produits – PIECE CONFIDENTIELLE, datées de 2021 et 2024.
- Pièce n° 19 : Réversion des bénéfices, datée de 2024.
- Pièce n°20 : catalogue Sea Shepherd Boutique, sans date.

23. Force est donc de constater que la majeure partie des pièces fournies, à savoir les factures, catalogues et contrats, est datée de la période pertinente.
24. En outre, si certaines pièces, comme le souligne le demandeur, ne comportent pas de dates ou ne sont pas datées de la période pertinentes (pièce 4, extraits WEBARCHIEVE, pièce 11, compte Instagram boutique, sans date ; pièce 20, catalogue Sea Shepherd boutique, sans date), elles sont néanmoins corroborées par des pièces datées de la période de référence, de sorte qu’elles peuvent être prises en compte dans le cadre d’une appréciation globale aux fins d’analyser l’existence d’un usage sérieux.
25. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par le titulaire de la marque contestée contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente.


Lieu de l’usage
26. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en France.
27. En l’espèce, les pièces sont présentées en français et :
- les factures comportent, dans leur grande majorité, des adresses en France ;
- le site internet Seashepherd.fr est à destination du public français ;
- le contrat de licence (pièce 7) entre l’association Sea Shepherd France, le concédant, et la SASU Sea Shepherd Boutique, le licencié, ayant tous deux leurs adresses en France, porte sur l’exploitation en France de la marque contestée.
28. Par conséquent, les éléments de preuve produits permettent d’établir un usage du signe contesté en France, pendant la période pertinente.
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Nature et Importance de l’usage

29. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine des produits et services et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée.
30. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37).
31. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.


i. Nature de l’usage

Sur l’usage public et tourné vers l’extérieur

32. La condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur, pour assurer un débouché aux produits ou aux services qu’elle représente (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général M. AB AC dans l’affaire Ansul, C-40/01, non encore publiées au Recueil, point 58).
33. En l’espèce, les factures, le site internet du titulaire, les extraits de réseaux sociaux et le catalogue démontrent que l’usage revendiqué est bien situé dans la vie des affaires, dans le cadre d’une activité commerciale exercée en vue d’obtenir un avantage économique et pour assurer un débouché aux produits qu’ils fournissent.
Sur l’usage du signe sous une forme modifiée

34. La marque contestée telle qu’enregistrée porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit :
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35. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est-à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité des produits et des services pour lesquels elle est enregistrée. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée.
36. Le demandeur fait valoir que dans plusieurs pièces (de 9 à 15), la marque contestée est utilisée sous la forme :
Il demande ainsi d’écarter ces pièces, ces modèles ne reprenant pas la baleine et son baleineau dessinés en blanc sur fond noir. En outre, ils ne contiennent pas la totalité des éléments verbaux distinctifs constituant la marque contestée, à savoir les termes CONSERVATION SOCIETY. Ces modifications substantielles altèrent le caractère distinctif du signe.
37. Le titulaire de la marque contestée fait valoir que les usages portent sur la forme originelle avec ou sans inversions des couleurs, mais aussi dans une version graphique « lissée » ne modifiant en rien ses caractéristiques essentielles aux yeux du public, en sorte qu’il ne peut être tiré de ces variations de représentation aucune conséquence sur l’usage sérieux.
38. Il est constant que lorsqu’un ajout ou une omission porte sur des éléments qui ne présentent pas de caractère distinctif ou dominant, cela n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée.
39. En l’espèce, la marque contestée est présentée dans sa forme complexe telle qu’enregistrée (éléments figuratifs et verbaux SEA SHEPHERD CONSERVATION SOCIETY en blanc sur fond noir), mais également, tel que relevé par le demandeur, sous une forme inversée (éléments figuratifs et verbaux SEA SHEPHERD en noir sur fond blanc).Egalement la marque est présentée sans les éléments verbaux CONSERVATION SOCIETY, dans diverses pièces
fournies, et sous cette forme : .
40. L’absence dans certaines pièces des éléments verbaux CONSERVATION SOCIETY constitue un usage de la marque contestée sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif dès lors que ces termes, compris du public comme signifiant « société pour la
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protection, la conservation », sont susceptibles d’apparaître comme indiquant des produits en lien avec une société défendant l’environnement.
41. Il en est de même pour le signe composé notamment des éléments verbaux BORN TO DEFEND THE OCEAN, termes anglais signifiant « né pour défendre l’océan », pouvant aisément être perçus comme un slogan.
42. En outre, l’inversion des couleurs, la suppression du cartouche de couleur noire ou la présentation sous une forme simplifiée ne modifie pas l’impression générale produite par la marque dès lors que l’ensemble des éléments figuratifs, à savoir une baleine avec son baleineau sur le haut et les éléments verbaux SEA SHEPHERD de la marque contestée figurent à l’identique et sont parfaitement identifiables dans ces deux représentations.
Enfin, il importe peu que le titulaire de la marque contestée ait fait scission avec la société SEA SHEPHERD CONSERVATION SOCIETY, ce qui au demeurant n’est pas démontré : en effet, l’appréciation de l’usage d’une marque s’effectue au vu des documents fournis, en l’espèce, ces documents portant notamment sur un usage de la marque contestée par le titulaire.
43. Ainsi, et contrairement à ce qu’affirme le demandeur, les éléments de preuve établissent bien un usage du signe constitutif de la marque contestée, tel qu’enregistré ou sous des formes modifiées n’en altérant pas le caractère distinctif.
ii. Importance de l’usage

44. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02).
Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533).
45. Le demandeur estime qu’aucune pièce n’a été présentée pour certains des produits déposés. Par ailleurs, certaines pièces ne comportent pas la marque contestée, ne prouvent pas la commercialisation de certains produits, ou ne démontrent pas que des produits ont été commercialisés en quantité suffisantes.
46. Le titulaire de la marque contestée précise qu’il est un mouvement international fondé en 1977 par l’un des trois co-titulaires et qu’il représente exclusivement le mouvement en France depuis 2006.
Il dispose d’une base militante (près de 18000 membres) dont la quasi-totalité sont français ou vivent en France, et d’antennes locales présentes dans un grand nombre de foires, festivals et salons au cours desquels les produits revêtus de la marque contestée sont vendus au public.
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Il bénéfice d’une très grande popularité auprès du public français qui s’illustre par l’exceptionnelle fréquentation de ses réseaux sociaux, intégralement francophones (près d'1.4 millions d’utilisateurs abonnés). Sa page facebook compte plus de 747000 abonnés.
Son site internet seashepherd.fr est exploité depuis 2007, compte près de 3 millions de visiteurs uniques en 2022, et comporte une boutique pointant vers le site marchant seashepherd-shop.com, sur laquelle sont vendus des produits revêtus de la marque contestée.
47. Au préalable, il convient de préciser que les preuves présentées doivent être évaluées dans le cadre d’une appréciation globale. Ainsi, toutes les circonstances du cas d’espèce doivent être prises en compte et toutes les pièces présentées doivent être examinées conjointement.
Par conséquent, bien que des éléments de preuve puissent être, en soi, insuffisants pour établir l’usage d’une marque, ils peuvent contribuer à prouver l’usage en combinaison avec d’autres documents et informations.
48. Ainsi, les factures provenant de fournisseurs (pièce 16 constituée de 6 factures), adressées à la société SEA SHEPHERD en France peuvent être prises en compte comme preuve de la commercialisation des produits dès lors qu’elles sont corroborées par d’autres élément et notamment :
- les factures émanant de SEA SHEPHERD à destination de ses clients (pièces 15 et 18, respectivement 47 et 133 factures),
- la présence de SEA SHEPHERD FRANCE sur les réseaux sociaux (notamment, pièce 3.2 : analyse sur le nombre d’abonnées sur Facebook, notamment un total de plus de 391 000 interactions en 2023 ; pièce 3.3 : étude sur l’audience du site Sea Shepherd France entre avril 2022 et avril 2023, avec plus de 300 000 utilisateurs pour la France ; pièce 14 : présence de Sea Shepherd France avec la marque contestée sur des stands, dans les salons, foires, festivals en France ; pièce 10 : site seashepherd-shop.com proposant à la vente divers produits revêtus de la marque contestée ; pièce 12 : compte Instagram présentant à la vente divers produits comportant, pour certains, la marque contestée),
- l’extrait du site Seashepherd-shop.com (pièce 19) consacré à l’utilisation des bénéfices réalisés suite aux ventes de la boutique en ligne.
- la pièce 20 constituée d’un catalogue de la boutique SEA SHEPHERD France qui comporte des références auxquelles sont adjoints les produits correspondant. Ainsi, les vocabulaires « Baleine collector », « Baleine Defend », sont liés aux logos représentant la marque contestée sans les éléments verbaux CONSERVATION SOCIETY, avec ou sans le slogan « Born to defend the ocean ». D’autres identifiés par des lettres (par exemple, TSHBALNAVY, TSHBALDENIM) se rapportent à la marque contestée telle qu’enregistrée, ou à la version simplifiée de la marque contestée avec SEA SHEPHERD pour seuls éléments verbaux.
49. En outre, la présence de stands comportant des produits avec la marque contestée, lors de foires, salons … (pièce 14 précitée), ne peut être raisonnablement interprété que comme proposant des produits à la vente.
50. Par ailleurs, il convient de souligner que si les chiffres et informations figurant dans certaines pièces ne peuvent pas être indiqués précisément dans la présente décision par souci de confidentialité, force est de constater que les factures émanant de SEA SHEPHERD à
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destination de ses clients ou des factures fournisseurs, précédemment citées, font état d’un usage régulier de la marque contestée de 2021 à 2024.
51. En particulier, force est de constater que les pièces 15, 16 et 18 précitées (respectivement 47, 6 et 133 factures portant sur divers vêtements) font état de la commercialisation d’une vingtaine de débardeurs, de plusieurs centaines de sweats, et de plusieurs dizaines de t-shirts.
A cet égard, ces ventes établies sur plusieurs années ne peuvent être considérées comme négligeables.
52. Dès lors, l’usage de la marque contestée a été fait de manière régulière sur la période pertinente.
53. Par conséquent, les pièces transmises fournissent ainsi des indications suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque contestée au cours de la période pertinente.


Usage pour les produits enregistrés

54. La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la demande en déchéance et pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la similarité entre les produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante au regard d’une demande en déchéance.
55. Il importe en outre, d’apprécier de manière concrète, principalement au regard des produits ou des services pour lesquels le titulaire d’une marque a apporté la preuve de l’usage de sa marque, si ceux-ci constituent une sous-catégorie autonome par rapport aux produits et aux services relevant de la classe de produits ou de services concernée, de manière à mettre en relation les produits ou les services pour lesquels l’usage sérieux de la marque a été prouvé avec la catégorie des produits ou des services couverts par l’enregistrement de cette marque (CJUE, 22 octobre 2020 C-720/18 et C-721/18, point 41 ; CJUE 16 juillet 2020, C- 714/18 P, point 46).
56. Par ailleurs, l’appréciation de l’usage sérieux doit également tenir compte de l’intérêt légitime de son titulaire à pouvoir, à l’avenir, étendre sa gamme de produits et de services, dans la limite des termes visant les produits et services pour lesquels la marque a été enregistrée, en bénéficiant de la protection que l’enregistrement de ladite marque lui confère (TUE, 17 juillet 2005, T-126/03, point 51).
Sur les produits pour lesquels l’usage sérieux est démontré
57. La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la demande en déchéance et pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la similarité entre produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante au regard d’une demande en déchéance.
58. Le titulaire de la marque contestée estime avoir fait un usage sérieux et continu de la marque contestée pour l’ensemble des produits visés dans l’enregistrement de la marque contestée, en présentant ses observations au vu des produits suivants : « T-shirts ; sweats ; casquettes ; bonnets ; polos ; chemises ; vêtements ».
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59. Le demandeur estime qu’aucune pièce concernant les « casquettes, bonnets, polos et chemises  » n’a été versée et pour la catégorie générale des « vêtements », il n’y a pas d’usage pour les « … pantalons, des manteaux, des sous-vêtements ou encore des chaussettes ou des chaussures ».
60. Il convient de rappeler que le critère essentiel aux fins de la définition d’une sous-catégorie autonome de produits est constitué du critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause (CJUE du 22 octobre 2020, C-720/18, point 41, précité).
A cet égard, ainsi que le précise la CJUE « lorsque les produits visés par une marque revêtent, comme souvent, plusieurs finalités et destinations, il ne saurait être procédé à la détermination de l’existence d’une sous-catégorie distincte de produits en prenant en considération, isolément, chacune des finalités que ces produits peuvent avoir, une telle approche ne permettant pas d’identifier de manière cohérente des sous-catégories autonomes et ayant pour conséquence de limiter excessivement les droits du titulaire de la marque » ((CJUE du 22 octobre 2020, C- 720/18, point 47, précité ; voir, par analogie, arrêt du 16 juillet 2020, ACTC/EUIPO, C- 714/18 P, point 51)
61. Il ressort de ce qui précède que la marque contestée a été utilisée pour des débardeurs, des sweats, et des t-shirts.
Un tel usage permet de retenir un usage sérieux pour les « T-shirts ; sweats ; vêtements ».
En effet, la catégorie des « vêtements » s’entend de l’ensemble des pièces composant l’habillement à l’exclusion des chaussures, et servant à couvrir et à protéger le corps humain. Les différents produits composant cette catégorie ne font pas l’objet de destinations ou de circuits de distribution différents mais se trouvent commercialisés dans les mêmes circuits de distribution. Ainsi, l’usage démontré pour les débardeurs, des sweats, et des t-shirts vaut usage pour la catégorie des vêtements.
Ainsi, il importe peu que le titulaire n’ait pas établi l’usage pour les « pantalons, des manteaux, des sous-vêtements ou encore des chaussettes ou des chaussures » pour démontrer l’usage de la marque contestée pour des « vêtements », dès lors que l’usage pour cette catégorie générale a été rapporté.
62. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les « T-shirts ; sweats ; vêtements ».


Sur les produits pour lesquels l’usage sérieux n’est pas démontré
63. Les éléments de preuve rapportés ne permettent pas de démontrer l’usage sérieux de la marque à l’égard des produits suivants : « casquettes ; bonnets ; polos ; chemises ».
A cet égard, il convient de souligner que l’usage sérieux de la marque contestée reconnu au point 61 pour la catégorie des « Vêtements » ne permet pas de retenir un usage pour chacun des produits susceptibles de relever de cette catégorie et désignés séparément au sein du libellé de la marque contestée.
64. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents pour les produits suivants : « casquettes ; bonnets ; polos ; chemises ».
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Conclusion

65. Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée n’a démontré son usage sérieux que pour les produits tels que précisés et cités au point 62, et n’a pas justifié d’un tel usage pour les produits cités au point 64, ni invoqué de juste motif de non exploitation à leur égard de telle sorte qu’il doit être déchu de ses droits sur la marque contestée pour ces derniers.
66. L’article L.716-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ».
67. Aucune requête quant à la date d’effet de la déchéance n’ayant été formulée par le demandeur, la déchéance sera prononcée à la date de la demande en déchéance.
68. Ainsi, il convient de déchoir le titulaire de la marque contestée de ses droits à compter du 7 octobre 2024 pour les produits visés aux points 64.


B. Sur la répartition des frais
69. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».
70. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ; c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ».
Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».
71. En l’espèce, le demandeur ainsi que le titulaire de la marque contestée ont présenté une demande de prise en charge des frais exposés.
72. Toutefois, le demandeur ne peut être considéré comme partie gagnante dès lors qu’il n’est pas fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits et services visés initialement dans sa demande.
73. De même, le titulaire de la marque contestée ne peut être considéré comme partie gagnante dès lors que son enregistrement se trouve modifié par la décision de déchéance.
74. En conséquence, la demande de répartition des frais est rejetée.

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PAR CES MOTIFS

DECIDE


Article 1 : La demande en déchéance DC24-0153 est partiellement justifiée.
Article 2 : l’association Loi 1901 SEA SHEPHERD FRANCE est déclarée partiellement déchue de ses droits sur la marque n° 14/4093229, à compter du 7 octobre 2024 pour les produits suivants : « casquettes ; bonnets ; polos ; chemises ».
Article 4 : La marque n° 14/4093229 reste enregistrée pour les produits suivants : « T-shirts ; sweats ; vêtements ».
Article 5 : La demande de répartition des frais exposés est rejetée.

Elise BOUCHU Christine LESAUVAGE Juriste Responsable Cellule annulation



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