OP25-2741 03/02/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur S G a déposé le 3 juin 2025, la demande d’enregistrement n° 5 152 921 portant sur le signe verbal LE PROHIBITION.

Le 28 juillet 2025, la société CHECKMATE COMMERCE GMBH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion. La marque antérieure invoquée est la marque verbale internationale désignant la France PROHIBITED, enregistrée le 19 avril 2024 sous le n°1 800 164. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des produits visés dans la demande d’enregistrement, à savoir les produits suivants : « Cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits de beauté et de soins personnels; produits de parfumerie; produits cosmétiques à usage décoratif; cosmétiques de soins; savons; eau de toilette; eau de parfum; eau de Cologne ; Statuettes et figurines fabriquées en ou recouverts de métaux précieux ou métaux semi-précieux ou pierres précieuses ou leurs imitations; ornements fabriqués ou recouverts de métaux précieux ou métaux semi-précieux ou pierres précieuses 2

ou leurs imitations; Pierres précieuses, perles et métaux précieux ainsi que leurs imitations; articles de bijouterie; anneaux porte-clés et chaînes porte-clés et pendentifs correspondants; coffrets pour montres et articles de bijouterie; articles d’horlogerie ; Sacs à documents en cuir; étiquettes à coudre en cuir pour articles d’habillement; étiquettes en cuir; étuis en cuir pour cartes; porte-cartes en imitations de cuir; fourrures artificielles; bagages, sacs, sacs à main, portefeuilles et autres contenants de transport; parapluies et parasols; articles de sellerie, fouets et habits pour animaux; pochettes porte-clés, portemonnaies, trousses à cosmétiques non garnies ; Articles vestimentaires; articles de chapellerie; articles chaussants; Parties d’articles vestimentaires, articles chaussants et articles de chapellerie; ceintures ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises

;

vêtements

en

cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » apparaissent identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. En revanche, force est de constater que les « Cuir ; peaux d’animaux » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de matières brutes ou mi ouvrées destinées à être mises en œuvre dans les secteurs les plus divers ne se retrouvent pas à l’identique, ni en des termes proches dans le libellé « Sacs à documents en cuir, étiquettes à coudre en cuir pour articles d’habillement; étiquettes en cuir; étuis en cuir pour cartes » de la marque antérieure, pas plus qu’ils n’appartiennent à des catégories générales de produits qu’ils revendiquent, ni ne recouvrent des produits qu’ils désignent. Ces produits ne sont donc pas identiques. Les produits précités ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination. En effet, ceux de la marque antérieure constituent des produits finis de voyage et de maroquinerie, utilisables tels quels par le consommateur, tandis que ceux de la demande d’enregistrement s’entendent de matières brutes ou mi ouvrées nécessitant une transformation avant leur utilisation, destinées à être mises en œuvre dans les secteurs les plus divers. A cet égard, il ne saurait suffire d’affirmer, pour les déclarer similaires, que « Les divers produits en cuir sont similaires au cuir et peaux d’animaux, car le cuir est une peau d’animaux ». En effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires un grand nombre de produits alors même qu’ils possèdent, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les différencier nettement. 3

En outre, contrairement à ce que soutient la société opposante ces produits ne sont pas proposés par les mêmes sociétés (tanneries et boutiques spécialisées dans les matières brutes pour les produits de la demande d’enregistrement contestée et boutiques spécialisées en maroquinerie pour ceux de la marque antérieure). Ces produits ne sont donc pas similaires. 4

Les « Cuir ; peaux d’animaux » de la demande d’enregistrement contestée, définis précédemment ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination que les « fourrures artificielles » de la marque antérieure, qui s’entendent de textiles fabriqués à partir de fibres synthétiques utilisés comme alternatives aux fourrures naturelles dans l’habillement. A cet égard est inopérant l’argument de la société opposante selon lequel « Les fourrures artificielles qui ne sont que des imitations de peaux d’animaux sont similaires aux peaux d’animaux car l’un peut remplacer l’autre », dès lors que les produits de la demande d’enregistrement contestée constituant des matières brutes ou mi ouvrées et ceux de la marque antérieure, des produits industriels, ils ne peuvent donc pas être interchangeables aux yeux du consommateur. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. En conséquence, la demande d’enregistrement désigne des produits qui sont, en partie, identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal LE PROHIBITION. La marque antérieure porte sur le signe verbal PROHIBITED. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée d’un unique élément verbal. Visuellement, phonétiquement et conceptuellement il existe des ressemblances prépondérantes entre le terme PROHIBITION du signe contesté et la marque antérieure PROHIBITED (longueur proche, respectivement onze et dix lettres ; huit lettres communes placées dans le même ordre, selon le même rang et formant la longue séquence d’attaque PROHIBIT-; même rythme en quatre temps et même succession de sonorités [pro-i-bi] ; même référence à la notion d’interdiction, « prohibited » signifiant « interdit » en langue anglaise et la « prohibition » étant une interdiction légale), dont il résulte une impression d’ensemble très proche. 5

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La présence du terme LE au sein du signe contesté, simple article défini introduisant le terme PROHIBITION qui le suit, se rapporte donc directement à ce terme, le mettant ainsi en exergue. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précitées entre les signes, il existe une similarité entre ceux-ci, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En conséquence, le signe verbal contesté LE PROHIBITION est similaire à la marque verbale antérieure PROHIBITED. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LE PROHIBITION ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits en partie identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 7

PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. 8