FAITS ET PROCEDURE La société de droit allemand Gesellschaft für Medizinische Technik MBH dite GMT, est propriétaire en France d’un brevet d’invention n /82476 demandé le 5 octobre 1978 avec le bénéfice de la priorité d’une demande allemande de brevet du 5 octobre 1977. Ce brevet délivré et publié le 6 janvier 1984 concerne une endoprothèse d’une articulation du genou. Les caractéristiques principales de ce brevet sont les suivantes : l’endoprothèse se compose d’une moitié fémorale avec d’un côté un manche d’ancrage que l’on cimente dans le canal médullaire du fémur et de l’autre côté un palier glissant imitant la forme des condyles et d’une moitié tibiale avec un manche d’ancrage cimenté dans le canal médullaire du tibia et des l’autre moitié un palier glissant imitant la forme des ménisques, ces deux moitiés de palier n’étant pas reliées mais guidées l’une par rapport à l’autre à la façon d’un cardan. Les sociétés SFERI et ICP France, absorbée depuis par voie de fusion par la SA AESCULAP-ICP, selon procès-verbal d’assemblée générale du 15 décembre 1993, ont fabriqué et commercialisé de 1986 à 1991 des prothèses du genou dénommées « Axel C 3 D ». Après avoir fait procéder le 3 avril 1987 à deux saisies contrefaçon, l’une descriptive chez la Société SFEN et l’autre réelle chez la Société ICP, la Société GMT a fait assigner par exploit du 17 avril 1987 les deux sociétés SFERI et ICP en contrefaçon de certaines caractéristiques de brevet déposé en France, brevet dont les défenderesses ont invoqué la nullité. Par jugement du 15 mars 1990, le Tribunal de Grande Instance de Nancy a rejeté la demande en nullité des revendications du brevet du 6 janvier 1984, a dit que la prothèse du genou « Axel C 3 D » constituait la contrefaçon des revendications n 1 à 8, 11 à 19, 42 à 58, 61 à 65 du brevet n 7828476 appartenant à la Société GMT, a fait défense aux sociétés ICP et SFERI de récidiver sous astreinte de 60.000 Francs par prothèse fabriquée et vendue, a ordonné la confiscation des prothèses contrefaisantes et la publication du jugement, et avant dire droit a ordonné un expertise pour déterminer le préjudice subi et condamné Les sociétés défenderesses à payer une indemnité provisionnelle de 100.000 Francs, ainsi que 10.000 Francs en vertu de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par arrêt du 5 novembre 1991, la Cour d’Appel de Nancy a confirmé le jugement du 15 mars 1990 du Tribunal de Nancy dans toutes ses dispositions, mais a précisé que l’astreinte de 60.000 Francs ne courait qu’à compter du jour de sa signification. Saisi d’un pourvoi formé par les Sociétés ICP et SFERI, la Cour de Cassation a, par arrêt du 26 octobre 1993, rejeté les moyens concernant la validité du brevet litigieux mais a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel de Nancy en ce qu’il a retenu la contrefaçon du brevet de la Société GMT et a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Colmar.

La Société GMT a repris l’instance devant la Cour de Colmar le 7 décembre 1993. Par arrêt en date du 15 janvier 1996, cette juridiction a :

- constaté que l’arrêt du 5 novembre 1991 de la Cour d’Appel de Nancy qui a confirmé le jugement du 15 mars 1990 n’est cassé et annulé qu’en ce qu’il a décidé que les Sociétés SFERI et ICP avaient contrefait le brevet GMT et que le dispositif de l’arrêt ayant débouté ces sociétés de leur demande en nullité du brevet GMT n 7828476 est devenu définitif.

- statuant sur l’action en contrefaçon de la Société GMT contre les Sociétés ICP et SFERI absorbées par la Société AESCULAP-ICP, confirmé le jugement en toutes ses dispositions,
- dit que l’astreinte de 60.000 Francs court à compter du jour de la signification du présent arrêt.

- rejeté la demande d’évocation du litige et renvoyé la cause et les parties devant le Tribunal de Grande Instance de Nancy pour qu’il soit statué sur le préjudice de la Société GMT. L’expert désigné par le Tribunal a déposé son rapport le 15.12.1992. Par conclusions signifiées le 25 janvier 1993, la Société GMT demandait la condamnation assortie de l’exécution provisoire des défenderesses à lui payer, compte tenu d’une indemnité provisionnelle de 100.000 Francs, la somme de 10.200.187 Francs au titre de la redevance indemnitaire, du préjudice subi du fait de la dissimulation de 170 prothèses et du trouble d’exploitation qu’elle a supporté. Par jugement du 16.11.1994, le Tribunal de Grande Instance de Nancy a donné acte à la Société AESCULAP-ICP de son intervention aux lieu et place des Sociétés ICP et SFERI et a sursis à statuer sur la demande d’indemnisation jusqu’à décision de la Cour d’Appel de Colmar à la suite du renvoi, par arrêt du 26.10.1993 de la Cour de Cassation, emportent cassation partielle de l’arrêt de la Cour d’Appel en date du 05.11.91. Par conclusions signifiées les 15 mai 1996, 28 mai 1996 et 21 janvier 1997, la Société GMT demande désormais dans le dernier état de ses écritures, la condamnation de la Société AESCULAP anciennement dénommée AESCULAP-ICP sous le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer, après déduction de l’indemnisation provisionnelle de 100.000 Francs déjà payée, la somme de 7.363.175 Francs à titre de perte de redevance, l’actualisation de cette somme à la date de ce jour, la somme de 500.000 Francs au titre de l’atteinte portée au monopole et la somme de 240.000 Francs à titre de réparation des peines, soins et frais de procès. Elle fait valoir que le montant du chiffre d’affaires réalisé par les Sociétés ICP ET SFERI doit tenir compte d’une perte des ventes de prothèses réalisées avant le 28 novembre

1996, soit à une période non prescrite et d’autre part des redevances versées par ces dernières au Docteur Bernard R lequel a consenti à la Société ICP France une licence exclusive de fabrication, diffusion et commercialisation des prothèses litigieuses par convention en date du 1^er octobre 1986 moyennant une redevance de 5 % sur les ventes réalisées en France Métropolitaine et une redevance de 3 % sur les ventes réalisées dans les territoires ou départements d’outre-mer ainsi qu’à l’exportation. Ces redevances qui ont encouragé la fabrication et la vente de prothèses contrefaites ne peuvent être exclues de la masse contrefaisante qui s’établit dès lors à 34.530.834 Francs selon le rapport d’expertise. Par ailleurs, la demanderesse estime que doit être ajoutée à ce montant la valeur de 170 prothèses détenues par la Société SFERI le 10.11.1991 et retournées à la Société de fabrication FII à cette date dès lors que l’expert a arrêté l’examen du préjudice au 15.11.1991 et que les prothèses étaient la propriété de SFERI tant au jour de l’arrêt confirmant la mesure de confiscation qu’à la date du 13.11.1991, date de signification de l’arrêt dès lors que la Société FII était sous-traitante de la Société SFERI. La masse contrefaisante s’élève donc au total à 37.315.879 Francs compte tenu d’une valeur marchande de 16.382 Francs par prothèse soit 2.785.015 Francs pour 170 pièces. Le taux de la redevance indemnitaire doit selon la Société GMT être fixé à 20 % en tenant compte de ce que le contrat de licence qui la lie à la Société WALDERMAR LINK depuis le 14 juin 1984 prévoit une redevance de 10 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé sur les prothèses brevetées, une jurisprudence bien établie estimant que si le taux consenti au licencié régulier constitue la référence de base, l’indemnité doit être fixée à un taux sensiblement supérieur des lors que celle-ci a une double fonction réparatrice et dissuasive. La Société GMT expose enfin que la stratégie développée depuis de longues années par la défenderesse, l’a contrainte à vendre moins cher les prothèses fabriquées selon le brevet dont elle est titulaire de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter à ce titre une indemnisation supplémentaire de 500.000 Francs. La Société AESCULAP demande à titre principal qu’il soit sursis à statuer sur l’indemnisation dans l’attente de la décision à venir de la Cour de Cassation sur le pourvoi qu’elle a formé contre l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Colmar le 15 janvier 1996. Subsidiairement, elle demande que les réparations accordées à la Société GMT soient ramenées à de plus justes proportions. Elle estime que la masse contrefaisante ne peut comprendre les deux prothèses vendues avant le 28.11.1986 par la Société ICP dès lors que le jugement avait imparti à l’expert de déterminer le nombre de prothèses fabriquées et vendues à compter de cette date, cette décision étant fondée sur les dispositions de l’article L. 615. 1 a1.3 du Code de la Propriété Intellectuelle qui prévoient que la mise dans le commerce d’un produit

contrefaisant n’engage la responsabilité de son auteur que si le faits ont été commis en connaissance de cause. Or, la Société GMT n’a mis en demeure les Sociétés ICP et SFERI que le 28.11.1986. Elle fait valoir d’autre part que les redevances dues au Docteur R qui ont été immédiatement reversées à l’intéressé ne peuvent être intégrées au chiffre d’affaires. De même, la valeur des 170 prothèses retournées le 6 novembre 1991 à la Société FII ne peut être incluses dans la masse contrefaisante dès lors que l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Nancy n’est devenu exécutoire qu’à compter de sa signification le 13 novembre 1991. La Société SFERI n’a jamais été propriétaire de ces prothèses en raison d’une clause de réserve signée dès le début des relations commerciales entre ces deux sociétés et confirmée le 11.09.1991. En tout état de cause, elle n’ont jamais été commercialisées par SFERI. Quant au taux de la redevance indemnitaire de la défenderesse expose que la Société GMT ne rapporte pas la preuve de ce que les trois contrats conclus avec la Société WALDEMAR LINK, dont aucune traduction française n’a été fournie, prouveraient le paiement d’une redevance de 10 % sur les prothèses vendues et protégées par le brevet français en litige. En effet, le seul article traduit à savoir l’article 1 du troisième contrat en date, stipule que GMT percevra une redevance de 10 % sur ces produits commercialisés "pour autant que rien d’autre n’est prévu au contrat n 1. Or, les dispositions de ce premier contrat, non traduit, prévoient pour certaines prothèses du genou le paiement d’une redevance de 2 %. La Société GMT n’établissant pas l’existence d’une licence au taux de 10 %, ne peut prétendre qu’à une indemnisation sur la base du taux du marché lequel est de l’ordre de 5 à 6 % ainsi que le montrent les contrats de licence produits et afférents à des prothèses et accessoires. Dans ce cas particulier et compte tenu du faible apport inventif du brevet GMT, l’indemnité ne peut qu’être inférieure à 5 % du chiffre d’affaires. La défenderesse conclut au débouté de la demande d’indemnité complémentaire pour atteinte au monopole de la Société GMT laquelle ne rapporte pas la preuve de son préjudice de ce chef, sollicite de réduire la somme réclamée au titre des frais de procédure et s’oppose à la demande d’exécution provisoire.

DECISION Attendu que le jugement rendu le 16.11.1994 a sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de la Société GMT jusqu’à décision de la Cour d’Appel de Colmar saisie sur renvoi après cassation ;

Que la Cour d’Appel de Colmar a rendu son arrêt le 15 janvier 1996 constatant la validité du brevet litigieux et confirmant le jugement rendu par le Tribunal de céans le 15 mars 1990 ; Que la circonstance que la Société AESCULAP s’est pourvue en cassation contre cette dernière décision n’est pas de nature à reporter davantage l’évaluation du préjudice de la demanderesse ; Qu’il n’appartient pas à la juridiction saisie de spéculer sur l’issue du pourvoi dont les parties auront à tirer éventuellement les conséquences de droit en temps opportun : Que la demande de sursis à statuer n’est pas fondée ; Sur la détermination de la masse contrefaisante Attendu qu’aux termes des conclusions du rapport d’expertise le chiffre d’affaires global actualisé en octobre 1992 réalisé par les Sociétés SFERI et ICP s’élève à 32.643.555 Francs ou à 32.739.675 Francs selon que l’on retient ou non les ventes réalisées avant le 28.11.1996 ; Qu’il s’agit là d’un chiffre d’affaires net déduction faite des redevances versées au Docteur R ; Attendu que si le montant de ces redevances est inclus dans la masse contrefaisante, celle-ci est alors de 34.429.344 Francs déduction faite des ventes antérieures au 28.11.1996 et de 34.530.864 Francs si ces ventes sont comprises dans le calcul ; Attendu que ces chiffres ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse ; Qu’à la suite des dires exposés par les parties et des recherches effectuées notamment auprès de la Société FII fabricante des prothèses incriminées, l’expert a pu valablement estimer que les recoupements effectués entre les nombreux documents et pièces comptables qui lui ont été fournis, les chiffres retenus étaient probants et fiables ; Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L 615.1 al.3 du Code de la Propriété Intellectuelle, la mise dans le commerce d’un produit contrefaisant n’engage la responsabilité de son auteur que si ces faits ont été commis en connaissance de cause ; Que la seule preuve de la mauvaise foi des Sociétés SFERI et ICP France résulte des mises en demeure qui lui ont été adressées par la Société GMT le 28.11.1986 ; Que dès lors, les ventes réalisées avant cette date doivent être exclues de la masse contrefaisante ainsi d’ailleurs que le précisait la mission d’expertise ;

Attendu en revanche que les redevances versées au Docteur R en vertu du contrat de licence exclusif signé le 01.10.1986 avec la Société ICP France ne peuvent être déduites du chiffre d’affaires réalisé ; Attendu en effet qu’il est de jurisprudence bien établie que lorsque le brevete n’exploite pas lui-même son invention, le préjudice résultant de la contrefaçon doit être calculé sur la base d’une redevance indemnitaire à partir du chiffre d’affaires réalisé par le contrefaiteur correspondant à la masse contrefaisante ; Attendu que la Société GMT ne fabrique, ni ne commercialise elle-même les produits brevetés ce qui n’est pas contesté ; Que dès lors la masse contrefaisante doit correspondre au chiffre d’affaires sans déduction de charges d’exploitation de quelque nature qu’elles soient ; Attendu que la demanderesse sollicite l’intégration dans la masse contrefaisante de 170 prothèses retournées par la Société SFERI à son fabricant, la Société FII, le 6 novembre 1991 et objet d’un avoir d’une valeur de 1.781.207 Franc en date du 04.12.1991 ; Qu’elle argue que ces composants demeuraient la propriété de l Société SFERI à la date de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Nancy le 05.11.1991 ordonnant la confiscation tout comme ils l’étaient encore à la date de signification de cette décision intervenue le 13.11.1991 dès lors que la Société FII était sous-traitante de la Société SFERI et que l’avoir n’a été établi qu’en décembre ; Attendu cependant que ne peuvent être incluses dans la masse contrefaisant que la valeur des prothèses commercialisées par les ayants-cause de la défenderesse au cours de la période considérée expirant le 13 novembre 1991, les parties ne contestant pas le fait qu’après cette date aucune prothèse dite « AXEL C 3D » n’a plus été commercialisée par les Sociétés ICP France et SFERI ; Qu’il résulte de la correspondance adressée le 03.12.1992 par la Société FII à l’expert confirmant l’avoir figurant parmi les pièces comptables annexées au rapport d’expertise que les 170 prothèses litigieuses lui ont été retournées par la Société SFERI pour modifications ; Que s’il peut en être déduit l’éventualité d’une possible commercialisation ultérieure de ces composants modifiés sous la dénomination « AXEL II » le préjudice qui en découlerait le cas échéant n’entre pas dans le champ su présent litige ; Qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que les pièces litigieuses étaient la propriété de la SA SFERI à la date de signification de l’arrêt du 05.11.1991 soit le 13.11.1993 seule à prendre en considération en application des dispositions de l’article 503 du Nouveau Code de Procédure Civile, la confiscation ordonnée ne pouvant à l’évidence intervenir avant que l’arrêt ait acquis force exécutoire ;

Qu’il s’en suit que la Société GMT ne justifie d’aucun préjudice certain de ce chef ; Qu’au regard de ces différents éléments d’appréciation la masse contrefaisante s’établit à 34.429.344 Francs ; Sur le taux de la redevance indemnitaire Attendu que la répartition du préjudice causé par la contrefaçon obéit aux dispositions générales de la responsabilité civile telles que posées par l’article 1382 du Code Civil ; Qu’il s’en suit que l’indemnité à allouer doit réparer l’entier préjudice mais seulement celui-ci sans qu’il puisse être valablement soutenu que l’indemnité puis être supérieure sous couvert de dissuasion, fonction dévolue aux juridictions répressives ; Attendu que la demanderesse justifie avoir conclu avec la Société WALDEMAR LINK trois contrats de licence en date des 15 juin 1978 et 14 juin 1984 portant sur diverses prothèses dont celle du genou ainsi qu’il résulte de l’annexe au contrat n 2 en page 4 (n 35) et sur d’autres matériels à usage médical ; Que le contrat n III dans son article 1 seul traduit, dispose que la Société GMT recevra une redevance de 10 % pour une invention brevetable « pour autant que rien d’autre n’est prévu dans le contrat n 1 » ; Que les dispositions contenues dans ce 1 contrat ne sont pas traduites en langue française ; Que le contrat N II lui-même en langue allemande montre que la redevance convenue pour une prothèse du genou était celle de la deuxième catégorie correspondant à un taux de 5 % ; Qu’en l’absence de référence précise au brevet, il n’est pas établi que cette prothèse soit celle du présent litige ; Que les comptes de redevances émanant de la Société WALDEMAR LINK transmis à la Société GMT pour les mois d’avril, mai et juin 1988 font état de redevances de 6, 7, 8 et 10 % du chiffre d’affaires ; Que l’on peut noter cependant qu’une nette majorité des redevances est payée au taux de 10 % sans que toutefois ces documents, ni aucun autre parmi ceux versés aux débats ne permettent d’établir avec certitude dans quelle proportion ces redevances sont afférentes au type de prothèse objet du brevet 78 28476 ou du brevet allemand correspondant ; Attendu que la défenderesse produit pour sa part plusieurs contrats de licence dans le domaine des prothèses ; que les taux de redevances sont compris entre 5 et 8 % ;

Qu’il apparaît raisonnable et conforme aux données du marché en l’absence de preuve précise apportée par la demanderesse de son allégation selon laquelle elle percevrait pour ce produit une redevance de 10 % de fixer le taux de la redevance indemnitaire à 8 % ; Que dès lors la Société AESCULAP sera condamnée à payer à la Société GMT la somme de 2.654.347 Francs compte tenu de la provision de 100.000 Francs déjà perçue ; Que ce montant, tenant compte d’une actualisation du chiffre d’affaires lui servant de base jusqu’à octobre 1992, devra toutefois être indexé sur l’indice général des prix à la consommation INSEE Série France entière à compter de novembre 1992 et jusqu’à ce jour ; Sur le préjudice supplémentaire résultant de l’atteinte au monopole Attendu que la Société GMT allègue avoir été contrainte de vendre à moindre prix les prothèses fabriquées selon le brevet dont elle est titulaire ; Qu’elle ne produit cependant aucun élément de preuve au soutien de cette demande qui apparaît dès lors non fondée ; Sur l’exécution provisoire Attendu que l’ancienneté du litige et l’importance des intérêts en jeu commandent de faire droit à la demande sur ce point ; Sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Attendu qu’il serait inéquitable que la demanderesse supporte la charge de ses frais non compris dans les dépens ; Que la complexité du litige et des nombreux stades de l’instance ont rendu nécessaire de multiples et importantes interventions des conseils ; Que la demande apparaît toutefois excessive dans son quantum lequel sera réduit à 115.000 Francs en tenant compte de la somme de 10.000 Francs déjà obtenue ; Que la société AESCULAP qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance incluant les frais d’expertise avancés par la Société GMT. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, REJETTE la demande de sursis à statuer,

CONDAMNE la SA AESCULAP à payer à la Société de droit allemand Gesellschaft für MEDIZINISCHE TECHNIK M. B.H. (GMT) la somme de 2.654.347 Francs (deux millions six cent cinquante quatre mille trois cent quarante sept francs), compte tenu de la provision de 100.000 Francs (cent mille francs) déjà payée, DIT que ce montant doit être actualisé à compter de novembre 1992 et jusqu’à ce jour sur la base de l’indice général INSEE du prix à la consommation Série France entière, DEBOUTE la Société GMT-MBH de sa demande d’indemnisation supplémentaire, ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, CONDAMNE la SA AESCULAP à payer à la Société GMT-MBH la somme de 115.000 Francs (cent quinze mille francs) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, CONDAMNE la SA AESCULAP aux entiers dépens incluant les frais d’expertise.