FAITS ET PROCEDURE La société Hom Innovation pour l’Elégance Masculine ci-après « HOM » est titulaire de diverses marques parmi lesquelles la marque dénominative « HOM » renouvelée le 20 mars 1996 et enregistrée sous le n 1 348 257 pour désigner dans la classe n 25 les vêtements, les chaussures et la chapellerie. La Société de droit italien XOM a déposé, le 1^er mars 1996, auprès de l’OMPI, sous le n 652 181, une demande d’enregistrement international visant la France, de la marque « XOM » pour divers produits des classes 20, 24, 25, 26 et 27 et notamment les vêtements pour hommes et femmes, vestons, gilets, « linge de dessous »… etc. Estimant que cette marque constitue la contrefaçon par reproduction ou du moins par imitation de sa marque dénominative « HOM », et réalise une atteinte à sa dénomination sociale et à son nom commercial, la Société « HOM » a, par acte du 27 février 1997, fait assigner la Société « XOM » pour voir prononcées les mesures d’annulation, d’interdiction et de publication d’usage et pour la voir condamnée à lui verser les sommes de :

- 50.000 F en réparation de l’atteinte portée à sa marque, à sa dénomination sociale et à son nom commercial,
- 20.000 F en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la défenderesse,
- 20.000 F du chef de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; le tout avec exécution provisoire. En défense, la Société XOM conclut pour l’essentiel à la déchéance des droits de la demanderesse sur la marque dénominative invoquée. Elle considère en effet que les preuves d’exploitation produites portent sur une autre marque, présentée sous forme d’un graphisme différent et non pas sur celle invoquée dans le cadre de la présente procédure. Elle considère par ailleurs que sa marque semi-figurative comporte en son centre un élément figuratif et une lettre d’attaque (X) bien distincte visuellement et phonétique de la consonne muette « H », si bien qu’aucune contrefaçon par reproduction ne peut être caractérisée. Les caractéristiques phonétiques, visuelles et conceptuelles respectives des marques en présence sont exclusives de tout risque de confusion. A titre subsidiaire, elle conteste la notoriété de la marque « HOM » en produisant une enquête réalisée à sa demande par IPSOS Insight Marketing dont il résulterait que malgré d’importants investissements publicitaires, la marque de la demanderesse ne serait pas notoire et ne saurait donc ouvrir droit à une annulation globale de sa marque sur le fondement de l’article L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle. Elle conclut à la déchéance des droits de la demanderesse sur sa marque et à sa condamnation à lui verser la somme de 132.626 F du chef de l’article 700 du Nouveau

Code de Procédure Civile, somme comprenant notamment le remboursement de l’enquête IPSOS (79.596 F), des frais de copie de catalogue (850 F), du prix d’achat de produits portant une marque « HOM » (2.190 F) et 50.000 F d’honoraires. En réplique, la Société HOM relève que la contrefaçon par reproduction est constituée nonobstant la substitution de la lettre « X » à la lettre « H » dès lors que la marque litigieuse reproduit l’élément caractéristique de la marque « HOM » à savoir le vocable « OM ». A tout le moins, les similitudes visuelles et sonores entre ces deux marques sont telles que le risque de confusion est avéré d’autant plus que sa marque est notoire.

DECISION I – SUR LA DECHEANCE Attendu que la Société XOM étant poursuivie en contrefaçon de la marque dénominative « HOM » déposée le 26 mars 1986 et enregistrée sous le n 1.348.257, a évidemment intérêt à agir en déchéance des droits que la Société HOM détient sur celle-ci ; Que sa demande en déchéance est donc recevable ; Attendu qu’il est constant que la Société HOM a procédé au dépôt de plusieurs marques comprenant dans des graphismes différents, le vocable « HOM » ; qu’il en est ainsi des marques enregistrées sous les numéros 1.348.255, 1.348.256 et 1.599.678 ; Qu’en procédant à ces divers dépôts, elle a entendu acquérir des droits privatifs sur chacun des graphismes considérés auxquels elle attribue des caractéristiques propres et qui sont inassimilables les uns aux autres ; qu’il suit nécessairement que l’exploitation sérieuse d’une de ces marques ne saurait valoir pour les autres ; Qu’il incombe donc à la société demanderesse de justifier, conformément aux dispositions de l’article L 714-5 du CPI, qu’elle a fait un usage sérieux de sa marque n 1.348.257 pour les produits visés à l’enregistrement pendant une période ininterrompue de 5 ans ; Attendu qu’elle produit à cet effet divers catalogues correspondant aux 5 dernières années écoulées ; Attendu que leur examen permet de constater en couverture comme dans les pages intérieures, un usage récurrent de ses marques 1.348.256 et 1.599.678 ; Que, toutefois, contrairement aux allégations de la Société XOM, il appert que le catalogue 1993 démontre que la marque ici opposée était apposée sur divers maillots de

bain (pages 11 et 13) ou tee-shirts (page 42) ; que le catalogue grand format 1995 justifie également de l’apposition de cette marque sur un maillot référencé « ANDANCE 07773/01 » (page 8) ; qu’il en est de même du catalogue 1996 (page 10 et 13) ; Attendu que la présence de produits ainsi marqués dans des catalogues appelés à connaître une large diffusion témoigne d’une exploitation à l’évidence sérieuse ; que la demande en déchéance ne peut qu’être rejetée ; II – SUR LA CONTREFAÇON 1 – par reproduction Attendu que les marques en présence se présentent comme suit : Attendu que la Société demanderesse soutient que la distinctivité de sa marque réside dans le vocable « OM » principalement ; Attendu cependant que rien ne justifie de détacher ces deux lettres de la première ; que la marque dénominative « HOM » doit en effet être appréhendée dans son ensemble pour relever la reproduction servile ou quasi servile dont elle serait l’objet ; Attendu que sur le plan visuel, la marque incriminée ne peut pas être associée à la marque HOM ; Qu’elle est en effet composée de 3 signes dont la combinaison lui confère une physionnomie tout à la fois propre ; que le second signe – caractérisé par une forme géométrique consistant en un cercle inscrit dans un carré de couleur sombre et incorporant la lettre « X » – est lui-même placé entre la lettre « X » dont il reproduit la forme et la lettre « M » ; Que cette composition complexe ne reproduit donc que la lettre « M » qui n’est nullement porteuse à elle seule de la distinctivité de la marque « HOM » ; Attendu que sur le plan intellectuel si le vocable « HOM » est évocateur de la masculinité puisqu’il se prononce comme le terme « homme », la marque incriminée n’est quant à elle porteuse d’aucune évocation précise ; Attendu enfin que quand bien-même les deux derniers signes de la marque attaquée se prononcent-ils, ce qui n’est pas contesté, « OM », il demeure que la substitution de la lettre « X » consonne sifflante à une consonne muette « H » est suffisante pour les distinguer toutes deux phonétiquement avec netteté ; Attendu qu’il suit que la contrefaçon alléguée par reproduction quasi servile n’est aucunement fondée ; 2 – par imitation

Attendu, que les seules similitudes observées à savoir l’identité du nombre de signes (3) et l’identité du dernier signe sont insuffisantes à faire naître dans l’esprit du public un risque de confusion ; Que l’enquête de notoriété que la défenderesse a choisi de faire réaliser révèle que 1% des personnes interrogées ont reconnu dans la marque « XOM » une marque de sous-vêtements masculins alors que la défenderesse n’exploite pas sa marque pour des vêtements ; que cependant aucun enseignement ne peut être tiré d’un tel sondage en raison de la faiblesse des taux des réponses prises en considération (1% sur un échantillon de 1000 personnes) et du libellé de la question posée : "parmi les marques de sous-vêtements masculins figurant sur cette liste, quels sont ceux que vous connaissez, ne serait-ce que de nom? » ; Que le risque de confusion doit s’entendre comme étant la possibilité pour un public d’attention moyenne d’attribuer à des produits portant la marque litigieuse la même origine que ceux marqués « HOM », risque qu’un tel libellé ne permet pas suffisamment de cerner ; Attendu que le moyen tiré d’une contre-façon par imitation ne peut donc pas plus être accueilli ; III – SUR L’ATTEINTE A LA DENOMINATION SOCIALE ET AU NOM COMMERCIAL Attendu que pour les motifs sus-énoncés, les prétentions de la demanderesse de ce chef seront pareillement rejetées ; IV – SUR L’ARTICLE 700 DU N.C.P.C. Attendu qu’en ce qui concerne le sondage que la Société XOM a fait réaliser pour apprécier la notoriété de la marque « HOM », les résultats de celui-ci ne sont pas pris en considération dans la motivation de la présente décision ; qu’en effet, il y est seulement fait référence pour en rejeter la pertinence au regard de l’appréciation du risque de confusion ; Attendu qu’il n’est dès lors pas inéquitable de fixer à 18.000 F le montant de la somme que la Société HOM devra verser au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Rejette la demande en déchéance des droits de la Société HOM Innovation pour l’Elegance Masculine sur la marque dénominative « HOM » n 1.348.257.

Rejette l’ensemble des demandes formées par cette société à l’encontre de la Société XOM. Rejette toute autre demande. Condamne la Société HOM Innovation pour l’Elégance Masculine à verser à la Société XOM la somme de DIX HUIT MILLE FRANCS (18.000 F) du chef de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés par le Cabinet SCHEARMAN et STERLING conformément à l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.