FAITS ET PROCEDURE Appel a été interjeté par la société GEORGE V RESTAURATION d’un jugement du tribunal de grande instance de PARIS en date du 26 novembre 1997 rendu dans un litige l’opposant à la société HARRY’S NEW YORK BAR SA (ci-après HARRY’S BAR). Référence étant faite au jugement entrepris et aux écritures d’appel pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, il suffit de rappeler les éléments essentiels suivants. La société HARRY’S NEW YORK BAR SA a été créée en 1923 et exploite depuis cette date un bar […]. Elle a déposé la marque « INTERNATIONAL BAR FLIES », le 29 décembre 1977 renouvelée le 29 décembre 1987, et en dernier lieu par déclaration du 5 mars 1998 (enregistrée sous le n 1442404) pour désigner les produits et services des classes 3, 6, 14, 16, 18, 21, 25, 29, 30, 32, 33, 34 et 42. La société GEORGE V RESTAURATION, exploitant depuis sa création le 16 novembre 1994 un fonds de commerce de restaurant et de bar à PARIS, a déposé, le 2 août 1995, à l’Institut National de la Propriété Industrielle la marque « BARFLY » enregistrée sous le n 95/583358 pour désigner les produits et services des classes 3, 18, 25 et 42 et notamment les « parfums, sacs, vêtements, chaussures, chapellerie, services de restauration ». Prétendant que la marque BARFLY aurait constitué une imitation illicite de la marque antérieurement déposée et une atteinte à ce signe qui serait également depuis sa création l’enseigne de son établissement et son nom commercial, HARRY’S BAR a fait assigner devant le tribunal de grande instance de PARIS, GEORGE V RESTAURATION en contrefaçon et concurrence déloyale pour obtenir, outre des mesures d’interdiction et de publication, paiement de dommages intérêts et l’annulation de la marque BARFLY. Son adversaire avait conclu à la déchéance de la marque pour défaut d’exploitation et subsidiairement, à l’absence de contrefaçon et d’actes de concurrence déloyale. A titre reconventionnel, elle sollicitait paiement de la somme de 150 000 francs pour procédure abusive ainsi que la publication du jugement. Par le jugement déféré, le tribunal a :

- rejeté la demande en déchéance de la marque INTERNATIONAL BAR FLIES n 1442404,
- dit que la marque BARFLY n 95/583358 en ce qu’elle vise les produits et services des classes 3, 18, 25 et 42 est la contrefaçon par imitation de la marque INTERNATIONAL BAR FLIES n 144 2404 dont la société HARRY’S NEW YORK BAR est propriétaire,
- dit que la société GEORGE V RESTAURATION a commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale,
- prononcé la nullité de l’enregistrement n 95583358 de la marque BARFLY demandée le 2 août 1994 par GEORGE V RESTAURATION pour les produits et services relevant des classes 3, 18, 25 et 42,
- prononcé des mesures d’interdiction sous astreinte, avec exécution provisoire,

— ordonné la publication du jugement dans trois journaux ou revues,
- condamné GEORGE V RESTAURATION au paiement de la somme de 200 000 francs à titre de dommages intérêts, et celle de 15 000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Appelante de ce jugement, GEORGE V RESTAURATION en poursuit la réformation. Elle réitère les moyens de défense développés en première instance et conclut en conséquence au débouté de toutes les demandes de HARRY’S BAR. Elle prie la cour de prononcer la déchéance de la marque qui n’est pas exploitée, de condamner son adversaire à lui payer la somme de 150 000 francs « à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil » et d’ordonner la publication de l’arrêt. A titre subsidiaire, elle conclut à l’absence de contrefaçon et de risque de confusion dans l’esprit du public entre les deux marques, ainsi qu’à l’absence de preuve du préjudice subi. En réplique, HARRY’S BAR conclut à la confirmation du jugement sauf sur le montant des dommages intérêts qu’elle demande à la cour d’élever à la somme de 1 million de francs. Puis, elle a communiqué le 11 septembre 1998 sept documents. GEORGE V a, le jour prévu pour la clôture, pris des écritures et communiqué trois documents. Par écritures du même jour, l’intimée a conclu au rejet de ces écritures et pièces et s’est opposée au report de la clôture. La clôture a été prononcée le 15 octobre 1998. L’appelante en a sollicité la révocation par application des dispositions de l’article 779 du nouveau code de procédure civile, afin que la clôture puisse être rendue à la date la plus proche possible de celle des plaidoiries, et subsidiairement a demandé à la cour de dire n’y avoir lieu de rejeter des débats les conclusions signifiées et les pièces communiquées le 15 octobre 1998. Les parties revendiquent pour chacune d’elles le bénéfice des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

DECISION I – SUR LES DEMANDES DE REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE ET DE REJET DE CONCLUSIONS ET PIECES Considérant qu’une révocation de clôture ne peut intervenir que s’il existe une cause grave de révocation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’appelante ne pouvant que s’en prendre à

elle-même d’avoir attendu le jour de la clôture (dont elle avait été préalablement été avisée) pour compléter ses précédentes écritures prises six mois auparavant et communiquer de nouvelles pièces ; Considérant que conformément aux articles 15 et 16 du nouveau code de procédure civile le principe du contradictoire commande le rejet des débats des conclusions signifiées le jour de la clôture et des pièces communiquées simultanément ; II – SUR LA DEMANDE EN DECHEANCE Considérant que l’appelante reprend par écritures du 3 avril 1998 la demande en déchéance qu’elle avait formulée en première instance le 28 janvier 1997, faisant valoir que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la marque qui lui est opposée, n’a fait l’objet d’aucune exploitation dans les cinq ans précédant ladite demande ; Considérant que l’intimée soutient qu’elle fait un usage sérieux, au sens des dispositions de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, de sa marque ; Considérant que compte tenu de la date de la demande en déchéance, la période d’inexploitation à prendre en compte court à partir du 28 janvier 1992 (et non pas du 29 décembre 1987 comme indiqué par les premiers juges) ; que c’est donc au regard des dispositions de l’article L 714-5 du code susvisé que la demande en déchéance sera examinée ; Considérant que le tribunal a estimé que HARRY’S BAR justifiait d’un usage sérieux de la marque pour les produits et services des classes 3, 18, 25 et 42 par la production :

- « d’encarts publicitaires concernant le »HARRY’BAR et mentionnant systématiquement le terme « INTERNATIONAL BAR FLIES, (revue INTERCERCLES magazine 1990 n 2 et 1991 n 3, magazines »le Monde du Tourisme oct 94/nov94 et déce 94/janv 95, Partners magazine été 95) – d’un modèle de la carte de membre de « International bar flies » délivrée au cours des années 1980-1990,
- d’un procès-verbal d’huissier du 29 mai 1996 qui relève que cette mention est apposée « derrière le bar, en partie droite, sur un panneau constitué d’un cadre et d’une glace teintée sur laquelle figurent deux mouches stylisées se faisant face »
- de plusieurs feuilles de papier à lettre à en tête "HARRY’S NEW YORK BAR qui portent toutes mention en bas de la marque INTERNATIONAL BAR FLIES,
- de la liste des produits vendus par HARRY’S BAR qui révèle la vente de produits sous cette marque" ; Considérant que selon GEORGE V RESTAURATION, les documents retenus par le tribunal ne font pas la preuve d’un usage à titre de marque ; qu’en effet, selon elle :

- la finalité d’une marque consiste à distinguer un produit ou un service et à en déterminer l’origine, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce, le terme « International Bar flies » n’ayant été utilisé (le plus souvent sous son abréviation IBF), associé à des mouches stylisées, que pour désigner une association secrète de personnes « piliers de bars » (dont feraient notamment partie des personnalités du monde politique ou culturel), et sans relation avec

les services de la classe 42,
- la mention de ce terme sur des papiers commerciaux ne suffit pas à prouver l’usage sérieux à titre de marque,
- la plupart des communications de presse sont anciennes et au surplus relatives à des territoires étrangers et non pas à la FRANCE,
- l’inscription relevée par l’huissier dans le bar, est en réalité écrite en caractères peu lisibles, à la différence du dessin de deux mouches ; Considérant que l’intimée qui conclut à la confirmation du jugement relève que, contrairement à ce que soutient GEORGE V RESTAURATION, elle a fait un usage sérieux à titre de marque du signe « INTERNATIONAL BAR FLIES », et cela non seulement sous la forme abrégée IBF ; qu’elle s’appuie, en outre des documents déjà produits en première instance, sur des factures émanant de la société BARON P de ROTHSCHILD FRANCE DISTRIBUTION mentionnant l’adresse de livraison et de facturation suivante : "HARRY’S NEW YORK BAR S.A., INTERNATIONAL BAR FLIES, […]" ; Considérant cela exposé que la marque INTERNATIONAL BAR FLIES est déposée pour désigner de nombreux produits et services ; que la discussion sur la demande en déchéance sera limitée, comme l’a fait le tribunal, aux produits des classes 3, 18 et 25 et aux services de la classe 42, ce qui n’est pas contesté par l’appelante, qui ne justifie pas de son intérêt à agir pour la totalité des produits et services déposés ; Considérant qu’il est constant que la preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée ; qu’il est également constant que la marque sert à identifier le produit ou le service auprès de la clientèle et qu’un usage du signe à un titre autre que celui attaché à la fonction de la marque ne peut être retenu comme constituant un usage sérieux à titre de marque ; Considérant que pour les produits relevant des classes 3, 18 et 25, il n’est justifié par la société HARRY’S BAR d’aucune exploitation sérieuse à titre de marque ; qu’en ce qui concerne les vêtements, il en est produit une liste avec une indication de prix ; que cependant cette liste ne comporte aucune date, qu’elle n’est accompagnée d’aucune facture et ne permet donc pas de prouver la réalité d’une exploitation sérieuse ; que pour les autres produits, il n’est versé aux débats aucun document ; que le tribunal a donc à tort rejeté la demande en déchéance pour la totalité des produits et services ; qu’il convient de faire droit à la demande en déchéance pour les produits des classes 3, 18 et 25 ; Considérant qu’en ce qui concerne les services de la classe 42, c’est à dire les services de bars et restauration, ne peuvent être pris en compte que les documents visant la période de janvier 1992 à janvier 1997 (ce qui exclut ceux retenus par les premiers juges et datés de 1990) et ceux qui sont en langue française ou traduits en langue française ; que les documents en langue étrangère ont été à juste titre écartés des débats par les premiers juges ;

Considérant que seront rejetés également des débats, les documents qui ne comportent aucune date (les papiers commerciaux) ; que les documents communiqués par l’intimée le 10 septembre 1998 (factures de la société baron de R) où la mention FLIES apparaît avoir été ajoutée aux mots « International Bar » (ses caractères dactylographiés étant nettement différents de ceux des termes précédents) ne sont pas davantage probants ; qu’observation étant faite qu’il appartient à l’appelante, au cas où elle le jugerait opportun, de donner à l’altération de ces documents, qu’elle a évoquée à la barre, les suites que celle-ci pourrait éventuellement comporter, ces factures seront en tout cas écartées des présents débats ; Considérant que les autres documents déjà analysés par les premiers juges révèlent, contrairement à ce que prétend l’appelante, que la marque INTERNATIONAL BAR FLIES est apposée, dans l’établissement exploité […] sous le nom HARRY’S BAR, de longue date, en étant associée à l’expression « home of » et figure également sur des encarts publicitaires désignant le HARRY’S BAR « home of International bar flies » ; que ce terme qui désigne la confrérie des « piliers de bar », dont il n’est pas contesté que cette « association secrète » qui coopte des personnalités du monde du spectacle ou de la politique, regroupe les habitués du « harry’s bar » est utilisé dans sa fonction de marque puisqu’il identifie ainsi le service de bar lui-même ; Qu’il est en l’espèce indifférent que l’inscription dans le bar soit effectuée en petit caractère, et que le logo prédominant soit le dessin de deux mouches, dès lors que la marque est visible, comme cela résulte des constats d’huissier établis par chacune des parties ; que HARRY’S BAR, ayant rapporté la preuve de l’usage sérieux de sa marque durant la période litigieuse (par le constat notamment du 29 mai 1996 et les encarts publicitaires dans des revues diffusées en FRANCE, Time Out 1996, PARTNERS magazine, été 1995, le Monde du Tourisme, oct/nov. 1994 et déc/ janvier 1995), le jugement qui a rejeté la demande en déchéance sera sur ce point confirmé ; III – SUR LA CONTREFAÇON Considérant que pour s’opposer à cette demande déclarée bien fondée par le tribunal, l’appelante expose seulement :

- "qu’on ne peut sérieusement prétendre qu’il s’agisse de marques identiques,
- qu’en tout état de cause, HARRY’S BAR ne démontre en aucune manière le risque de confusion existant,
- que d’ailleurs, lors du dépôt de la marque BARFLY, HARRY’S n’a pas formé opposition mais a préféré attendre que la marque acquière la notoriété pour intenter une action" ; Considérant qu’il ne peut être fait reproche au titulaire de la marque de ne pas avoir utilisé la procédure d’opposition, alors qu’il n’en a aucune obligation ; Considérant que le tribunal a par des motifs pertinents que la cour adopte et qui ne sont pas sérieusement critiqués par l’appelante retenu que les termes BAR FLIES étaient un élément détachable et distinctif de la marque INTERNATIONAL BAR FLIES et que BARFLY présentait une grande ressemblance d’ensemble avec BAR FLIES puisqu’il n’en

diffère que par l’Y au lieu du IES, la prononciation étant quasi-identique ; qu’il en résultait que BARFLY en était la contrefaçon par imitation, le consommateur d’attention moyenne n’ayant pas simultanément les signes en cause sous les yeux risquant de les confondre ; que le jugement sera de ce chef confirmé ; que la nullité de la marque ne sera toutefois prononcée que pour les services de la classe 42, compte tenu de la déchéance prononcée pour les produits des classes 3, 16 et 25 ; IV – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant que le tribunal a retenu des actes de concurrence déloyale en estimant que :

- GEORGE V RESTAURATION utilisait le signe BARFLY à titre de nom commercial et d’enseigne depuis le début de son exploitation et avait ainsi usurpé une des enseignes de la société HARRY’S BAR, « INTERNATIONAL BAR FLIES », en raison de similitudes qui prêtent à confusion entre elles,
- GEORGE V RESTAURATION s’était incontestablement située dans le sillage de la société HARRY’S BAR, qui justifiait de l’ancienneté de son enseigne et de sa notoriété nationale et internationale ; Considérant que l’appelante soutient n’avoir commis aucun acte de concurrence déloyale, aucune confusion n’existant entre les deux établissements ; Considérant que HARRY’S BAR réitère cette demande en concurrence déloyale, en insistant sur le comportement parasitaire de son adversaire qui, selon ses dires, a cherché à profiter de la notoriété de son enseigne INTERNATIONAL BAR FLIES ; Considérant cela exposé que les documents mis aux débats démontrent que l’établissement se situant […] a pour enseigne non pas le terme INTERNATIONAL BAR FLIES mais HARRY’S BAR ; qu’une enseigne est en effet le signe de ralliement d’une clientèle à un établissement en un lieu donné ; que les photographies démontrent que ce qui est visible de tout passant est le signe HARRY’S BAR ; qu’au surplus, contrairement à ce qui est prétendu par l’intimée, elle ne justifie pas avoir fait enregistrer ce terme à titre d’enseigne lors de l’immatriculation au registre du commerce, et que, quand bien même ce terme l’aurait été, il lui appartenait d’en faire usage, à titre d’enseigne, ce dont elle ne justifie pas ; qu’aucun élément autre que ceux déjà retenus au titre de la contrefaçon ne démontre un comportement déloyal ou parasitaire de GEORGE V RESTAURATION ; que le jugement sera donc réformé de ce chef ; V Sur les mesures réparatrices Considérant que HARRY’S BAR sollicite l’augmentation des dommages intérêts en raison du chiffre d’affaires très important réalisé par son adversaire, qui a commis des actes de concurrence déloyale en tirant profit indûment de sa notoriété ; qu’au contraire, l’appelante soutient qu’aucun préjudice n’a été causé à HARRY’S BAR ;

Mais considérant que dès lors que l’intimée est déboutée de sa demande en concurrence déloyale et parasitaire, aucun préjudice ne lui a été causé à ce titre ; qu’il convient seulement de réparer le préjudice résultant de l’atteinte portée à la marque ; que compte tenu des circonstances de l’affaire, la cour a des éléments d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 80 000 francs l’indemnité de nature à réparer le préjudice subi par HARRY’S BAR ; Considérant que la mesure d’interdiction sera confirmée en ce qu’elle porte sur les services de la classe 42 ; que la publication tiendra compte du présent arrêt ; Sur la demande en dommages intérêts formée par la société GEORGE V RESTAURATION Considérant que cette demande en procédure abusive ne saurait prospérer dès lors qu’il a été fait droit à la demande en contrefaçon ; Considérant que l’équité commande d’allouer à l’intimée la somme de 20 000 francs pour les frais d’appel non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : Rejette la demande de révocation de clôture ; Rejette des débats comme tardifs les conclusions et les pièces signifiées ou communiqués par la société GEORGE V RESTAURATION le jour de l’ordonnance de clôture ; Confirme le jugement sur la condamnation pour contrefaçon, sur le rejet de la demande en déchéance pour les services de la classe 42 et sur le débouté de la demande de dommages intérêts formée par la société GEORGE V RESTAURATION ; Pour le surplus le réforme ; Statuant à nouveau et ajoutant ; Prononce la déchéance des droits de la société HARRY’S NEW YORK BAR sur la marque « INTERNATIONAL BAR FLIES » n 1442404 pour les produits des classes 3, 18 et 25 ; Ordonne la transcription de l’arrêt sur le registre national des marques conformément aux dispositions de l’article R. 714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle Prononce la nullité de la marque BARFLY n 95/583358 pour les services de la classe 42 ; Dit que la mesure d’interdiction sera limitée aux services de la classe 42 ; Dit que les mesures de publication tiendront compte du présent arrêt ;

Rejette la demande en concurrence déloyale formée par la société HARRY’S BAR ; Condamne la société GEORGE V RESTAURATION à payer à la société HARRY’S NEW YORK BAR la somme de 80 000 francs en réparation du préjudice causé par l’atteinte portée à la marque INTERNATIONAL BAR FLIES ainsi que celle de 20 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes ; La condamne aux entiers dépens qui seront recouvrés, le cas échéant, par la SCP BOMMART-FORSTER, avoué, selon les dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.