FAITS ET PROCEDURE La Cour statue sur l’appel interjeté par Monsieur Jean-Paul C et la société VINGT ET UNIEME SIECLE d’un jugement rendu à leur encontre le 17 mai 1995 dans un litige les opposant à M^e A ès qualités de liquidateur de la société 21ST CENTURY FILM FRANCE, et aux sociétés AS P, METROPOLE TELEVISION M6, METROPOLE TELEVISION INTERACTIONS, POLYGRAM SA, ainsi que VIRGIN STORES. Référence étant faite au jugement entrepris et aux écritures d’appel pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, il suffit de rappeler les éléments essentiels suivants. Jean-Paul C est titulaire de la marque XXIEME SIECLE déposée le 17 février 1988, enregistrée sous le n 1 528 332 pour désigner en classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42, les produits et services suivants : études techniques et commerciales, services de conception, édition et production de produits entrant dans tous les secteurs de la communication, support d’enregistrement magnétique et photochimiques et audiovisuels, papiers, services de communications dérivés et associés sur tous supports y compris papier. Il a concédé en 1988 une licence de cette marque à la société VINGT ET UNIEME SIECLE, dont le nom commercial est XXI SIECLE. Cette licence n’a été inscrite au Registre national des marques qu’en octobre 1996. La société exploite en qualité soit de producteur exécutif, de directeur artistique ou de producteur délégué des séries audiovisuelles à caractère historique sous forme de vidéocassettes. Aux génériques des films et sur le dos des jaquettes des vidéocassettes est mentionnée la société VINGT ET UNIEME SIECLE sous la forme XXI e SIECLE. Les sociétés 21st CENTURY FILMS FRANCE (immatriculée au R.C.S. depuis le 3 octobre 1989) AS P ET M6 ont réalisé en coproduction une série de 7 téléfilms à caractère érotique intitulés EMMANUELLE diffusés à l’antenne par M6 à partir de février 1993, distribués sous forme de vidéocassettes par POLYGRAM en vertu d’un contrat du 11 septembre 1992 conclu avec M6 INTERACTIONS, filiale de M6, et vendus notamment par VIRGIN STORES Ces films mentionnent au générique et (en très petits caractères) sur la jaquette des vidéocassettes, la société 21 st CENTURY FILM FRANCE et la dénomination 21TH CENTURY. La procédure en première instance Estimant que la dénomination 21 st CENTURY contrefaisait ou imitait la marque XXIEME SIECLE et porte atteinte à la dénomination sociale, au nom commercial de la société VINGT ET UNIEME SIECLE et à la marque XXIEME SIECLE que celle-ci exploite, Jean-Paul C et la société VINGT ET UNIEME SIECLE ont fait dresser un procès verbal de constat au magasin VIRGIN MEGASTORE le 2 décembre 1993. Selon actes des 22 et 23 décembre 1993, ils ont fait assigner Maître A en sa qualité de représentant des créanciers de la société 21 st CENTURY FILM FRANCE, Maître B en

sa qualité d’administrateur judiciaire, les sociétés AS P, METROPOLE TELEVISION M6, POLYGRAM et VIRGIN STORES aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, prononcer les mesures habituelles d’interdiction et de publication, et
- condamner in solidum, M6, Maîtres A et B, es qualités, et AS P à payer pour la diffusion sur le réseau M6 de la série Emmanuelle, à Jean-Paul C, 100.000 F par épisode et par diffusion, à la société VINGT ET UNIEME SIECLE, la somme de 150.000 F par épisode et par diffusion,
- condamner in solidum, pour l’exploitation et la distribution des vidéocassettes, Maîtres A et B, es qualités, les sociétés AS P et POLYGRAM, à Jean-Paul C, la somme de 800.000 F et à la société VINGT ET UNIEME SIECLE, la somme de 2 MILLIONS DE FRANCS. Ils sollicitaient en outre la diffusion sur M6 pendant 4 minutes d’un extrait du jugement. Il importe de relever que les demandeurs ont formé par ailleurs une demande d’interdiction provisoire et qu’ils en ont été déboutés par une ordonnance de référé, confirmée par arrêt de cette cour du 17 juin 1994. Dans l’instance au fond, POLYGRAM a appelé en garantie M6 INTERACTIONS et cette procédure a été jointe à l’instance principale. Maître B, dont la mission était terminée en vertu du jugement de liquidation de biens de la société 21 ST CENTURY FILM FRANCE du 7 décembre 1993, a sollicité sa mise hors de cause, et Maître A es qualité, a conclu à l’irrecevabilité des demandes en paiement. VIRGIN STORES a conclu au débouté de la demande en paiement formée au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à son égard en soulignant ses diligences. METROPOLE TELEVISION et METROPOLE TELEVISION INTERACTIONS ont contesté la contrefaçon de la marque en faisant valoir qu’aucune ressemblance visuelle ou phonétique n’existait entre les dénominations en présence et qu’était exclu tout risque de confusion entre celles-ci. Elles ont soulevé l’irrecevabilité de la demande de la société VINGT ET UNIEME SIECLE au titre de la marque, relevant que le contrat de licence n’était pas enregistré. Subsidiairement, elles ont sollicité la garantie de AS P. POLYGRAM a contesté la contrefaçon et l’imitation de la dénomination sociale et du nom commercial, conclu au débouté des demandes à ces titres et à l’irrecevabilité de la demande de la société sur l’atteinte à la marque en raison de l’inopposabilité du contrat de licence invoqué. AS P, pour conclure à l’irrecevabilité des demandes, a fait valoir que Jean Paul C n’exploitait pas sa marque et ne pouvait se prévaloir d’une exploitation effectuée par un

tiers dont le contrat lui était inopposable et aurait en outre été nul puisque consenti pour une somme forfaitaire de 1 franc. Elle a contesté également le bien fondé de ses prétentions en soulignant que sa demande était tardive, que la marque invoquée ne présentait pas de caractère distinctif en ce qu’elle était équivoque et désignait une époque. Elle a ajouté qu’il n’existait aucune identité ou quasi-identité entre les deux dénominations et aucun risque de confusion, et ce d’autant plus que la marque invoquée était faible. Elle a fait également valoir que le choix de la dénomination de son coproducteur ne pouvait lui être imputé. Elle a conclu à l’irrecevabilité des demandes de la société VINGT ET UNIEME SIECLE au titre de la licence de marque invoquée car inopposable, et au débouté du surplus de ses demandes non fondées selon elle sur des faits distincts de la contrefaçon. Elle a précisé qu’en toute hypothèse aucun risque de confusion n’existait entre les dénominations litigieuses. Très subsidiairement, elle a contesté les préjudices invoqués, sollicité la garantie de la société 21st CENTURY FILM FRANCE et contesté l’appel en garantie formée à son égard par M6 en exposant que la garantie prévue au contrat ne pouvait être étendue à la garantie d’un fait d’un tiers. Elle a demandé à titre reconventionnel paiement de la somme de 200.000 F pour procédure abusive et vexatoire. Les demandeurs se sont désistés de leur demande à l’égard de Maître B es qualité et ont maintenu leurs prétentions à l’encontre de Maître A es qualité, indiquant avoir produit leurs créances. Ils ont ajouté que Jean Paul C était fondé à opposer l’exploitation de sa marque effectuée avec son autorisation par un tiers, contesté l’ancienneté des droits invoqués par la société AS P et maintenu que la marque XXIEME SIECLE, valable car distinctive, était contrefaite par la dénomination querellée. Ils ont fait valoir que la société était fondée à se prévaloir des dispositions relatives à la concurrence déloyale et précisé que sa dénomination sociale et son nom commercial étaient reproduits par la dénomination litigieuse de la société défenderesse exerçant la même activité. Le jugement du 17 mai 1995 C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement entrepris qui a débouté M. C et la société VINGT ET UNIEME SIECLE de toutes leurs demandes. Le tribunal a écarté les exceptions d’irrecevabilité opposées à M. C et dit recevable l’action de VINGT ET UNIEME SIECLE au titre de la concurrence déloyale mais déclaré irrecevable son action au titre de sa licence de marque. Tout en admettant le caractère distinctif et la validité de la marque invoquée, le tribunal a estimé que cette marque, faible, n’était ni reproduite ni imitée par la dénomination 21st CENTURY FILM FRANCE ou 21th CENTURY FILM FRANCE. Il a estimé que les demandes formées au titre de l’atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial n’étaient pas davantage fondées. Il a condamné in solidum les demandeurs à payer à chacun de leurs adversaires une indemnité de 5.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. La procédure en appel M. C et VINGT ET UNIEME SIECLE, ayant interjeté appel, poursuivent la réformation intégrale du jugement. Ils critiquent essentiellement le jugement entrepris en ce qu’il

aurait exclusivement fondé son raisonnement sur la notion de marque faible inconnue du droit français. Ils ont pris de multiples écritures aux termes desquelles ils prient la cour de :

- dire que la dénomination 21st CENTURY constitue l’imitation illicite de la marque XXIEME SIECLE, de la dénomination sociale VINGT ET UNIEME SIECLE et du nom commercial XXI SIECLE,
- interdire à la société 21st CENTURY FILMS FRANCE en liquidation, à son liquidateur M^e A, aux sociétés AS P, METROPOLE TELEVISION M6, POLYGRAM, et VIRGIN STORES tout usage de la dénomination 21st CENTURY seule ou en combinaison avec d’autres noms ou signes pour désigner notamment des productions audiovisuelles et des vidéo cassettes,
- d’assortir cette interdiction d’une astreinte de 100.000 F par diffusion de film et de 1.000 F pour l’offre en vente de vidéo cassettes,
- de condamner solidairement AS P et METROPOLE TELEVISION à payer à chacun d’eux la somme de 500.000 F à titre de dommages intérêts,
- de condamner solidairement POLYGRAM et VIRGIN STORES à payer à chacun d’eux la somme de 500.000 F à titre de dommages intérêts,
- de condamner les intimés solidairement à payer à chacun d’eux la somme de 200.000 F en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. AS P, qui a, elle aussi, plusieurs fois et longuement conclu, prie la cour de déclarer irrecevables ou en tout cas de débouter M. C et XXIEME SIECLE DE leurs prétentions. Elle réitère les diverses exceptions d’irrecevabilité qu’elle avait opposées en première instance. Elle demande que soit déclaré frauduleux l’enregistrement de la marque invoquée, « à raison de la fraude entachant l’enregistrement ou à raison de l’indisponibilité de la marque », que soit en conséquence déclaré nul l’enregistrement ou qu’il lui soit déclaré inopposable. Subsidiairement, elle réclame la garantie de 21ST CENTURY FILMS FRANCE et conclut au rejet des demandes en garantie formées à son encontre par M6 et M6 INTERACTIONS. Elle réclame que les appelants soient condamnés à lui payer la somme de 200.000 F à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, et une indemnité de 100.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. M^e A es qualité conclut à la confirmation du jugement et à l’irrecevabilité ou tout au moins au mal fondé des appels principaux et incidents respectivement dirigés à son encontre par M. C et XXIEME SIECLE, d’une part, et par AS P, d’autre part. Il demande que ceux-ci soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 10.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. VIRGIN STORES conclut à l’irrecevabilité de la demande selon elle nouvelle en appel de dommages intérêts formée à son encontre par les appelants. Elle conclut au rejet de leurs demandes pour le surplus et réclame qu’ils soient condamnés à lui payer la somme de 40.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle demande subsidiairement la garantie de POLYGRAM.

POLYGRAM conclut à la confirmation du jugement et demande que les appelants soient condamnés à lui verser une indemnité de 20.000 F pour ses frais irrépétibles. Subsidiairement, elle réclame que M6 INTERACTIONS la garantisse d’éventuelles condamnations. METROPOLE TELEVISION M6 et METROPOLE TELEVISION INTERACTIONS concluent à la confirmation du jugement. Subsidiairement, elles demandent qu’AS P soit condamnée à les garantir. Elles réclament que les appelants soient condamnés à leur payer une indemnité de 20.000 F pour leurs frais non taxables de procédure.

DECISION Considérant qu’écartant diverses exceptions d’irrecevabilité déjà soulevées devant lui, le tribunal a justement décidé :

- que l’usage par un tiers autorisé, en l’espèce la société XXIEME SIECLE, ne permettait pas de retenir que M. C aurait été déchu de ses droits sur la marque invoquée, bien qu’il ne l’ait pas exploitée lui-même,
- que la circonstance que le contrat de licence passé en 1988 ait été conclu pour le prix de un franc n’en affectait pas la validité, une telle cession pouvant être gratuite,
- qu’il n’était pas établi que M. C aurait renoncé à son droit sur sa marque ou toléré qu’un tiers en fasse usage -étant observé ici (sans même examiner les questions se rapportant à l’application dans le temps des dispositions issues de la loi du 4 janvier 1991) que le fait allégué par AS P, à savoir l’existence depuis 1979 de la société 21 st CENTURY FILM FRANCE, n’implique nullement que M. C aurait eu connaissance d’un usage du signe litigieux à titre de marque,
- que si XXIEME SIECLE n’était pas recevable à opposer aux tiers le contrat de licence de marque conclu en 1988 mais non encore transcrit au registre national des marques à la date du jugement, elle était recevable à agir au titre de la concurrence déloyale contre toute atteinte à ses droits privatifs sur les termes VINGT ET UNIEME SIECLE et XXI SIECLE, constituant respectivement sa dénomination sociale et son nom commercial ; Considérant qu’il convient d’ajouter pour répondre à de nouvelles exceptions soulevées devant la cour :

- qu’il est établi par les pièces versées aux débats qu’après une publication au BODACC le 6 janvier 1994 ayant précisé que les créances invoquées contre la liquidation judiciaire de 21ST CENTURY FILM FRANCE devraient être déposées dans un délai de 4 mois, les appelants ont effectué la production de leurs créances entre les mains de M^e A ès qualités de mandataire liquidateur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 avril 1994 de sorte qu’aucune forclusion ne peut leur être opposée de ce chef,
- qu’AS P n’est pas fondée à tirer argument du fait que la marque invoquée aurait été exploitée sous la forme XXIe SIECLE au lieu de XXIEME SIECLE dès lors que l’article

L 714-5 assimile à un usage sérieux de nature à faire échec à une déchéance l’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ; Considérant qu’AS P allègue tout aussi vainement le prétendu caractère frauduleux de l’enregistrement de la marque par M. C alors qu’elle n’a pas qualité pour opposer à celui- ci les droits antérieurs qu’elle invoque à cet égard, ceux de la société 21ST CENTURY FILM FRANCE ou de la société TWENTIETH CENTURY FOX CORP ; que ses demandes tendant à voir la marque annulée ou lui être déclarée inopposable en raison de cette prétendue fraude ne sauraient donc prospérer ; Considérant qu’il convient en revanche de relever que la circonstance que la licence consentie à la société VINGT ET UNIEME SIECLE ait, après le jugement, été inscrite au RNM le 21 octobre 1996, ne permet pas à cette société d’agir utilement sur le fondement de ladite licence à l’encontre de ses adversaires dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un quelconque fait postérieur à la date ci-dessus mentionnée, constituant une atteinte à la marque XXIEME SIECLE ; Considérant que, sur le fond, le tribunal a retenu :

- que la marque XXIEME SIECLE n’était pas exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits et services désignés, notamment les films et vidéocassettes, – que contrairement à ce que soutenait AS P la marque déposée XXIEME SIECLE n’était nullement susceptible de plusieurs lectures (selon cette société, soit VINGTIEME, soit VINGT ET UNIEME SIECLE) le chiffre romain XXIEME désignant bien le VINGT ET UNIEME SIECLE,
- que cette marque distinctive était donc valable,
- que toutefois en raison de la faiblesse d’une telle marque qui désigne une époque, sa protection ne pouvait s’appliquer que dans sa forme phonétique telle que déposée,
- que les termes incriminés 21st CENTURY FILM FRANCE et 21th CENTURY ne la reproduisaient pas de façon identique ou quasi identique, les chiffres étant en caractères romains dans la marque invoquée et arabes dans les signes incriminés, la désinence IEME étant remplacée par ST ou TH, et la dénomination querellée se poursuivant par « FILM FRANCE » ; Considérant que si le tribunal ne peut être suivi en ce qu’il a, pour partie, fondé son raisonnement sur la notion de marque faible, il a relevé à bon droit qu’en choisissant comme marque la désignation générique d’une époque, le XXIEME SIECLE, M. C ne pouvait pas revendiquer un monopole sur cette dénomination quelle que soit la forme visuelle ou phonétique adoptée ; Considérant qu’en appel, M. C ne prétend plus (ni d’ailleurs sa société) que la marque invoquée aurait été reproduite à l’identique ou au quasi-identique puisqu’il soutient seulement que les signes contestés en auraient constitué l’imitation illicite ; qu’il fait valoir que 21 st CENTURY FILM FRANCE est la traduction de 21^e SIECLE FILM FRANCE, qu’il serait acquis depuis longtemps que la traduction serait constitutive d’imitation illicite, et que cette solution serait confortée par divers textes internationaux ou communautaires : l’article 6 de la convention d’union de Paris (qui prévoirait la

contrefaçon par traduction « sans référence à la compréhension de la langue de traduction par le grand public »), le Règlement sur la marque communautaire et la Directive communautaire du 21 décembre 1988 ; Mais considérant que si l’article 6 bis de la CUP incrimine la traduction d’une marque antérieure « susceptible de créer une confusion » dans l’esprit du public, il n’implique nullement que la simple traduction d’une marque constituerait en soi un délit, et ce, que sa signification soit ou non perceptible du public ; que le texte exige au contraire la démonstration d’un risque de confusion ; que le Règlement sur la marque communautaire n’est pas applicable en l’espèce, la marque invoquée n’étant pas une marque communautaire ; qu’en toute hypothèse l’article 9 du Règlement subordonne l’imitation illicite à la condition qu’il « existe un risque de confusion dans l’esprit du public » ; que nulle disposition de la directive du 21 décembre 1988 ne conduit à écarter cette condition ; qu’aucun des textes ainsi invoqués n’apparaît donc pertinent ; Considérant en revanche qu’il est constant que conformément à l’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle, l’imitation de marque est constituée dès lors qu’existe un risque de confusion pour un acheteur d’attention moyenne n’ayant pas en même temps les deux marques sous les yeux, ou à l’oreille dans un temps rapproché ; Considérant que la dénomination arguée d’imitation illicite est 21ST CENTURY FILM FRANCE ou (dans une forme d’ailleurs grammaticalement erronée) 21TH CENTURY ; Considérant que la marque invoquée est XXIEME SIECLE ; Considérant que les signes en présence sont totalement différents sur le plan graphique ou visuel et sur le plan phonétique : caractères romains d’un coté, arabes de l’autre, désinence ST ou TH au lieu de IEME, CENTURY au lieu de SIECLE, marque invoquée s’achevant sur le mot SIECLE alors que la dénomination critiquée se poursuit par FILM FRANCE ; que ces multiples différences immédiatement sensibles l’emportent sur la similitude intellectuelle qui ne peut être perçue que par les seules personnes connaissant l’anglais ; qu’au regard de l’ensemble de ces éléments il n’est pas possible de retenir que les termes incriminés soient susceptibles de créer une confusion dans l’esprit d’un public de connaissance et d’attention moyenne n’ayant pas en même temps ou en temps rapproché les signes concernés sous les yeux ou à l’oreille ; que l’imitation illicite n’est par conséquent pas constituée ; Considérant qu’au titre de la concurrence déloyale, la société VINGT ET UNIEME SIECLE incrimine les mêmes faits que ceux allégués s’agissant de l’atteinte à la marque, à savoir l’utilisation des termes 21st CENTURY FILM FRANCE ou 21 TH CENTURY ; qu’elle affirme dans ses premières écritures d’appel, page 5, que « ce qui a été dit au sujet de l’imitation illicite de marque, vaut pour les mêmes motifs, pour l’usurpation de la dénomination sociale et du nom commercial » ; que l’absence de risque de confusion entre les signes conduit donc également au rejet des demandes fondées sur une prétendue concurrence déloyale par recherche de confusion ;

Considérant qu’il n’est pas démontré que les appelants auraient en engageant ou en poursuivant la présente instance agi de mauvaise foi, une légèreté blâmable ou l’intention de nuire ; que le jugement sera en conséquence confirmé du chef du rejet des demandes de dommages intérêts pour procédure abusive ; Considérant que la longue procédure initiée par M. C et la société VINGT ET UNIEME SIECLE a donné lieu devant la cour à près de trente jeux de conclusions ; que la demande de 200.000 F formée par les appelants au titre de leurs frais irrépétibles, est elle-même révélatrice des dépenses que cette procédure a occasionnées ; que l’équité commande d’allouer, par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, des indemnités complémentaires de 50.000 F à AS P, 20.000 F aux sociétés M6 et METROPOLE TELEVISION INTERACTIONS, 15.000 F tant à POLYGRAM qu’à VIRGIN STORE, et 10.000 F à M^e A ès qualités ; PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges : Confirme le jugement entrepris ; Condamne in solidum Monsieur Jean-Paul C et la société VINGT ET UNIEME SIECLE à payer, par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, des indemnités complémentaires de :

- 50.000 F à la société AS P,
- 20.000 F aux sociétés METROPOLE TELEVISION et METROPOLE TELEVISION INTERACTIONS,
- 15.000 F à la société POLYGRAM,
- 15.000 F à la société VIRGIN STORES,
- 10.000 F à M^e A ès qualités ; Rejette toute autre demande ; Condamne in solidum Monsieur Jean-Paul C et la société VINGT ET UNIEME SIECLE aux dépens d’appel ; Admet les SCP VERDUN GASTOU, TEYTAUD, FISSELIER CHILOUX BOULAY, FANET, VARIN PETIT au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.