FAITS ET PROCEDURE Le 27 mars 1996, Monsieur Pierre Emmanuel O a déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle sous le n° 96 618 012 une demande d’enregistrement portant sur la dénomination « LOTotal » pour désigner en classes 28, 35 et 36 jeux publicité, distribution de prospectus, loteries ; Cette demande a été publiée au BOPI 96/18 ; Le 3 juillet 1996 les sociétés TOTAL et TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION ont formé deux oppositions à l’enregistrement de cette marque ; Elles ont invoqué d’une part la marque verbale TOTAL déposée en dernier lieu le 5 décembre 1988 et enregistrée sous le n° 1501812 pour désigner notamment la publicité, la distribution de prospectus et loteries, d’autre part la marque nominative TOTAL déposée en dernier lieu le 28 mars 1991 et enregistrée sous le n° 1 653 010 pour désigner en particulier les jeux ; La première opposition était formée pour l’intégralité des services désignés dans la demande d’enregistrement et la seconde pour les jeux et ce au motif que la dénomination contestée constituait la reproduction de la marque TOTAL ou à tout le moins son imitation ; Par décisions du 3 janvier 1997 le directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle relevant l’identité des services et produits en présence et le fait que la dénomination TOTAL était reprise dans la marque contestée et conservait au sein de celle-ci son individualité et son pouvoir distinctif propre a reconnu les oppositions n° 96 891 et n° 96 892 justifiées en ce qu’elles portent respectivement sur les services « publicité, distribution de prospectus, loteries » et d’autre part sur les « jeux » et a rejeté la demande d’enregistrement pour ces services et produits ; Monsieur O a formé un recours le 3 février 1997 ; Il demande à la Cour de dire que les oppositions ne sont pas justifiées et de maintenir la demande d’enregistrement 96 618 012 dans les classes 28, 35 et 36 ; Les sociétés TOTAL et TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION ont déposé le 27 octobre 1997 des observations écrites tendant à la confirmation des décisions du directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle ; Le Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle a également conclu au rejet du recours de même que le Ministère Public.

DECISION I – SUR LA PROCEDURE Considérant que Monsieur O fait grief à l’Institut National de la Propriété Industrielle de ne pas l’avoir informé de la date limite du 3 janvier 1997 ; Mais considérant qu’outre le fait qu’il n’en tire aucune conséquence juridique, il convient de relever que la procédure d’opposition s’est déroulée de manière contradictoire et que Monsieur O a présenté des observations le 21 juillet 1996 puis le 30 novembre 1996 en réponse au projet de décision auxquelles l’Institut National de la Propriété Industrielle a répondu dans les décisions définitives ; Considérant par ailleurs qu’aucun texte n’exige de l’Institut National de la Propriété Industrielle qu’elle indique la date limite à laquelle la décision statuant sur l’opposition doit être rendue, le délai de 6 mois de l’article L 712-4 du Code de la Propriété Intellectuelle s’imposant à l’institut sauf suspension ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; II – SUR LE FOND Considérant que Monsieur O fait tout d’abord valoir que « LOTOTAL est un jeu, une loterie, une publicité à base de prospectus » et que « TOTAL n’est ni un jeu, ni un jouet, ni une loterie, ni une publicité » ; Qu’il ajoute que « TOTAL a pris soin de procéder à un dépôt en classe 4 qui lui colle à son activité » et en conclut que les services en cause ne sont pas identiques ; Mais considérant que l’Institut National de la Propriété Industrielle rappelle à juste titre que L’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu’il a désignés ; Qu’en l’espèce même si la marque TOTAL est essentiellement connue en ce qu’elle désigne de l’essence, il convient de relever que les marques invoquées dans le cadre de la procédure d’opposition ne visent pas les produits de la classe 4 mais en revanche les services « publicité, distribution de prospectus, loteries » d’une part et « jeux » d’autre part lesquels sont précisément les services et produit désignés par la demande d’enregistrement de monsieur O ; Que le requérant n’ayant pas dans ses premières observations en réponse, invité les opposants à produire des pièces propres à établir que la déchéance de leurs droits pour défaut d’exploitation n’était pas encourue, c’est à bon droit que l’Institut National de la Propriété Industrielle a retenu que la demande d’enregistrement désignait pour partie des services identiques à certains de ceux visés au dépôt de la marque 1 501 812 et pour partie un produit identique à ceux désignés par la marque 1 653 010 ;

Considérant sur les signes que Monsieur O expose que les deux dénominations sont inscrites dans une calligraphie différente, que la dénomination « LOTOTAL » est « la contraction descriptive d’un jeu promotionnel pour les commerçants », qu’elle « conserve tant visuellement que phonétiquement son caractère distinctif » et « forme un ensemble unitaire » et ne prête à aucune confusion avec la dénomination TOTAL qui est un nom commun, générique ; Considérant enfin qu’il se prévaut de ce que lors des recherches d’antériorités effectuées à l’Institut National de la Propriété Industrielle : « LOTOTAL n’était pas sorti, donné par l’ordinateur » ; Considérant que les sociétés TOTAL répliquent que la dénomination TOTAL conserve dans la demande d’enregistrement contestée son individualité et son pouvoir distinctif propre tant pour l’auditeur que pour le lecteur et qu’en tout état de cause il existe un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne entre les signes en cause ; Considérant ceci exposé qu’outre le fait que le requérant n’a introduit aucune procédure en nullité des marques TOTAL, il convient de relever qu’un signe n’a pas besoin d’être original pour constituer une marque, qu’il suffit qu’il soit distinctif pour désigner les produits et services visés au dépôt ; Que le terme TOTAL qui n’est pas habituellement utilisé pour identifier un jeu, une loterie, un service de publicité ou de distribution de prospectus, est arbitraire ; Considérant que les dénominations LOTOTAL et TOTAL ont en commun cinq lettres, T, O, T, A, L placées dans le même ordre ; Que l’adjonction des lettres L et O ne modifie pas phonétiquement la dénomination TOTAL dont la sonorité est plus forte que celle de la syllabe LO ; Que si les trois premières lettres L, O et T sont écrites en majuscules alors que les quatre lettres suivantes O, T, A, L sont en minuscules, il demeure que cet élément ne suffit pas à suggérer au lecteur l’expression « lot total » inusitée dans la langue française ; Que le T majuscule constituant la première lettre du terme TOTAL et ayant la même calligraphie que le second T de TOTAL, le consommateur distingue visuellement ce mot lequel conserve au sein de la dénomination LOTOTAL dépourvue de signification particulière, son pouvoir distinctif propre ; Considérant que le requérant ne saurait se prévaloir des conditions d’exploitation du signe LOTOTAL, au demeurant non établies, dès lors que les marques en cause doivent être comparées telles que déposées et non telles qu’utilisées ; Considérant enfin qu’il est sans incidence aucune que les recherches effectuées par Monsieur O sur la dénomination TOTAL n’aient pas révélé le terme LOTOTAL dès lors

que les résultats de ces recherches sont purement indicatifs et que la marque opposée n’est pas LOTOTAL mais précisément TOTAL ; Considérant dans ces conditions que c’est à juste titre que le directeur général a rejeté la demande d’enregistrement de la marque LOTOTAL pour désigner les jeux et les services « publicité, distribution de prospectus, loteries » ; Qu’en conséquence le recours formé par Monsieur O contre les décisions déférées sera rejeté ; PAR CES MOTIFS Rejette le recours formé par Monsieur O à l’encontre des décisions n° 07 et 06 du 3 janvier 1997 du directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle Dit que le greffier notifiera le présent arrêt par lettre recommandée avec avis de réception tant à Monsieur O qu’aux sociétés TOTAL et TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION et au directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle.