FAITS ET PROCEDURE Le 28 mai 1997, la société AUVRAY ANTIVOL a déposé la demande d’enregistrement n 97 680 181, portant sur le signe verbal MAC 3, pour distinguer des produits des classes 6, 9, 12 à savoir : désignation : antivol électromécanique pour 2-roues motorisées, définition : antivol mécanique pour 2 roues + antivol électronique coupe-circuit/anti-démarrage, avertisseur contre le vol de véhicules. L’antivol électromécanique est l’association de ces trois produits. Le 4 septembre 1997, la société The STANLEY WORKS a formé opposition à l’enregistrement de cette marque en opposant sa marque verbale antérieure MAC n 1 636 640 déposée le 23 janvier 1990 pour désigner les produits ou services suivants des classes 5, 7, 8, 9 : Boites à outils, coffrets à outils et autres conteneurs en métal pour outils. parties et équipements des produits précités. Outils à énergie électrique, nettoyer des machines, poulies, pistolets à huile et à graisse, polissoirs et meuleuses, rochets pneumatiques, clefs à croix pneumatique, marteaux pneumatiques, limes, ponceuses, appareils à aiguiser des matrices, perceuses et mèches de perceuses, outils pneumatiques et parties constitutives, crics, porte-crics, formes pour redresser des carrosseries, chargeurs de batteries, équipement de teste électronique, équipement pour tester l’air conditîonné, équipement pour magasins automobiles, équipement pour soudure et parties et installations pour tous les produits précités. Outils à main et instruments, brosses métalliques, couteaux et parties et installation pour tous les produits précités. Lampes électriques, outils, de mesure, règles, micromètres, compas, calibres, outils magnétiques et de contrôle, rallonges électriques et parties et installations pour tous les produits précités. Stanley invoquait dans son acte d’opposition la similarité entre les produits de la demande et les produits suivants de sa marque antérieure : « équipements de test électronique, outils de mesure, outils magnétiques et de contrôle » ; Par décision du 4 mars 1998, le Directeur de l’Institut National de la propriété intellectuelle a rejeté l’opposition pour défaut de similarité entre les produits. STANLEY a, le 4 juin 1998, formé le recours dont est saisie la Cour. Elle demande à la cour d’annuler la décision du 4 mars 1998 et de refuser l’enregistrement de la marque pour l’intégralité des produits visés au dépôt. Par mémoire en date du 3 juillet 1998, STANLEY a développé ses moyens, soutenant notamment que « les crics et porte crics » visés par sa marque appartiennent comme les antivols désignés par la demande d’enregistrement à la catégorie générale des équipements pour véhicules motorisés. Le Directeur de l’INPI a conclu au rejet du recours, relevant que la requérante ne pouvait soumettre à la cour des prétentions qui n’avaient pas été soulevées durant la procédure d’opposition et soulignant que STANLEY n’avait jamais prétendu au cours de la

procédure administrative que l’antivol désigné par la demande contestée aurait été un produit similaire aux « cric et porte cric », de sa marque antérieure. Le Ministère Public, à l’audience, a pris des observations tendant au rejet du recours.

DECISION Considérant que la discussion porte exclusivement sur la comparaison des produits ; Considérant que le directeur de l’INPI a rejeté l’opposition aux motifs essentiellement que :

- les antivols électromécaniques s’entendent très spécifiquement de dispositifs de sécurité destinés à empêcher le vol de véhicules.

- ces produits n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « équipements de test électronique, outils de mesure, outils magnétiques et de contrôle » qui s’entendent de matériels visant à la mise en oeuvre d’une vérification et d’une évaluation sur des appareils de toutes sortes.

- il n’est pas démontré que les produits visés par la demande d’enregistrement nécessitent obligatoirement pour leur fonctionnement l’utilisation des seconds, ces derniers au surplus n’étant pas désignés comme étant des composants d’appareils,
- les produits en cause sont destinés à une clientèle différente : pour les premiers, les utilisateurs de véhicules et de mécaniciens installateurs et, pour les seconds, divers techniciens spécialisés dans les opérations de vérification, de telle sorte que les produits empruntent des circuits de distribution différents ; Considérant que l’INPI fait valoir que la similarité entre les « cric et porte cric » de la marque antérieure et les produits de la demande ne peut être invoquée devant la Cour alors qu’elle n’a pas été soulevée dans la procédure d’opposition ; Considérant que la requérante qui soutient, d’une part, que la Cour d’appel saisie d’un recours en annulation statue au vu de tous les éléments d’appréciation qui lui sont présentés, même ceux non soumis à l’INPI, d’autre part, que l’opposition visait également les produits « cric et porte cric », estime que le Directeur de l’INPI a fait une analyse erronée tant en droit qu’en fait ; qu’elle prétend en effet, :

- qu’au sens du droit des marques, sont similaires des produits qui, en raison de leur nature ou de leur destination, sont susceptibles d’être attribués à une même origine,
- que tel est le cas des antivols et des crics ainsi que des porte-crics qui appartiennent à la catégorie générale des équipements pour véhicules motorisés, destinés à la même clientèle et offerts dans les mêmes points de vente,
- que, par ailleurs, les « équipements de tests électroniques, les outils de mesure, les outils magnétiques et de contrôle » sont des composants des produits antivols électromécaniques, les équipements de tests électroniques servant à vérifier le bon

fonctionnement de l’antivol électronique,
- que les produits visés par les deux marques sont destinés à la même clientèle d’utilisateurs de véhicules motorisés,
- que ces produits ont une même fonction, celle d’assurer un contrôle ; Considérant cela exposé que l’article R 712-14 du Code de la propriété intellectuelle fait obligation à l’opposant de préciser les moyens sur lesquels il base son opposition ; que ces moyens doivent être exposés de manière non ambiguë afin de permettre une discussion contradictoire dans le cadre de la procédure d’opposition ; Considérant que par la déclaration d’opposition soumise au Directeur de l’INPI, l’opposante a prétendu que « la marque antérieure n 1 636 649, désigne notamment des »équipements de test électronique, outils de mesure, outils magnétiques et de contrôle", qu’il s’agit de produits similaires, en effet, l’antivol électromécanique visé par la marque n 97 680 181 est un appareil de contrôle destiné à mesurer ou détecter une présence afin d’éviter le vol des véhicules… ; que de plus, les produits visés par les marques Mac n 1 636 649 et MAC 3 n 97 680 180 concernent tous les véhicules motorisés… » ; Que STANLEY n’a donc à aucun moment invoqué les « cric et porte-cric » à l’appui de son opposition ; Considérant que l’effet dévolutif n’étant pas attaché aux recours en annulation contre les décisions du directeur de l’INPI formés devant la cour d’appel, celle-ci ne saurait statuer à nouveau sur l’opposition en examinant des prétentions de fond qui n’ont pas été soumises à l’Institut ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré par STANLEY de la comparaison, qu’elle n’avait pas invoquée devant l’Institut, entre les produits désignés par la demande d’enregistrement et les « cric et porte-cric » de sa marque antérieure n’a pas lieu d’être examiné ; que les prétentions de la requérante de ce chef ne sauraient donc prospérer ; Considérant que l’INPI a, par ailleurs, exactement comparé les produits visés par l’opposition pour en conclure qu’ils n’étaient pas similaires, en relevant que les antivols, qui servent à empêcher un vol, même s’ils intègrent des composants électroniques, ont une fonction distincte de celle des produits de la marque antérieure invoqués par l’opposante, consistant en des appareils de vérification ou de contrôle ; qu’il n’est apporté aucun élément de nature à démontrer que les produits en cause auraient été distribués dans les mêmes circuits et destinés à une même clientèle ; que la similarité alléguée n’étant pas démontrée, le recours sera donc rejeté ; PAR CES MOTIFS : Rejette le recours formé par la société The STANLEY WORKS ; Dit que le greffier notifiera le présent arrêt aux parties et au directeur de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle.