COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 08 JUIN 2012

Pôle 5 – Chambre 2 (n° 156, 11 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 11/05707.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2011 Tribunal de Grande Instance de PARIS 3^e Chambre 1^re Section – RG n° 09/13355.

APPELANTE : Société de droit néerlandais PREMIUM BEVERAGES INTERNATIONAL BV 'PBI’ prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège Tweede Weteringplantsoen 21 1017 ZD AMSTERDAM (PAYS BAS), représentée par Maître Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, assistée de Maître Caroline C de la SELAS C, avocat au barreau de PARIS, toque : K0177.

INTIMÉE : Société PHOENIX BEVERAGES LIMITED prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social Pont Fer, Phoenix (ILE MAURICE), représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY en la personne de Maître Alain F, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, assistée de Maître Mathilde P L, avocat au barreau de PARIS, toque : R 255.

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 4 mai 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, Monsieur Benjamin RAJBAUT, président de chambre, Madame Sylvie NEROT, conseillère. qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur T L NGUYEN.

ARRET : Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société de droit néerlandais PREMIUM BEVERAGES INTERNATIONAL BV (ci-après PBI) est titulaire de la marque française verbale 'PHENIX' n°07 3 496 959 déposée le 25 avril 2007 en classe 32 pour désigner les 'bières, eaux minérales et gazeuses, boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops pour boissons, préparations pour faire des boissons (à l’exception de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons lactées), boissons de fruits et jus de fruits, sirops pour boissons'.

Cette société est également titulaire de la marque française verbale 'PHENIX' n°1 307 668 déposée le 1^er juin 1960 en classe 32 p our désigner les 'limonades et autres boissons non alcoolisées, sirops'.

La société de droit mauricien PHOENIX BEVERAGES Ltd indique produire et commercialiser de la bière sous la dénomination 'PHOENIX' à l’Ile Maurice et, depuis mai 2005, à La Réunion ; elle a déposé le 16 décembre 2008 la marque française semi-figurative 'PHOENIX B' enregistrée sous le n°08 3 617 855 en classes 32, 33 (pour désigner les 'boissons alcooliques, extraits de fruits avec alcool, apéritifs alcooliques, cidres, cocktails alcooliques, liqueurs, spiritueux, vins') et 43 (pour désigner les 'service de bars, cafés-restaurants, cafétérias, service de traiteurs, hébergement temporaire').

La société PHOENIX BEVERAGES Ltd a également déposé les marques françaises suivantes :

- le 16 décembre 2008, la marque '[f’nx]' n° 08 3 617 851 en classes 32, 33 et 43,
- le 20 août 2009, la marque 'f’nx fresh' n° 09 3 671 589 en classes 32, 33 et 43,
- le 31 août 2009 la marque 'Phoenix Fresh' n° 09 3 673 263 en classes 32, 33 et 43.

- le 10 mai 2010 la marque 'Phoenix Réunion' n° 10 3 737 865 en classes 32 et 33.

Le 23 mars 2009 la société PBI a formé opposition à l’encontre de l’enregistrement des marques 'PHOENIX BEER' et 'PHOENIX FRESH' en invoquant sa propre marque 'PHENIX'.

Le 19 août 2009 la société PHOENIX BEVERAGES Ltd a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société PBI en annulation de la marque 'PHENIX' au motif que son dépôt était frauduleux dans le seul but de l’empêcher de s’étendre commercialement en France.

La procédure d’opposition a été suspendue dans l’attente de l’issue du litige.

Par jugement contradictoire du 25 janvier 2011 partiellement assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré nul l’enregistrement de la marque verbale française 'PHENIX' n° 07 3 496 959 déposée le 25 avril 2007 par la soc iété PREMIUM BEVERAGES INTERNATIONAL BV pour désigner des produits et services dans la classe 32, compte tenu de son caractère frauduleux,

— dit que sa décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l’Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d’inscription au registre national des marques par la partie la plus diligente,

- déclaré la société PREMIUM BEVERAGES INTERNATIONAL BV irrecevable en ses demandes au titre de la contrefaçon et en toutes leurs demandes subséquentes, notamment de publication judiciaire,

— dit que la société PREMIUM BEVERAGES INTERNATIONAL BV a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société PHOENIX BEVERAGES Ltd,

— condamné la société PREMIUM BEVERAGES INTERNATIONAL BV à payer à la société PHOENIX BEVERAGES Ltd la somme de 75.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale,

— condamné la société PREMIUM BEVERAGES INTERNATIONAL BV à payer à la société PHOENIX BEVERAGES Ltd la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société PREMIUM BEVERAGES INTERNATIONAL BV aux entiers dépens.

La société PREMIUM BEVERAGES INTERNATIONAL BV – PBI a interjeté appel de ce jugement le 24 mars 2011.

Vu les dernières conclusions signifiées le 25 avril 2012 par lesquelles la société PREMIUM BEVERAGES INTERNATIONAL BV prie la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :

— déclarer la société PHOENIX BEVERAGES Ltd mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,

— à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués en réparation des actes de concurrence déloyale,

— dire que l’usage en France par la société PHOENIX BEVERAGES Ltd des dénominations PHOENIX, FNX ou FN’X, seules ou associées à d’autres termes, tels que PHOENIX B, PHOENIX FRESH et PHOENIX RÉUNION, pour désigner des produits ou services identiques ou similaires à ceux visés par les marques antérieures PHENIX constitue la contrefaçon de ses marques 'PHENIX' n°07 3 496 959 et ' PHENIX' n° 1 307 668,

— dire qu’en procédant au dépôt, à l’enregistrement et à l’usage des marques '[fn’x]' n° 08 3 617 851 et ' fn’x fresh' n° 09 3 671 589, la société PHOENIX BEVERAGES Ltd s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon des marques antérieures 'PHENIX' n° 07 3 496 959 et ' PHENIX' n° 1 307 668,

— interdire en conséquence à la société PHOENIX BEVERAGES Ltd de faire tout usage en France de la dénomination PHOENIX, FNX ou FN’X, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit et notamment sous les formes PHOENIX B, PHOENIX FRESH et PHOENIX RÉUNION, pour désigner de la bière et autres boissons ainsi que tous services de distribution et de vente de ces produits et tous produits ou

services similaires à ceux visés par les marques antérieures 'PHENIX' n°07 3 496 959 et ' PHENIX' n°1 307 668, sous astreinte de 1.000 € par infrac tion constatée et par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

— prononcer la nullité des marques '[fn’x]' n° 08 3 617 851 et ' fn’x fresh' n°09 3 671 589 en classes 32, 33 et 43,

— dire que, conformément aux articles R 714-2 et R 714-3 du code de la propriété intellectuelle, l’arrêt à intervenir et la nullité seront inscrits au Registre national des marques à son initiative et aux frais de la société PHOENIX BEVERAGES Ltd,

— condamner la société PHOENIX BEVERAGES Ltd à lui verser la somme de 100.000 € en réparation du préjudice subi du fait de l’usage de la dénomination PHOENIX contrefaisant les marques antérieures ' PHENIX' n°07 3 496 959 et 'PHENIX' n°1 307 668 ainsi que de l’enregistrement et l’us age des marques '[fn’x]' n°08 3 617 851 et ' fn’x fresh' n° 09 3 671 589, sauf à parfaire et à compléter,

— ordonner la publication de l’arrêt ou d’extraits de l’arrêt à intervenir dans dix journaux, revues ou périodiques publiés en France et notamment dans l’île de La Réunion pendant une période ininterrompue d’un mois et en première page de cinq sites Internet, en caractères Arial 10 et pendant une durée ininterrompue d’un mois, à son choix, dans la limite de 6.000 € HT par insertion et aux frais avancés de la société PHOENIX BEVERAGES Ltd,

— ordonner la publication d’extraits de l’arrêt à intervenir avec un lien hypertexte vers le texte complet de l’arrêt, sur la première page du site Internet de la société PHOENIX BEVERAGES Ltd, en caractères Arial 10 et pendant une durée ininterrompue d’un mois,

— ordonner l’affichage d’extraits de l’arrêt à intervenir pendant une durée ininterrompue d’un mois sur la porte de vingt établissements de l’île de La Réunion ayant distribué la bière PHOENIX,

— condamner la société PHOENIX BEVERAGES Ltd à lui verser la somme de 35.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Vu les dernières conclusions signifiées le 20 avril 2012 par lesquelles la société PHOENIX BEVERAGES Ltd prie la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :

— déclaré nul l’enregistrement de la marque verbale française 'PHENIX' n°07 3 496 959 déposée par la société PBI, compte t enu de son caractère frauduleux,

— dit que la société PBI a commis des actes de concurrence déloyale à son préjudice,

— déclaré la société PBI irrecevables en ses demandes au titre de la contrefaçon et en toutes leurs demandes subséquentes, notamment de publication judiciaire,

- condamner la société PBI au paiement de la somme de 210.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale,

— condamner la société PBI au paiement de la somme de 40.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 mai 2012.

MOTIFS DE L’ARRÊT

I : SUR L’ANNULATION DU DÉPÔT DE LA MARQUE 'PHENIX' N°07 3 496 959 POUR FRAUDE ET L’ACTION EN CONTREFAÇON DE LADITE MARQUE :

Considérant que la société PBI soutient que la marque 'PHENIX' n° 07 3 496 959 n’a pas été déposée dans l’intention de nuire à la société PHOENIX BEVERAGES Ltd mais pour conforter ses droits sur cette marque et relancer l’ancienne marque de bière marseillaise PHENIX de notoriété locale, dont l’outil de production, les marques et autres droits de propriété intellectuelle ont été repris par elle et par le groupe Heineken auquel elle appartient.

Considérant qu’elle fait valoir que ses droits sur la marque PHENIX ont pour origine les droits de la société Brasserie & Malterie Le Phenix qui a produit de la bière dès 1886 et produisait également de la limonade PHENIX ; que cette société a, le 09 octobre 1969, fusionné avec la société Union de Brasseries Parisienne en apportant son fonds de commerce et tous les éléments incorporels le constituant et que, par acte du 05 juillet 1984 cette dernière a cédé ses droits sur la marque PHENIX à la société SOTECBRA, du groupe Heineken ; qu’enfin, le 19 mai 1988, cette dernière société lui a cédé ses droits sur cette marque.

Considérant qu’elle précise que dès le début des années 2000, le groupe Heineken a pris la décision de faire revivre l’ancienne marque de bière marseillaise PHENIX en déposant le 25 avril 2007 cette marque et en faisant procéder en 2009 à une présentation de la bière PHENIX par le service marketing de sa filiale française, la société France Boissons.

Considérant que la société PBI fait encore valoir que la société PHOENIX BEVERAGES Ltd n’était pas intéressée par le marché européen avant le dépôt de sa marque 'PHOENIX' en France en décembre 2008 et que si cette marque bénéficiait d’une certaine réputation dans le département d’outre-mer de La Réunion, il n’est pas possible d’en déduire que cette marque serait une marque notoire sur l’ensemble du territoire français.

Considérant enfin qu’elle précise que la guerre commerciale entre la société PHOENIX BEVERAGES Ltd et la société des Brasseries de Bourbon, filiale du groupe Heineken, qui exploite la marque 'DODO' sur l’île de La Réunion est totalement indépendante de son projet de lancement de la bière PHENIX et ne saurait, à elle seule, constituer une preuve de l’existence d’une fraude lors du dépôt de la marque 'PHENIX'.

Considérant que la société PHOENIX BEVERAGES Ltd demande pour sa part la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité pour fraude du dépôt de la marque 'PHENIX' n°07 3 496 959 par la société PBI qui connaissait parfaitement l’existence de la dénomination 'PHOENIX' et son implantation à La Réunion, la marque de bière PHOENIX étant notoire dans l’île Maurice depuis 1963 et jouissant d’une réputation certaine dans l’île de La Réunion.

Considérant qu’elle soutient que le dépôt le 25 avril 2007 de la marque 'PHENIX' trouve sa raison d’être dans la guerre commerciale sans merci que se livrent les parties dans l’Océan Indien, le groupe Heineken, dont fait partie la société PBI, exploitant dans l’île de La Réunion, la bière la DODO.

Considérant enfin qu’elle fait valoir que l’intention frauduleuse est confirmée par le fait que la marque 'PHENIX' n’a jamais été exploitée depuis son enregistrement.

Considérant, ceci exposé, que l’annulation d’un dépôt de marque pour fraude, ne suppose pas la justification de droits antérieurs de la partie plaignante sur le signe litigieux, mais la preuve de l’existence d’intérêts sciemment méconnus par le déposant ; qu’est ainsi frauduleux le fait de procéder en connaissance de cause à un dépôt dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité.

Considérant que la mauvaise foi doit être appréciée à la date du dépôt et de manière globale, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment le fait que le déposant savait ou devait savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe litigieux.

Considérant qu’il ressort des éléments de la cause, en particulier d’une étude de notoriété effectuée en 2008 par la société ANALYSIS, que la bière PHOENIX est notoirement connue dans l’île Maurice où elle est fabriquée depuis 1963 ; que la marque PHOENIX, déposée dès le 06 février 1957 au Royaume-Uni (l’île Maurice étant alors une dépendance britannique) a été progressivement déposée dans la plupart des pays d’Afrique ou de l’océan Indien : la république Sud-Africaine le 28 février 1998, la Namibie le 06 mars 1998, le Swaziland le 16 mars 1998, le Botswana le 19 mars 1998, la Zambie le 07 avril 1998, les Seychelles le 20 mai 1998, le Zimbabwe le 23 juin 1998, le Lesotho le 02 juillet 1998, le Malawi le 20 octobre 1998, la Tanzanie le 23 octobre 1998, le Kenya le 12 avril 1999, Madagascar le 13 avril 2001, l’Angola le 13 janvier 2006, le Mozambique le 16 octobre 2006.

Considérant que depuis mai 2005, la bière PHOENIX est commercialisée dans l’île voisine de La Réunion (ainsi qu’il en est justifié par les commandes et les factures produites) où elle est entrée en concurrence avec la bière La Dodo, dominante sur ce marché, produite par les Brasseries du Bourbon, société du groupe Heineken auquel appartient également la société PBI.

Considérant que la notoriété de la marque PHOENIX dans le département de La Réunion a connu une croissance constante depuis son introduction dans l’île, son taux de notoriété spontanée passant de 5 % au troisième trimestre 2006 à 14% au

trimestre suivant et à 43% en 2008 ainsi que cela ressort d’une étude quantitative effectuée en 2008 par IPSOS.

Considérant en outre que la bière PHOENIX a remporté le Grand Gold Award aux sélections mondiales de la qualité 2007.

Considérant qu’il en est résulté, dès 2007, une concurrence particulièrement vive entre les Brasseries du Bourbon et la société PHOENIX BEVERAGES Ltd pour la conquête du marché de la bière dans le département de La Réunion, des articles de la presse locale faisant même état de 'La guerre des bières' ou de 'La guerre des blondes' (journal Le Quotidien du 22 novembre 2006).

Considérant que la société PBI connaissait dès le début de l’année 2007 l’existence de la marque 'PHOENIX' dans la mesure où elle avait sollicité l’avis du Bureau Casalonga & Josse, conseil en propriété industrielle, sur la possibilité d’utiliser sa marque 'PHENIX' n°1 307 668 déposée pour les ' limonades et autres boissons non alcoolisées, sirops', pour protéger également les bières et où ce conseil, le 23 mars 2007, d’une part lui avait indiqué que cette marque 'ne protège pas réellement des bières' et d’autre part lui avait rappelé que la marque 'PHOENIX' déposée pour des bières, était son principal concurrent ; que ce conseil en concluait qu’il ne pouvait lui 'confirmer que la marque PHENIX constituerait un droit antérieur par rapport à PHOENIX pour des bières'.

Considérant que c’est un mois après avoir reçu cette consultation que la société PBI décidait de déposer la marque litigieuse 'PHENIX' pour des bières alors qu’elle avait connaissance de l’existence de l’exploitation antérieure par la société PHOENIX BEVERAGES Ltd du signe PHOENIX pour désigner des bières et de sa notoriété dans le département français de La Réunion, tant par ladite consultation que par la vive concurrence opposant alors la société PHOENIX BEVERAGES Ltd aux Brasseries du Bourbon ; qu’opérant dans le même secteur professionnel au sein du même groupe, la société PBI ne pouvait en effet ignorer cette rivalité commerciale.

Considérant en outre que la société PBI ne rapporte pas la preuve d’une exploitation effective de sa marque 'PHENIX' pour des bières depuis son dépôt en avril 2007 ; qu’il importe peu que le groupe Heineken ait repris l’exploitation de l’ancienne société marseillaise Brasserie & Malterie Le Phénix (en la rebaptisant aussitôt 'Brasserie La Valentine') dans la mesure où, selon les propres documents produits par la société PBI, la bière marseillaise PHENIX n’existe plus depuis plusieurs décennies et n’intéresse plus que les historiens et les collectionneurs de bouteilles et d’étiquettes de bières ; qu’à ce jour, le signe 'Phénix Boissons’ n’est plus utilisé par le groupe Heineken dans les anciens locaux de cette société qu’à titre d’enseigne ainsi que cela ressort du procès-verbal d’huissier dressé le 05 janvier 2010 et non pas pour désigner un de ses produits.

Considérant qu’il n’est donc produit aucun document probant de l’exploitation par la société PBI de la marque litigieuse 'PHENIX' ; que l’intention alléguée de relancer, grâce à son dépôt en avril 2007, l’ancienne marque marseillaise identique n’est justifiée que par une plaquette de présentation sur la bière PHENIX établie en 2009 par sa filiale France Boisson qui n’est qu’une extrapolation pour l’avenir de la possibilité d’exploiter une bière sous cette marque, ce qui confirme, a contrario qu’à

cette époque il n’y avait encore aucune exploitation par la société PBI de la marque litigieuse 'PHENIX' pour désigner des bières ; qu’au demeurant, il n’apparaît pas que cette présentation ait reçu, depuis 2009, une quelconque concrétisation.

Considérant qu’il s’en infère que le dépôt en avril 2007 de la marque litigieuse 'PHENIX' par la société PBI, alors qu’à cette date, elle connaissait la notoriété du signe 'PHOENIX' et son exploitation dans l’île de La Réunion par la société PHOENIX BEVERAGES Ltd, n’a été opéré qu’aux fins d’empêcher indûment la poursuite de l’exploitation par cette dernière de sa marque 'PHOENIX' en particulier dans le département de La Réunion où, depuis 2006, elle était en vive concurrence avec la bière La Dodo alors dominante sur ce marché, produite par une autre société du même groupe qu’elle.

Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a annulé pour fraude le dépôt effectué le 25 avril 2007 par la société PBI de la marque verbale française 'PHENIX' n° 07 3 496 959 et dit que sa décision sera trans mise à l’INPI aux fins d’inscription au Registre national des marques.

Considérant que du fait de cette annulation, la société PBI ne peut se prévaloir d’aucun droit sur cette marque et que dès lors le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il l’a déclarée irrecevable en ses demandes relatives à la contrefaçon de cette marque ainsi qu’en ses demandes subséquentes, notamment d’annulation des marques '[f’nix]' n° 08 3 617 851 et ' f’nix fresh' n°09 3671 589 et de publication judiciaire.

II : SUR L’ACTION EN CONCURRENCE DÉLOYALE CONTRE LA SOCIÉTÉ PBI :

Considérant que la société PBI fait valoir que la société PHOENIX BEVERAGES Ltd n’a subi aucun préjudice du fait des oppositions intentées à l’encontre de ses dépôts de marques puisqu’elle a continué à exploiter la marque PHOENIX sur l’île de La Réunion et que le calcul des prétendues parts de marché que cette société aurait perdues est fantaisiste et ne s’appuie sur aucun document comptable.

Considérant que pour sa part la société PHOENIX BEVERAGES Ltd conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a condamné la société PBI pour concurrence déloyale en faisant valoir qu’elle est bloquée dans les efforts conséquents qu’elle a entrepris pour exporter sa bière par l’attitude de la société PBI et du groupe Heineken qui ont organisé un verrouillage du marché de la bière à La Réunion.

Considérant qu’elle ajoute que cette paralysie au stade crucial du lancement d’un produit sur un nouveau marché est dramatique et qu’elle a subi un préjudice qui peut être évalué en fonction des parts de marché perdues et celles non gagnées ; qu’appelante incidente sur le quantum des dommages et intérêts réclamés, elle sollicite à ce titre la somme de 210.000 €.

Considérant que le dépôt frauduleux effectué le 25 avril 2007 par la société PBI de la marque 'PHENIX' n°073 496 959 a désorganisé la société PHOENIX BEVERAGES Ltd en l’obligeant à faire face aux oppositions à ses dépôts de marque, dont l’enregistrement est bloqué depuis le mois de décembre 2008, et à ralentir son développement économique dans le département de La Réunion à un

stade crucial du lancement de sa bière PHOENIX sur ce nouveau marché dans l’attente de l’aboutissement de la présente instance judiciaire.

Considérant que pour évaluer devant la cour son préjudice à la somme de 210.000 € (une somme inférieure de moitié ayant été demandée en première instance), la société PHOENIX BEVERAGES Ltd évalue à 350.000 € de chiffre d’affaire annuel la valeur d'1 % de part de marché et suppose que le comportement fautif de la société PBI lui aurait fait perdre 3 % de parts de marché (soit 1.050.000 €) sur lesquels elle suppose qu’elle aurait dégagé 5% de profits sur ces volumes, aboutissant, sur la base de ces calculs, à une perte de parts de marché de 52.500 € par an à indemniser sur une période de quatre années entre 2008 et 2012.

Mais considérant que ces calculs ne reposent que sur des bases purement hypothétiques et ne sont justifiés par aucun document comptable objectif ; qu’il apparaît que les premiers juges ont fait une correcte évaluation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale à la somme de 75.000 € au vu des éléments produits aux débats, en particulier les articles de journaux et les communiqués relatifs au marché de la bière dans l’île de La Réunion et à l’évolution de l’implantation de la société PHOENIX BEVERAGES Ltd dans ce département.

Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que la société PBI a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société PHOENIX BEVERAGES Ltd et en ce qu’il l’a condamnée à payer à cette dernière la somme de 75.000 € à titre de dommages et intérêts.

III : SUR LA CONTREFAÇON DE LA MARQUE 'PHENIX' N° 1 307 668 :

Considérant que la société PBI indique être également titulaire de la marque française 'PHENIX' déposée le 1^er juin 1960 par la société Union Brasserie & Malterie Le Phenix sous le numéro 146 096 pour désigner les 'limonades et autres boissons non alcoolisées, sirops', suite à l’apport de cette marque à la société Union de Brasseries Parisienne le 09 octobre 1969 et aux cessions des droits sur cette marque à la société SOTECBRA le 05 juillet 1984 puis à la société PBI le 19 mai 1988.

Considérant que cette marque a été enregistrée le 27 mai 1975 sous le numéro 1 307 668 et son dépôt renouvelé les 30 avril 1985, 30 janvier 1995 et 08 février 2005 ; que la société PBI dit rapporter la preuve d’un usage de cette marque pour de la limonade et des sirops entre 1997 et 2000 et qu’ainsi la marque 'PHENIX' était utilisée en 2007 par sa filiale française, la société France Boissons.

Considérant que la société PBI fait valoir qu’ayant continué à exploiter la limonade PHENIX, elle a décidé de poursuivre son projet ci-dessus rappelé de renaissance de l’ancienne marque de bière PHENIX et qu’en lançant la marque 'PHOENIX'sur l’île de La Réunion, la société PHOENIX BEVERAGES Ltd ne pouvait ignorer ses droits sur la marque de limonade 'PHENIX' n° 1 307 668 ni l’historique de la bière PHENIX et la Brasserie et Malterie Le Phenix, l’actuel directeur général de cette société étant un ancien salarié du groupe Heineken.

Considérant que la société PBI soutient que c’est donc en parfaite connaissance de ses droits sur la marque 'PHENIX' n° 1 307 668 et de l’absence de droits de la société PHOENIX BEVERAGES Ltd sur la marque 'PHOENIX' en France que cette dernière a commencé à développer la marque locale mauricienne PHOENIX à La Réunion en violation de ses propres droits sur la marque française 'PHENIX' n°1 307 668.

Considérant qu’elle affirme que ces faits constituent des actes de contrefaçon de la marque antérieure 'PHENIX' n°1 307 668 dans la mesure où les bières et la limonade sont des produits similaires en raison de leur complémentarité, pouvant être utilisés ensemble pour fabriquer du panaché et étant fabriqués par les mêmes entreprises par récupération de l’acide carbonique dégagé par la fermentation de la bière pour créer de la limonade ; qu’en outre, ces produits sont consommés dans les mêmes établissements, le consommateur pouvant être amené à attribuer à ces produits une origine commune.

Considérant qu’elle fait valoir que la marque antérieure 'PHENIX' se prononce de manière strictement identique à la marque contestée 'PHOENIX' et que ces deux dénominations sont conceptuellement identiques, faisant référence au même oiseau mythique ; que de même les dénominations FNX ou Fn’X utilisées pour désigner de la bière sont phonétiquement identiques à la marque antérieure 'PHENIX' ; que ces différentes déclinaisons de la bière PHOENIX créent ainsi un risque de confusion dans l’esprit du consommateur qui pourra leur attribuer une origine commune avec la marque antérieure.

Considérant que la société PHOENIX BEVERAGES Ltd fait valoir que la marque 'PHENIX' n° 1 307 668 ne concerne que des boissons non alc ooliques et est sujette à déchéance dans la mesure où il s’agit d’une marque de limonade désuète inexploitée depuis de nombreuses années et où la société PBI ne peut revendiquer des droits sur une marque ancienne de plus de 35 ans, jamais exploitée.

Considérant qu’elle ajoute que la société PBI ne justifie pas en quoi elle se serait rendue coupable de contrefaçon en exploitant la marque '[f’nx]' qui ne présente aucune identité visuelle avec la marque 'PHENIX' et aucune identité conceptuelle, la marque antérieure renvoyant à un oiseau mythologique, ce qui n’est pas le cas de sa propre marque, qu’enfin elle ne présente également aucune identité phonétique mais une simple ressemblance non condamnable puisqu’elle n’entraîne pas de réel risque de confusion.

Considérant, ceci exposé, qu’à titre reconventionnel en première instance la société PBI n’avait engagé une action en contrefaçon qu’à l’égard de sa marque 'PHENIX' n°07 3 496 959 déposée le 25 avril 2007 et n’avait présenté aucune demande en contrefaçon de sa marque 'PHENIX' n° 1 307 668 ; qu’il apparaît donc que ces demandes, présentées pour la première fois en cause d’appel, seraient susceptibles d’être déclarées irrecevables en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.

Considérant en conséquence qu’avant dire droit sur les demandes de la société PBI relatives à la contrefaçon de la marque 'PHENIX' n° 1 307 668 déposée le 1^er juin 1960, la cour soulève d’office le moyen de droit tiré de la recevabilité des

demandes présentées par la société PBI devant la cour au titre de la contrefaçon de ladite marque.

Considérant qu’il convient, dans le respect du principe du contradictoire, d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure sur ce moyen selon le calendrier de procédure fixé au dispositif du présent arrêt et de renvoyer la cause et les parties à l’audience tenue en conseiller rapporteur du mercredi 19 septembre 2012 à 09 h 30.

IV : SUR LES AUTRES DEMANDES :

Considérant qu’il est équitable d’allouer à la société PHOENIX BEVERAGES Ltd la somme de 20.000 € au titre des frais par elle exposés en cause d’appel jusqu’au présent arrêt et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles de première instance.

Considérant que la société PBI, partie perdante en son appel, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Considérant que pour les mêmes motifs la société PBI sera condamnée au paiement des dépens d’appel engagés jusqu’au présent arrêt, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur la charge des dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Y ajoutant :

Avant dire droit sur les demandes de la société PREMIUM BEVERAGES INTERNATIONAL BV en contrefaçon de sa marque 'PHENIX' n°1 307 668 déposée le 1^er juin 1960 :

Vu l’article 564 du code de procédure civile :

Soulève d’office le moyen de droit tiré de la recevabilité desdites demandes comme constituant des prétentions nouvelles soumises pour la première fois devant la cour.

Ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure sur ce moyen de droit et renvoie à cette fin la cause et les parties à l’audience tenue en conseiller rapporteur du Mercredi 19 septembre 2012 à 09 h 30.

Fait injonction à la société PREMIUM BEVERAGES INTERNATIONAL BV de conclure sur ce moyen avant le 31 juillet 2012.

Fait injonction à la société PHOENIX BEVERAGES Ltd de conclure en réponse avant le 31 août 2012.

Dit que l’ordonnance de clôture interviendra le jeudi 13 septembre 2012.

Condamne la société PREMIUM BEVERAGES INTERNATIONAL BV à payer à la société PHOENIX BEVERAGES Ltd la somme de VINGT MILLE EUROS (20.000 €) au titre des frais exposés en cause d’appel jusqu’au présent arrêt et non compris dans les dépens.

Déboute la société PREMIUM BEVERAGES INTERNATIONAL BV de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société PREMIUM BEVERAGES INTERNATIONAL BV aux dépens de la procédure d’appel engagés jusqu’au présent arrêt, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.