COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2012

Pôle 5 – Chambre 2 (n° 197, 10 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 10/24907.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2010 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3^e Chambre 1^re Section – RG n° 09/17071.

APPELANTE : SARL PARFUMS JEAN-JACQUES VIVIER prise en la personne de son gérant, ayant son siège social […] 94700 MAISONS ALFORT, représentée par la SELARL HJYH Avocats en la personne de Maître Patricia H, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, assistée de Maître Jean-Pierre S, avocat au barreau de PARIS, toque : D1687.

INTIMÉE : SA L’OREAL prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social […] 75008 PARIS, représentée par la SCP MONIN – D’AURIAC en la personne de Maître Patrice M, avocat au barreau de PARIS, toque : J071, assistée de Maître Catherine M de la SEP ARMENGAUD-GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : W07.

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 15 juin 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, Monsieur Benjamin RAJBAUT, président de chambre, Madame Sylvie NEROT, conseillère. qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur T L NGUYEN.

ARRET : Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

EXPOSÉ D U L I T I G E

La marque verbale internationale 'Midnight’ désignant la France a été déposée le 29 juillet 1964 sous le numéro 287 059 par la société de droit allemand Hinds GmbH, qui l’a renouvelée le 29 juillet 1984, pour désigner les produits de la classe 3, à savoir des 'produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon et préparations d’amidon pour des buts cosmétiques, tous ces produits de pays de langue anglaise'.

Cette marque a été vendue le 20 septembre 1984 à la société de droit allemand Schülke & Mayr GmbH qui l’a renouvelée le 29 juillet 2004 avant de la céder à la SA L’OREAL par acte du 04 janvier 2004, la cession ayant fait l’objet d’une inscription au Registre international des marques le 03 février 2005.

La SA L’OREAL a commercialisé à partir de 2005 un parfum masculin sous la marque 'Midnight’ sous la signature Daniel H.

La SARL Parfums Jean-Jacques Vivier est quant à elle titulaire de la marque verbale française 'MIDNIGHT’ n° 94 506 093 déposée le 11 février 1994 et renouvelée le 09 février 2004 pour désigner des produits de la classe 3, à savoir des 'préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices' et exploite cette marque pour des parfums.

Estimant que l’enregistrement à titre de marque de la dénomination 'MIDNIGHT’ pour désigner des produits de la classe 3 et que son usage pour commercialiser un parfum constituaient des actes de contrefaçon de sa marque internationale antérieure 'Midnight', la SA L’OREAL a fait assigner le 05 novembre 2009 la SARL Parfums Jean-Jacques Vivier devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon.

Par jugement contradictoire du 30 novembre 2010 partiellement assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris :

— a rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion par tolérance fondée sur l’article L 716-5 du code de la propriété intellectuelle,

— a déclaré irrecevable la société L’OREAL à solliciter l’indemnisation de son préjudice subi du fait des actes de contrefaçon antérieurs au 03 février 2005,

— a déclaré la société L’OREAL recevable pour ses autres demandes,

— a dit qu’en utilisant la marque verbale 'MIDNIGHT’ n°94 506 093 déposée le 11 février 1994 pour désigner des produits de la classe 3, la société Parfums Jean-Jacques Vivier a commis des actes de contrefaçon de la marque

internationale désignant la France 'Midnight’ n°287 059 appartenant à la société L’OREAL,

— a déclaré nul l’enregistrement de la marque française verbale 'MIDNIGHT’ n°94 506 093 déposée par la société Parfums Jean-Ja cques Vivier le 11 février 1994 et renouvelée le 09 février 2004 pour désigner les produits de la classe 3, à savoir des 'préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices',

— a dit que sa décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l’INPI aux fins d’inscription au Registre national des marques par la partie la plus diligente,

— a interdit à la société Parfums Jean-Jacques Vivier de faire usage en France du signe 'MIDNIGHT’ et/ou de tout signe en constituant l’imitation, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit et ce sous astreinte de 100 € par infraction constatée, cette astreinte prenant effet dans le mois suivant la signification de sa décision et courant pendant un délai de trois mois,

— a ordonné à la société Parfums Jean-Jacques Vivier de retirer des circuits commerciaux en France tous les produits revêtus de la dénomination 'MIDNIGHT’ et d’en justifier auprès de la société L’OREAL, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, cette astreinte prenant effet dans le mois suivant la signification de sa décision et courant pendant un délai de trois mois,

— s’est réservé la liquidation des astreintes ordonnées,

— a ordonné à la société Parfums Jean-Jacques Vivier de procéder à la destruction, devant un huissier de justice de son choix, de tous catalogues, prospectus et documents publicitaires, et ce où qu’ils se trouvent, reproduisant la dénomination 'MIDNIGHT', et d’en justifier auprès de la société L’OREAL,

— a dit n’y avoir lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte,

— a condamné la société Parfums Jean-Jacques Vivier à payer à la société L’OREAL la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon,

— a débouté la société L’OREAL de sa demande de publication judiciaire,

— a condamné la société Parfums Jean-Jacques Vivier à payer la société L’OREAL la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— a condamné la société Parfums Jean-Jacques Vivier aux entiers dépens.

La SARL Parfums Jean-Jacques Vivier a interjeté appel de ce jugement le 24 décembre 2010.

Vu les dernières conclusions signifiées le 31 mai 2012 par lesquelles la SARL Parfums Jean-Jacques Vivier prie la cour de :

— la dire recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement entrepris,
- dire la société L’OREAL irrecevable à agir en contrefaçon à l’encontre de la marque MIDNIGHT 94 506 093 déposée par elle le 11 février 1994,
- dire la société L’OREAL irrecevable et mal fondée en son appel incident,
- l’en débouter,
- ordonner la restitution de la somme de 5.000 € payée au titre de l’exécution provisoire, avec intérêts 'de droit’ (sic) à compter du paiement,
- condamner la société L’OREAL à lui payer la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société L’OREAL aux dépens.

Vu les dernières conclusions signifiées le 18 mai 2012 par lesquelles la SA L’OREAL prie la cour de :

- dire la société Parfums Jean-Jacques Vivier irrecevable et mal fondée en son appel et l’en débouter,

— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a déclarée irrecevable à agir pour les actes de contrefaçon commis avant le 03 février 2005 et en ce qu’il lui a alloué la somme forfaitaire de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et rejeté ses demandes de publication judiciaire,

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déclarée irrecevable à agir pour les actes de contrefaçon commis avant le 03 février 2005 et en ce qu’il lui a alloué la somme forfaitaire de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,

— dire qu’elle est recevable à agir pour les actes de contrefaçon antérieurs à l’inscription de la cession de la marque internationale n°287 059 au Registre international des marques,

— condamner la société Parfums Jean-Jacques Vivier à lui payer la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts sauf à parfaire, en réparation des actes de contrefaçon commis à son préjudice,

— ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux ou revues à son choix et aux frais de la société Parfums Jean-Jacques Vivier à concurrence de 5.000 € hors taxes par insertion si besoin à titre de complément de dommages et intérêts,

— condamner la société Parfums Jean-Jacques Vivier à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société Parfums Jean-Jacques Vivier en tous les dépens de l’instance.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 juin 2012.

MOTIFS DE L’ARRÊT

I : SUR LA RECEVABILITÉ À AGIR EN CONTREFAÇON DE LA SA L’OREAL POUR DES FAITS ANTÉRIEURS À LA PUBLICATION DE LA CESSION :

Considérant que la SA L’OREAL fait valoir qu’elle est recevable à agir pour les actes de contrefaçon antérieurs à l’inscription de la cession au Registre international des marques (en l’espèce le 03 février 2005) si cette faculté lui a été reconnue par l’acte de cession.

Considérant qu’elle soutient que le contrat de cession en date du 04 janvier 2004 prévoit que la marque lui est cédée avec tous les droits et obligations s’y rapportant et qu’elle est donc subrogée dans les droits et actions de la cédante, ce qui inclut le bénéfice de l’exercice de l’action en contrefaçon pour les faits antérieurs à la cession.

Considérant que la SARL Parfums Jean-Jacques Vivier fait valoir que l’acte de cession n’est pas versé aux débats, le document produit n’étant qu’une simple attestation de cession sans valeur probante et que la SA L’OREAL ne prouve donc pas que cet acte ne comportait aucune limitation des droits cédés.

Considérant, ceci exposé, que le cessionnaire d’une marque est non seulement recevable à agir en contrefaçon à compter de la date d’inscription de la cession au Registre international des marques mais est également recevable à incriminer des actes argués de contrefaçon antérieurs à la cession, sous réserve qu’une convention contraire l’en empêche.

Considérant que la SA L’OREAL produit aux débats non pas une simple attestation mais bien l’acte de cession du 04 janvier 2004 rédigé en anglais et en allemand avec sa traduction officieuse en langue française dont l’exactitude n’est pas sérieusement discutée.

Considérant qu’il en ressort que la marque 'Midnight’ a été cédée à la SA L’OREAL avec tous les droits et obligations s’y rapportant sans aucune réserve, ce qui inclut la faculté d’ester en justice pour faire valoir les droits acquis.

Considérant dès lors que le jugement entrepris, qui a déclaré irrecevable la SA L’OREAL à solliciter l’indemnisation de son préjudice subi du fait des actes de contrefaçon allégués antérieurs au 03 février 2005, sera infirmé de ce chef et que, statuant à nouveau, la SA L’OREAL sera déclarée recevable en son action.

II : SUR LA FORCLUSION PAR TOLÉRANCE :

Considérant que la SARL Parfums Jean-Jacques Vivier invoque la fin de non recevoir résultant de la forclusion par tolérance prévue par l’article L 716-5, dernier aliéna du code de la propriété intellectuelle en faisant valoir que la SA L’OREAL est un des leaders mondiaux dans le domaine de la cosmétique et de la parfumerie et qu’il est invraisemblable qu’elle n’ait pas détecté sa marque 'MIDNIGHT’ avant d’entreprendre l’acquisition de la marque 'Midnight’ auprès de la société Schülke & Mayr GmbH.

Considérant qu’elle ajoute que la diffusion de ses parfums MIDNIGHT est loin d’être confidentielle et que la SA L’OREAL, parfaitement informée de la diffusion de ces parfums, n’a décidé d’agir qu’après seize années de coexistence, lorsqu’elle a appris que cette marque intéressait l’un de ses principaux clients, la société Christian Dior.

Considérant que pour sa part la SA L’OREAL fait valoir que la SARL Parfums Jean-Jacques Vivier est dans l’incapacité totale de rapporter la preuve de la connaissance de l’usage que cette société aurait faite de la marque 'MIDNIGHT’ dont les parfums n’étaient diffusés qu’auprès de quelques clients.

Considérant que l’article L 716-5, denier alinéa du code de la propriété intellectuelle dispose qu’est irrecevable toute action en contrefaçon d’une marque postérieure enregistrée dont l’usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi.

Considérant que la forclusion sanctionne non pas l’absence d’action en contrefaçon par le propriétaire de la marque première à la suite du dépôt de la marque seconde, mais la tolérance, en connaissance de cause, de l’usage de celle-ci.

Considérant que la charge de la preuve de la connaissance de cause porte, conformément au droit commun, sur celui qui invoque à son profit la forclusion par tolérance, c’est-à-dire en l’espèce la SARL Parfums Jean-Jacques Vivier.

Considérant en premier lieu que la simple publication de l’enregistrement de la marque seconde ne constitue pas un acte propre à caractériser la tolérance en connaissance de cause par le propriétaire de la marque première de l’usage de la marque seconde.

Considérant par ailleurs qu’il n’est justifié d’aucune publicité effectuée par la SARL Parfums Jean-Jacques Vivier de son parfum 'MIDNIGHT’ ni de sa présence sur aucun salon national ou international.

Considérant qu’il ressort des pièces produites aux débats que la SARL Parfums Jean-Jacques Vivier a commercialisé en France entre le 30 janvier 2004 et le 08 juin 2009 51.253 exemplaires de son parfum 'MIDNIGHT', soit moins de 10.000 unités par an et ce, dans seulement deux points de vente en France métropolitaine à Clichy-92 (France Class Parfums) et à Boulazac-24 (Ussakatour) et dans un point de vente en Nouvelle-Calédonie (Cindy Pacific).

Considérant que pendant la même période, elle a commercialisé à l’étranger 89.872 unités de ce parfum à destination d’un revendeur en Ukraine (Fedor A), de trois revendeurs en Russie (O Dakota, OOO V et JSC 'Art Prestige Parfums'), d’un revendeur en Italie (Belle et Jolie) et d’un revendeur en Allemagne (Katja K), soit environ 16.000 unités par an.

Considérant que cette diffusion restreinte dans un nombre limité de points de vente en France doit être appréciée au regard de l’activité de la SA L’OREAL, société leader dans le domaine de la cosmétique et de la parfumerie comme l’énonce la SARL Parfums Jean-Jacques Vivier elle-même, et de la plus large diffusion de son propre parfum 'Midnight’ sous la signature Daniel H qui fait l’objet de nombreux

articles dans la presse nationale et sur Internet (notamment Le Nouvel Observateur, l’Express, le site Internet Auféminin.com).

Considérant qu’il en ressort que ces deux sociétés n’interviennent pas dans les mêmes conditions sur le marché spécifique de la cosmétique et de la parfumerie et que la SA L’OREAL n’avait aucun motif d’être particulièrement attentive au comportement commercial de la SARL Parfums Jean-Jacques Vivier qui ne saurait être considérée comme son concurrent direct le plus sérieux.

Considérant que la SARL Parfums Jean-Jacques Vivier ne démontre donc pas que la SA L’OREAL avait eu connaissance de la marque seconde et qu’en en ayant connaissance, elle a toléré la marque seconde pendant cinq ans à compter du 11 février 1994, date de publication.

Considérant en conséquence que la SARL Parfums Jean-Jacques Vivier ne rapporte pas la preuve que la SA L’OREAL se soit abstenue, en connaissance de cause, de s’opposer à l’usage de sa marque 'MIDNIGHT’ ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion par tolérance.

III : SUR LES ACTES DE CONTREFAÇON :

Considérant que la SA L’OREAL fait valoir que les signes en cause sont strictement identiques, que ce soit sur le plan visuel, phonétique ou intellectuel et désignent des produits identiques ou à tout le moins similaires et que dès lors la contrefaçon est pleinement établie au sens de l’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle.

Considérant que la SARL Parfums Jean-Jacques Vivier ne conteste pas cette similitude.

Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L 713-2 et L 716-1 du code de la propriété intellectuelle que la violation de l’interdiction de la reproduction ou de l’usage d’une marque reproduite, sans autorisation du propriétaire, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement, constitue une atteinte aux droits du propriétaire de la marque constitutive d’une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.

Considérant que le signe 'Midnight’ de la marque première et le signe 'MIDNIGHT’ de la marque seconde sont visuellement, en dépit de la calligraphie minuscules- majuscules, et phonétiquement identiques, qu’ils désignent des produits identiques ('savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques') ou similaires ('substances pour laver et blanchir, amidon et préparations d’amidon pour des buts cosmétiques' pour la marque première et 'préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, lotions pour les cheveux, dentifrices' pour la marque seconde) et sont donc également conceptuellement similaires, ce qui n’est pas contesté par la SARL Parfums Jean-Jacques Vivier.

Considérant en conséquence qu’en utilisant la marque verbale 'MIDNIGHT’ n°94 506 093 désignant des produits de la classe 3, la

SARL Parfums Jean-Jacques Vivier a commis des actes de contrefaçon de la marque verbale internationale 'Midnight’ n° 287 059 désignant également des produits de la classe 3.

Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré la SARL Parfums Jean-Jacques Vivier coupable d’actes de contrefaçon de ladite marque.

IV : SUR LES MESURES RÉPARATRICES :

Considérant que la SA L’OREAL conclut à la confirmation sur ce point du jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués, réclamant à ce titre la somme de 40.000 € en réparation des actes de contrefaçon en faisant valoir l’atteinte à l’image de sa marque et à la perte des redevances d’une possible licence de sa marque à un tiers.

Considérant que la SA L’OREAL demande également la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux ou revues à son choix et aux frais de la SARL Parfums Jean-Jacques Vivier.

Considérant que la SARL Parfums Jean-Jacques Vivier fait valoir que la SA L’OREAL n’apporte pas la moindre preuve du préjudice ayant pu résulter de la commercialisation de son produit sur le marché français et conclut au débouté de sa demande en dommages et intérêts.

Considérant que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a prononcé, en application des dispositions de l’article L 714-3 du code de la propriété intellectuelle, la nullité de l’enregistrement de la marque verbale française 'MIDNIGHT’ n°94 506 093 pour l’intégralité des produits qu’ell e désigne.

Considérant qu’il sera également confirmé en ce qu’il a prononcé une mesure d’interdiction sous astreinte d’usage en France du signe 'MIDNIGHT’ et en ce qu’il a ordonné sous astreinte le retrait des circuits commerciaux en France de tous les produits revêtus de la dénomination 'MIDNIGHT’ ainsi que la destruction de tous catalogues, prospectus et documents publicitaires reproduisant la dénomination 'MIDNIGHT', ces mesures réparatrices du préjudice résultant des actes de contrefaçon n’étant pas contestées par les parties.

Considérant que conformément aux dispositions de l’article L 716-14 du code de la propriété intellectuelle il convient de prendre en considération, pour fixer les dommages et intérêts, les conséquences économiques négatives subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte.

Considérant que du fait de la diffusion restreinte sur le territoire français, des produits contrefaisants, il n’est pas justifié par la SA L’OREAL, ni même sérieusement soutenu, qu’elle en aurait subi un manque à gagner dans le cadre de la commercialisation de son propre parfum 'Midnight’ ; qu’elle n’en subit cependant pas moins un préjudice moral résultant de la banalisation et de l’atteinte à l’image de

sa marque du fait de la commercialisation de produits identiques sous la même dénomination et à un prix inférieur.

Considérant qu’il convient en outre de tenir compte de la recevabilité de la SA L’OREAL à solliciter l’indemnisation de son préjudice subi du fait des actes de contrefaçon antérieurs au 03 février 2005, les premiers juges n’ayant évalué ce préjudice à la somme de 5.000 € que pour les actes postérieurs à cette date.

Considérant qu’en fonction de ces éléments et de la diffusion restreinte des produits contrefaisants, la cour évalue ce préjudice à la somme de 20.000 € ; que le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.

Considérant que, de ce fait, la demande de restitution de la somme de 5.000 € payée au titre de l’exécution provisoire, présentée par la SARL Parfums Jean-Jacques Vivier, est sans objet.

Considérant enfin qu’il n’y a pas lieu à faire droit à la demande de publication judiciaire du présent arrêt, le préjudice subi par la SA L’OREAL étant suffisamment réparé par l’allocation de dommages et intérêts, le jugement entrepris étant également confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de publication judiciaire sollicitée en première instance.

V : SUR LES AUTRES DEMANDES :

Considérant qu’il est équitable d’allouer à la SA L’OREAL la somme complémentaire de 10.000 € au titre des frais par elle exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles de première instance.

Considérant que la SARL Parfums Jean-Jacques Vivier, partie perdante en son appel, ne pourra qu’être déboutée de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Considérant que pour les mêmes motifs la SARL Parfums Jean-Jacques Vivier sera condamnée au paiement des dépens d’appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur la charge des dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la SA L’OREAL à solliciter l’indemnisation de son préjudice subi du fait des actes de contrefaçon antérieurs au 03 février 2005 et en ce qu’il a évalué à la somme de 5.000 € le montant des dommages et intérêts alloués en réparation des actes de contrefaçon, infirmant et statuant à nouveau de ces chefs :

Déclare la SA L’OREAL recevable en son action en contrefaçon pour les faits antérieurs au 03 février 2005.

Condamne la SARL Parfums Jean-Jacques Vivier à payer à la SA L’OREAL la somme de VINGT MILLE EUROS (20.000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon subis par elle.

Y ajoutant :

Déclare sans objet la demande de la SARL Parfums Jean-Jacques Vivier en restitution de la somme de 5.000 € versée en vertu de l’exécution provisoire du jugement entrepris.

Déboute la SA L’OREAL de sa demande de publication judiciaire du présent arrêt.

Condamne la SARL Parfums Jean-Jacques Vivier à payer à la SA L’OREAL la somme complémentaire de DIX MILLE EUROS (10.000 €) au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens.

Déboute la SARL Parfums Jean-Jacques Vivier de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SARL Parfums Jean-Jacques Vivier aux dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.