COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 1ER mars 2016

Pôle 5 – Chambre 1

(n°033/2016, 7 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/10679 Décision déférée à la Cour : Décision du 13 février 2015 -Institut National de la Propriété Industrielle – RG n° OPP 14-363

DÉCLARANTE AU RECOURS SOCIÉTÉ TIPHANY AND COMPANY Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège dont le siège est situé […], New York10022, ETATS-UNIS D’AMERIQUE Élisant domicile au cabinet de M^e Gérard-Gabriel L […] 75008 PARIS Représentée et assistée de M^e Gérard-Gabriel L, avocat au barreau de PARIS, toque : C0645

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR L GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE […] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représentée par M^me Marianne CANTET, Chargée de mission, en vertu d’un pouvoir général

APPELÉE EN CAUSE Madame Tiffany D 'TIFFANY C' Représentée et assistée de M^e Hugo LEVY de l THIERRY LEVY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0507

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 19 janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre M^me Nathalie AUROY, Conseillère Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON

EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC, auquel l’affaire a été communiquée, représenté lors des débats par Brigitte G, substitut général, qui a fait connaître son avis,

ARRÊT : • contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.

Vu la décision en date du 13 février 2015 par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), recevant partiellement reçu l’opposition formée par la société de droit américain TIFFANY AND COMPANY le 13 août 2014 à l’encontre de la demande d’enregistrement de la marque complexe TIFFANY COOPER déposée le 9 mai 2014 par M^me Tiffany D sous le numéro n° 144091719, a partiellement rejeté la demande d’enregistrement pour les produits suivants : 'Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l’horlogerie ; médailles ' ;

Vu le recours formé le 12 mai 2015 contre cette décision par la société TIFFANY AND COMPANY et ses mémoires reçus au greffe les 12 juin et 29 octobre 2015 ;

Vu les mémoires en réponse de M^me D déposés les 20 août 2015 et 4 janvier 2016 ;

Vu les observations écrites du représentant du directeur général de l’INPI reçues au greffe le 6 août 2015 ;

Le ministère public entendu en ses observations ;

SUR CE, Considérant que la société de droit américain TIFFANY AND COMPANY est titulaire de la marque communautaire complexe 'TIFFANY & CO.' n° 11880838 déposée le 7 juin 2013, désignant notamment les produits suivants : 'Métaux précieux et leurs alliages. Amulettes [bijouterie], strass ; Bracelets (bijouterie), bracelets rigides, broches, badges, pins, boucles d’oreille, chaînes, breloques,

médaillons, collier, médaillons, pendentifs, bagues, bijoux cloisonnés ; Pierres fines et pierreries ; Diamants ; Instruments d’horlogerie et chronométriques, y compris montres, réveille-matin, horloges, montres à gousset autres pièces d’horlogerie et instruments de chronométrage dans cette classe. Bracelets de montres en cuir ; Bracelets de montres, bandelettes pour montres, chaînettes pour montres ; Statuettes, garnitures pour bijoux, breloques. Bustes en métaux précieux ; boîtes en métaux précieux ; Parures [bijouterie], présentoirs pour bijoux et étuis, boîtiers de montres, porte-clés, médailles, trophées. Tous en métaux précieux ou en plaqué. Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; trousses de voyage [maroquinerie] ; Sacs-housses pour vêtements pour le voyage, bagages à main de voyage en cabine ; Sacs en cuir, pochettes, cartables et serviettes, porte-documents, sacs à provision ; Sacs-housses pour costumes, sacs-housses pour vêtements, boîtes à chapeaux, sacs à dos, cartables, sacs de paquetage, fourre-tout, sacs de gymnastique, sacs de sport (pas pour des appareils de sport spécifiques), sacs d’alpinistes et de campeurs ; Cartables, sacs à provisions, sacs de plage, bourses en mailles, carcasses de réticule ; Trousses de toilette, trousse à cosmétiques ; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits 'vanity cases'; Trousses de rasage, sacs baluchons ; Sacoches à outils vides ; Pochettes ; Porte-cartes de crédit, portefeuilles, porte-monnaie. Parapluies, parasols et cannes ; Fouets, sellerie ; Colliers, longes et laisses pour animaux ; Étuis pour cartes tous en métaux précieux ou en plaqué. Vêtements, chaussures, chapellerie ; Foulards’ ;

Que M^me Tiffany D a demandé l’enregistrement de la marque complexe 'TIFFANY COOPER’ pour désigner les produits suivants : 'Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l’horlogerie ; médailles. Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit (portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions. Vêtements, chaussures, chapellerie ; foulards’ ;

Considérant que le directeur général l’INPI a estimé justifiée l’opposition formée par la société TIFFANY AND COMPANY à l’encontre de cette demande d’enregistrement pour les produits 'Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l’horlogerie ; médailles', retenant que, compte

tenu de la notoriété de la marque antérieure 'TIFFANY & CO.' pour ces produits, il existait globalement un risque de confusion entre les marques, le consommateur étant enclin à considérer le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure ; que pour rejeter partiellement l’opposition s’agissant des 'Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit (portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions. Vêtements, chaussures, chapellerie ; foulards', il a considéré que, pour ces produits, il n’existait pas de risque de confusion entre les signes dès lors que la marque antérieure ne bénéficiait d’aucune connaissance particulière ;

Considérant que dans son recours, la société TIFFANY AND COMPANY demande : • le rejet des pièces nouvelles produites par M^me D, • l’annulation partielle de la décision du directeur général de l’INPI en de qu’elle a rejeté son opposition pour les produits 'Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit (portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions. Vêtements, chaussures, chapellerie ; foulards', • le rejet de la demande de M^me D fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Qu’elle fait valoir qu’il y a identité de la quasi-totalité des produits en cause ; que cette circonstance, combinée à l’impression d’ensemble produite par les signes en cause et à la notoriété de la marque antérieure aurait dû conduire le directeur général de l’INPI à considérer comme justifiée l’opposition pour les produits des classes 18 et 25 : 'Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit (portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions. Vêtements, chaussures, chapellerie ; foulards ' ; que les deux marques sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement identiques dans leurs éléments dominants ; que l’impression d’ensemble produite par les signes en présence, qui doit être appréciée globalement et non à partir des seules différences, est similaire ; que le directeur général de l’INPI s’est mépris quant à l’étendue de la notoriété de la marque antérieure qui entraînait un risque de confusion élevé et justifiait une protection plus étendue ; que cette notoriété concerne non seulement le domaine de la bijouterie mais aussi celui des produits de luxe et de la mode dont relèvent les produits en cause des classes 18 et 25 ; que même limitée aux bijoux, la notoriété de la marque 'TIFFANY & CO.' permettrait de compenser les faibles différences entre les signes, d’autant plus que la société TIFFANY AND COMPANY propose

régulièrement, sur les mêmes supports de communication que pour ses bijoux, des produits des classes 18 et 25 tels que ceux désignés par le signe contesté et des produits similaires à ceux-ci ; que le terme 'TIFFANY’ sur le signe contesté, associé à l’élément 'CO', générera un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen qui à tout le moins associera le signe 'TIFFANY & CO.' et le signe 'TIFFANY COOPER’ et considérera ce dernier comme une déclinaison de la marque antérieure ; qu’en outre, le directeur général de l’INPI n’a pas procédé à une appréciation globale du risque de confusion, en ne prenant en compte ni les ressemblances entre les signes lors de l’examen de l’impression d’ensemble, ni l’association pouvant être faite entre les marques eu égard à la variété de marques développées à partir de 'TIFFANY’ (TIFFANY H, TIFFANY S, TIFFANY C…) ; qu’enfin le directeur général de l’INPI a affirmé mais sans l’expliquer que les similitudes entre les signes ne seraient pas suffisantes pour être compensées par l’identité de produits ;

Que le directeur de l’INPI objecte, pour l’essentiel, que la décision est fondée en ce qu’elle a retenu un risque de confusion entre les marques en cause pour les produits relevant du domaine de la bijouterie – le consommateur pouvant malgré leurs différences d’ensemble leur attribuer une origine commerciale commune du fait de la notoriété de la marque antérieure dans ce domaine – et qu’elle a considéré, en revanche, s’agissant des autres produits (vêtements, chapellerie, chaussures, cuir, maroquinerie), que le signe contesté ne serait pas perçu comme une déclinaison de la marque antérieure ;

Que M^me D demande le rejet du recours et la condamnation de la société TIFFANY AND COMPANY à lui payer la somme de 7 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’elle fait valoir que l’identité ou la similarité des produits ne peut faire échec au dépôt de la marque la plus récente que si cette dernière constitue une imitation de la marque antérieure de nature à engendrer un risque de confusion dans l’esprit du public ; que ce n’est pas le cas en l’espèce puisque la marque 'TIFFANY COOPER’ est intrinsèquement distinctive, issue des efforts créatifs d’une illustratrice indépendante ; que la démarche de la société TIFFANY AND COMPANY revient à chercher à restreindre la liberté du commerce et de la création afin d’asseoir un monopole commercial sur l’usage d’un prénom usuel ; que les signes complexes en présence présentent de très fortes différences visuelles, auditives et conceptuelles et ne peuvent entraîner de risque ou de confusion ou même d’association pour le consommateur, la notoriété de la marque antérieure ne concernant que la bijouterie et la joaillerie et n’étant pas démontrée pour désigner des produits des classes 18 et 25 ;

Sur la demande de rejet de pièces nouvelles qui seraient produites par M^me D

Considérant que la société TIFFANY AND COMPANY, qui s’abstient de préciser quelles sont les pièces dont elle sollicite le rejet, sera déboutée de cette demande ;

Sur le bien-fondé du recours

Considérant que la société TIFFANY AND COMPANY ne conteste pas la décision du directeur général de l’INPI en ce qu’elle a retenu que les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques pour les uns et similaires pour les autres à ceux visés par la marque antérieure ;

Considérant, en ce qui concerne la comparaison des signes, que la marque contestée n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque invoquée, faute de la reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, il convient de rechercher s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion, incluant le risque d’association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci ;

Que visuellement, les signes complexes en cause produisent d’emblée une impression distincte ; que les éléments verbaux de la marque antérieure 'TIFFANY & CO.' sont, en effet, écrits dans une calligraphie classique et sobre et présentés dans un cartouche rectangulaire de couleur bleu alors que dans la marque contestée 'TIFFANY COOPER’ déposée en noir et blanc, la calligraphie, d’apparence manuelle et comme réalisée au feutre noir épais, et la bulle en dents de scie, dessinée du même trait noir et épais entourant les éléments verbaux inscrits sur fond blanc, évoquent l’univers de la bande dessinée ; que si les signes en présence ont en commun le terme 'TIFFANY’ et la séquence 'CO', l’élément 'TIFFANY’ est placé à côté de '& CO.' dans la marque antérieure alors qu’il est placé au- dessus de 'C’ dans la marque contestée ; que le terme 'TIFFANY’ est placé en attaque dans les deux marques mais ne présente pas pour autant un caractère dominant dans la marque contestée, comme c’est le cas dans la marque antérieure, dès lors qu’il est associé à l’élément 'C’ lequel évoque un patronyme anglo-saxon, en l’occurrence totalement arbitraire par rapport aux produits en cause, avec lequel il forme un ensemble – prénom et nom – qui sera perçu globalement par le consommateur, le terme Tiffany étant connu du public comme un prénom d’origine anglo-saxonne parfois attribué en France ;

Que phonétiquement, comme le relève le directeur général de l’INPI, les signes se différencient par leurs sonorités centrale et finale ; que la séquence 'CO’ est séparée du terme 'TIFFANY’ par l’esperluette '&' qui sera prononcée 'AND’ ; qu’elle ne sera pas prononcée de la même

façon dans les deux marques, le doublement de la lettre 'O’ dans le signe contesté entraînant une sonorité en [ou] ;

Que conceptuellement, le signe contesté évoque la désignation d’une personne physique nommée TIFFANY C alors que dans la marque antérieure le prénom TIFFANY, associé aux éléments '& CO.' signifiant 'and company', apparaît comme désignant le nom d’une société de personnes ;

Que les signes présentent ainsi des différences importantes et ne présentent pas le même élément dominant ;

Considérant que le risque de confusion doit être apprécié en tenant compte de l’ensemble des facteurs pertinents au nombre desquels, en l’espèce, la requérante invoque la notoriété de la marque antérieure, l’existence d’une famille de marques déclinées par elle à partir du terme 'TIFFANY’ et l’identité ou la proximité des produits en cause ;

Que la notoriété de la marque 'TIFFANY & CO.' est incontestée dans le domaine de la bijouterie et de la joaillerie comme l’illustre et le confirme à la fois son utilisation dans le roman de Truman C 'Breakfast at Tiffany’s' adapté au cinéma dans la célèbre comédie de Blake E avec Audrey H, intitulée en français 'Diamants sur canapé’ ;

Que si la notoriété de la marque antérieure peut permettre de compenser un défaut de similitude entre les signes, la requérante échoue, en l’espèce, à démontrer cette notoriété dans des domaines autres que ceux de la bijouterie et de la joaillerie, et notamment dans ceux concernant les produits suivants : 'Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit (portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions. Vêtements, chaussures, chapellerie ; foulards'; que les éléments fournis à l’appui du recours ne concernent pas les vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour lesquels l’opposition a été rejetée ; qu’ils montrent majoritairement l’utilisation de la marque pour des bijoux et de la joaillerie et, dans une moindre mesure, pour des articles relevant des arts de la table et des parfums qui ne sont pas concernés par le présent recours ; que si d’autres éléments indiquent que la société TIFFANY AND COMPANY commercialise également des produits de petite maroquinerie, il n’est pas justifié de la notoriété de la marque en France pour ces produits ; qu’un nombre important de visiteurs sur un site internet ne suffit pas à lui seul justifier de la connaissance d’une marque ; que, de même, la production d’une liste faisant état d’une centaine de marques 'TIFFANY & CO.' enregistrées à travers le monde pour différents produits liés à la mode – notamment la maroquinerie et les vêtements -, n’est pas pertinente, seul le marché français devant être pris en considération, l’enregistrement d’une marque étant au demeurant insuffisant pour en établir la notoriété ;

Qu’ainsi, la notoriété de la marque 'TIFFANY & CO.' dans le seule domaine de la bijouterie et de la joaillerie ne suffit pas, en soi, à compenser les différences entre les signes pour les produits de la liste précitée ;

Que par ailleurs, la société TIFFANY AND COMPANY invoque vainement l’existence de marques qu’elle aurait déclinées à partir du terme 'TIFFANY', le bien-fondé d’une opposition s’appréciant uniquement eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la seule marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque contestée ;

Qu’enfin, s’il est vrai que l’identité ou la similarité des produits en cause peut compenser la faible similitude entre les signes, encore faut-il que cette similitude soit suffisante ce qui n’est pas le cas en l’espèce eu égard aux importantes différences aux plans visuel, phonétique et conceptuels exposées supra ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le signe contesté ne constitue pas une imitation de la marque antérieure pour les produits suivants de la demande d’enregistrement : Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit (portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions. Vêtements, chaussures, chapellerie ; foulards', le consommateur d’attention moyenne n’étant pas fondé à percevoir la marque contestée comme une déclinaison de la marque antérieure pour ces produits, ou à penser que ces produits pourraient avoir une origine commune ou provenir d’entreprises économiquement liées, nonobstant leur identité ou leur similarité avec les produits invoqués de la marque antérieure ;

Qu’il convient, en conséquence, de rejeter le recours de la société TIFFANY AND COMPANY ;

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Considérant, en équité, que la société TIFFANY AND COMPANY paiera à M^me D la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Rejette la demande de la société TIFFANY AND COMPANY tendant au rejet de pièces produites par M^me D,

Rejette le recours formé par la société TIFFANY AND COMPANY à l’encontre de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle du 13 février 2015,

Condamne la société TIFFANY AND COMPANY à payer à M^me D la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec accusé de réception.