COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 15 mars 2016

Pôle 5 – Chambre 1

(n°044/2016, 6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/24708 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 novembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – 3ème chambre – 2ème section – RG n° 13/00954

APPELANTE SAS ALAIN A F Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 304 577 794 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 75008 PARIS Représentée par M^e Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assistée de M^e Marie Christine D, de l’AARPI ADVOCACY 4, avocat au barreau de PARIS, toque : P418

INTIMÉE SAS STOCK J B Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 338 880 180 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 92110 CLICHY Représentée par M^e Emmanuelle HOFFMAN ATTIAS de la SELARL HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0610

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 02 février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre M^me Nathalie AUROY, Conseillère Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Karine A

ARRÊT : •contradictoire

• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Monsieur Benoît TRUET-CALLU, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement rendu le 21 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de Paris,

Vu les dernières conclusions de la société Alain Afflelou franchiseur transmises le 6 octobre 2015,

Vu les dernières conclusions de la société Stock J B Jennyfer (ci-après société Jennyfer), intimée et appelante incidente, transmises le 2 novembre 2015,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 15 décembre 2015,

MOTIFS DE L’ARRÊT

Considérant que la société Jennyfer, qui exerce son activité dans le domaine du prêt-à-porter féminin, indique être notamment titulaire des trois marques françaises suivantes: • marque verbale JENNYFER, déposée le 5 décembre 2006 sous le n°3 467 359, • marque semi-figurative JENNYFER, déposée en couleur (écriture rose) le 15 décembre 2008 sous le n°3 617 721, • marque semi-figurative JENNYFER, déposée en couleur (écriture rose sur fond noir) le 11 février 2009 sous le n°3 628 977,

désignant notamment toutes les « lunettes, articles de lunetterie, lunettes de soleil, de sport, étuis à lunettes, cordons de lunettes » en classe 9 ;

Qu’ayant constaté que de nombreux modèles de lunettes griffées JENNYFER étaient offerts à la vente sans son autorisation dans les magasins franchisés Alain A, la société Jennyfer a fait procéder le 5 octobre 2012 à des constats d’achat dans divers magasins situés à Paris ([…], le 10 octobre 2012, […]), Lille (centre commercial Euralille), Rambouillet (centre commercial du Bel Air), Nice (avenue Jean Médecin) et Chambourcy (centre commercial Carrefour), puis, dûment autorisée par ordonnance présidentielle du 7 décembre 2012, elle a fait procéder le 18 décembre 2012 en vain à une saisie-contrefaçon au siège de la société Alain Afflelou franchiseur ; que par acte du 14 janvier 2013, elle a fait assigner cette société en contrefaçon de marques devant le tribunal de grande instance de Paris ;

Considérant que dans son jugement du 21 novembre 2014, le tribunal a : • dit n’y avoir lieu à mise hors de cause, • dit qu’en permettant aux sociétés franchisées Alain A d’offrir à la vente des produits supportant les marques JENNYFER numéros 3 467 359, 3 617 721 et 3 628 977, la société Alain Afflelou franchiseur a commis des actes de contrefaçon par reproduction au préjudice de la société Jennyfer qui en est titulaire, • interdit la poursuite de ces agissements, sous astreinte de 350 € par infraction relevée passé un délai d’un mois après la signification du présent jugement, • condamné la société Alain Afflelou franchiseur à payer à la société Jennyfer la somme totale de 90 000 € au titre de la contrefaçon, • rejeté les demandes plus amples et contraires, • condamné la société Alain Afflelou franchiseur à payer à la société Jennyfer la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, • condamné la société Alain Afflelou franchiseur aux dépens, •ordonné l’exécution provisoire ;

— Sur la mise hors de cause de la société Alain Afflelou franchiseur :

Considérant que la société Alain Afflelou franchiseur souligne que les magasins dans lesquels a été constatée la présence de lunettes de la marque JENNYFER sont exploités par des sociétés tierces ; qu’elle soutient que celles-ci sont liées à elle par un contrat de franchise de service et non de distribution et qu’elle n’intervient en rien dans la fabrication et la commercialisation des lunettes litigieuses ; qu’elle fait valoir que l’article XVIII de ce contrat de franchise stipule l’indépendance commerciale des parties, que son article XVI limite son rôle dans le processus d’approvisionnement du réseau à l’intervention de sa centrale de paiements et que si son article XV prévoit le référencement par ses soins des fournisseurs auprès de qui les franchisés ont une obligation d’approvisionnement exclusif, les achats sont effectués directement par les franchisés auprès de ces fournisseurs ;

Que, selon elle, en l’espèce, les lunettes litigieuses correspondent aux stocks non épuisés de produits acquis par ses franchisés auprès de la société Romain Afflelou Créateur (ci-après RAC), licenciée de la société Jennyfer ; qu’elle expose que la société RAC, créée par le fils d’Alain A pour fabriquer et diffuser des montures de lunettes originales sous des marques auxquelles elle était liée par des contrats de licence, a confié à la société Alain Afflelou brands (succursale suisse de la société Alain Afflelou International) la distribution des produits exclusifs Alain Afflelou, laquelle a à son tour confié la logistique de la distribution des produits Jennyfer à la société AO SOLA Optique, aujourd’hui dénommée Carl Z V France ; qu’elle précise être une entité entièrement distincte de la société RAC et n’avoir avec elle, ni lien

capitalistique, ni dirigeant commun et que celle-ci n’ayant aujourd’hui plus d’activité, il lui est difficile de reconstituer a posteriori le circuit de distribution des montures Jennyfer ;

Considérant que la société Jennyfer répond que l’indépendance des franchisés Afflelou n’est que théorique, et que la société Alain Afflelou franchiseur est nécessairement intervenue pour le choix des lunettes litigieuses dès lors que le choix des fournisseurs lui incombe presque exclusivement et que c’est ainsi que cette dernière a référencé la société AO SOLA Optique depuis mai 2005 pour les produits Jennyfer ; qu’elle ajoute que la société Alain Afflelou franchiseur perçoit des redevances en contrepartie des franchises qu’elle accorde, et du chiffre d’affaires réalisé par ses magasins franchisés, de sorte qu’elle tire profit des ventes d’articles de contrefaçon Jennyfer, ce qui démontre également son implication à ce titre, sa bonne foi étant en tout état de cause inopérante ; qu’elle soutient que la société Alain Afflelou franchiseur est en réalité à la tête d’un réseau de distribution des magasins Alain A qui ne saurait être regardé comme un réseau de franchise ;

Considérant que c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu que la demande de la société Alain Afflelou franchiseur tendant à sa mise hors de cause devait être rejetée ; qu’il y a seulement lieu d’ajouter que l’obligation d’approvisionnement exclusif auprès de fournisseurs référencés par le franchiseur mise à la charge des franchisés dans les contrats unissant la société Alain Afflelou franchiseur à ses franchisés permet de qualifier ceux-ci de contrats de franchise de distribution ; que la société Alain Afflelou tire profit de surcroît des ventes réalisées par ses franchisés, dès lors qu’elle perçoit d’eux des redevances dont le montant dépend de leur chiffre d’affaires ; qu’elle est donc impliquée, tant dans le processus d’achat, que dans le processus de vente des produits commercialisés par ses franchisés ; que le jugement doit donc être confirmé de ce chef ;

— sur la contrefaçon :

Considérant que, de façon un peu confuse, la société Alain Afflelou franchiseur soutient que les produits litigieux proviennent des stocks fabriqués et vendus dans le cadre du contrat de licence exclusive que la société JENNYFER avait concédé à la société Romain Afflelou créateur par acte en date du 17 mars 2004 et dont les dernières fabrications seraient intervenues en 2007 ;

Qu’à l’appui de ses prétentions, elle produit : • le contrat du 17 mars 2004 par lequel la société Jennyfer a consenti à la société RAC le droit exclusif d’exploiter la marque JENNYFER, (dont le n° n’est pas précisé), ainsi que tous produits, lunettes optiques, lentilles ainsi que tous accessoires s’y rattachant supportant

cette marque à compter du 1er novembre 2004, pour une durée de 3ans, non-renouvelable par tacite reconduction ; que si l’article 16 de ce contrat prévoit, comme elle le fait observer, la possibilité pour le licencié d’écouler le stock des produits à l’expiration du contrat, c’est à la condition expresse du respect par lui de son obligation de fournir au concédant un inventaire écrit de ce stock ; qu’or, force est de constater qu’il n’est nullement justifié du respect par la société RAC de cette obligation ; • des factures pour des montures Jennyfer adressées en 2009 par la société RAC à des magasins Alain A, spécialement à un magasin de Poissy et à ceux, exceptés celui de la rue d’Anjou à Paris, ayant fait l’objet des constats d’achat précités, dont les références, à l’exception des deux montures achetées dans le magasin de l’avenue des Champs-Élysées à Paris, ne correspondent cependant pas aux désignations trouvées dans les magasins ; • un tableau de concordance dépourvu de toute force probante, car établi par ses seuls soins, • une facture adressée en 2010 par la société RAC à la société Alain Afflelou International pour un stock de 4 000 montures Jennyfer, dont il n’est pas justifié du sort ultérieur ; • un procès-verbal de destruction d’un stock de montures Jennyfer détenu par la société Carl Zeiss Vision France daté du 24 mai 2013 ;

Que, pour soutenir en outre, et de façon quelque peu contradictoire, que les relations contractuelles se sont poursuivies jusqu’en 2010 et 2011, elle fait vainement référence à un autre contrat de licence consenti en 2008 par la société Jennyfer à la société RAC, produit par la société intimée, qui concerne d’autres marques que celles invoquées par cette dernière dans la présente instance ;

Considérant que le tribunal a donc exactement retenu que la société Alain Afflelou franchiseur ne démontrait pas que les lunettes litigieuses proviennent effectivement des lots achetés licitement en exécution du contrat de licence ; qu’or, l’usage d’une marque ne pouvant se faire sans l’autorisation de son titulaire, la charge de la preuve d’un usage licite de cette marque repose bien sur elle ;

Que, de même, c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu que la société Alain Afflelou franchiseur n’établissait pas que les conditions de l’épuisement des droits prévues par l’article L713-4 du code de la propriété intellectuelle étaient remplies concernant les produits litigieux et, sur le fondement de l’article L713-2 a) du code de la propriété intellectuelle et sur la foi des procès-verbaux de constat d’achat réalisés, que la contrefaçon par reproduction des trois marques JENNYFER invoquées était constituée ; que le jugement doit donc être confirmé de ce chef ;

— sur les mesures réparatrices :

Considérant que la société Jennyfer reprend en cause d’appel ses prétentions telles qu’exactement exposée par le tribunal dans son jugement en page 7, auquel se réfère expressément la cour ;

Que la société Alain Afflelou franchiseur fait valoir que la société Jennyfer ne rapporte pas la preuve de la durée des faits de contrefaçon qu’elle invoque pour justifier le montant des dommages et intérêts demandés ; qu’elle expose que si aucune information n’a pu être communiquée à l’huissier de justice par les magasins franchisés concernant l’état des ventes et des stocks de toutes montures de la marque JENNYFER, c’est pour la simple et bonne raison qu’il n’a pas été pratiqué de saisie contrefaçon, mais de simples constats d’achats et que les magasins franchisés ne disposant pas de comptabilité analytique par marque et n’ayant pas d’autre obligation envers le franchiseur que de communiquer leur chiffre d’affaires global pour servir d’assiette aux redevances, la saisie-contrefaçon pratiquée à son siège social ne pouvait qu’être vaine ;

Considérant que c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a fait droit à la mesure d’interdiction, mais pas à la mesure de confiscation ou de remise sollicitées ; que le jugement doit être confirmé de ces chefs ;

Considérant qu’en l’absence de toute comptabilité analytique par marque tenue par les franchisés, les procès-verbaux de constat d’achat effectués au hasard dans quelques magasins du réseau à différents endroits en France, tous positifs à l’exception du magasin de Chambourcy, suffisent à établir la réalité du préjudice subi par la société Jennyfer, au moins pour l’année 2012, que le tribunal a justement évalué à un montant de 80 000 €, équivalent au minimum annuel garanti pour la licence pratiqué dernièrement en 2008, conformément aux dispositions de l’article L716-14, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle ;

Que la société Jennyfer justifie en outre de ce que la présence de logos Jennyfer roses au sein des magasins Alain A a porté atteinte à l’image de la marque qu’elle a souhaité faire évoluer dès la collection été 2012 ; qu’il ne peut utilement lui être reproché par la société Alain Afflelou Franchiseur de ne pas en avoir averti ses licenciés, n’étant pas justifié d’un contrat de licence sur les marques opposées à cette date ; que le tribunal a également justement évalué ce préjudice à un montant de 10 000 € ;

Qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Alain Afflelou franchiseur à payer à la société Jennyfer la somme totale de 90 000 € au titre de la contrefaçon et a rejeté les demandes plus amples et contraires ;

Considérant que le sens de la présente décision commande enfin de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais

irrépétibles et aux dépens ; qu’il sera statué de ces chefs au titre de la procédure d’appel tel que précisé au dispositif ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement,

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Alain Afflelou franchiseur et la condamne à payer à la société Jennyfer la somme de 4 000 €, Condamne la société Alain Afflelou franchiseur aux dépens.