COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 08 avril 2016

Pôle 5 – Chambre 2

(n°69, 13 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/20373 Décision déférée à la Cour : jugement du 12 juin 2014 – Tribunal de grande instance de PARIS -3^e chambre 4^e section – RG n°13/01680

APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE Société VALIGERIA RONCATO SPA, société de droit italien, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé Via Pioga 91 I-350 CAMPODARSEGO PADOUE ITALIE Représentée par M^e Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque K 090 Assistée de M^e Maxime C, avocat au barreau de PARIS, toque E 1928

INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE S.A.R.L. RONCATO SRL, société de droit italien, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé Via Olmo 112 35011 CAMPODARSEGO PADOUE Italie Représentée par M^e Olivier LEGRAND de la SEP LEGRAND – LESAGE-CATEL – GAULTIER, avocat au barreau de PARIS, toque D 1104

COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 2 mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : M^me Colette PERRIN, Présidente M^me Sylvie NEROT, Conseillère M^me Véronique RENARD, Conseillère qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme Carole T

ARRET: Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par M^me Colette PERRIN, Présidente, et par M^me Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

À la suite du décès de Monsieur Antonio R, créateur avec ses deux fils de deux sociétés ayant pour activité le commerce d’articles et accessoires de voyage, ces deux sociétés de droit italien Roncato et Valigeria Roncato sont d’abord convenues de confier à la seconde la commercialisation de ces articles en France puis, cette collaboration ayant cessé en 1996, d’un accord de non-concurrence venant à échéance le 31 décembre 2000.

Une première action en contrefaçon à l’encontre de la société Roncato, initiée par la société Valigeria Roncato, titulaire de la marque internationale « R » n°629 681 déposée le 10 janvier 1995 en classe 18 pour couvrir les valises, malles et coffres de voyage et étendue à la France depuis le 03 décembre 1997, a conduit la cour d’appel de Paris, après cassation partielle d’un premier arrêt, a rendre un arrêt, le 10 avril 2009, annulant cette marque, arrêt devenu définitif à la suite du rejet, le 28 septembre 2010, d’un nouveau pourvoi.

Le 28 octobre 2011, la société Valigeria Roncato a déposé la marque française « R », n°3 870 509 pour désigner des produits en classes 3, 9, 14, 18 et 25 si bien que, par acte du 30 janvier 2013, la société Roncato l’a assignée en annulation de cette nouvelle marque en se prévalant : * d’un dépôt frauduleux concernant des produits en classes 18, 25 et 9 se rattachant à la bagagerie et aux articles de voyage, * d’une atteinte à ses droits antérieurs pour des produits en classes 3, 9 et 14 du fait de la titularité de la marque communautaire « Roncato » n° 004632337 visant d’autres produits en classes 3, 9 et 14 par elle-même déposée le 04 octobre 2005 et enregistrée le 23 septembre 2010,

sollicitant, de plus, l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

Par jugement contradictoire rendu le 12 juin 2014, le tribunal de grande instance de Paris a, en substance et avec exécution provisoire pour les seules condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de la société Valigeria Roncato :

déclaré la société Roncato recevable à agir,

prononcé l’annulation de l’enregistrement de la marque française « R » n°3 870 509 dont est titulaire la société Valigeria Roncato : ¤ a sur le fondement du dépôt frauduleux, pour l’ensemble des produits de la classe 18, pour certains produits de la classe 9 (étuis

pour ordinateurs et pour ordinateurs à écran tactile, étuis pour disques compacts, étuis de rangement pour disques compacts, étuis pour appareils photographiques, sacs de transport d’appareils vidéo et photographiques, étuis pour téléphones mobiles, masques de protection contre la lumière, bouchons pour les oreilles pour dormir) et pour certains produits de la classe 25 [ceintures en cuir et imitations de cuir (habillement) ],

¤ sur le fondement de l’atteinte à un droit antérieur de la société Roncato, titulaire de la marque communautaire précitée, pour certains produits en classe 3 (préparations pour nettoyer et polir, savons), en classe 9 [appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, appareils et instruments de pesage et de mesurage, appareils et instruments optiques, de secours (sauvetage)] et en classe 14 (joaillerie, bijouterie, pierres précieuses),

et rejeté le surplus des demandes en annulation en prévoyant la transmission pour inscription au Registre national des marque de la décision devenue définitive,

rejeté la demande de déchéance de la marque communautaire « Roncato » précitée dont est titulaire la société Roncato mais prononcé son annulation pour l’horlogerie et les instruments chronométriques de la classe 14 en prévoyant la transmission pour inscription au Registre des marques communautaires de la décision devenue définitive,

débouté la défenderesse de sa demande indemnitaire fondée sur l’abus de procédure,

condamné la société Valigeria Roncato à payer la société Roncato une somme indemnitaire de 80.000 euros, outre celle de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2016, la société de droit italien Valigeria Roncato Spa, appelante, demande pour l’essentiel à la cour, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, 8, 15, 52 et 53 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire :

de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la marque française « R » n° 3 870 509 pour les produits en classe 25 (Vêtements, chapeaux et casquettes) formée par la société Roncato Srl et en ce qu’il a prononcé l’annulation de la marque communautaire « Roncato » n°00462337 pour les produits en classe 14 (horlogerie et produits chronométriques), avec transmission à l’OHMI ; de l’infirmer pour le surplus et :

en considérant, d’une part, que dans son arrêt du 10 avril 2009 la cour d’appel de Paris n’interdit ni à elle ni à son adversaire de déposer le nom « R » à titre de marque en France pour protéger leurs droits respectifs à l’égard des tiers sous réserve de ne pas se l’opposer mutuellement, d’autre part, que depuis le dépôt de cette marque française, elle n’a jamais empêché son adversaire de continuer à utiliser ce nom « R » pour désigner en France des produits relatifs aux malles et valises et, enfin, que ce dépôt n’a pas été un obstacle à la libre exploitation de ce signe par la société Roncato Srl, notamment du fait qu’elle a, de son côté, déposé plusieurs marques communautaires [« R » en 2013, « Ciak R » en 2013, « R » en 2015] visant les mêmes produits en classe 18,

de juger que la société Roncato ne justifie pas d’un intérêt à agir, que le dépôt de la marque française « R » n’est pas entaché de fraude, que la société Roncato Srl est « irrecevable et mal fondée » en ses demandes et de l’en débouter,

à titre subsidiaire et reconventionnel,

de prononcer la déchéance de la marque communautaire « Roncato » n°004632337, en application de l’article 15 du règlement sus-visé, et, à défaut, d’en prononcer la nullité, en application des articles 53 § 1 sous c) et 8 § 4 de ce règlement,

en tout état de cause

d’ordonner l’inscription de l’arrêt au Registre des marques communautaires et de condamner l’intimée à lui verser la somme de 150.000 euros pour procédure abusive,

plus subsidiairement

au constat de la mauvaise foi de l’intimée qui a effectué de manière concomitante à son assignation puis au cours de la procédure d’appel divers dépôts de marques communautaires portant le terme « R » et visant des articles de bagagerie en classe 18, de la déclarer « irrecevable et mal fondée » en ses demandes et de la débouter de ses demandes indemnitaires,

de condamner la société Roncato Srl à lui verser la somme de 25.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2016, la société de droit italien Roncato Sri prie, en substance, la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le quantum des dommages-intérêts alloués et de condamner la société Valigeria Roncato à lui verser la somme de 500.000 euros ; de déclarer cette

dernière mal fondée en son appel et de la débouter de ses entières demandes ; de la condamner à lui verser la somme de 25.000 euros au titre de ses frais non répétibles et à supporter les entiers dépens.

SUR CE,

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Roncato Sri

Considérant que, visant les dispositions combinées des articles 31 et 122 du code de procédure civile, la société Valigeria Roncato soutient que le tribunal en a fait une application erronée en considérant que le dépôt de la marque française a nécessairement pour effet de modifier le contexte juridique dans lequel elle exerce son activité professionnelle, même en l’absence d’une action en contrefaçon exercée à l’encontre de la société Roncato par le titulaire de la marque nouvelle ;

Que la survenance d’un fait nouveau n’est pas, selon elle, suffisante et il aurait fallu qu’elle rapporte la preuve d’un trouble dommageable pour son activité nécessitant qu’elle y mette un terme ; que l’intérêt à agir s’oppose à un intérêt purement économique (seul recherché en l’espèce), insuffisant au regard de la recevabilité de la demande, et il doit être né et actuel ;

Qu’à l’issue de leur premier litige, elle n’a jamais eu la moindre velléité de lui opposer cette marque que la cour d’appel de Paris, en ne lui interdisant pas d’exploiter le nom « R » sur lequel toutes deux bénéficient d’un même droit exclusif pour désigner des articles de bagagerie, ne lui faisait pas défense de déposer ; qu’en réalité, l’action en nullité de la société Roncato Srl n’est fondée que sur l’éventualité d’une action en contrefaçon de marque à son encontre et, de plus, le préjudice invoqué correspond pour partie à un préjudice déjà réparé lors de ce premier litige, n’étant, pour le reste, qu’hypothétique ;

Qu’elle estime enfin que sont dénués de sens les arguments que lui oppose la société Roncato puisqu’elle a fait elle-même, très peu de temps après l’avoir assignée, exactement ce qu’elle lui reproche ; qu’elle invoque le fait que cette dernière a déposé les marques communautaires « Roncato » et « Ciak R », en mai 2013, « R », en 2015, visant les mêmes produits de la classe 18 et observe que, pour sa défense, son adversaire se contredit elle-même en se prévalant, ici, de leur caractère complexe alors qu’afin de combattre l’action en déchéance, elle se prévaut du fait que les éléments ajoutés à l’élément verbal « Roncato » n’altèrent pas son caractère distinctif ;

Considérant, ceci rappelé, que l’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice ;

Que l’acte introduisant la présente instance ayant été délivré le 30 janvier 2013, l’argumentation développée par l’appelante relative au dépôt de marques communautaires tendant à opposer à la société Roncato Srl sa propre turpitude est, par conséquent, inopérante dès lors que les dates de leur dépôt sont postérieures à celle de la délivrance de l’exploit introductif d’instance ;

Qu’il est, certes, de principe, que l’intérêt à agir doit être personnel, né et actuel ; que n’en est pas moins recevable une action introduite au nom d’un intérêt de prévention qui, malgré ce caractère, n’en apparaît pas moins comme actuel ;

Que tel est le cas en l’espèce dès lors que la société Roncato Srl qui revendique un droit sur le signe « Roncato » nécessaire à l’exploitation de ses produits en France entend voir prononcer la nullité d’un enregistrement qui lui est opposable du fait de la protection dont bénéficie le titulaire de la marque ;

Qu’indépendamment de la question de la mauvaise foi qui relève de l’examen au fond de la demande, il convient de relever que la société Valigeria Roncato en convient nécessairement puisqu’elle se prévaut, par ailleurs, des enseignements de la juridiction communautaire (CJCE, Chocoladfabriken Lindt, 11 juin 2009) selon laquelle la mauvaise foi suppose une intention d’empêcher le tiers de continuer à utiliser son signe ou invoque le détournement du droit de marque afin de priver un ou plusieurs concurrents du déposant d’un signe nécessaire à son activité (§ III, A, sous c) de ses dernières conclusions) ;

Qu’aucun des moyens soulevés par l’appelante ne permettant d’accueillir cette fin de non-recevoir, la société Roncato Srl sera déclarée recevable à agir ainsi qu’en dispose le jugement ;

Sur la demande de nullité de la marque française « R » n° 3 870 509 déposée le 28 octobre 2011 par la société Valigeria Roncato en ce qu’elle désigne des produits en classes 9, 18 et 25, présentée sur le fondement de la fraude

Considérant que pour faire échec à cette demande fondée sur l’adage fraus omnia corrumpit, la société Valigeria Roncato critique le tribunal qui, pour y faire droit, s’est référé à l’arrêt précédemment rendu le 10 avril 2009 devenu définitif après rejet, le 28 septembre 2010, d’un ultime pourvoi pour en déduire le caractère frauduleux du dépôt, 13 mois plus tard, d’une marque identique à la première marque internationale litigieuse ; qu’à l’analyse, selon l’appelante, sont différentes les circonstances de cette première procédure par elle introduite afin de voir sanctionner des faits de contrefaçon, ajoutant que l’arrêt ne leur a pas fait interdiction de déposer le nom « R » comme marque valable en France pour désigner des produits de bagagerie ;

Qu’elle reproche au tribunal de n’avoir point apprécié la fraude en regard des enseignements de la jurisprudence communautaire précitée et entend en particulier démontrer, précisant qu’elle exploite le nom « R » en France depuis 1982, qu’elle n’a pas déposé cette marque dans l’intention de priver la société adverse d’un signe nécessaire à son activité ; qu’elle affirme que sa seule intention était, ce faisant, de conforter des droits précédemment exploités et de les protéger des tiers, ce que ne lui interdisait pas, comme précédemment affirmé, l’arrêt rendu le 10 avril 2009 à la condition qu’elle ne l’oppose pas à la société Roncato Srl pour exploiter des produits de bagagerie en France; que tel n’est pas le cas et que la société Roncato est mal venue en son grief dès lors qu’elle a, de son côté, procédé au dépôt de marques communautaires désignant les produits en cause ;

Considérant, ceci exposé, que pour apprécier le caractère frauduleux du dépôt, il convient de prendre en considération « tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt » selon l’arrêt de la CJCE précité (en ces termes reproduits par l’appelante en caractères gras) ce qui conduit à dire qu’il n’y pas lieu de prendre en considération les trois dépôts de marques auxquels son adversaire a procédé et qui nourrissent les développements de l’appelante ;

Qu’est satisfaite la première condition (insuffisante à elle seule) énoncée par cette décision communautaire dès lors que la société Valigeria Roncato ne pouvait que savoir que la société Roncato Srl utilisait le signe « Roncato » pour commercialiser ses produits en France ;

Que la condition tenant à la démonstration de la mauvaise foi, conduit à rechercher l’intention du demandeur au moment du dépôt, celle-ci supposant que soit constatée une intention d’empêcher le tiers de continuer à utiliser son signe ;

Qu’il est certes légitime de vouloir conforter ses droits sur un signe et de vouloir empêcher les tiers d’en faire usage en déposant une marque qui confère un droit d’occupation ;

Que, toutefois, la société Valigeria Roncato qui se prévaut d’un usage ancien, sérieux et continu de ce signe sur le territoire français ne pouvait ignorer que la société Roncato Srl pouvait se prévaloir d’un même usage sur ce même signe en ce même lieu et pour les mêmes produits ;

Que si elle ne voulait pas méconnaître les intérêts de la société Roncato, il lui appartenait, comme le fait valoir cette dernière, d’organiser la défense de ce signe en concertation avec elle ; qu’elle se devait d’autant plus d’agir avec loyauté à son endroit que ce signe est le nom patronymique du père des dirigeants des deux sociétés en

cause et que ce dépôt fait suite à la constitution d’un groupe de sociétés dissous en 1995, à des conventions comportant des cessions croisées d’actions depuis 1996, des reconnaissances mutuelles d’utiliser ce signe, des engagements de non-concurrence jusqu’en 2000 et à un premier litige ;

Qu’à cet égard, l’appelante ne rapporte pas la preuve, sinon d’avoir suggéré un régime de co-titularité prévu à l’article 712-1 du code de la propriété intellectuelle pour une commune défense contre les tiers, au moins d’avoir avisé la société Roncato Srl de son intention de procéder au dépôt de cette marque ;

Qu’il en ressort qu’en agissant comme elle l’a fait, la société Valigeria Roncato a sciemment méconnu les intérêts de la société Roncato et que cette dernière est fondée à se prévaloir d’un dépôt frauduleux ;

Considérant que la société Valigeria Roncato poursuit également l’infirmation du jugement en ses dispositions relatives à l’étendue de l’annulation ainsi prononcée ;

Qu’il y a lieu de rappeler que les premiers juges ont prononcé l’annulation de cette marque pour l’ensemble des produits de la classe 18 (sacs à main, sacs en bandoulière, sacs-housse pour vêtements, sacs de voyage, valises, valises à roulettes, malles, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity case », sacs à dos, sacs bananes, serviettes d’écoliers, serviettes (maroquinerie), porte- documents (maroquinerie), sacs à provisions, porte cartes de visite en cuir ou imitation du cuir, portefeuilles, porte-monnaie (maroquinerie), porte-clés (maroquinerie), ceintures et sangles pour bagages, parapluies), pour certains produits de la classe 9 (étuis pour ordinateurs et pour ordinateurs à écran tactile, étuis pour disques compacts, étuis de rangement pour disques compacts, étuis pour appareils photographiques, sacs de transport d’appareils vidéo et photographiques, étuis pour téléphones mobiles, masques de protection contre la lumière, bouchons pour les oreilles pour dormir) et pour certains produits de la classe 25 [ceintures en cuir et imitations de cuir (habillement) ] ;

Que l’appelante fait d’abord valoir que la présente cour d’appel, dans son arrêt du 10 avril 2009, n’a annulé la marque internationale « R » visant la France précédemment déposée qu’en ce qu’elle désignait les valises, malles et coffres de voyage en classe 18, que son adversaire étend sa demande d’annulation à d’autres catégories de produits en classes 9 et 25, que ceux-ci n’étaient pas visés par l’accord du 17 janvier 1996 et que le tribunal ne pouvait, sans dénaturer la volonté des parties à l’accord et générer une source d’insécurité juridique, créer une nouvelle source de contentieux entre elles ;

Qu’au surplus, ajoute-t-elle, les produits des classes 9 et 25 sus-repris ne sont pas similaires à ceux de la classe 18 et conclut, en procédant

à leur analyse individuelle, qu’ils n’ont pas même nature ou même destination ou mêmes circuits de fabrication ou de distribution et qu’il ne peut être tiré une similarité de la complémentarité de certains ;

Qu’elle rappelle une nouvelle fois qu’elle n’a fait que conforter ses droits précédemment exploités pour les produits de la classe 25, que la société Roncato Srl est mal venue en sa demande de nullité de l’enregistrement en ce qu’il vise les vêtements, chapeaux et casquettes et poursuit la confirmation du jugement sur ce point ;

Considérant, ceci rappelé, que pour apprécier la similitude entre des produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs qui caractérisent le rapport entre ces produits, lesquels incluent en particulier leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (CJCE, Canon, 29 septembre 1998) ;

Que, s’agissant des produits en classe 18 précités, il s’agit de bagages stricto sensu ou de leurs compléments et accessoires, qu’ils ont même destination et relèvent des mêmes réseaux de distribution en s’adressant à la même clientèle, comme le fait valoir l’intimée ; qu’à bon droit par conséquent le tribunal les a tenus pour similaires ;

Que, s’agissant des produits en classe 9, la société Valigeria Roncato critique le tribunal qui a considéré que les divers étuis et sacs concernés constituent des bagages qui ne se distinguent des produits de la classe 18 qu’en ce qu’ils sont réalisés en vue d’un usage particulier tenant à la nature du produit transporté ; qu’elle fait valoir qu’en raison de la spécificité des appareils en question, le consommateur fera l’achat de ces produits dans des magasins spécialisés et qu’en outre, destinés à protéger des appareils, ils n’ont pas la même fonction que des bagages destinés à contenir des effets ;

Qu’elle ne peut, toutefois, être suivie dans son argumentation dès lors que tant les produits de la classe 18 que ceux de la classe 9 précités sont semblablement des contenants permettant de transporter et de protéger des contenus, fussent-ils différents, et qu’issus de techniques et de lieux de production similaires, le consommateur peut les retrouver dans les mêmes points de vente, parfois sous forme de déclinaison dans une même gamme ;

Que l’appelante échoue donc en sa contestation si bien que le jugement doit être confirmé sur ce point ;

Que, s’agissant des produits de la classe 25, l’appelante qui se borne à s’approprier la motivation d’une décision de justice isolée n’est pas davantage fondée en sa contestation de la similarité des ceintures et imitation de cuir (habillement) aux produits de la classe 18 dans la mesure où ils sont susceptibles d’emprunter les mêmes canaux de distribution et que le consommateur, conscient que des entreprises

d’importance telle que la société Valigeria Roncato ont soin de diversifier les activités identifiées sous la marque, pourra attribuer à des produits de bagagerie et des ceintures, de la même façon traditionnellement issus du travail du cuir, une origine commune ;

Qu’il en va de même des masques de protection contre la lumière, bouchons pour les oreilles pour dormir, s’agissant de produits souvent associés aux produits de la bagagerie puisqu’ils permettent de favoriser le confort du voyage en en étant les accessoires, comme les bagages, et que le consommateur peut en faire l’acquisition dans les mêmes points de vente, telles les boutiques d’aéroport ;

Qu’il s’infère de tout ce qui précède que le jugement sera confirmé en son annulation de la marque française litigieuse pour dépôt frauduleux en ce qu’elle vise ces produits des classes 18, 9 et 25 ;

Sur l’atteinte au droit antérieur de la société Roncato Srl constitué par la marque communautaire « Roncato », n°004632337 (déposée par la société Roncato Srl le 04 octobre 2005 et enregistrée le 23 septembre 2010) destinée à justifier l’annulation de la marque française « R » n°3 870 509 déposée le 28 octobre 2011 par la société Valigeria Roncato en ce qu’elle désigne d’autres produits en classes 3, 9 et 14

Considérant que la marque communautaire n°004632337 désigne les produits suivants : (en classe 3) les préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, (en classe 9) les appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, lunettes, appareils et instruments de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; extincteurs et (en classe 14) les métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques ;

Considérant qu’il échet de rappeler que le tribunal était reconventionnellement saisi par la société Valigeria Roncato à la fois d’une demande de déchéance des droits de la société Roncato Srl sur cette marque communautaire et d’une demande d’annulation de cette marque fondée sur l’usage antérieur, par elle-même, du signe non enregistré « R », ceci afin que cette marque communautaire ne puisse pas lui être opposée ;

Qu’il a rejeté la demande fondée sur le défaut d’usage réel et sérieux de cette marque, la société Valigeria Roncato étant alors irrecevable à agir du fait du défaut d’écoulement du délai de cinq ans requis depuis son enregistrement ;

Qu’en revanche, retenant que seuls les articles d’horlogerie et les instruments de chronométrie de la classe 14 pouvaient être opposés par la société Valigeria Roncato à l’enregistrement de la marque communautaire, il a prononcé l’annulation de la marque française litigieuse sur le fondement de l’atteinte à un droit antérieur de la société Roncato Srl pour certains produits de la classe 3 (préparations pour nettoyer et polir, savons) de la classe 9 [appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, appareils et instruments de pesage et de mesurage, appareils et instruments optiques, de secours (sauvetage))] et de la classe 14 (joaillerie, bijouterie, pierres précieuses) et rejeté le surplus des demandes ;

Sur la demande de déchéance du droit de la société Roncato Srl sur la marque communautaire précitée

Considérant que le délai quinquennal écoulé à compter de la date d’enregistrement de la marque communautaire étant venu à expiration au cours de la procédure d’appel, par conclusions notifiées le 02 novembre 2015, la société Valigeria Roncato a repris sa demande fondée sur la perte du droit de marque ;

Que, par application de l’article 51 du règlement (UE) 207/2009, la période de non-usage à prendre en considération s’étend entre le 02 novembre 2010 et le 02 novembre 2015 ;

Qu’il appartient au titulaire de la marque communautaire en cause de démontrer qu’il en a fait un usage sérieux dans la Communauté, au sens de l’article 15 dudit règlement, pour les produits pour lesquels elle est enregistrée ou qu’il existe « de justes motifs pour le non- usage » ;

Que pour justifier de l’exploitation réelle et sérieuse des produits désignés en classe 3, la société Roncato Srl se prévaut d’un projet de licence portant sur des parfums et des produits de soin de la peau initié le 02 septembre 2015 qui a donné lieu à un échange de courriels et à l’élaboration de prototypes de flacons de parfum pour homme et pour femme ;

Que, cependant, alors que la société Valigeria Roncato fait valoir que ces produits n’ont rien de commun avec les produits visés à l’enregistrement, la société Roncato s’abstient d’y répliquer et que rien ne permet de dire qu’il a été fait un usage réel et sérieux de la marque communautaire pour les produits de la classe 3 qu’elle désigne ;

Que la marque encourt, par conséquent, la déchéance pour les produits de la classe 3 qu’elle vise ; que, s’agissant des effets d’une telle décision, l’article 55 du règlement n°207/2009 précise que, contrairement à l’annulation qui fait disparaître la marque de manière rétroactive, « la marque communautaire est réputée n 'avoirpas eu, à compter de la date de la demande en déchéance ou de la demande reconventionnelle, les effets prévus au présent règlement » ;

Qu’il s’en déduit que la marque communautaire « Roncato » n’en reste pas moins une antériorité opposable à l’enregistrement contesté de la marque française ;

Qu’afin de justifier, par ailleurs, de l’usage sérieux de la marque communautaire pour les produits des classes 9 et 14 et, notamment, précise la société Roncato Srl, en ce qu’il couvre « les appareils et instruments scientifiques (), appareils et instruments de pesage, de mesurage » et les produits en ces matières (métaux précieux et leurs alliages) ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie », cette dernière se prévaut de la commercialisation de balances de voyage vendues de 2013 à 2015 (à raison de 2.258 exemplaires pour un chiffre d’affaires de 20.159,53 euros) et de leur présence dans le catalogue 2015-2016 (pièces 24 et 25) ainsi que de la commercialisation de divers types de porte-clés (notamment avec montre, joaillerie et de fantaisie) distribués sous licence en 2013-2014 (à raison de plus de 3.000 exemplaires sur le sol italien et pour un chiffre d’affaires supérieur à 15.000 euros) par la société Esse Pi ou directement à la société MG Pelletteria (pièces 26 à 28 de l’appelante) ;

Que si la « bilancia digitale da viaggio » figurée dans les couleurs noire et argentée sur le catalogue produit ne comporte pas la mention de sa référence commerciale, comme le fait valoir l’appelante pour opposer à la société Roncato un défaut d’usage sérieux de la marque, force est de considérer que l’usage de la marque dans la vie des affaires ressort à suffisance des multiples factures produites qui portent sur ces balances de voyage et couvrent la période de 2013 à 2015 ;

Que, par ailleurs, la société Roncato Srl ne se borne pas à produire la copie d’extraits de catalogues pour démontrer qu’elle commercialise sous sa marque des porte-clés supportant des montres ou en joaillerie de fantaisie, ainsi que lui en fait grief la société Valigeria Roncato, mais verse de nombreuses factures établies durant la période considérée relatives à des « p/chiavi orologio R R », des « p/chiavi borsa R. R» ou des « p/chiavi cuore R. R », … (porte-clés montre, sac, coeur, ..) qui permettent de considérer qu’elle a fait un usage sérieux de la marque ;

Qu’il suit que la marque n’encourt pas la déchéance pour les produits ci-avant cités par la société Roncato Srl en classe 9 et 14 ;

Que, néanmoins, la société Roncato ne produit pas de preuve d’usage pour les autres produits visés à l’enregistrement ni n’invoque de justes motifs de non-usage, de sorte qu’elle encourt la déchéance de ses droits sur la marque en ce qu’elle vise ces autres produits ;

Qu’il convient toutefois d’ajouter, que cette déchéance est appelée à produire des effets, comme il a été dit, conformément aux dispositions de l’article 55 du règlement sur la marque communautaire, si bien qu’elle ne permet pas à la société Valigeria Roncato d’échapper à la demande de nullité de sa marque pour les produits en classes 3, 9 et 14 dont il est question ;

Sur la demande de nullité de la marque communautaire précitée fondée sur les dispositions combinées des articles 53 § 1 sous c) et 8 § 4 du règlement n°207/2009

Considérant que, reprenant sa demande de nullité fondée sur l’absence de disponibilité du signe, la société Valigeria Roncato se prévaut d’une antériorité constituée, selon les termes de cet article 8, par « une marque non enregistrée ou d’un signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale » ;

Qu’elle soutient qu’au moins depuis l’année 2000, elle exploite la dénomination « Roncato » de façon importante et continue, aussi bien en Italie que dans le reste du monde, pour désigner les produits précités en classes 3, 9 et 14 et évoque les porte-clés, les montres, les sacoches d’ordinateurs, les cadenas, les multiprises, les masques anti-lumière et les bouchons pour oreilles ;

Qu’elle reproche au tribunal d’avoir considéré, en regard des produits des classes 3, 9 et 14 visés par la marque communautaire, qu’elle ne justifiait d’une exploitation antérieure du signe « Roncato » que pour les seuls produits d’horlogerie et les instruments chronométriques de la classe 3, alors, d’une part, qu’elle rapportait la preuve d’un usage antérieur de ce signe pour désigner les produits énumérés ci-avant (selon une attestation de Monsieur Andréa R) et, d’autre part, que, par arrêt du 27 septembre 2012, la chambre de recours de l’OHMI, par elle-même saisie d’une opposition à l’enregistrement de la marque communautaire « Ciak Roncato » demandé par son adversaire, a fait application de ces mêmes articles 53 et 8 § 4 et jugé qu’elle rapportait la preuve de l’usage du signe « Roncato » pour désigner les produits en classes 3, 9 et 14 sur l’ensemble du territoire italien (au sens de l’article 12.1 sous b) du code de la propriété intellectuelle italien) en considérant que cet usage faisait obstacle à l’enregistrement de cette marque ;

Que, de son côté, la société Roncato Srl poursuit la confirmation pure et simple du jugement sur ce point ;

Considérant, ceci étant exposé, que l’article 53 du règlement sur la marque communautaire vise effectivement certains droits antérieurs pouvant justifier l’annulation de la marque, notamment « lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8paragraphe 4 » en précisant : « et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies » ;

Qu’il en résulte que, pour satisfaire aux exigences de cet article 8, la société Valigeria Roncato qui se prévaut d’un droit antérieur sur le signe « Roncato » doit démontrer non seulement qu’elle est « titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale » mais aussi, « selon le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe », que, d’une part, « des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque communautaire » et qu’enfin, « ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire une marque plus récente » ;

Que, sur leur application au cas d’espèce, il résulte, en particulier, de la décision rendue par le TUE le 07 juillet 2010 (Valigeria R/OHMI) dans le cadre d’une opposition à l’enregistrement de la marque communautaire « Carlo Roncato » sur le fondement, notamment, de la marque verbale non enregistrée « R », que la législation nationale applicable est l’article 12 § 1 sous b) du code de la propriété intellectuelle italien et que seules les marques notoirement connues et dont la notoriété n’est pas purement locale peuvent faire obstacle à l’enregistrement de la marque demandée (en l’espèce : le droit d’interdire une marque plus récente) ;

Que la première commission d’appel de l’OHMI a, certes, rendu une décision, le 27 septembre 2012, énonçant que le « matériel » composé de preuves de l’utilisation des signes non enregistrés n’était manifestement pas insuffisant ;

Qu’il apparaît, toutefois, que dans le cadre de cette procédure d’opposition à l’enregistrement de la marque « Ciak Roncato » était opposée « la marque figurative RV Roncato utilisée dans la pratique commerciale en Italie pour certains produits », que les preuves produites par la société Valigeria Roncato étaient plus nombreuses que celles versées aux débats dans la présente instance et qu’en toute hypothèse, cette décision de nature administrative de l’OHMI n’a pas autorité de la chose jugée;

Qu’à l’examen des pièces déjà versées et à nouveau produites devant la cour, force est de considérer que par motifs pertinents que la cour fait siens, le tribunal a, de manière circonstanciée, porté une juste appréciation sur les factures, revue de presse, attestation ou catalogues produits ; qu’il a pu en déduire qu’hormis pour les produits d’horlogerie et les instruments chronométriques, ces pièces ne permettaient pas d’établir que le signe non enregistré était notoirement connu en Italie ou sur une partie substantielle du territoire ;

Que les conditions précitées n’étant pas satisfaites pour les autres produits en cause, l’annulation de la marque communautaire concernée, en ce qu’elle les vise, ne saurait être prononcée si bien que le jugement qui en dispose ainsi mérite confirmation ;

Sur l’atteinte à la marque communautaire n°004632337 dont est titulaire la société Roncato

Considérant qu’en conséquence de ce qui précède, la société Roncato Srl est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle, de l’atteinte portée à ses droits antérieurs ' à savoir la marque communautaire « Roncato », n° 004632337, déposée par la société Roncato Srl le 04 octobre 2005 et enregistrée le 23 septembre 2010 – du fait du dépôt, par la société Valigeria Roncato, de la marque française « R », n° 3 870 509, déposée le 28 octobre 2011 par la société Valigeria Roncato en ce qu’elle désigne les produits en classes 3, 9 et 14 tels que retenus par le tribunal et ainsi qu’explicité ci-avant ;

Que le jugement qui en dispose doit, par voie de conséquence, être confirmé ;

Sur la demande indemnitaire formée par la société Roncato Srl Considérant que, formant appel incident, la société Roncato poursuit la majoration de la somme de 80.000 euros qui lui a été allouée par le tribunal au double motif que le préjudice commercial subi a déjà été indemnisé pour la période s’étendant de 2002 à 2006, dans la cadre du précédent litige, mais que la société Roncato devra effectuer d’importants investissements pour s’implanter sur le marché français sous le nom « R » et regagner la confiance de sa clientèle, en considération, en particulier, d’un article de presse publié en 2010 qui la présentait comme une simple associée de la société Valigeria Roncato ;

Que la société Roncato fait valoir que le dépôt frauduleux de la marque française « R » par son adversaire visait à perpétuer l’impossibilité d’une concurrence loyale puisque jusqu’au rejet de son ultime pourvoi en cassation en 2010, la société Valigeria Roncato était parvenue à lui fermer le marché français en monopolisant ce signe, comme en témoigne, en particulier, un article du journal « Les Echos » du 28 mai 2010 ;

Qu’alors qu’elle réalisait en France, un chiffre d’affaires de plus de 175.000 euros en 2001, poursuit-elle, celui-ci, malgré les efforts déployés, est quasiment nul depuis 2002 et qu’il lui faudra regagner la confiance des distributeurs ;

Que la modeste condamnation prononcée dans le cadre du premier litige (au montant de 60.000 euros) n’a pas dissuadé la société Valigeria qui, déposant la marque litigieuse en 2011, a délibérément poursuivi sa politique de nuisance à son endroit jusqu’à la date du présent arrêt alors qu’elle aurait pu réaliser un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 800.000 euros, avec un taux de marge de 10 % ; qu’elle évalue, par conséquent, son préjudice à la somme de 500.000 euros ;

Considérant, ceci rappelé, que seul peut être pris en considération le préjudice financier en lien direct et certain avec le dépôt frauduleux de la marque française « R », le 28 octobre 2011 ;

Qu’à cet égard, la société Valigeria Roncato fait justement valoir que l’article de presse motivant la décision, qui plus est rédigé sous la responsabilité de son auteur, était antérieur à ce dépôt ;

Qu’elle invoque également à juste titre, en en justifiant (pièces 50 à 53), divers éléments tendant à démontrer que la société Roncato Srl n’est pas restée inactive sur le marché (annonces commerciales, démarchage auprès de la clientèle, publicités dans des revues françaises, présence au Salon de la Maroquinerie à Paris, … ) ;

Que dans la mesure où les pièces 15 et 16 produites par l’appelante couvrent des périodes antérieures à celle du dépôt de la marque française litigieuse, la société Valigeria Roncato est fondée à lui opposer l’absence de production d’éléments comptables ou justificatifs venant étayer les données chiffrées qu’elle invoque ;

Que cette argumentation ne peut, pour autant, conduire la cour à infirmer le jugement, comme le demande l’appelante, dès lors que le dépôt de la marque française litigieuse, dans le contexte particulier ci- avant évoqué, a nécessairement causé un trouble commercial préjudiciable à la société Valigeria Roncato, la titularité d’un droit privatif, frauduleusement obtenue par la société Valigeria Roncato, étant de nature à rompre l’équilibre dans leur compétition pour conquérir une commune clientèle ;

Que la somme de 80.000 euros retenue par le tribunal est de nature à réparer ce préjudice, si bien que le jugement sera confirmé en cette disposition ;

Sur les autres demandes

Considérant que la solution donnée au présent litige conduit à débouter la société Valigeria Roncato de sa demande fondée sur l’abus de procédure, au demeurant non chiffrée et non reprise dans le dispositif autrement que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que l’équité commande d’allouer à la société Roncato Srl une somme complémentaire de 7.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Que, déboutée de ce dernier chef de demande, la société Valigeria Roncato qui succombe supportera les dépens d’appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de déchéance des droits de la société Roncato Srl sur la marque communautaire « Roncato » n°00462337 et, statuant à nouveau en y ajoutant ;

Déclare la société Valigeria Roncato Spa recevable en son action en déchéance des droits de la société Roncato Srl sur la marque communautaire « Roncato » n°00462337 déposée le 04 octobre 2005 et enregistrée le 23 septembre 2010 pour désigner des produits en classes 3, 9 et 14 ;

Prononce la déchéance des droits de la société Roncato Srl, pour défaut d’exploitation réelle et sérieuse, sur la marque communautaire « Roncato » n°00462337 en ce qu’elle désigne (en classe 3) les préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, (en classe 9) les appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, lunettes, appareils et instruments de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; extincteurs et (en classe 14) les métaux précieux et leurs alliages ; pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, laquelle produira effet à compter de la date de la demande reconventionnelle, soit le 02 novembre 2015, et dit qu’il sera procédé à l’inscription de la décision au Registre des marques ;

Déboute la société Valigeria Roncato Spa du surplus de ses demandes ;

Condamne la société Valigeria Roncato Spa à verser à la société Roncato Srl une somme complémentaire de 7.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.