Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 7 juin 2016, n° 2014/23490

COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 07 juin 2016

Pôle 5 – Chambre 1

(n°111/2016, 18 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/23490 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 septembre 2014 – Tribunal de Grande Instance de Paris -3^e chambre – 1^re section – RG n° 13/06773

APPELANTE SAS LE BYBLOS Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT TROPEZ sous le numéro 596 780 049 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Avenue Paul Signac 83990 SAINT-TROPEZ Représentée par M^e Jean-Patrick DELMOTTE de la SCP GRANRUT Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014 Assistées de M^e Richard M de la SCP GRANRUT Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014

INTIMÉE Société SWINGER INTERNATIONAL Société de droit italien, Inscrite au répertoire administratif et économique sous le numéro VR- 164309 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Via Festara V, 44 cap 37012 BUSSOLENGO – ITALIE Représentée par M^e Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 Représentée par M^e Annick LECOMTE de l’AARPI ALEZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0401

COMPOSITION DE LA COUR : Après le rapport oral dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions des articles 786 et 907 du même code, l’affaire a été débattue le 12 avril 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie AUROY, conseillère et Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, chargé d’instruire l’affaire,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, Madame Nathalie AUROY, conseillère,

Madame Isabelle DOUILLET, conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON ARRÊT : •contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE La SAS Le Byblos, créée le 04 juin 1964 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Tropez le 06 avril 1967, exerce une activité d’hôtel, piano-bar et discothèque et exploite depuis 1967 l’hôtel 'Le Byblos’ situé à Saint-Tropez ainsi que, à l’époque des faits, un deuxième hôtel créé en 1984, 'Le Byblos des Neiges', situé à Courchevel ;

L’hôtel 'Le Byblos’ de Saint-Tropez est un hôtel de luxe référencé dans l’annuaire des plus luxueux hôtels du monde intitulé 'The leading hotels of the world et dans de nombreux autres annuaires touristiques à travers le monde ;

La SAS Le Byblos est titulaire notamment des marques suivantes dans le cadre du présent litige :

•marque semi-figurative française 'Hôtel Byblos’ déposée le 10 octobre 1968 et renouvelée en dernier lieu le 30 avril 2008 sous le numéro 1 478 572 pour désigner en classe 43 des services d’hôtellerie et restauration', telle que reproduite ci-dessous :

•marque internationale semi-figurative 'Hôtel Byblos’ dépose le 19 juin 1969 et renouvelée et protégée jusqu’au 19 juin 2019 sous le numéro 358 649 visant notamment l’Italie, pour désigner des services d''hôtellerie et restauration', telle que reproduite ci-dessous :

•marque verbale française 'BYBLOS’ déposée le 20 juin 1969 et renouvelée en dernier lieu le 05 février 2009 sous le numéro 1 522 685 pour désigner notamment les services suivants : 'hôtellerie, restauration, réservation de chambres d’hôtel pour voyageurs, divertissements, spectacles, • marque verbale communautaire 'BYBLOS’ déposée le 06 octobre 1997 et enregistrée le 20 août 1999 sous le numéro 646 042 pour désigner notamment en classe 42 les services suivants : 'hôtellerie, restauration (alimentation/ avec revendication d’ancienneté de la marque française n° 1 522 685 du 20 juin 1969,

• marque verbale française 'BYBLOS’ déposée le 16 janvier 2002 sous le numéro 3 142 100 pour désigner notamment en classe 9 les 'lunettes ; • marque semi-figurative française 'Hôtels Byblos’ déposée le 11 mai 2005 sous le numéro 3 358 326 pour désigner des produits et services en classes 9, 16, 38, 41 et 43, telle que reproduite ci-dessous :

La SAS Le Byblos a par ailleurs déposé une demande d’enregistrement d’une marque semi-figurative communautaire 'Hôtels Byblos’ n° 4 449 451 le 20 mai 2005 en classes 9, 16, 38, 41 et 43, laquelle a fait l’objet d’une opposition de la part de la société de droit italien Swinger International SpA, procédure toujours pendante devant l’OHMI (aujourd’hui l’EUIPO) ;

La SAS Le Byblos a également déposé le 29 mars 1997 le nom de domaine <byblos.com> et exploite sur Internet le site <www.byblos.com> accessible en français et en anglais ;

Le signe 'Byblos’ fait l’objet d’opérations d’association avec des marques célèbres pour la mise au point de gammes de produits spécifiques proposés à la clientèle dans ses hôtels, ainsi avec les champagnes Dom Pérignon ou avec le chef cuisinier Alain D avec lequel elle a créé le restaurant 'Spoon Byblos’ à l’intérieur de l’hôtel Byblos de Saint-Tropez, remplacé par le restaurant gastronomique 'Rivea’ ;

La société de droit italien Swinger International SpA a pour activité la commercialisation de vêtements et d’accessoires de mode pour hommes et femmes, notamment sous la dénomination 'Byblos’ ;

La société Swinger International SpA est titulaire notamment des marques suivantes : • marque semi-figurative internationale 'Byblos’ désignant la France, enregistrée le 11 juin 1977 sous le numéro 430 742 et renouvelée en dernier lieu le 11 juin 2007 pour désigner en classe 25 les 'vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles, telle que reproduite ci-dessous : • marque semi-figurative internationale 'Byblos’ désignant la France, enregistrée le 03 août 1987 sous le numéro 513 711 et renouvelée le 03 août 2007 pour désigner notamment en classe 9 les 'lunettes, chaussures, chapellerie', telle que reproduite ci-dessous : • marque semi-figurative communautaire 'Byblos’ déposée le 21 juillet 1997 et renouvelée le 21 juillet 2007 sous le numéro 605 600 pour désigner notamment en classes 9 et 25 les 'lunettes, vêtements, chaussures, chapellerie', telle que reproduite ci-dessous :

La société Swinger International SpA a également déposé les marques communautaires semi-figuratives suivantes :

•'Byblos Art Hôtel Villa Amistà’ déposée le 08 août 2005 sous le numéro 004 582 367 pour désigner des produits et services pour désigner notamment en classe 43 les services d''hôtel, restauration', telle que reproduite ci-dessous : demande refusée le 05 avril 2011 sur opposition de la SAS Le Byblos.

• 'Byblos Art Gallery’ déposée le 29 décembre 2005 sous le numéro 004 810 735 en classes 35, 36, 39 et 41, telle que reproduite ci- dessous :

Découvrant que la société Swinger International SpA a ouvert en 2005 un hôtel de luxe dénommé 'Byblos Art Hôtel Villa Amistà’ à Vérone en Italie et qu’elle a déposé les marques 'Byblos Art Hôtel Villa Amistà’ et 'Byblos Art Gallery’ en Italie, au plan communautaire et dans de nombreux autres pays notamment par le biais de demandes d’enregistrement international, la SAS Le Byblos lui a adressé les 13 janvier et 03 mars 2006 deux mises en demeure de retirer la demande d’enregistrement de la marque communautaire 'Byblos Art Hôtel Villa Amistà', de cesser l’usage de la dénomination 'Byblos’ et de retirer sa demande d’opposition formée à l’encontre de sa marque communautaire 'Hôtel Byblos’ numéro 4 449 451 ;

Les discussions entre les parties n’ayant pas abouti, la SAS Le Byblos a formé opposition auprès de l’OHMI (aujourd’hui l’EUIPO) à l’encontre des demandes d’enregistrement des marques communautaires 'Byblos Art Hôtel Villa Amistà’ numéro 004 582 367 et 'Byblos Art Gallery’ numéro 004 810 735 ;

Par décision du 25 octobre 2010, la division des oppositions de l’OHMI (aujourd’hui l’EUIPO) a rejeté l’opposition formée contre la marque 'Byblos Art Gallery’ n° 004 810 735 et par décision du 01 avril 2011 la chambre des recours de l’OHMI (aujourd’hui l’EUIPO) a accueilli l’opposition formée contre la marque 'Byblos Art Hôtel Villa Amistà’ n° 004 582 367, cette décision n’ayant pas fait l’objet de recours ;

Le 10 janvier 2007 la société Swinger International SpA a fait assigner la SAS Le Byblos devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de sa marque internationale figurative 'Byblos’ n° 430 742 et par jugement définitif en date du 05 mai 2009, le tribunal de grande instance de Paris a débouté la société Swinger International SpA de ses demandes en contrefaçon et a prononcé la déchéance des droits de cette société sur la partie française de sa marque internationale n° 513 711 pour les produits de la classe 9 ainsi que la déchéance des droits de la SAS Le Byblos sur sa marque n° 3 142 100 visant les 'lunettes ;

Le 30 juillet 2007 la SAS Le Byblos a fait assigner la société Swinger International SpA devant le tribunal de Venise en Italie pour contrefaçon de sa marque communautaire 'BYBLOS’ n° 646 042 et de la marque française de sa marque internationale 'Byblos’ n° 358 649 par l’emploi des marques communautaires 'Byblos Art Hôtel Villa Amistà’ et 'Byblos Art Gallery’ et par jugement en date du 02 janvier 2009, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Venise en date du 30 avril 2013, le tribunal de Venise a débouté chacune des parties de ses demandes ;

Le 29 février 2008 la SAS Le Byblos a fait assigner la société Swinger International SpA devant le tribunal de grande instance de Paris pour atteinte à la notoriété ou à tout le moins à la renommée de la marque 'Byblos', pour contrefaçon de ses marques 'Byblos’ n° 1 522 685 et 646 042 et 'Hôtel Byblos’ n° 1 478 572 ainsi que pour usurpation de sa dénomination sociale 'Le Byblos’ et de son nom commercial 'Byblos'

Par ordonnance du 27 mai 2009, confirmée par arrêt de la cour de céans du 13 mars 2013, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence des tribunaux français soulevée par la société Swinger International SpA au motif de l’instance pendante devant les tribunaux vénitiens et de la demande subsidiaire de sursis à statuer présentée par cette société ;

Reconventionnellement la société Swinger International SpA a soulevé la déchéance des droits de la SAS Le Byblos sur sa marque 'Hôtel Byblos’ n° 1 478 572 et subsidiairement sur ses marques 'Byblos’ n° 1 522 685, 'Byblos’ n° 646 042, 'Hôtels Byblos’ n° 004 449 451, 'Hôtels Byblos’ n° 3 358326, 'Byblos Hôtels since 1967« n° 3 494 372, 'Byblos Saint Tropez since 1967 » n° 3 494 371 et 'Byblos Saint Tropez’ n° 3 358 325 ;

Par jugement contradictoire du 25 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a : • déclaré la SAS Le Byblos irrecevable en ses demandes tendant à voir constater l’atteinte à la renommée de sa marque verbale française 'Byblos’ n° 1 522 685 et l’atteinte à sa marque verbale communautaire 'Byblos’ n° 646 042 de renommée, • rejeté la fin de non-recevoir opposée aux autres demandes de la SAS Le Byblos par la société Swinger International SpA au motif de l’autorité de la chose jugée, • déclaré la SAS Le Byblos déchue de ses droits sur la marque française semi-figurative 'Hôtel Byblos’ n° 1 478 572 pour les services visés au dépôt en classe 43 'hôtellerie et restauration’ à compter du 28 décembre 1996,

• dit que sa décision une fois devenue définitive sera transmise à l’INPI à la requête de la partie la plus diligente, aux fins d’inscription sur le Registre national des marques et à l’OHMI (aujourd’hui l’EUIPO), • déclaré la SAS Le Byblos irrecevable en ses demandes en contrefaçon ou en concurrence déloyale sur le fondement de cette marque à l’encontre de la société Swinger International SpA pour des actes de contrefaçon allégués commis en 2005, • déclaré la société Swinger International SpA irrecevable en ses demandes subsidiaires en déchéance des droits de la SAS Le Byblos sur les marques 'Byblos’ n° 1 522 685, 'Byblos’ n° 646 042, 'Hôtels Byblos’ n° 4 449 451, 'Hôtels Byblos’ n° 3 358 326, 'Byblos Hôtels since 1967« n° 3 494 369, 'Byblos Hôtels since 1967 » n° 3 494 372, 'Byblos Hôtels since 1967" n° 3 494 371 et 'Byblos Saint Tropez’ n° 3 358 325, • débouté la SAS Le Byblos de sa demande en contrefaçon de ses marques française 'Byblos’ n° 1 522 685 et communautaire 'Byblos’ n° 646 042 du fait de l’utilisation sur le territoire française des signes 'Byblos Art Hôtel Villa Amistà’ et 'Byblos Art Gallery’ pour des produits et services d’hôtellerie, de restauration et d’organisation d’événements, • débouté la SAS Le Byblos de sa demande en concurrence déloyale du fait de l’atteinte portée à ses droits sur sa dénomination sociale 'Le Byblos', son nom commercial 'Byblos’ en déposant et/ou utilisant les marques communautaires ou les signes 'Byblos Art Hôtel Villa Amistà’ n° 004 583 367 pour des services d’hôtellerie et de restauration et 'Byblos Art Gallery’ déposée le 29 décembre 2005 sous le numéro 4 810 795, • condamné la SAS Le Byblos à payer à la société Swinger International SpA la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, • dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de sa décision ;

La SAS Le Byblos a interjeté appel de ce jugement le 21 novembre 2014 ;

Par ses dernières conclusions d’appelante n° 3, transmises par RPVA le 30 octobre 2015, la SAS Le Byblos demande :

• d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale,

• de dire que la société Swinger International SpA s’est livrée à des actes de contrefaçon de sa marque française 'Byblos’ n° 1 522 685 et de sa marque communautaire 'Byblos’ n° 646 042 en utilisant sur le

territoire français le signe 'Byblos Art Hôtel Villa Amistà’ pour des produits et services d’hôtellerie et de restauration, • d’interdire l’utilisation par la société Swinger International Spa, directement ou à sa demande, de ce signe sous astreinte de 1.000 € par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, • d’enjoindre à la société Swinger International SpA de cesser toute utilisation du signe 'Byblos’ sur le territoire français et sur l’Internet à l’adresse du public français, soit seul ou dans l’ensemble 'Byblos Art Hôtel Villa Amistà', sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, • de condamner la société Swinger International SpA à lui payer la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice matériel résultant des actes de contrefaçon,

•de dire que la société Swinger International a commis des actes de concurrence déloyale à son préjudice et a porté atteinte à ses droits sur la dénomination sociale 'Le Byblos’ et son nom commercial 'Byblos’ en déposant la marque communautaire 'Byblos Art Hôtel Villa Amistà’ n° 004.582.367 pour des services d’hôtellerie et de restauration, en exploitant l’enseigne 'Byblos Art Hôtel Villa Amistà’ et le nom de domaine <www.byblosarthotel.com> contenant tous deux le terme 'Byblos’ et en utilisant le terme 'Byblos’ comme référencement sur des sites Internet destinés au public français, • de condamner la société Swinger International SpA à lui payer la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de cette atteinte, • de faire interdiction à la société Swinger International SpA d’utiliser ce signe sur le territoire français, sous astreinte de 1.500 € par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, • de condamner la société Swinger International SpA à lui payer la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ;

Par ses dernières conclusions d’intimée n° 3, transmises par RPVA le 27 novembre 2015, la société de droit italien Swinger International SpA demande : • de déclarer la SAS Le Byblos irrecevable à former une demande subsidiaire fondée sur la concurrence déloyale en cas de confirmation du jugement entrepris et de rejet de son action en contrefaçon et subsidiairement de l’en débouter, • de déclarer la SAS Le Byblos irrecevable à former en cause d’appel une prétention nouvelle au titre de la concurrence déloyale, du chef de

l’usage du terme 'Byblos’ à titre d’enseigne au sein de la dénomination 'Byblos Art Hôtel Villa Amistà', de nom de domaine au sein du nom de domaine <www.byblosartotel.com> et de mot clé pour le référencement sur Internet, • de débouter la SAS Le Byblos de toutes ses demandes, fins et moyens, • d’infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de déchéance des droits de la SAS Le Byblos sur sa marque semi-figurative 'Hôtels Byblos’ n° 3 358 326,

•de dire qu’elle a un intérêt à agir pour demander, à titre reconventionnel, la déchéance des droits de la SAS Le Byblos sur la marque communautaire 'Hôtel Byblos’ n° 3 358 326 pour les services d''hôtellerie, services hôteliers, réservation d’hôtels, agences de logement (hôtels, pensions)' en raison de la similitude entre le signe verbal 'Byblos’ et le signe semi-figuratif 'Byblos Art Hôtel Villa Amistà',

•de prononcer la déchéance des droits de la SAS Le Byblos, faute d’usage sérieux, sur la marque communautaire semi-figurative 'Hôtels Byblos’ n° 3 358 326, à compter du 17 juin 2005, pour les services d''hôtellerie, services hôteliers, réservation d’hôtels, agences de logement (hôtels, pensions)', visés par l’enregistrement, en application des dispositions de l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, • de dire que la décision à intervenir, une fois définitive, sera transmise à l’INPI pour inscription au Registre national des marques, • de condamner la SAS Le Byblos à lui payer en sus de la somme de 20.000 € fixée en première instance, la somme de 30.000 € en cause d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2015 ;

MOTIFS DE L’ARRÊT Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;

I : SUR LES CHEFS NON CONTESTÉS DU JUGEMENT :

Considérant que la SAS Le Byblos ne reprend pas devant la cour ses demandes tendant à voir constater l’atteinte à la renommée de ses marques verbales 'Byblos’ n° 1 522 685 et 646 042 ;

Qu’elle ne conteste pas le chef du dispositif du jugement entrepris l’ayant déclarée déchue de ses droits pour les services 'hôtellerie et restauration’ sur sa marque semi-figurative 'Hôtel Byblos’ n° 1 478 572 et l’ayant déclarée irrecevable en ses demandes en contrefaçon ou en concurrence déloyale sur le fondement de cette marque ;

Qu’enfin elle déclare ne pas maintenir ses demandes en contrefaçon de ses marques 'Byblos’ n° 1 522 685 et 646 042 du fait de l’utilisation du signe 'Byblos Art Gallery’ qui n’est plus utilisé par la société Swinger International ;

Considérant par ailleurs que la société Swinger International ne reprend pas devant la cour ses demandes subsidiaires en déchéance des droits de la SAS Le Byblos sur les marques 'Byblos’ n° 1 522 685, 'Byblos’ n° 646 042, 'Hôtels Byblos’ n° 4 449 451, 'Byblos Hôtels since 1967« n° 3 494 369, 'Byblos Hôtels since 1967 » n° 3 494 372, 'Byblos Hôtels since 1967" n° 3 494 371 et 'Byblos Saint Tropez’ n° 3 358 325 ;

Considérant en conséquence qu’en l’absence de toute critique de la part des parties, le jugement entrepris sera, par confirmation de ses motifs pertinents et exacts tant en fait qu’en droit, confirmé en ce qu’il a :

•déclaré la SAS Le Byblos irrecevable en ses demandes tendant à voir constater l’atteinte à la renommée de sa marque verbale française 'Byblos’ n° 1 522 685 et l’atteinte à sa marque verbale communautaire 'Byblos’ n° 646 042 de renommée,

• rejeté la fin de non-recevoir opposée aux autres demandes de la SAS Le Byblos par la société Swinger International SpA au motif de l’autorité de la chose jugée, • déclaré la SAS Le Byblos déchue de ses droits sur la marque française semi-figurative 'Hôtel Byblos’ n° 1 478 572 pour les services visés au dépôt en classe 43 'hôtellerie et restauration’ à compter du 28 décembre 1996, • dit que sa décision une fois devenue définitive sera transmise à l’INPI à la requête de la partie la plus diligente, aux fins d’inscription sur le Registre national des marques et à l’OHMI (aujourd’hui l’EUIPO), • déclaré la SAS Le Byblos irrecevable en ses demandes en contrefaçon ou en concurrence déloyale sur le fondement de cette marque à l’encontre de la société Swinger International SpA pour des actes de contrefaçon allégués commis en 2005, • déclaré la société Swinger International SpA irrecevable en ses demandes subsidiaires en déchéance des droits de la SAS Le Byblos sur les marques 'Byblos’ n° 1 522 685, 'Byblos’ n° 646 042, 'Hôtels Byblos’ n° 4 449 451, 'Byblos Hôtels since 1967" n° 3 494 369, 'Byblos

Hôtels since 1967« n° 3 494 372, 'Byblos Hôtels since 1967 » n° 3 494 371 et 'Byblos Saint Tropez’ n° 3 358 325 ;

II : SUR LES DEMANDES EN CONTREFAÇON DE MARQUES :

Considérant que la SAS Le Byblos reprend devant la cour ses demandes en contrefaçon de ses deux marques 'Byblos’ n° 1 522 685 et 646 042 par l’usage de la dénomination 'Byblos Art Hôtel Villa Amistà’ ;

Qu’elle expose qu’est rapportée la preuve d’actes positifs d’exploitation de cette dénomination en France par l’intermédiaire d’un site Internet accessible aux usagers situés en France, le consommateur français d’hôtels de luxe étant tout à fait capable de réserver une chambre d’hôtel sur un site rédigé en anglais ; qu’en outre l’hôtel 'Byblos Art Hôtel Villa Amistà’ est également référencé sur de nombreux autres sites Internet destinés au public français et accessibles en langue française ;

Qu’elle ajoute qu’il y a identité ou tout au moins une forte similitude entre les services et qu’il existe une forte similitude entre les signes en cause sur le plan visuel, phonétique et conceptuel de telle sorte qu’il existe un risque évident de confusion entre ses marques 'Byblos’ et le signe 'Byblos Art Hôtel Villa Amistà’ considéré comme une déclinaison de ses marques antérieures ;

Considérant que la société Swinger International réplique qu’on peut douter que le consommateur d’attention moyenne français soit capable de comprendre l’anglais et l’italien et qu’il maîtrise parfaitement la réservation en ligne sur Internet, la preuve d’actes positifs d’offre à la vente sur le territoire considéré devant résulter d’indices permettant de conclure que celle-ci est véritablement destinée aux consommateurs de ce territoire et qu’elle ne résulte pas simplement de l’accessibilité technique au site Internet concerné ; qu’ainsi l’absence d’usage de la langue française fait présumer que le site <byblosarthotel.com> ne s’adresse pas au public français ;

Ou’en ce qui concerne la comparaison de signes, elle rappelle que seule doit être prise en compte l’impression d’ensemble issue de la marque et du signe contesté dans lequel la combinaison des termes 'Art Hôtel’ n’est pas purement descriptive de l’activité hôtelière et où la combinaison des termes 'Villa Amistà’ ne peut être considéré par le consommateur français comme faisant simplement référence à un lieu situé en Italie ;

Ou’elle affirme ainsi qu’il existe d’importantes différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes en cause et qu’il n’existe pas de risque de confusion, le consommateur ne pouvant se méprendre sur l’origine des services ;

Considérant ceci exposé, qu’en ce qui concerne les marques françaises l’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle interdit, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et son usage, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ;

Que ce texte, transposition en droit interne de l’article 5, §1, sous b) de la directive n° 2008/CE du 22 octobre 2008 (codifiant la directive n° 89/104/CEE du 21 décembre 1988), doit être interprété à la lumière de cette directive et de l’interprétation qui en est donnée par la Cour de justice de l’Union européenne ;

Que le texte de cet article, repris en des termes identiques par l’article 9, §1, sous b) du règlement (UE) n° 207/2009 du 26 février 2009 du Conseil sur la marque communautaire (codifiant le règlement n° 40/94 du 20 décembre 1993), confère au titulaire d’une marque enregistrée un droit exclusif d’interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, ce risque comprenant le risque d’association entre le signe et la marque ;

Considérant que la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit dans son arrêt L’Oréal SA du 12 juillet 2011 que lorsque des produits ou services revêtus d’une marque enregistrée 'sont vendus par un opérateur économique au moyen d’une place de marché en ligne et sans le consentement du titulaire de cette marque à un consommateur situé sur le territoire couvert par ladite marque ou font l’objet d’une offre à la vente ou d’une publicité sur une telle place destinée à des consommateurs situés sur ce territoire, ledit titulaire peut s’opposer à cette vente, à cette offre à la vente ou à cette publicité en vertu des règles énoncées à l’article 5 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988 (…) ou à l’article 9 du règlement (CE) n° 40/94 ;

Que cet arrêt précise qu’il incombe aux juridictions nationales d’apprécier au cas par cas s’il existe des indices pertinents pour conclure qu’une offre à la vente ou une publicité affichée sur une place de marché en ligne accessible sur ledit territoire est destinée à des consommateurs situés sur celui-ci’ ;

Que dans son considérant n° 65, la Cour de justice de l’Union européenne précise encore que 'Lorsque l’offre à la vente est accompagnée de précisions quant aux zones géographiques vers lesquelles le vendeur est prêt à envoyer le produit, ce type de précision a une importance particulière dans le cadre de ladite appréciation’ ;

Considérant qu’en l’espèce il ressort du procès- verbal de constat d’huissier effectué les 12, 20 et 21 février 2008 que la société Swinger International fait usage du signe 'Byblos Art Hôtel Villa Amistà’ à titre de marque sur son site Internet <www.byblosarthotel.com>, permettant notamment aux internautes de procéder à une réservation en ligne dans l’hôtel éponyme situé à Vérone en Italie ;

Considérant que le procès-verbal de constat permet de confirmer que ce site est bien accessible aux personnes situées sur le territoire français et que s’il n’est rédigé qu’en langues italienne et anglaise dans sa partie descriptive de l’hôtel, la réservation d’une chambre peut être faite en plusieurs langues, dont le français ainsi que le prouve l’impression d’écran de la page de réservation (annexe 9 du procès- verbal) ;

Considérant en conséquence que l’offre de prestation de services hôteliers (réservation d’une chambre dans l’hôtel 'Byblos Art Hôtel Villa Amistà') à partir du site en ligne <www.byblosarthotel.com> est bien proposée aux consommateurs situés sur le territoire français comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges ;

Considérant que les marques n° 1 522 685 et 646 042 désignent pour la première des services d’hôtellerie, restauration, réservation de chambres d’hôtel pour voyageurs’ et pour la deuxième des services d’hôtellerie, restauration ' et que ces services sont identiques à ceux dont il est fait usage par le signe 'Byblos Art Hôtel Villa Amistà’ ;

Considérant que ce signe n’étant pas la reproduction à l’identique des marques antérieures invoquées au soutien de l’action en contrefaçon, il convient de rechercher s’il n’existe pas, entre elles, un risque de confusion (qui comprend le risque d’association), lequel doit être apprécié globalement en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par les deux marques au regard de leurs éléments dominants et distinctifs et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ;

Que dans une marque complexe, composée de plusieurs termes, l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent peut être dominée par un de ses éléments ; qu’en l’espèce ce public est celui du touriste à la recherche d’hôtels de luxe, particulièrement les palaces ;

Considérant que visuellement et phonétiquement les signes en litige ont en commun le terme 'Byblos’ placé en attaque dans le signe contesté où il apparaît comme l’élément dominant et distinctif ;

Qu’en effet, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, le terme 'Hôtel’ n’est que descriptif de l’activité de l’hôtel exploité sous le signe contesté et le terme 'Art’ n’est qu’un élément descriptif de la qualité de

cet hôtel où, selon la description qui en est donnée sur les sites français de réservation en ligne, 'on peut y admirer des œuvres d’arts (sic) de Vanessa B et d’Anish Kapoor, on y expose de façon permanente 'de nombreux travaux d’artistes célèbres dans le monde entier (annexes 21 et 41 au procès-verbal de constat d’huissier), où encore 'l’art contemporain est la force protagoniste avec plusieurs travaux d’artistes célèbres (annexe 23 du procès-verbal), 'des œuvres d’artistes reconnus habitent cet espace’ (annexe 26 bis du procès- verbal) ;

Que de même les termes 'Villa Amistà’ ne font que se référer à un nom de lieu italien, étant précisé qu’il ne saurait être sérieusement soutenu que le terme 'Amistà', pourtant précédé de 'Villa', l’ensemble se détachant de la séquence 'Byblos Art Hôtel', ne désignerait pas un lieu mais serait purement arbitraire, tiré de l’italien médiéval 'amistà’ (aujourd’hui en italien moderne amicizia, signifiant 'amitié’ en français) ;

Qu’ainsi les signes en cause apparaissent, en ce qui concerne l’élément dominant et distinctif 'Byblos’ dans le signe contesté, identiques, la simple différence de typographie du signe contesté étant négligeable pour le public concerné ;

Considérant que conceptuellement, un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré de similitude élevé entre les produits ou les services désignés s’il peut exister un risque de confusion entre les signes ;

Considérant qu’en l’espèce eu égard à l’identité des services concernés et à la forte similitude visuelle et phonétique des signes eu égard à l’élément dominant et distinctif 'Byblos’ dans le signe contesté, il apparaît que le public pertinent, tel que défini plus haut, sera amené à penser que l’hôtel 'Byblos Art Hôtel Villa Amistà’ exploité à Vérone (Italie) appartient à une chaîne d’hôtels sous le nom générique 'Byblos', étant en particulier relevé qu’au moment où le signe 'Byblos Art Hôtel Villa Amistà’ a commencé à faire l’objet d’une utilisation en 2005 (date d’ouverture de l’hôtel éponyme), la SAS Le Byblos exploitait depuis une vingtaine d’années, outre l’hôtel 'Byblos’ à Saint- Tropez, un deuxième hôtel situé à Courchevel sous l’enseigne 'Byblos des Neiges', de telle sorte que l’ouverture de l’hôtel 'Byblos Art Hôtel Villa Amistà’ à Vérone pouvait être perçue comme l’extension en Italie des hôtels de luxe de la SAS Le Byblos ;

Considérant dès lors qu’en l’état des ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes en cause pris dans leur ensemble, le consommateur pertinent, moyennement attentif, sera amené à croire que le signe 'Byblos Art Hôtel Villa Amistà’ serait la déclinaison des marques antérieures ' Byblos’ ; qu’il en résulte donc un risque de confusion, lequel comprend le risque d’association, entre les signes en cause ;

Considérant que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la SAS Le Byblos de ses demandes en contrefaçon de ces marques et que, statuant à nouveau, il sera jugé qu’en utilisant sur le territoire français le signe 'Byblos Art Hôtel Villa Amistà’ pour désigner des services d’hôtellerie et de restauration, la société Swinger International a commis des actes de contrefaçon des marques française et communautaire 'Byblos’ n° 1 522 685 et 646 042 dont la SAS Le Byblos est titulaire ;

Considérant qu’au dispositif de ses conclusions la SAS Le Byblos demande deux mesures d’interdiction sous astreinte d’utilisation du signe 'Byblos', qu’il ne pourra bien évidemment être fait droit qu’à une seule demande et que la SAS Le Byblos sera déboutée du surplus de ses demandes à ce titre ;

Considérant qu’il sera donc fait injonction à la société Swinger International de cesser toute utilisation du signe 'Byblos’ sur le territoire français et sur Internet à l’adresse du public français, soit isolément, soit dans l’ensemble 'Byblos Art Hôtel Villa Amistà', ce sous astreinte provisoire d’une durée de trois mois, de 1.000 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification du présent arrêt ;

Considérant que la SAS Le Byblos demande également, au visa de l’article L 716-14, alinéa 5 du code de la propriété intellectuelle, la somme forfaitaire de 15.000 € en réparation de son préjudice matériel résultant des actes de contrefaçon ;

Considérant que l’article L 716-14 dispose en son cinquième alinéa que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction peut, sur demande de la partie lésée, allouer une somme forfaitaire qui ne saurait être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte ;

Considérant qu’au vu des éléments de la cause, il y a donc lieu d’allouer à la SAS Le Byblos à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon la somme forfaitaire de 15.000 € ;

III : SUR LES DEMANDES EN CONCURRENCE DÉLOYALE :

Considérant que la SAS Le Byblos expose que sa demande présentée à titre principal en concurrence déloyale repose sur des faits distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon de marque ;

Qu’elle expose que constituent des actes de concurrence déloyale l’exploitation de l’enseigne 'Byblos Art Hôtel Villa Amistà’ et du nom de

domaine <www.byblosarthotel.com> contenant tous deux le terme 'Byblos', ainsi que l’usage de ce terme comme référencement sur les sites Internet destinés au public français et accessibles en langue française ;

Qu’elle affirme qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle mais de simples moyens nouveaux au soutien de sa demande en concurrence déloyale formée dès la première instance ;

Qu’elle fait valoir que la société Swinger International a tenté de profité de la notoriété de l’hôtel qu’elle exploite à Saint-Tropez (et non pas de la notoriété de ses marques 'Byblos') de telle sorte que l’autorité de la chose jugée le 05 mai 2009 ne saurait lui être opposée puisque le tribunal ne s’était pas prononcé sur la notoriété de l’hôtel ;

Qu’elle ajoute que l’exploitation de la marque 'Byblos’ par la société Swinger International porte atteinte à sa dénomination sociale et à son nom commercial ;

Considérant que la société Swinger International soulève à titre principal l’irrecevabilité des demandes en concurrence déloyale présentées devant la cour par la SAS Le Byblos sur le fondement de l’exploitation de l’enseigne 'Byblos Art Hôtel Villa Amistà’ et du nom de domaine <www.byblosarthotel.com> ainsi que par l’usage du terme 'Byblos’ comme mot-clé alors que ces actes n’avaient pas été invoqués devant les premiers juges ;

Que subsidiairement elle réplique que l’usage du mot-clé 'Byblos’ n’est pas démontré faute de présenter la requête sur Google® qui aurait permis de connaître le mot-clé effectivement utilisé ; qu’en tout état de cause l’emploi de ce mot-clé n’est pas en soi fautif d’autant plus qu’elle exploite ce terme à titre de marque pour son activité de confection et de commercialisation de vêtements depuis 1973 ;

Qu’elle ajoute que la notoriété de la marque 'Byblos’ a été écartée par jugement définitif du 05 mai 2009 qui a autorité de la chose jugée et que la SAS Le Byblos est incapable de démontrer la notoriété du signe 'Byblos’ sur le territoire français pour désigner son hôtel ;

Considérant ceci exposé, qu’en première instance la SAS Le Byblos a présenté des demandes en concurrence déloyale du fait de l’atteinte à sa dénomination sociale et à son nom commercial du fait de l’exploitation, par la société Swinger International, du signe 'Byblos’ et du dépôt de deux marques communautaires ;

Considérant que devant la cour la SAS Le Byblos ne fait qu’invoquer au soutien de ses demandes en concurrence déloyale des moyens nouveaux tirés de l’exploitation de l’enseigne 'Byblos Art Hôtel Villa Amistà’ et du nom de domaine <www.byblosarthotel.com> contenant

tous deux le terme 'Byblos', ainsi que de l’usage de ce terme comme référencement sur les sites Internet destinés au public français et accessibles en langue française ; que ces moyens nouveaux sont recevables conformément aux dispositions de l’article 563 du code de procédure civile ;

Considérant toutefois que les faits invoqués au soutien des demandes en concurrence déloyale se fondant sur la reprise du terme 'Byblos’ par l’exploitation de l’enseigne 'Byblos Art Hôtel Villa Amistà’ et le nom de domaine <www.byblosarthotel.com> ne sont pas distincts de ceux invoqués au soutien des demandes en contrefaçon des marques verbales française et communautaire 'Byblos’ ;

Qu’en ce qui concerne l’usage du terme 'Byblos’ comme mot-clé dans les moteurs de recherche sur Internet, dont celui de la société Google®, outre le fait que les pièces versées aux débats à l’appui de ce moyen (pièces n° 210 à 212 et 214) ne présentent que des résultats de recherches sur Internet sans qu’on sache quel a été le mot-clé utilisé et que le seul exemple produit (pièce n° 241) portait sur l’expression 'lhw byblos', orientant ainsi la recherche vers des hôtels (le terme 'lhw’ ayant trait à des hôtels de luxe), il convient de relever qu’en tout état de cause l’emploi du terme 'byblos’ en tant que mot-clé n’est pas en lui-même constitutif d’un acte de concurrence déloyale dans la mesure où la société Swinger International commercialise de façon tout à fait licite depuis plus de quarante ans des vêtements et accessoires de mode sous la dénomination 'Byblos’ ;

Qu’en ce qui concerne le grief tiré de l’atteinte à la notoriété du terme 'Byblos', il sera rappelé que par jugement définitif rendu entre les mêmes parties le 05 mai 2009 par le tribunal de grande instance de Paris, il a été jugé que la SAS Le Byblos n’apportait pas la preuve de la notoriété ou de la renommée de sa marque 'Byblos’ ;

Qu’en l’espèce la SAS Le Byblos admet l’autorité de la chose jugée résultant de ce jugement et invoque l’atteinte portée non pas à la renommée de ses marques 'Byblos’ mais celle portée à la notoriété de l’hôtel 'Le Byblos’ qu’elle exploite à Saint-Tropez ;

Considérant toutefois que les pièces versées aux débats par la SAS Le Byblos sont insuffisantes à établir la réalité de la notoriété de son hôtel éponyme sur l’ensemble du territoire national, voire à l’étranger ; qu’en effet le fait que cet hôtel soit référencé sur les sites de réservation d’hôtels ou les guides touristiques de la Provence, au même titre que les autres établissements présents dans cette même région, ne suffit pas à en démontrer une notoriété particulière par rapport aux autres établissements ;

Que le fait que cet hôtel ait pu servir de fonds de décor à certains films, romans ou bandes dessinées sans être au demeurant un élément

central et déterminant de ces ouvrages, voire sans y être même expressément cité, n’est pas davantage probant ;

Considérant en conséquence qu’il n’est justifié d’aucun fait distinct de ceux relatifs à la contrefaçon de marques, susceptible de constituer des actes de concurrence déloyale, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la SAS Le Byblos de ses demandes en concurrence déloyale ; que cette société sera également déboutée de ses demandes à ce titre pour ses moyens nouveaux en appel ;

IV : SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DÉCHÉANCE :

Considérant que la société Swinger International reprend devant la cour sa demande en déchéance des droits de la SAS Le Byblos sur sa marque française semi-figurative 'Hôtels Byblos’ n° 3 358 326 pour absence d’usage sérieux ;

Qu’elle affirme avoir un intérêt à agir en déchéance en faisant valoir qu’en vertu des dispositions autonomes de l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, l’intérêt à agir doit être apprécié beaucoup plus largement qu’au sens de l’article 31 du code de procédure civile ;

Qu’elle soutient que cette marque présente un lien de connexité avec le litige principal pour les services 'hôtellerie, services hôteliers, réservation d’hôtels, agences de logement (hôtels, pensions), services de motels même si la SAS Le Byblos indique ne formuler aucune demande sur le fondement de cette marque ;

Considérant que la SAS Le Byblos conclut à la confirmation sur ce point du jugement entrepris qui a déclaré cette demande reconventionnelle irrecevable comme ne se rattachant pas aux prétentions originales par un lien suffisant ;

Considérant ceci exposé que l’article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ;

Considérant que la marque semi-figurative 'Hôtels Byblos’ n° 3 358 326 n’est pas opposée par la SAS Le Byblos et qu’en conséquence la demande reconventionnelle en déchéance de ses droits sur cette marque présentée par la société Swinger International ne se rattache pas aux prétentions originaires de la SAS Le Byblos par un lien suffisant ;

Considérant en outre que si l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que la déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée, encore faut-il démontrer que cette

demande tend à lever une entrave à l’utilisation du signe dans le cadre de l’activité économique de la société Swinger International ;

Considérant que la société Swinger International n’exploite le signe 'Byblos’ pour désigner des services d’hôtellerie et de restauration que sur le territoire italien dans le cadre de son hôtel situé à Vérone, alors que la marque 'Hôtels Byblos’ n° 3 358 326 est une marque française sans effet en Italie, de telle sorte qu’elle ne saurait constituer une entrave à l’utilisation du signe 'Byblos’ dans le cadre de son activité économique en Italie ;

Que la société Swinger International ne justifie ni même n’allègue avoir l’intention de développer sur le territoire français une activité touchant aux services 'hôtellerie, services hôteliers, réservation d’hôtels, agences de logement (hôtels, pensions), services de motels visés dans sa demande en déchéance ;

Considérant en conséquence que la société Swinger International ne démontre pas avoir un intérêt, au sens des articles L 714-5 précité et 31 du code de procédure civile, à demander la déchéance des droits de la SAS Le Byblos sur sa marque française semi-figurative 'Hôtels Byblos’ n° 3 358 326 pour les services 'hôtellerie, services hôteliers, réservation d’hôtels, agences de logement (hôtels, pensions), services de motels’ ;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré la société Swinger International irrecevable en sa demande en déchéance à ce titre ;

V : SUR LES AUTRES DEMANDES :

Considérant qu’il est équitable d’allouer à la SAS Le Byblos la somme de 10.000 € au titre des frais par elle exposés tant en première instance qu’en cause d’appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ;

Considérant que la société Swing International sera pour sa part, déboutée de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que la société Swing International, partie tenue à paiement, sera condamnée au paiement des dépens de la procédure de première instance et d’appel, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ;

P A R C E S M O T I F S La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;

Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a : • débouté la SAS Le Byblos de ses demandes en contrefaçon des marques française et communautaire 'Byblos’ n° 1 522 685 et 646 042 dont elle est titulaire, • condamné la SAS Le Byblos au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés :

Dit qu’en utilisant sur le territoire français le signe 'Byblos Art Hôtel Villa Amistà’ pour désigner des services d’hôtellerie et de restauration, la société Swinger International a commis des actes de contrefaçon des marques française et communautaire 'Byblos’ n° 1 522 685 et 646 042 dont la SAS Le Byblos est titulaire ;

Fait injonction à la société Swinger International de cesser toute utilisation du signe 'Byblos’ sur le territoire français et sur Internet à l’adresse du public français, soit isolément, soit dans l’ensemble 'Byblos Art Hôtel Villa Amistà', ce sous astreinte provisoire d’une durée de trois (3) mois, de MILLE euros (1.000 €) par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze (15) jours suivant la signification du présent arrêt ;

Déboute la SAS Le Byblos du surplus de ses demandes d’interdiction sous astreinte ;

Condamne la société Swinger International à payer à la SAS Le Byblos à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon la somme forfaitaire de QUINZE MILLE euros (15.000 €) en vertu des dispositions de l’article L 716- 14, 5^e alinéa du code de la propriété intellectuelle ;

Déclare recevable la SAS Le Byblos à présenter devant la cour des moyens nouveaux au soutien de ses demandes en concurrence déloyale mais l’en déclare mal fondée au fond ;

Déboute en conséquence la SAS Le Byblos du surplus de ses demandes en concurrence déloyale sur le fondement de ses moyens nouveaux en appel ;

Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

Condamne la société Swing International à payer à la SAS Le Byblos la somme de DIX MILLE euros (10.000 €) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Déboute la société Swing International de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Swing International aux dépens de la procédure de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.