Notification par RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

LRAR faite le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 1

ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2024

(n° 125/2024, 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07163 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPH7

Décision déférée à la Cour : décision du 17 mars 2023 – Institut National de la Propriété Industrielle – Numéro national et référence : OPP 22-3732 / CAR

REQUÉRANTE

Société ESCHENBACH OPTIK GmbH, société de droit allemand, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 6]

[Localité 5]

Allemagne

Représentée par M^e Arnaud LELLINGER de l’AARPI LLF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C 1195

Assistée de M^e Pierre FATON plaidant pour l’AARPI LLF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C 1195

EN PRÉSENCE DE

Monsieur le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par M^me Marie BUCCHINI, chargée de mission

APPELÉE EN CAUSE

S.A.S. FLANDRIN CAPITAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 2]

Assignée à personne habilitée et n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M^me Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, en présence de M^me Brigitte CHOKRON, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

— M^me Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,

— M^me Déborah BOHEE, conseillère,

— M^me Brigitte CHOKRON, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Greffière lors des débats : M^me Carole TREJAUT

Le Ministère public a été avisé de la date d’audience.

ARRÊT :

réputé contradictoire ;

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

signé par M^me Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

Vu la décision du 17 mars 2023 par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté l’opposition formée le 12 septembre 20221 par la société de droit allemand ESCHENBACH OPTIK à l’encontre de la demande d’enregistrement n° 4 881 388 déposée par la société FLANDRIN CAPITAL portant sur le signe verbal 'PE CLUB’ ;

Vu le recours formé le 15 avril 2023 contre cette décision par la société ESCHENBACH OPTIK ;

Vu les conclusions transmises par la société ESCHENBACH OPTIK le 22 août 2023 ;

Vu les observations récapitulatives écrites du directeur général de l’INPI transmises le 3 septembre 2024 ;

Vu la défaillance de la société FLANDRIN CAPITAL qui n’a pas constitué avocat et à laquelle la société ESCHENBACH OPTIK a fait signifier sa déclaration de recours et ses conclusions conformément aux articles R. 411-26 et R. 411-34 du code de la propriété intellectuelle, respectivement le 29 juin 2023 et le 29 septembre 2023, les actes ayant été remis à des personnes se disant habilitées à les recevoir ;

Le conseil de la société ESCHENBACH OPTIK et la représentante de l’INPI entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures ;

Le ministère public ayant été avisé.

SUR CE,

La société FLANDRIN CAPITAL a déposé, le 30 juin 2022, la demande d’enregistrement

n° 22 4 881 388 portant sur le signe verbal « PE CLUB » destiné à distinguer notamment les produits suivants de la classe 9 : « Appareils et instruments optiques ; masques de plongée ; lunettes (optique) ; lunettes 3d ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ».

Le 12 septembre 2022, la société ESCHENBACH OPTIK a formé opposition à l’enregistrement de ce signe sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque antérieure internationale verbale « CLUB », désignant la France, enregistrée le 6 octobre 1988 sous le n° 528 297 et dûment renouvelée, cette marque portant sur les produits « Appareils optiques, notamment jumelles » en classe 9.

Dans sa décision dont recours, le directeur général de l’INPI a estimé que si les produits de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure opposée, les différences entre les signes, aux plans visuel, phonétique et conceptuel, excluent tout risque de confusion sur l’origine des marques, de sorte que le signe verbal « PE CLUB » peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société ESCHENBACH OPTIK sur sa marque verbale « CLUB ».

La société requérante ESCHENBACH OPTIK demande à la cour :

de la recevoir en son recours et de la déclarer bien fondée,

d’annuler la décision du directeur général de l’INPI en ce qu’elle a rejeté l’opposition n° OPP 22-3732,

de condamner la société FLANDRIN CAPITAL à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.

La société ESCHENBACH OPTIK fait valoir que l’INPI a retenu, à tort, l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté ; que l’Institut a commis une erreur de raisonnement en ne prenant pas en considérant la position distinctive autonome et dominante conservée par le terme CLUB au sein du signe « PE CLUB » au sens de la jurisprudence de la CJUE ; que si le terme PE n’est pas descriptif des produits visés en classe 9 par la marque contestée, il ne suffit pas que le terme accolé au signe antérieur soit distinctif pour écarter un risque de confusion entre les marques ; que l’INPI n’a pas examiné l’impression d’ensemble des signes, mais s’est focalisé sur une partie du signe contesté (le terme PE) pour écarter la similitude avec le signe antérieur alors qu’il est évident que le signe contesté « PE CLUB », pris dans son ensemble, ne produit pas une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle du signe antérieur « CLUB » qu’il reprend entièrement ; que le terme CLUB, compris comme un lieu où les personnes se rassemblent, possède une distinctivité importante en relation avec les produits de la classe 9 ; que si le terme PE n’est pas descriptif des produits visés, il ne possède aucune signification sur le plan intellectuel ; que par conséquent, un consommateur d’attention moyenne prenant connaissance du signe « PE CLUB » va forcément accorder une attention plus importante au terme CLUB qui en est manifestement l’élément dominant et conserve a minima une position distinctive autonome, et ce, d’autant plus que le terme PE est un terme court qui risque d’être perçu comme un acronyme, comme l’a relevé lui-même l’INPI ; qu’en outre, le signe contesté risque d’être considéré comme une déclinaison ou une variante du signe antérieur ; que la solution retenue par l’INPI est d’autant moins compréhensible que, de façon presque concomitante, l’Institut a rendu une autre décision concernant également la société ESCHENBACH OPTIK et relative à des signes et des produits similaires à ceux de la présente affaire (CLUB / CLUB PREMIERE), dans laquelle il a considéré que l’ajout du terme PREMIERE n’était pas suffisant pour écarter la similitude avec le signe antérieur ; que compte tenu de l’identité ou la forte similarité entre les produits désignés en classe 9 par les signes en présence, de la similitude entre les signes et de la distinctivité importante du terme CLUB en lien avec les produits de la classe 9, le risque de confusion entre les deux signes est caractérisé.

Le directeur général de l’INPI observe que si les signes « CLUB » et « PE CLUB » ont en commun le terme CLUB, ils présentent néanmoins des différences immédiatement perceptibles renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; qu’en effet, les signes se différencient aussi bien visuellement, du fait de la présence des lettres PE en attaque du signe contesté qui induit des structures et longueurs distinctes, que phonétiquement, l’adjonction des lettres PE en attaque du signe contesté modifiant sensiblement la prononciation générale des signes qui adoptent des rythmes bien différents et se distinguent fortement par leurs sonorités d’attaque ; que les différences portant sur les lettres PE du signe contesté ne sont pas visuellement ni phonétiquement neutres et que ces deux lettres d’attaque dans le signe contesté retiendront l’attention du consommateur ; qu’intellectuellement, le signe contesté sera perçu dans sa globalité comme désignant un club particulier identifié par l’acronyme PE, cette référence étant absente de la marque antérieure qui renvoie quant à elle à l’idée de club sans plus de précision ; qu’ainsi, les signes dégagent une impression d’ensemble bien distincte, laquelle se trouve renforcée par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; que le consommateur appréhende généralement un signe dans sa globalité et n’a pas coutume de décomposer chacun de ses éléments, sauf s’il y est incité lorsque l’un est plus distinctif qu’un autre ou en raison d’une présentation particulière ; qu’en l’espèce, il n’existe aucune raison pour qu’au sein du signe contesté, le terme CLUB attire davantage l’attention du consommateur que la séquence de lettres PE ; que le terme CLUB ne bénéficie pas d’une présentation qui le met en exergue puisque, bien au contraire, placé en seconde position, il est majoritairement inscrit en lettres minuscules et précédé de la séquence de lettres PE, présentée en attaque et en lettres majuscules et ainsi de nature à attirer tout particulièrement l’attention du consommateur ; qu’en outre, le terme CLUB ne présente pas un caractère distinctif plus élevé que le sigle PE au regard des produits désignés mais sera, au contraire, perçu comme accessoire par rapport au sigle PE qui fait référence au nom du club ; que la jurisprudence THOMSON LIFE de la CJCE sur la position distinctive autonome ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce dès lors que la séquence PE ne consiste pas, contrairement à la séquence THOMSON dans l’affaire THOMSON LIFE, en une marque ou une dénomination sociale renommée immédiatement identifiable par le consommateur d’attention moyenne ; que le terme CLUB ne bénéficie donc pas au sein de ce signe d’une position autonome mais au contraire, sera perçu par le consommateur dans le signe « PE CLUB » comme étroitement associé à la séquence PE pour faire référence à un club particulier ; qu’il n’existe globalement pas de risque que le consommateur attribue aux deux signes la même origine commerciale, les différences qu’ils présentent étant importantes ; que dans le signe contesté « PE CLUB », le consommateur percevra le terme CLUB dans son sens courant et non comme une référence à la marque antérieure.

SUR CE,

La décision du directeur général de l’INPI n’est pas critiquée en ce qu’elle retient que les produits visés par la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie (à l’exception des « marques de plongée »), identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.

En ce qui concerne la comparaison des signes, le signe contesté n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque invoquée, faute de la reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, il convient de rechercher s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion, incluant le risque d’association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.

Il convient donc de comparer les signes en litige avant de procéder à l’appréciation du risque de confusion pouvant exister entre eux pour le consommateur.

Visuellement, les signes en litige sont deux signes verbaux, la marque antérieure étant constituée du terme unique CLUB, soit 4 lettres, et le signe contesté des deux termes PE CLUB, soit 6 lettres, ce qui induit des différences de structure et de longueur. En outre, les signes se distinguent par la présence du terme PE en position d’attaque dans le signe contesté. Ces différences sont cependant atténuées par le fait que le signe second reprend le même terme CLUB qui constitue l’intégralité du signe premier. La demande d’enregistrement contestée portant sur un signe verbal, il n’y a pas lieu de prendre en considération le fait que ce signe, contrairement à la marque antérieure, est composé à la fois de lettres majuscules et de lettres minuscules.

Phonétiquement, les signes présentent des rythmes différents (un temps pour la marque antérieure / trois temps pour le signe contesté, les lettres PE étant prononcées individuellement [pé] et [e]) et des sonorités d’attaque distinctes du fait de la présence dans

le signe second de la séquence PE. Ils se rapprochent cependant par la sonorité CLUB qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et la séquence finale du signe contesté.

Intellectuellement, la marque antérieure évoque immédiatement un club, cercle où des habitués (membres) passent leurs heures de loisir, et le signe second renvoie pareillement à un club sans que les deux lettres PE qui précèdent le terme CLUB, sans aucune portée conceptuelle particulière, soient de nature à modifier cette perception.

Ainsi, globalement, il existe une similitude entre les signes.

Cette analyse est confortée par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes.

Si le directeur général de l’INPI observe à juste raison que la jurisprudence THOMSON LIFE (CJCE, Medion, C-120/04, 6 octobre 2005) invoquée par la société ESCHENBACH OPTIK ne peut recevoir application en l’espèce, la séquence PE au sein du signe contesté ne consistant pas en une dénomination sociale ou une marque renommée, il reste que l’adjonction des lettres PE dans le signe contesté n’ajoute rien au mot CLUB ni ne change le sens de ce terme. Ces deux lettres apparaissent insignifiantes, pouvant tout au plus être comprises comme un acronyme dont la signification serait incertaine. Ainsi, bien que placée en position d’attaque dans le signe contesté et inscrite en lettres majuscules, la séquence PE ne sera pas apte à retenir l’attention du consommateur, laquelle sera appelée seulement sur le terme CLUB, qui constitue l’intégralité de la marque antérieure, parfaitement distinctif pour les produits visés par la demande contestée et dominant, de sorte que le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure.

Dès lors, le risque de confusion, qui inclut le risque d’association, est caractérisé, le consommateur moyen de la catégorie des produits concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, étant amené à penser que les deux signes proviennent d’une même entreprise ou d’entreprises liées économiquement ou que le signe second est une déclinaison du premier.

Le risque de confusion est en l’espèce d’autant plus important que la proximité des produits couverts par chacun des deux signes est grande.

La décision du directeur de l’INPI doit en conséquence être annulée.

Les procédures de recours contre une décision du directeur général de l’INPI ne donnent pas lieu à condamnation aux dépens.

En équité, la société FLANDRIN CAPITAL paiera à la société ESCHENBACH OPTIK la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Par arrêt réputé contradictoire,

Annule la décision du directeur général de l’INPI du 17 mars 2023,

Condamne la société FLANDRIN CAPITAL à payer à la société ESCHENBACH OPTIK la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffe aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE