DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 15 114 C (INVALIDITY)
Actial Farmaceutica S.r.l., Viale Shakespeare, 47, 00144 Rome, Italie (demanderesse), représentée par CON LOR S.p. A., Avda Aguilera, 19-1°B, 03007 Alicante, Espagne ( représentant employé)
i-n s t
Mendes SA, Via Giacometti 1, 6900 Lugano, Suisse (titulaire de marque de l’Union européenne), représentée par Cavattoni — Raimondi S.r.l. Società tra professionel, Viale dei Parioli, 160, 00197 Rome, Italie (mandataire agréé).
Le15/06/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1 La demande en nullité est accueillie.
2. la marque de l’Union européenne NO 11 702 172 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. la titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 20/06/2017, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne no 11 702 172 «VSL3TOTAL» (MARQUE VERBALE) (ci-après la «marque de l’Union européenne contestée»), déposée le 29/03/2013 et enregistrée le 02/08/2013.
La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne contestée, qui, après une renonciation partielle enregistrée par l’Office le 01/02/2019, sont des compositions à base de bactéries de bactéries lactiques utilisées pour médicaments et/ou compléments alimentaires/diététiques compris dans la classe 5.
La demande est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 437 789 «VSL # 3» (ci-après la «marque verbale antérieure») (ci-après la «marque de l’Union européenne antérieure»), déposée le 23/12/1999 et enregistrée le 05/07/2001.
La demande est fondée sur tous les produits couverts par la marque de l’Union européenne antérieure, à savoir les produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; nutraceutiques; Compléments nutritionnels compris dans la classe 5.
La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE.

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RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Le 20/06/2017, dans ses premières observations, la demanderesse observe, en substance, que la première partie de la MUE contestée — le libellé «VSL3» — est quasiment identique au signe antérieur. D’après elle, compte tenu du fait que l’élément supplémentaire «TOTAL» de la marque de la titulaire est un terme relativement banal et courant, la similitude globale entre les signes est élevée. Il s’ensuit, selon la demanderesse, que, compte tenu de l’identité des produits en conflit, il existe un risque de confusion entre les marques en cause.
Le 11/01/2019, après une prolongation initiale du délai, la titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir sa réponse en indiquant, à titre liminaire, qu’en l’espèce, le public pertinent se compose de consommateurs finaux et de professionnels de la médecine et que les deux catégories présentent un degré élevé d’attention au regard des produits pertinents.
Dans son énoncé, la titulaire de la marque de l’Union européenne fait référence à la procédure de déchéance no 9 781 opposant les mêmes parties et dirigée contre la marque de l’Union européenne antérieure. En renvoyant à cette procédure, la titulaire affirme que la marque antérieure «VSL # 3» est constituée d’une dénomination qui est faible à l’égard des produits pertinents compris dans la classe 5. D’après la titulaire, à partir du contenu d’articles scientifiques internationaux, de publications et de brevets enregistrés aux États-Unis d’Amérique, il apparaît que l’expression «VSL # 3» n’est pas utilisée comme marque, mais plutôt comme une indication d’un principe actif de huit souches de bactéries probiotiques. La titulaire se réfère elle aussi aux litiges entre les parties en Chine, Pologne, Allemagne et les Etats-Unis d’Amérique; elle cite, en particulier, une décision rendue par le tribunal de district de Varsovie, dans laquelle le signe «VSL # 3» a été utilisé de manière descriptive à titre de référence à un complément contenant huit souches bactériennes.
À la lumière des considérations qui précèdent, la titulaire estime que les marques en conflit sont visuellement, phonétiquement différentes l’une de l’autre. D’après elle, l’élément dominant et le plus distinctif du signe antérieur est le symbole #, qui est totalement absent dans la marque de l’Union européenne contestée. De même, elle affirme que, bien que le terme «TOTAL» de sa marque soit un «mot commun», même les signes ont une longueur différente, l’élément verbal du signe contesté étant presque deux fois plus important que celui de la marque antérieure.S’agissant des produits en conflit, la titulaire de la marque communautaire affirme que, suite à la renonciation partielle à la marque de l’Union européenne contestée, les produits contestés ne peuvent être considérés comme identiques aux produits antérieurs.
À l’appui de ses observations, la titulaire a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 1:Copie des documents scientifiques publiés par:
1) «International Journal of Molecular Medicine», 2012;
2) «Mencarelli et al.», septembre 2012 («parcelle e.org»);
3) «Korean J Gastroentol», 2012;
4) «Corridoni et al.», juillet 2012 («parcelle e.org»);
5) ANZ Journal of Surgery, 2012;
6) «Elsevier Inc.», 2012;
7) «Joseph Bassaganya-Riera et al., avril 2012 («plosone.org»);

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8) «BioMedCentral Ltd.», 2012;
9) «Joseph Bassaganya-Riera et al., février 2012 («plosone.org»);
10) «Springer Science + Media Business Media, ©», octobre 2011;
11) «Blackwell Publishing Ltd.», 2011;
12) «J Gastrointestin Liver dis», décembre 2011;
13) «Wiley Online Library», 2011;
14) «Société physiologique américaine», septembre 2011;
15) «Springer Science + Business Media», novembre 2010;
16) «Springer», janvier 2011;
17) John Wiley & Sons A/S, 2010;
18) «Wiley Interscience», 2010;
19) «Lippincoton Williams & Wilkins», septembre 2010;
20) «American Journal of Gastroentology», octobre 2010;
21) «ESPGHAN et NASPGHAN», juillet 2010;
22) «Blackwell Publishing Ltd», 2010;
23) «Wiley Interscience», 2010;
24) «JohnWiley & Sons Ltd», 2014;
25) «les rapports de cellules», avril 2014;
26) «International Journal of Molecular Sciences, 2014;
27) «BioMedCentral», 2013;
28) «Wageningen Academic Publishers», 2013;
29) John Wiley & Sons Ltd, 2013;
30) «Pak J Med Sci», 2013;
31) «BioMedCentral», 2013;
32) «Tabriz University of Medical Sciences», 2013;
33) «rapports scientifiques», 2013;
34) «Wiley-Vch Verlag GmbH & Co.», 2013;
35) «Journal of Gastroenterology and Hepatology Foundation et Wiley Publishing Asia
Pty Ltd.», 2013;
36) «Eleonora Distrutti et al.», «University of California», mai 2013 («parcelle e.org»);
37) John Wiley & Son., 2013;
38) «Elsevier Ltd.», 2013;
39) «Poonam Dharmani et al», «McMaster University», mars 2013 («parcelle e.org»);
40) «Landes bioscience», 2013;
41) «Springer Science + Business Media», 2012;
42) «Wiley Interscience», 2009;
43) «gastro-entérologie et Hepatologie de la Clinique», 2009;
44) «Société américaine pour la nutrition», 2009;
45) S. Karger AG (CH), 2009;
46) Gabriele Hormannsperme et al., «East Carolina University (US)», février 2009
(«parcelle e.org»); 47) «Société physiologique américaine», 2009;
48) «Société américaine pour la nutrition», 2009;
49) «Wiley Interscience», 2008;
50) «The American College of Gastroentérologie», 2009;
51) «La société américaine pour la nutrition», 2008;
52) «Lippincoton Williams & Wilkins», septembre 2008;
53) «Lippincoton Williams & Wilkins», septembre 2008;
54) «Pulsus Group Inc.», mars 2008;
55) «British Society for Immunology», 2008;
56) «Wiley Interscience», 2008;
57) «Lippincoton Williams & Wilkins», 2007;
58) «Landes bioscience», septembre 2007;

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59) «Springer-Verlag», 2007;
60) «American Society of Colon and rectal surgeons», 2007;
61) «WJG Press», février 2007;
62) «American Association of Critical-Care infirmières», 2010;
63) «Université du Colorado (USA)», janvier 2010 («pnas.org»);
64) «Journal officiel de l’oncologie Nursing», 2009;
65) «département de l’hémologie & Clinical Nutrition, Institut de foie et des sciences biliaires (2014) (IN)»;
66) John Wiley & Sons, 2014;
67) John Wiley & Sons, 2009;
68) «Blackwell Science Ltd.», 1999;
69) «Université du Colorado (USA)», janvier 2007;
70) «BMJ Publishing Group Ltd», janvier 2006;
71) «BMJ Publishing Group Ltd & Société britannique de Gastroenterology», janvier 2003;
72) «American gastro-entérological Association», 2003;
73) «BMJ Publishing Group Ltd & Société britannique de Gastroenterology», janvier 2004;
74) «Elsevier B.V.», 2005;
75) «Questions principales», 2012;
76) «American gastro-entérological Association», 2000;
77) «Massachusetts Medical Society», 2011;
78) «Massachusetts Medical Society», 2011;
79) «ESPGHAN et NASPGHAN», 2012;
80) «Blackwell Publishing», 2005;
81) «Lippincoton Williams & Wilkins», 2005;
82) «Informations scientifiques internationales», 2004;
83) John Wiley & Sons Ltd.», 2004;
Annexe 1a: Extraits de brevets déposés auprès de l’Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO) entre 2006 et 2014, y compris des références à la dénomination «VSL # 3».
Annexe 2: Copie d’une lettre datée du 15/06/2015, envoyée par le représentant légal de Farmaceutica, Lda, faisant valoir ses droits sur la dénomination «VSL # 3» et demandant à la titulaire, en substance, de cesser d’utiliser le signe dans l’Union européenne.
Annexe 3: Copie d’un document intitulé «Annexe au protocole concernant le dissertation à partir de 03/09/2018», renvoyant à un litige entre la demanderesse et la société suisse Ferring Pharmaceuticals SA (ci-après la «demanderesse») et de la société polonaise Pharmabest sp. Z oo (indiqué comme «défendeur») devant le tribunal de district de Varsovie. Ce document semble consister en les observations présentées par le représentant de la défenderesse, au motif que l’atteinte alléguée aux droits de la marque de l’Union européenne no 1 437 789 «VSL # 3» (la MUE antérieure) est alléguée.
Annexe 4: Traductions partielles d’une décision rendue le 25/01/2018 par le tribunal de district de Hambourg; Du contenu du texte fourni, il est possible de déduire que le litige concernait des publicités trompeuses pour la probioétique sur le marché allemand. La documentation ne contient aucune référence aux parties ou aux marques en cause.

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Annexe 5: Extraits fournissant des informations générales sur les procédures d’annulation entre la titulaire et la société VSL Pharmaceuticals, Inc. pendamment devant l’USPTO (actuellement suspendu).
Annexe 6: Copie du certificat d’enregistrement de la marque chinoise de la titulaire de la MUE no 14 149 986 «VLS3TOTAL» visant des produits compris dans la classe 5.
Annexe 7: Copie d’une communication envoyée par le titulaire de l’Office le 08/01/2019 demandant une renonciation partielle à la MUE contestée.
Annexe 8: Extraits du dictionnaire en ligne «word Reference» fournissant une traduction en italien du mot anglais «total»;
Dans sa réponse du 16/05/2019 soumise après une prolongation initiale du délai, la demanderesse réitère les arguments précédemment soumis concernant le risque de confusion entre les signes en conflit.
S’agissant du public pertinent en l’espèce, la demanderesse affirme qu’après la renonciation partielle à la marque contestée, les produits contestés consistent en aliments diététiques à usage médical, mais pas des produits pharmaceutiques vendus sur ordonnance. Dès lors, le public pertinent est, selon elle, constitué du consommateur final. En ce qui concerne les arguments de la titulaire invoquant le prétendu caractère distinctif faible du signe antérieur, la demanderesse renvoie à l’arrêt du Tribunal du 18/05/2018 dans l’affaire T-419/17, qui confirme le caractère distinctif de la marque «VSL # 3».
La demanderesse souligne également que le litige polonais auquel le titulaire fait référence concerne les procédures d’opposition qui font l’objet d’un recours; dès lors, selon elle, toute conclusion d’un tel jugement ne peut être prise en compte. En outre, elle affirme que les documents fournis par la titulaire en annexe 3 se rapportent aux observations déposées devant le tribunal polonais et non à la décision elle-même. En ce qui concerne les autres litiges nationaux, la demanderesse affirme que le litige allemand est dénué de pertinence dans la mesure où il ne contient aucune référence à la validité de la marque de l’Union européenne antérieure et que les procédures ont été suspendues. En ce qui concerne la comparaison des produits, la demanderesse affirme qu’en dépit de la renonciation partielle à la marque de l’Union européenne contestée, les produits sont toujours identiques.
En appui de ses arguments, la demanderesse fournit les documents suivants:
Pièce 1: Copie de l’arrêt du 18/05/2018, 419/17.
Pièce 2: Copie d’une ordonnance rendue par le tribunal de district américain de Maryland concernant un litige relatif à une prétendue violation d’un accord de licence de brevet, par une violation de confiance, l’enrichissement sans cause du signe «VSL # 3»; Il convient de noter que les parties à ladite procédure ne sont pas les parties en l’espèce et que l’ordonnance ne contient aucune appréciation du caractère distinctif du signe «VSL # 3».
Le 12/12/2019, à la suite d’une prolongation initiale du délai, sa duplique, la titulaire de la marque de l’Union européenne fait référence au contenu de son bref énoncé et fait valoir que, bien que le Tribunal dans l’affaire T-419/17 ait rejeté la demande en déchéance présentée à l’encontre de la marque de l’Union européenne antérieure, cela

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ne prive pas de conclure que le signe a un faible caractère distinctif. À cet égard, la titulaire indique que les trois lettres «VSL» renvoient à l’expression «Very Safe Lactobacilli» et que le nombre «3» indique simplement la présence de trois espèces lactobacilles qui se rapportent à la combinaison probiotique. Il s’ensuit, d’après elle, que le seul élément distinctif du signe antérieur est le symbole #.Par conséquent, selon la titulaire, à la lumière de l’attention élevée du public pertinent et des éléments différents des signes, un risque de confusion peut être exclu. Le titulaire se réfère aux procédures nationales déjà mentionnées dans ses précédentes observations concernant, notamment, la concurrence déloyale en Pologne et la publicité trompeuse en Allemagne.
À l’appui de ses observations, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit un nouvel index des documents fournis le 11/01/2019 (la nouvelle numérotation a déjà été mise en œuvre dans les éléments de preuve énumérés ci-dessus) et a produit les documents suivants:
Annexe 9: Copie d’une plainte déposée dans le cadre de l’action en class action devant le Tribunal de Grande Instance des Etats-Unis de Maryland.
Annexe 10: De la copie complète du document intitulé «Annexe au protocole de dissertation à partir de 03/09/2018» fourni le 11/01/2019 à l’ annexe 3.
Annexe 11: Des documents qui donnent suite à l’arrêt rendu par le tribunal de grande instance de Varsovie, 21/12/2018, dans lequel il a rejeté l’allégation de concurrence déloyale introduite par la requérante et par la société Ferring Pharmaceuticals S.A, à l’encontre de la société polonaise de pharmacabest, qui, d’après la demanderesse, s’emploie injustement au signe «VSL # 3» dans l’emballage d’un complément alimentaire.
Annexe 12: Copie du raisonnement suivi par le Tribunal de grande instance de Varsovie dans l’arrêt susmentionné, dans lequel il est indiqué, en substance, que «la société polonaise Pharmabest n’a utilisé la dénomination «VSL # 3» comme marque sur l’emballage de ses produits.
Annexe 13: Documentation se rapportant à la décision rendue le 25/01/2018 par le Tribunal de Grande Instance de Hambourg (annexe 4).
Annexe 14: Une copie d’une ordonnance rendue le 20/06/2019 par le tribunal de district des États-Unis de Maryland, faisant référence à l’utilisation trompeuse de la dénomination «VSL # 3» aux États-Unis, sans toutefois soulever la question du caractère distinctif du signe;
Annexe 15: Documents concernant une décision rendue par l’Office chinois des marques dans le cadre de la procédure d’opposition (14/09/2016) entre les parties à la présente procédure et impliquant les mêmes signes «VSL # 3» et «VSL3TOTAL».L’opposition a été rejetée au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques.

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Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 5: produits pharmaceutiques , vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; nutraceutiques; compléments nutritionnels.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: compositions à base de bactéries de bactéries utilisées comme médicaments et/ou compléments alimentaires/diététiques.

En l’espèce, la marque de l’Union européenne antérieure couvre entre autres les catégories générales suivantes de produits compris dans la classe 5: Des «produits pharmaceutiques», des «substances diététiques à usage médical» et des «compléments nutritionnels».Même si, dans ses observations, le titulaire affirme que, après la renonciation partielle à la marque de l’Union européenne contestée, les produits contestés restants compris dans la classe 5 sont destinés à un «public plus spécialisé», cette circonstance, contrairement à son avis, n’empêche pas de conclure à l’identité entre les produits en conflit. À la suite de la demande de renonciation partielle déposée par la titulaire le 08/01/2019, le signe contesté est resté enregistré pour des compositions à base de bactéries de bactéries lactiques, qui peuvent être utilisées en tant que médicaments et/ou compléments alimentaires/alimentaires. Compte tenu du fait qu’un médicament est «une substance utilisée comme un médicament ou dans la préparation d’un médicament» (définition tirée du dictionnaire en ligne Merriam- Webster), il peut être conclu que les compositions contestées à base de bactéries lactiques utilisées comme médicaments sont incluses dans la catégorie plus large des préparations pharmaceutiques de la marque de l’Union européenne antérieure. De même, les produits à base de bactéries de bactéries utilisée comme compléments alimentaires/diététiques sont inclus dans la catégorie générale des substances diététiques à usage médical de la demanderesse. Par conséquent, les produits en cause sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de

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prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, la division d’annulation partage l’avis de la titulaire de la marque de l’Union européenne selon lequel le public pertinent visé par les produits en conflit comprend le grand public et le public professionnel dans les domaines médical et pharmaceutique (13/02/2008,- 146/06, Aturion, EU: T: 2008: 33, § 23; 21/10/2008, T- 95/07, Prazol, EU: T: 2008: 455, § 27).Il est également vrai que les médicaments, délivrés sous ordonnance médicale ou non, peuvent aussi être considérés comme bénéficiant d’un degré d’attention accru de la part des consommateurs normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU: T: 2010: 520, § 26).En particulier, le public pertinent présente un degré d’attention supérieur à la moyenne, même en ce qui concerne les produits pharmaceutiques qui peuvent être achetés sans ordonnance (24/10/2018, T-261/17, SALOSPIR 500 mg (fig.)/Aspirin et al., EU: T: 2018: 710, § 33; 10/12/2014, T-605/11, Biocert, EU: T: 2014: 1050, § 21).
c) Les signes

Remarque liminaire concernant les arguments de la titulaire de la marque de l’Union européenne
En l’espèce, la titulaire fournit de nombreux arguments et éléments de preuve qui font valoir le faible caractère du signe antérieur. En particulier, elle affirme que «VSL # 3» est compris par le public pertinent comme le nom d’une substance active composant une préparation probiotique contenant huit souches bactériennes et que, par conséquent, il n’est pas à même de remplir la fonction d’indicateur d’origine des produits pertinents en classe 5. Selon la titulaire, par ailleurs, la séquence de lettres «VSL» est l’acronyme de «Very Safe Lactobacilli» et le nombre «3» fait référence au nombre d’espèces de bactéries contenues dans la préparation probiotique. Par conséquent, elle estime que le symbole «#» est l’élément dominant et le plus distinctif du signe antérieur. A l’appui de ses arguments, outre la référence à des articles scientifiques internationaux, des publications et des extraits de brevets enregistrés aux Etats-Unis d’Amérique (annexes 1 et 1a), le titulaire fournit des références aux conflits nationaux entre les parties et les sociétés en cause en Chine, en Allemagne, en Pologne et aux Etats-Unis d’Amérique (annexes 3 à 5 et 9 à 15).
En ce qui concerne les décisions des offices et juridictions nationaux invoquées par la titulaire, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques,son application étant indépendante de tout système national. Ni la division d’annulation ni, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont liés — même s’ils sont susceptibles de les prendre en considération — par des décisions intervenues au niveau des États membres ou dans un État qui n’est pas membre de l’Union européenne (05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU: T: 2020: 31, § 103; 06/09/2018, C-488/16 P, Neuschwanstein, EU: C: 2018: 673, § 72; 10/07/2014, C 325/13 P & C 326/13 P, Peek & Cloppenburg, EU: C: 2014: 2059, § 55; 13/09/2010, T 292/08, Often, EU: T: 2010: 399).
Ceci étant rappelé, il est à noter que le litige porté devant le Tribunal de Grande Instance de Varsovie (annexes 3, 10, 11 et 12) concernait une action en contrefaçon engagée par la demanderesse en nullité à l’encontre d’une société polonaise de la

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titulaire, ce qui, selon la demanderesse, faisait l’objet d’un usage déloyal du signe antérieur. Il peut être déduit du contenu de la documentation fournie que la juridiction polonaise a exclu un concours déloyal de la part du défendeur en invoquant le fait que, selon elle, la dénomination «VSL # 3» n’avait pas été utilisée de manière distinctive par l’entreprise polonaise. Néanmoins, cette constatation n’accorde aucune importance particulière en l’espèce, étant donné qu’elle s’est fondée sur la manière dont le signe antérieur a été utilisé sur l’emballage d’un produit commercialisé par un tiers sur le territoire polonais. Le fait que la marque de l’Union européenne antérieure soit ou non un signe distinctif intrinsèque ne faisait pas, en soi, partie de l’objet de ladite procédure. Aucune question n’a été discutée au sujet du risque de confusion entre les signes en conflit en l’espèce.
S’agissant de la procédure engagée devant le tribunal de grande instance de Hambourg (annexes 4 et 13), la procédure portait sur une publicité trompeuse pour des probiotiques portant le signe «VSL # 3» sur le marché allemand, ce qui, une fois encore, n’est pas pertinent en l’espèce. La même réflexion s’applique aux procédures devant le Tribunal de Grande Instance des Etats-Unis d’Amérique (annexes 9 et 14), faisant référence à l’utilisation trompeuse possible de la dénomination «VSL # 3» aux États-Unis.
Concernant la décision d’opposition rendue par l’office chinois des marques le 14/06/2016 (annexe 15), il suffit de dire que, dans ladite procédure, il a été exclu qu’il existe un risque de confusion entre les marques «VSL # 3» et «VSL3TOTAL» du point de vue des consommateurs chinois, qui ne sont pas le public pertinent en l’espèce.
Outre l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de relever que le Tribunal, dans le cadre de la procédure en déchéance no C, a examiné les arguments et les preuves présentés par la titulaire à propos de l’usage et de la signification du signe «VSL # 3» dans le cadre de la procédure en déchéance no 9 781 C, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe c), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1), tel queDans son arrêt, le Tribunal a considéré que la titulaire n’avait pas réussi à démontrer que les consommateurs finaux et les professionnels des secteurs médical et pharmaceutique perçoivent la marque «VSL # 3» comme un nom courant pour des produits compris dans la classe 5 (18/05/2018, T-419/17, VSL # 3, EU: T: 2018: 282, § 44, 49 et 50).En particulier, le Tribunal a ajouté qu’à partir des éléments de preuve fournis dans ladite procédure, y compris entre autres, la littérature scientifique et les brevets produits en l’espèce (notamment les annexes 1 et 1 bis), il peut être conclu que la marque remplit sa fonction d’indication d’origine, y compris pour les professionnels, tels que les médecins et les pharmaciens (18/05/2018, T-419/17, VSL # 3, EU: T: 2018: 282, § 48).Quant à la signification de la séquence de lettres «VSL», il y avait lieu de relever qu’aucun élément de preuve ne permettait d’établir que la marque devait être comprise comme l’acronyme de «Very Safe Lactobacilli», et que le caractère descriptif du signe n’a pas été prouvé (18/05/2018, T-419/17, VSL # 3, EU: T: 2018: 282, § 61).Enfin, la Cour a conclu qu’il n’avait pas été démontré que la marque a été utilisée de manière trompeuse par la demanderesse en nullité (18/05/2018, T-419/17, VSL # 3, EU: T: 2018: 282, § 69).
Par souci d’exhaustivité, il est en outre observé que le titulaire a également déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne antérieure, au motif que le signe «VSL # 3» était dépourvu de caractère distinctif, et qu’elle était descriptive et trompeuse ab initio en vertu de l’article 59, paragraphe 1, point a), du

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RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), d) et g), du RMUE.Par décision du 01/06/2016, dans l’affaire no 9 792 C, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité. Le 03/05/2017, dans la procédure de recours no R 1414/2016-2, la deuxième chambre de recours a confirmé la décision rendue en première instance, qui est définitive.
De ce fait, et à la lumière de la jurisprudence qui impose à l’Office de tenir compte des décisions déjà prises et d’examiner avec une attention particulière s’il y a lieu de décider dans le même sens (voir, à cet effet, 10/03/2011, 51/10 P, 1000, EU: C: 2011: 139, § 74), la division d’annulation ne peut éviter de tenir compte des conclusions et des conclusions de la décision antérieure, qui ont analysé les arguments et les preuves des mêmes titulaires sur le caractère distinctif du signe antérieur dans la mesure où ceux produits en l’espèce. Par conséquent, le présent examen du risque de confusion sera effectué sur la base du fait que le signe de la demanderesse, dans son ensemble, est doté d’un caractère distinctif normal.
Comparaison des signes
VSL # 3 VSL3TOTAL
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
En l’espèce, les deux marques sont des signes purement verbaux et, en tant que tels, ils manquent d’éléments pouvant être considérés comme visuellement accrocheurs (dominants).Par conséquent, l’argument du titulaire selon lequel le symbole # serait l’élément dominant du signe antérieur doit être rejeté.
Conformément au caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure en nullité contre toute marque de l’Union européenne plus récente qui porterait atteinte à la protection de la marque antérieure, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,- 514/06 P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du territoire pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée. En l’espèce, la division d’annulation estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes du public pertinent parlant à la partie anglophone du public pertinent, eu égard à la compréhension qu’une telle partie des consommateurs aura sur les éléments qui composent les signes en cause.
À la lumière des considérations qui précèdent sur la distinctivité du signe antérieur à la suite de l’arrêt dans l’affaire T-419/17 (18/05/2018, T-419/17, VSL # 3, EU: T: 2018:

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282), il a été constaté que la combinaison de lettres «VSL» n’a aucune signification par rapport aux produits de la marque antérieure compris dans la classe 5 et est donc distinctive. La séquence restante «# 3» est susceptible d’être comprise par le public pertinent comme étant synonyme de «numéro 3» ou de «3» uniquement (voir, en ce sens, décision du 10/07/2006, R 422/2006-2, The # 1 Lab for Cut, § 14).En effet, il est courant, du point de vue de la partie anglophone du public, que le symbole hash est utilisé avant les chiffres. Bien que le symbole en tant que tel sera perçu comme un simple signe numéro, la séquence «# 3» sera perçue comme une unité unitaire. Par ailleurs, les éléments de preuve versés au dossier ne donnent aucune indication selon laquelle le nombre «3» serait compris par le public pertinent comme une référence à trois des bactéries lactobacilles produites en une combinaison probiotique, comme l’affirme la titulaire. En conséquence, un tel composant ne présente pas de lien clair avec les produits en cause. Ainsi, la MUE antérieure n’a pas d’éléments plus distinctifs que d’autres.
Les mêmes conclusions valent également pour les mêmes éléments («VSL» et nombre «3») dans la marque de l’Union européenne contestée. En outre, bien que le signe de la titulaire soit écrit en une seule unité, compte tenu des consommateurs, ce signe a tendance à décomposer un signe verbal en éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (26/11/2013, T-262/14, Bionecs/Bionecs, EU: T: 2015: 886, § 39), la division d’annulation estime que le public anglophone reconnaîtra dans la seconde partie de la marque le terme «total».Comme le suggèrent les deux parties, ce terme sera associé au concept d’ «compléter; absolus» et, en tant que tels, ils seront perçus comme revêtant un message élogieux, renvoyant à l’une des caractéristiques des produits pertinents, au motif, par exemple, qu’ils peuvent apporter un bénéfice total ou total à la santé des consommateurs. Ce terme est donc dépourvu de caractère distinctif.
Il s’ ensuit que, sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence «VSL * 3».Bien que les signes présentent une longueur différente, cette différence réside dans l’élément non distinctif «TOTAL».Compte tenu du début des signes est normalement celle qui attire davantage l’attention du public (16/03/2005, T-112/03, Flexi Air, EU: T: 2005: 102, § 64-65), malgré la présence des éléments différents, le symbole # dans le signe antérieur et le terme «total» dans la marque de l’Union européenne contestée, le fait que les marques coïncident par leur premier élément respectif confère un degré élevé de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, du fait que la séquence «# 3» est susceptible d’être lu comme «numéro 3» ou tout juste «3», la prononciation des signes coïncide par le son de la combinaison initiale des lettres et du nombre «VSL # 3» de la marque de l’Union européenne antérieure et «VSL3» dans la marque contestée. La seule différence sera, encore une fois, au niveau de l’élément non distinctif «TOTAL» de la marque de l’Union européenne contestée. Par conséquent, la similitude phonétique entre les marques est jugée «élevée» pour le public pertinent anglais.

Sur le plan conceptuel, alors que le public du territoire pertinent ne percevra aucun sens dans la séquence commune «VSL», les consommateurs reconnaîtront la présence du chiffre «3» dans les deux signes.La marque du titulaire contient également le terme anglais «total»; même si ce terme crée une différence conceptuelle entre les marques, son contenu sémantique n’a été jugé que laudatif et, par conséquent, il ne porte pas d’importance dans la présente appréciation. Les signes présentent dès lors, à tout le moins, un faible degré de similitude conceptuelle au regard de l’élément commun «3»;

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Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Dans la mesure où la demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
Compte tenu de l’analyse qui précède du caractère distinctif de la dénomination «VSL
# 3», il peut être conclu que la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits jugés identiques du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 8 du RMUE).L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528,
§ 22).
Les produits en présence sont identiques. En dépit des arguments de la titulaire, dûment appréciés dans les sections susmentionnées de la décision, la titulaire de la marque de l’Union européenne jouit d’un caractère distinctif normal qui lui confère une protection normale. Les signes sont similaires en raison de la séquence «VSL * 3» et diffèrent par le symbole # dans le signe antérieur et par le terme «total» de la MUE contestée qui sera, respectivement, reconnu par le public pertinent comme un symbole se référant au chiffre qui précède et d’aussi qu’un terme anglais véhiculant un message élogieux non distinctif.
Même s’il est possible que le public pertinent ne remarquera pas ces éléments supplémentaires dans les marques, alors qu’en vertu d’une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (02/11/2003, T-286/02, Kiap Mou, EU: T: 2003: 311; 15/02/2005, T-169/02, Negra modelo, EU: T: 2005: 46; 16/03/2005, T-112/03, Flexi Air, EU: T: 2005: 102; 08/03/2005, T-32/03, Jello Schuhpark, EU: T: 2005: 82; 06/10/2004, T-356/02, Vitakraft, EU: T: 2004: 292; 23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262; 04/05/2005, T-22/04, Westlife, EU: T: 2005: 160) et l’élément que les marques ont en commun conserve une position distinctive autonome dans une autre marque complexe (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU: C: 2005: 594, § 30).

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En l’espèce, il est particulièrement pertinent que l’élément commun, «VSL», suivi du chiffre «3» soit placé au début des marques, qui est la partie qui attire en premier l’attention des consommateurs. Par ailleurs, la seconde partie de la MUE contestée sera décomposée en raison de son sens par les consommateurs anglophones. Dans cette mesure, les signes reproduisent une structure très similaire. Comme indiqué, la présence du mot supplémentaire «total» dans la marque de l’Union européenne contestée n’est pas un facteur de différenciation important, étant donné que les différences qu’elle crée proviennent d’un élément de la marque de l’Union européenne contestée que le public percevra comme étant accessoires par rapport à l’indicateur principal de l’origine «VSL3».
L’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, dispose qu’une marque de l’Union européenne est déclarée nulle lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
De l’avis de la division d’annulation, malgré le degré d’attention supérieur dont fait preuve le public pertinent pour les produits en cause, à la lumière de l’identité des produits en conflit et du degré élevé de similitude sur les plans visuel et phonétique, les différences entre les signes ne suffisent pas à écarter la probabilité que le public pertinent les perçoive comme des variantes de tous les autres produits et services, utilisés par la même entreprise ou par des entreprises liées économiquement à la commercialisation de gammes de produits et services spécifiques.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion, y compris un risque d’association, dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la marque contestée.
Dès lors, la demande en nullité est accueillie dans son intégralité sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de la demanderesse. Il s’ensuit que la marque de l’Union européenne contestée doit être annulée pour tous les produits contestés.
Par souci d’exhaustivité, la division d’annulation observe que, dans ses observations, la titulaire relève que la demanderesse a mis en œuvre un système agressif de procédures de litige sur le territoire de l’UE.Toutefois, cette argumentation ne revêt aucune pertinence particulière en l’espèce. La division d’annulation relève qu’après avoir obtenu l’enregistrement une marque, le fait que le titulaire d’un enregistrement d’une marque de l’Union européenne ait l’intention de faire valoir son droit contre un signe identique et/ou similaire couvrant des produits et services identiques et/ou similaires ne peut être considéré comme preuve d’un comportement déloyal. En outre, un tel argument impliquerait la prétendue mauvaise foi de la demanderesse, qui ne fait toutefois pas partie de la portée du cas d’espèce et ne saurait être invoquée par le titulaire de la marque de l’Union européenne comme une défense dans le contexte de motifs relatifs en vertu de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE.

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COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à la demanderesse
De la division d’annulation
Michaela Simandlova Pierluigi M. VILLANI Jessica LEWIS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.