LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 2 avril 2020
Dans l’affaire R 45/2019-5
N. V. Nutrice Postbus 1
2700 ma Zoetermeer
Pays-Bas Titulaire de la MUE/requérante représentée par NLO Shieldmark B.V., New Babylon City Offices. 2e étage Anna van Buerenplein 21A, 2595DA Den Haag, Pays-Bas
contre
Sunshine Nutrition Co., Ltd./SMAD Biotechnology Co., Ltd. 10F, No 30, section3, REN’ AI,
Dans un district,
Taipei
Taïwan Demandes en nullité/parties défenderesses représentée par CASALONGA ALICANTE, S.L., Avenida Maisonnave, 41-6C, 03003 Alicante (Espagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 12 030 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 566 491)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), A. Pohlmann (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
02/04/2020, R 45/2019-5, Protison

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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 9 janvier 2008, N. V. Nutricia (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
PROTISON
pour la liste de produits suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques, à l’exception des produits pharmaceutiques qui agissent sur le système et sur le métabolisme; substances diététiques à usage médical, aliments (fortifiantes) pour bébés, bébés et invalides; compléments alimentaires à usage médical; compléments alimentaires: tous les produits précités excepté les remèdes pour la prévention, le traitement ou la décoloration de maladies ou affections arthrite ou les troubles; tous les produits précités à l’exclusion de la nutrition du sport.
2 La demande a été publiée le 7 juillet 2008 et la marque a été enregistrée le 12 mai
2009.
3 Le 2 novembre 2015, Sunshine Nutrition Co., Ltd. et SMAD Biotechnology Co.,
Ltd (ci-après les «demandeurs en nullité») ont déposé une demande en nullité de la marque pour tous les produits précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée)
5 Par décision du 19 décembre 2018 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré la nullité de la marque de l’Union européenne contestée pour l’ensemble des produits contestés.
6 Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
Les éléments de preuve produits par les demandeurs en nullité prouvent que Sunshine Nutrition Co., Ltd. est titulaire de la marque de Taïwan
«PROTISON» enregistrée en 2005 pour des produits de la classe 5 alors que
Smad Biotechnology Co., Ltd. est la titulaire non exclusive de la licence de la marque «PROTISON», à Taiwan ( annexes 1 et 3).
La marque de Taïwan est identique à la MUE contestée. Les produits sont similaires et comprennent, en particulier, des compléments nutritionnels.
Les demandeurs en nullité ont également prouvé que les parties impliquées dans cette procédure (la société licenciée de la demanderesse en nullité) et la titulaire de la marque de l’Union européenne entretenaient une relation

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commerciale depuis 2004 afin de distribuer le «marque PROTIFAR» à
Taïwan ( annexe 5).
Les factures et bons de commande (annexes 9 et 14) montrent que les affiliations de la titulaire de la MUE en Allemagne, Hong-Kong et Nouvelle-
Zélande ont fourni des articles revêtus de la marque contestée «PROTISON» en 2006 et 2007, et illustrent les montants et la quantité de pièces vendues. Par conséquent, tous ces documents suffisent à établir qu’il existait une relation commerciale entre les parties avant le dépôt de la MUE
(12/05/2009).
Au début, la relation entre les parties concernait la marque «PROTIFAR». En 2006, les demandeurs en nullité ont changé de nom en «PROTISON». Elle informait les sociétés affiliées de la titulaire de la MUE de Nouvelle-Zélande du changement de nom de la marque (annexe 7). Les échanges de courriers électroniques (annexes 15, 16 et 17) indiquent également qu’une personne travaillant pour la titulaire de la marque de l’Union européenne aux Pays-Bas a été informée de ce changement. Dès lors, il ressort des éléments de preuve que, au moment du dépôt de la marque de l’Union européenne contestée, la titulaire de la marque de l’Union européenne avait connaissance de l’existence de la marque antérieure des demandeurs en nullité.
Il est clairement possible de déduire des éléments de preuve et des arguments susmentionnés qu’en raison de la relation entre les parties, il existait une relation étroite fondée sur la confiance, selon laquelle la titulaire de la marque de l’Union européenne devait informer les demandeurs en nullité de son intention d’introduire une demande de marque de l’Union européenne incluant le mot «PROTISON». Il a été démontré que les parties avaient une relation commerciale étroite et longue au regard du signe «PROTIFAR», lequel a ensuite été remplacé par «PROTISON», mais ce type de relation commerciale justifie que, conformément aux pratiques commerciales loyales, la titulaire de la MUE aurait dû informer les demandeurs en nullité de l’enregistrement de la marque contestée, alors qu’elle avait effectivement connaissance de son existence comme mentionné ci-avant.
La titulaire de la marque de l’Union européenne soutient que les demandeurs en nullité n’ont pas été, et n’ont pas été, actifs dans l’UE et que les demandeurs en nullité n’ont en aucune façon été mis à disposition ou font l’objet de publicités dans l’UE. La division d’annulation considère toutefois que, compte tenu du lien qui existe entre les parties, il ne s’agit pas d’un motif légitime pour que la marque de l’Union européenne soit demandée sur un nouveau marché sans connaissance et accord préalable des demandeurs en nullité.
Il est exact que la connaissance de l’existence d’une marque ne suffit pas en soi à conclure à l’existence d’une mauvaise foi. Toutefois, en l’espèce, la connaissance de l’existence de la marque antérieure des demandeurs en nullité aux autres facteurs, à savoir la relation commerciale entre les parties, l’identité entre les signes et/ou la similitude des produits, ainsi que l’intention

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malhonnête de la part du titulaire de la marque de l’Union européenne lors du dépôt de la marque contestée, constituent des indications suffisantes du fait que la marque contestée a été déposée de mauvaise foi.
7 Le 8 janvier 2019, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 avril 2019.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 11 juillet 2019, la demanderesse en nullité a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours par la titulaire de la MUE peuvent être résumés comme suit:
Les éléments de preuve produits par les demandeurs en nullité ne démontrent pas qu’ils aient créé la marque «PROTISON» ou informaient la titulaire de la marque de l’Union européenne de la modification du nom de la marque, contre «PROTIFAR» (PROTIFAR), avec «PROTISON». Bien au contraire, les éléments de preuve, et en particulier la correspondance électronique entre les parties, semblent indiquer que la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé que les demandeurs en nullité changent ce nom.
Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne était responsable du produit «PROTISON» et du changement de dénomination, elle n’était pas tenue d’informer les demandeurs en nullité de son intention d’introduire une demande de marque de l’Union européenne, compte tenu également du fait que la relation commerciale avec les demandeurs en nullité se limitait au territoire de Taïwan.
Le comité chinois des marques et l’examen de la chambre de recours ont confirmé que les éléments de preuve produits par les demandeurs en nullité étaient insuffisants pour démontrer que le dépôt de la marque chinoise «PROTISON» par la titulaire de la marque de l’Union européenne a été effectué de mauvaise foi.
Il résulte des accords entre les parties que la titulaire de la marque de l’Union européenne a toujours été considérée comme le fournisseur des produits
«PROTISON» et les demandeurs en nullité en tant que clients des produits; Conformément aux accords, la titulaire de la marque de l’Union européenne a été considérée comme titulaire des produits et droits y afférents. Les accords confirment également que la relation entre les parties s’est limitée à
Taiwan.
La marque «PROTISON» a été créée par la titulaire de la MUE. Il provient de l’association des mots PROTE ïne ( néerlandais pour les protéines) et sonautels ( néerlandais pour les aliments en tubes). La même logique s’applique à toutes les marques appartenant à la titulaire de la MUE

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(«NUTRISON», «PROTISON», «DIASON», «PEPTISON», «CUBISON», etc.). «PROTISON» fait partie de la gamme de produits de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Le fait est que «PROTISON» est une marque détenue et détenue par la titulaire de la MUE. Les demandeurs en nullité n’ont pas présenté de preuves relatives à la création du nom.
La charge de la preuve de l’existence d’une mauvaise foi incombe aux demandeurs en nullité. Les demandeurs en nullité n’ont pas démontré que la titulaire de la marque de l’Union européenne avait agi de mauvaise foi au moment du dépôt de la marque en janvier 2008.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a joint au mémoire exposant les motifs du recours divers documents (annexes A-E).
10 Les arguments soulevés par les demandeurs en nullité en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
Le 7 avril 2004, les parties ont conclu un accord de licence au titre de la comparaison des marques concernant la commercialisation, la vente et la distribution de produits «Proitients» à Taïwan pour une période limitée, à savoir jusqu’au 30 avril 2006. L’accord comportait une clause, dans laquelle la titulaire de la marque de l’Union européenne ne contesterait pas les demandes de marque déposées par les demandeurs en nullité, pour des produits «Proti», pour autant que ces trois dernières lettres [(3)] ne soient pas un «f», «a», «r» ou «v».
Le 18 mai 2004, l’une des demandeurs en nullité a déposé la marque taïwanaise no 93 022 444 «Protison» pour des produits compris dans la classe 5. La marque a été inscrite au Registre des Marques taïwanais le 1 janvier 2006. La marque a été enregistrée le 16 mars 2005 (no 1 143 502).
Le 6 mars 2006, soit vers la fin de l’accord de licence entre les parties concernant «Protifar», la titulaire de la marque de l’Union européenne a été informée par les demandeurs en nullité que le nom du produit avait été modifié de la manière suivante: «Protifar» en «Protison». Des éléments de preuve attestent du fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne a effectivement été informée du changement de nom (annexes 7-9 à la brève du
2 novembre 2015 et annexes 4 à 6 du mémoire du 30 juin 2016).
Le 9 janvier 2008, la titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé une demande de marque de l’Union européenne pour le signe «PROTISON» pour des produits compris dans la classe 5, sans informer les demandeurs en nullité de ce dépôt de marque.
Les exigences relatives à la mauvaise foi, au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont remplies. Premièrement, la marque contestée et ses produits protégés sont identiques à l’enregistrement de la marque antérieure taïwanaise détenue par les demandeurs en nullité.

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Deuxièmement, la titulaire de la marque de l’Union européenne avait connaissance de l’enregistrement de la marque identique lorsque la demande de marque de l’UE a été déposée en janvier 2008. Ceci est déjà indiqué par les éléments de preuve produits devant la division d’annulation. Deux autres échanges de courriers électroniques le confirment (annexes 1 et 2).
Troisièmement, il y a aussi une intention malhonnête de la part de la titulaire de la MUE. Les parties ont eu une relation contractuelle étroite concernant la fourniture, par la titulaire de la marque de l’Union européenne, de produits aux demandeurs en nullité. En 2006, la titulaire de la marque de l’Union européenne savait que le produit de la demanderesse en nullité était commercialisé et vendu sous la nouvelle marque «Protison». La titulaire de la marque de l’Union européenne avait l’intention d’empêcher les demandeurs en nullité d’entrer sur le marché de l’UE sous la nouvelle marque. La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas démontré que «Protison» était utilisé à la suite du dépôt de la demande de marque de l’UE en janvier 2008. Son argument selon lequel elle a créé la marque n’est pas plausible.
Les décisions des autorités chinoises concernent un territoire et un territoire différents. Ces décisions ne lient pas les chambres de recours. En outre, la procédure en Chine est toujours pendante.
11 Le 26 novembre 2019, la chambre de recours a par ailleurs l’occasion de commenter les arguments et les preuves présentés par les demandeurs en nullité dans leur mémoire du 11 juillet 2019.
12 Le 27 janvier 2020, la titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté les arguments supplémentaires suivants:
– L’accord de licence taïwanais entre les parties s’est limité au territoire de Taïwan. La titulaire de la MUE n’a notamment pas autorisé les demandeurs en nullité à vendre n’importe quels produits ou à utiliser la marque «Protifar» en dehors de Taïwan.
– La titulaire de la marque contestée, à savoir la société néerlandaise N.V. Nutrice, n’était pas au courant de l’utilisation et de l’enregistrement de «Protison» ou de son changement de nom. Le titulaire de la marque de l’Union européenne est insuffisamment lié aux entreprises auxquelles les demandeurs en nullité font référence, par exemple celui dans lequel le titulaire de la marque de l’Union européenne est associé en Nouvelle-
Zélande; La demande en nullité devrait être rejetée dans la mesure où les personnes concernées ayant une relation commerciale avec les demandeurs en nullité n’avaient rien à voir avec le dépôt de la demande de marque de l’Union européenne. Se reporter à la décision 16 202 C de la division d’annulation (10/05/2019, 16 202 C, Arnel/Arnel).
– Si l’Office considère qu’il existe un lien suffisant entre les parties, il est fait référence aux observations initiales indiquant que le passage de «Protifar» à «Protison» a été confirmé ou ordonné par la titulaire de la marque de l’Union européenne.

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– Les échanges d’emails visés par les demandeurs en nullité concernent les œuvres d’art du nouveau produit et non pas la modification de la marque. Les emails supplémentaires déposés le 11 juillet 2019 ont été présentés très tardivement et doivent être rejetés. Là encore, l’annexe 1 concerne les œuvres d’art et non les marques. L’annexe 2 n’est pas pertinente. Le fait que les demandeurs en nullité aient changé leur nom de marque ne signifie pas qu’ils l’ont fait pour leur propre compte ou qu’ils ont inventé le terme.
– La titulaire de la MUE détient un grand nombre de marques composées du préfixe «Proti-» ou du suffixe «-son» (annexes A et B).
– Comme indiqué précédemment, la charge de la preuve en ce qui concerne l’allégation de mauvaise foi appartient aux demandeurs en nullité. Les demandeurs en nullité n’ont clairement pas démontré les exigences relatives à la mauvaise foi. Les éléments de preuve indiquent plutôt qu’il s’agissait de la titulaire de la marque de l’Union européenne (Nutricia) qui a ordonné le changement de nom et que, par la suite, les demandeurs en nullité ont procédé à la mise en œuvre de l’usage.
Motifs
13 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
14 En tant que mesure transitoire, l’article 80 du RDMUE prévoit que le REMC et le règlement de procédure des chambres de recours continuent de s’appliquer aux procédures en cours jusqu’à leur terme lorsque le RDMUE ne s’applique pas, conformément à son article 82. Conformément à l’article 82, paragraphe 2, point f), point i), du RDMUE, le REMC doit s’appliquer en l’espèce à la procédure devant la division d’annulation. conformément à l’article 82, paragraphe 2, point j), du RDMUE, le RDMUE doit être appliqué aux procédures de recours.
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
16 Toutefois, le recours n’est pas fondé. La chambre de recours ayant tenu compte des arguments et des éléments de preuve présentés par les deux parties, la chambre de recours partage l’avis de la division d’annulation selon lequel la marque contestée a été déposée de mauvaise foi le 9 janvier 2008 conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Preuves produites tardivement
17 Les deux parties ont présenté, pour la première fois, les preuves de la procédure de recours (annexe E du mémoire exposant les motifs du recours; annexes 1 à 2 du mémoire de la demanderesse en nullité, du 11 juillet 2019, annexes A-B du mémoire de la titulaire de la marque de l’Union européenne du 27 janvier 2020).

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18 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes: A) semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire; et (b) elles n’ont pas été produites en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’elles viennent uniquement compléter les faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposées pour contester les conclusions tirées ou examinées d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
19 Appliquant les critères susmentionnés aux fins de l’exercice d’un pouvoir d’appréciation au titre de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la chambre de recours a décidé d’accepter les documents produits par les parties pour la première fois au stade du recours. Ces documents ne font que compléter les preuves pertinentes produites en temps utile. En outre, les documents présentés dans la procédure de recours sont, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire.
20 Les parties ont eu la possibilité de soumettre des observations sur les documents.
La chambre de recours les prendra en considération.
Article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
21 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
22 Le régime d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne repose sur le principe du «premier déposant», inscrit à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE. En vertu de ce principe, un signe ne peut être enregistré en tant que marque de l’Union européenne que pour autant qu’une marque antérieure n’y fasse pas obstacle, qu’il s’agisse d’une marque de l’Union européenne, d’une marque enregistrée dans un État membre ou par l’Office Benelux de la propriété intellectuelle, d’une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre, ou encore d’une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans l’Union.
23 L’application de ce principe est nuancée, notamment, par l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, en vertu duquel la nullité d’une marque de l’Union européenne doit être déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque (14/02/2012, T-
33/11, BIGAB, EU:T:2012:77, § 17).
24 À cet égard, il incombe au demandeur en nullité qui entend se fonder sur ce motif d’établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire de la MUE

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était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette dernière (14/02/2012, T-33/11, BIGAB, EU:T:2012:77, § 17).
25 La notion de «mauvaise foi» visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est ni définie, ni délimitée, ni même décrite d’une quelconque manière dans la législation de l’Union (26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 64).
26 Il ressort de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE que le moment pour déterminer l’existence de la mauvaise foi du demandeur est le moment du dépôt de la demande d’enregistrement (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 35).
27 Afin de déterminer si le demandeur de marque est de mauvaise foi, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, et notamment: i) le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé; Ii) l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe; ainsi que Et iii) le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37 et 53; 27/06/2013,
C-320/12, bouteille en plastique (3D), EU:C:2013:435, § 36 et 37).
Les différentes parties au litige
28 La demande en nullité a été introduite par deux entreprises: Sunshine Nutrition
Co. Ltd. est une société taïwanaise et la propriétaire actuelle de la marque de
Taïwan no 1 143 502 «Protison», enregistrée depuis mars 2005 pour des compléments nutritionnels, en particulier des compléments protéinés compris dans la classe 5 (ci-après la «demanderesse en nullité de la chambre de recours,
1»). SMAD Biotechnology Co., Ltd., est également une société taïwanaise et la licenciée actuelle de la marque taïwanaise «Protison» («demanderesse en nullité
2»).
29 Le titulaire de la MUE contestée est N.V. Nutrice, une société néerlandaise ayant son siège à Zoetermeer. La marque a été déposée le 9 janvier 2008 par Mme
Matreux A., employée du département de la PI de la société associée Nutricia International B.V. avec son siège à l’aéroport de Schiphol.
30 En avril 2004, la demanderesse en nullité 2 a conclu un contrat de fourniture concernant l’importation de compléments protéinés en provenance d’a) l’Allemagne et b) la Nouvelle-Zélande parvenant à Taïwan deux sociétés affiliées de la titulaire de la marque de l’Union européenne, à savoir la société allemande Milupa GmbH et la nouvelle sociétés zélandaises Nutricia Ltd. des copies des accords de fourniture ont été présentées par les demandeurs en nullité.
31 La fourniture des compléments protéiques aux demanderesses en nullité a été coordonnée par Numico Trading B.V., dont le siège social est situé à l’aéroport

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de Schiphol (personne de contact: M^me Mary R.) et Nutricia Clinical (Hong
Kong) Limited, ayant son siège à Hong Kong (personne de contact: M. Okke S.).
32 Les éléments de preuve présentés par les demandeurs en nullité font apparaître que les fournisseurs néozélandais et allemands des demandeurs en nullité n’ont pas agi de manière indépendante, mais en coopération avec M^me Mary. R of
Numico Trading B.V. et M. Okke S. of Nutricia (Hong Kong) Limited. Ainsi, les bons de commande du 27 février 2007 et du 7 mars 2007 pour des compléments nutritionnels «Protison» émis par la demanderesse en nullité ont été adressés à Mary R., Numico Trading B.V. c/o Milupa GmbH (ordre d’achat du 27 février 2007) et Okke/Weena/Mary, Nutricia Clinical (Hong Kong) Ltd. (bon de commande du 7 mars 2007). La coordination entre toutes les entreprises est également confirmée par la correspondance électronique transmise par les demandeurs en nullité. Ainsi, l’adresse électronique de M. Okke S. du 31 juillet 2006 (annexe 2 du mémoire exposant les motifs) relative à la fourniture de produits «Protison» commercialisait sous un exemplaire divers employés de
Milupa GmbH et Numica Trading B.V., parmi lesquels M^me Mary R.
33 L’étroite coopération entre la titulaire de la marque de l’Union européenne et ses différentes sociétés affiliées est également confirmée par le fait que, selon les propres dires de la titulaire de la marque de l’Union européenne (page 5 du mémoire de la titulaire de la MUE du 21 avril 2016), un employé de «N.V.
Nutrice» a signé non seulement un accord de licence du 7 avril 2004 pour le compte de Nutricia N.V. (annexe 5 du mémoire de la titulaire de la marque de l’Union européenne du 2 novembre 2005), mais également des accords de fourniture avec la demanderesse en nullité en 2 au nom de Nutrice New Zealand
Ltd. et Milupa GmbH (annexe 10 du mémoire de la titulaire de la MUE du 2 novembre 2005).
Connaissances de la titulaire de la marque de l’Union européenne concernant le produit «Protison» de la marque de l’Union européenne
34 Le fait que le titulaire de la marque de l’Union européenne sait ou doit savoir que les demandeurs en nullité utilisent un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé est un facteur important aux fins d’apprécier la mauvaise foi.
35 S’agissant des termes «doit savoir», il convient de rappeler qu’une présomption de connaissance, par le demandeur, de l’usage, par un tiers, d’un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé peut provenir, notamment, de connaissances générales, dans le secteur économique concerné par une telle utilisation (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 39).
36 Les preuves produites par les demandeurs en nullité montrent que le titulaire de la marque de l’Union européenne savait (ou devait nécessairement avoir connaissance) de l’existence de la marque et des produits «Protison» lorsque la marque contestée a été déposée en janvier 2008. Ceci est notamment indiqué par

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les documents suivants: Le certificat du changement de dénomination du produit publié par Nutrice Nouvelle Nouvelle-Zélande du 6 mars 2006, les messages électroniques échangés entre la demanderesse en nullité 2 et nutritionnelle concernant l’étiquette «Protison» d’août et septembre 2006 (annexes 7-9 du mémoire de la demanderesse en nullité), et les courriers électroniques échangés à l’encontre de «Protison» en date du 27 février 2007 et janvier 2007 (annexes 3-7 du mémoire de la demanderesse en nullité), et les courriers électroniques échangés entre M^me Mary R. et la demanderesse en nullité en décembre 2006 concernant la «modification de la dénomination Protison à Protison» en janvier et mars 2007, le certificat de dénomination du produit émis par M. Okke S. of
Nutricia (Hong Kong) Ltd. du 1 juillet 2007 et le courriel de M. Okke S. (copie à
M^me Mary R.) de la demanderesse en nullité no 2 du 30 juin 2016 à la demanderesse en nullité, daté du 31 juillet 2006 et portant modification de la marque antérieure «Protison» en «Protison» (annexe 2 du mémoire).
37 L’argument de la titulaire de la MUE, selon lequel elle employait près de 13 000 membres du personnel en 2007 et que les collègues des services juridiques n’étaient pas informés du changement de dénomination (page 4 du mémoire du titulaire de la MUE du 21 avril 2006 et page 3 de son mémoire du 5 septembre 2016), n’est pas convaincant. M^me Mary R., la personne qui assure la coordination de la fourniture des produits «Protison» des Pays-Bas entre 2006 et janvier 2008, travaille dans le même bâtiment que M^me Mabe A., l’employé qui a déposé la marque contestée pour la titulaire de la marque de l’Union européenne en janvier 2008 (WTC Schiphol Airport, Schiphol Boulevard 105, voir formulaire de demande et courriel de M^me Mary du 8 janvier 2007 — Annexe 5 des observations de la demanderesse en nullité du 30 juin 2006). La chambre considère comme hautement improbable que le changement de la marque — dont
M^me Mary R. avait parfaitement connaissance en 2006 — n’ait pas été communiqué aux collègues traitant le portefeuille de marques de la titulaire de la marque de l’Union européenne;
38 En outre, l’argumentation de la titulaire de la marque de l’Union européenne est également contradictoire: D’une part, il souligne tout au long de la procédure qu’elle n’a pas eu connaissance de l’existence de la marque et du produit «Protison». D’autre part, elle affirme à plusieurs reprises que le nom suivant: «Protifar» à un «Protison» a été «commandé» par la titulaire de la marque de l’Union européenne ou ses filiales (voir page 6 du mémoire exposant les motifs du recours: «Il en ressort que la nutrition ordonnée des modifications et de la responsabilité du produit final avant leur commercialisation.»).
39 La situation de la décision de la division d’annulation ( 10/05/2019, 16 202 C) mentionnée par la titulaire de la marque de l’Union européenne ne saurait être comparée au cas d’espèce. Dans cette affaire, la demanderesse en nullité soutenait que le directeur général de l’ancien titulaire de la marque contestée avait secrètes la marque contestée en septembre 2012. Cependant, comme les éléments de preuve se sont révélés, cette personne n’est devenue le PDG qu’en 2013, soit après le dépôt de la demande de marque de l’Union européenne et n’aurait donc pas pu constituer la marque pour le compte de la société de mauvaise foi.

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40 Comme indiqué ci-dessus, la titulaire de la marque de l’Union européenne et ses entreprises affiliées ont coopéré et coordonné la fourniture des produits
«Protison» entre 2006 et janvier 2008 (voir courriel de M^me Mary du 1 mai 2007 confirmant les bons de commande ultérieurs de «Protison» jusqu’au 2 janvier 2008 — Annexe 6 des observations des demandeurs en nullité du 30 juin 2016). L’employé de la titulaire de la marque de l’Union européenne qui a signé l’accord de licence au nom de la titulaire de la marque de l’Union européenne en 2004 a également signé des accords de fourniture au nom des filiales, Milupa GmbH et
Nutricia Limited. De même, la personne qui assure la coordination de la livraison des produits entre 2006 et janvier 2008 a travaillé dans le même bâtiment que son collègue, qui a déposé la marque contestée. L’ensemble de ces éléments amène la chambre de recours à conclure que l’existence de «Protison» était connue de la titulaire de la marque de l’Union européenne en janvier 2008.
Mauvaise foi
41 La circonstance que le titulaire de la marque de l’Union européenne sait ou doit savoir qu’un tiers utilise depuis longtemps un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires, susceptible d’entraîner une confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé, ne suffit pas en soi à conclure que la demanderesse a agi de mauvaise foi (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase,
EU:C:2009:361, § 40).
42 Si, par sa signification usuelle dans le langage courant, la notion de «mauvaise foi» suppose la présence d’un état d’esprit ou d’intention malhonnête, cette notion doit en outre être comprise dans le cadre du droit des marques, lequel est celui de la vie des affaires. À cet égard, l’objectif du RMUE est l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Les règles sur la marque de l’Union européenne visent, en particulier, à contribuer au système de concurrence non faussé au sein de l’Union, dans lequel chaque entreprise doit, dans le but d’attirer et de retenir les consommateurs sur la qualité de ses produits ou services, avoir enregistré comme marques, des signes qui permettent au consommateur de distinguer sans confusion possible ces produits ou services de ceux qui ont une autre provenance (14/09/2010, C-48/09 P, brique Lego, EU:C:2010:516, § 38; et
11/04/2019, C-690/17, ÖKO-TEST, EU:C:2019:317, § 40).
43 Par conséquent, le motif absolu de nullité visé à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE s’applique lorsqu’il ressort des indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a déposé la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de recourir à une concurrence loyale mais dans l’intention de porter atteinte, d’une manière incompatible avec les usages honnêtes, à des intérêts de tiers, ou à l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers particulier, des droits exclusifs à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, en particulier celle relevant des fonctions essentielles de la marque.
44 L’intention d’un demandeur d’une marque est un élément subjectif qui doit toutefois être déterminé objectivement par les autorités administratives ou judiciaires compétentes. Par conséquent, toute allégation de mauvaise foi doit être

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appréciée globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de fait pertinentes du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37 et 42). Ce n’est qu’en de ce genre que cela permet d’apprécier objectivement une allégation de mauvaise foi.
45 En l’espèce, les facteurs objectifs suivants entrent en évidence en faveur de l’existence d’une mauvaise foi.
46 Premièrement, il existait entre les parties une relation commerciale étroite, du moins entre 2004 et début 2008. Le 7 avril 2004, les parties ont conclu un accord de licence concernant le droit d’utiliser la marque taïwanaise de la titulaire de la MUE «Protifar». Le même jour, des entreprises affiliées à la titulaire de la marque de l’Union européenne ont conclu des accords concernant l’importation de compléments protéinés de l’Allemagne et de la Nouvelle-Zélande vers Taïwan; À la fin du mois d’avril 2006, lorsque le nom de marque a été modifié de «Protifar» à des «Protison», la relation commerciale entre les parties s’est poursuivie après la résiliation de ces accords à la fin du mois d'. Comme l’email du 1 mai 2007, adressé par M^me Mary R. — gestionnaire international de la clientèle à la société affiliée Numico Trading B.V. (annexe 6 du mémoire de la demanderesse en nullité du 30 juin 2006) — révèle, des ordonnances concernant les compléments protéiniques «Protison» sont enregistrées par les demandeurs en nullité sur une base mensuelle, jusqu’au 2 janvier 2008 («SMAD-2008-0102»). Cette étroite coopération commerciale entre les demandeurs en nullité, d’une part, et la titulaire de la marque de l’Union européenne et les entreprises de ce dernier et, d’autre part, entre les deux parties, comprend des obligations des deux parties en dehors de la fourniture et du paiement des produits commandés. Ces tâches contractuelles non essentielles (à titre subsidiaire) peuvent inclure, par exemple, l’obligation de préserver le caractère confidentiel de certaines informations, de divulguer les informations à l’autre partie ou au devoir de entraide. Le dépôt de la demande de marque de l’Union européenne pour «Protie» le 9 janvier 2008, soit une semaine seulement après l’entrée en vigueur des produits «Protison» par les demandeurs en nullité («SMAD-2008-0102»), sans en informer les demandeurs en nullité du dépôt de marque, peut être interprété comme une violation de la relation contractuelle entre les parties.
47 Quelle que soit la nature exacte de la relation contractuelle entre les parties, sa seule existence suffit pour prouver qu’avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, les parties étaient liées par les relations commerciales existantes. Cette relation d’affaires directe est l’un des facteurs pertinents aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du titulaire de la marque de l’Union européenne.
48 Par conséquent, le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque en cause a eu lieu dans le cadre d’une relation directe avec les demandeurs en nullité. Immédiatement après la dernière ordonnance de janvier 2008, la titulaire de la marque de l’Union européenne a choisi d’utiliser «approprié» (e) dans le signe de la demanderesse en nullité. À ce titre, il n’a pas informé les demandeurs en nullité de son intention de déposer la demande d’enregistrement de la marque en cause, de sorte que cette dernière pouvait être considérée comme un «acte inédité»

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(16/06/2015, T-306/13, LLRGS, EU:T:2015:382, § 71; Voir, également, a contrario, 26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 140).
49 Deuxièmement, la marque de l’Union européenne «PROTISON» a été déposée le 9 janvier 2008 par la titulaire de la marque de l’Union européenne pour des produits pharmaceutiques, des substances diététiques et des compléments nutritionnels compris dans la classe 5. Le signe et les produits sont identiques à la marque antérieure taïwanaise détenue par la demanderesse en nullité 1 et les compléments «Protison» importés en 2006 et 2007 d’Allemagne en faveur de Taïwan.
50 L’identité entre la marque contestée, d’une part, et la marque utilisée pour l’importation du produit par les demandeurs en nullité, d’autre part, est loin d’être hasard.
51 Troisièmement, les éléments de preuve produits par les parties indiquent que
l’introduction de la marque contestée était principalement motivée par l’intention de bloquer les demandeurs en nullité du marché européen. Bien que la titulaire de la marque de l’Union européenne souligne que tel n’avait pas été la «seule intention de bloquer le [s] demandeur [s]» (page 6 du mémoire de la titulaire de la
MUE du 21 avril 2006), elle concède également que le titulaire de la marque de l’Union européenne «devrait peut-être prêter une plus grande attention lorsque le demandeur s’estimait équitable à procéder à une procédure concernant PROTISON» (page 6) et «permettrait à la demanderesse d’entrer sur le marché sous la marque PROTISON» (page) et «permettrait à la demanderesse de tirer un avantage supplémentaire de la renommée et des efforts de commercialisation déployés par nutritionnel» (page 7 du document de la titulaire de la MUE du 21 avril 2006). Comme le confirme le courriel présenté à l’ annexe 2 du mémoire exposant les motifs du recours, le produit «Protison» a remporté un grand succès, avec une croissance annuelle estimée à 10 pour cent. Le succès du produit des demandeurs en nullité a peut-être également joué un rôle lors du dépôt de la marque contestée par la titulaire de la MUE en janvier 2008.
52 La titulaire de la MUE n’a pas démontré que le dépôt de la marque en janvier 2008 ait été motivé de quelque façon que ce soit par une stratégie commerciale légitime. Son allégation selon laquelle «PROTISON a été utilisé de bonne foi par la nutrition dans de nombreux pays de l’UE peu après avoir obtenu l’enregistrement» (page 7 du mémoire de la titulaire de la marque de l’Union européenne du 21 avril 2006) n’a pas été démontrée. Les documents produits à cet égard par la titulaire de la marque de l’Union européenne (annexes IX et X du mémoire du titulaire de la marque de l’Union européenne du 21 avril 2006 et annexe E du mémoire du 18 avril 2019) se limitent à des sites web tchèque et irlandais non datés, y compris des informations sur les ingrédients d’un produit intitulé «Nutrison advanced Protison». La question de savoir si ce produit a été lancé sur les marchés irlandais ou tchèque demeure incertaine.
53 Enfin, la chambre de recours ne partage pas l’allégation de la titulaire de la marque de l’Union européenne selon laquelle le dépôt en 2004 de la marque taïwanaise «Protison» et la vente ultérieure de produits «Protison» à Taïwan étaient motivés par l’intention de «tirer profit des efforts nutritionnels».

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Premièrement, la déclaration de la titulaire de la marque de l’Union européenne selon laquelle elle détient «un goodwill pour le signe PROTISON en raison de son usage intensif» (page 7 du mémoire de la titulaire de la MUE du 21 avril 2006) n’a pas été démontrée. Deuxièmement, le dépôt de la marque «Protison» à Taïwan était couvert par l’article 3, paragraphe 3, du contrat de licence relatif à une marque, qui indiquait explicitement que la titulaire de la marque de l’UE ne s’opposerait pas à la demande, de la demanderesse en nullité 2, d’une marque commençant par «Proti» tant que la dernière lettre (3) n’est pas un «f», «a», «r» ou «v».»
Conclusion
54 Les demandeurs en nullité ont démontré que les conditions requises pour faire une demande de mauvaise foi, au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont remplies. Sur la base des éléments de preuve produits, la chambre de recours partage l’avis de la division d’annulation selon lequel la titulaire de la marque de l’Union européenne savait ou devait savoir que les demandeurs en nullité utilisaient l’identique pour des produits identiques ou étroitement liés. Les documents révèlent également que le titulaire de la marque de l’Union européenne savait que le produit de la demanderesse en nullité avait été un succès. Lors du dépôt de la marque contestée, le lien commercial existant entre les parties à l’égard de la fourniture de compléments protéiniques des demandeurs en nullité par les termes «Protison» avait soit terminé, soit sur le point de tourner. La titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé la marque contestée six jours après l’ordonnance finale sans en informer les demandeurs en nullité. Malgré l’allégation selon laquelle la marque «Protison» a fait l’objet d’un usage extensif après l’enregistrement dans plusieurs pays de l’Union, aucun élément de preuve n’a été produit à cet égard. Il existe des doutes sérieux quant au fait que le titulaire de la marque de l’Union européenne ait poursuivi une stratégie commerciale légitime lors du dépôt de la marque de l’Union européenne. La chambre de recours conclut que la motivation essentielle pour déposer la demande en janvier 2008 était d’empêcher les demandeurs en nullité d’entrer sur le marché de l’UE sous la marque «Protison».
55 La chambre de recours souligne que l’appréciation ci-dessus ne reflète que la situation en janvier 2008, c’est-à-dire lorsque la relation d’affaires entre les parties avait été soit terminée soit sur le point de mettre fin. Cela ne signifie pas que le dépôt de marques plus rapidement pour «Protison» par le titulaire de la marque de l’Union européenne avait également été effectué de mauvaise foi. Si la titulaire de la marque de l’Union européenne avait déposé une marque pour les années «Protison» après que la relation d’affaires s’est terminée et avec l’intention d’établir un goodwill sur cette marque, l’évaluation de la mauvaise foi aurait été différente.

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Coûts
56 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la titulaire de la marque de l’Union européenne, en tant que partie perdante, doit supporter les frais des procédures d’annulation et de recours exposés par les demandeurs en nullité.
57 Il s’agit des frais de représentation professionnelle des demandeurs d’un montant de 550 EUR exposés dans la procédure de recours.

58 En ce qui concerne la procédure de nullité, la division d’opposition a condamné la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter la taxe relative à la demande en nullité et aux frais de représentation des demandeurs en nullité, fixés
à 1 150 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 700 EUR.

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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours;
2. Ou la titulaire de la marque de l’Union européenne devrait rembourser 550 EUR au titre des frais exposés par les demandeurs en nullité dans le cadre de la procédure de recours. Le montant total à payer par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans les procédures de nullité et de recours s’élève à 1 700 EUR.
Signé Signé Signé
V. Melgar A. Pohlmann C. Govers
Greffier:

Signé
H.Dijkema