DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 17 961 C (REVOCATION)
Ingrid Malpricht, Rubensstr.30, 67061 Ludwigshafen (Allemagne), représentée par Zellentin & Partner mbB Patentanwälte, Rubensstr.30, 67061 Ludwigshafen (Allemagne) (représentant professionnel)
i-n s t
Laboratorios ERN, S.A., C. Perú, 228, 08020 Barcelona, Espagne (titulaire de marque de l’Union européenne), représentée par Ponti & Partners, S.L.P., C.Consell de Cent, 322, 08007 Barcelone (Espagne) (représentant professionnel)
Le 20/03/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. la demande en déchéance est accueillie.
2. les droits de la titulaire de la MUE sur la marque de l’Union européenne no 4 814 158 sont prononcés à compter du 29/11/2017 pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 5: produits vétérinaires; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; bains de bouche à usage médical; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants à usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles; Fongicides, herbicides.
3. la marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits non contestés, à savoir:
Classe 5: produits pharmaceutiques.
4. la titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a présenté une demande en déchéance de l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 814 158, «APIRETAL» ( marque verbale).La requête est dirigée contre certains produits désignés par la marque antérieure, à savoir:
Classe 5: produits vétérinaires; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; bains de bouche à usage médical; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants à usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles; Fongicides, herbicides.

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Décision sur la décision attaquée no page:2De10 17 961 C
L’ opposante a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (JO L 78, p. 1, ci-après le «RMUE»).
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Le demandeur a déposé une demande en déchéance le 29/11/2017 au motif que le titulaire de la marque de l’Union européenne n’avait pas utilisé sa marque de l’Union européenne pour une utilisation sérieuse pendant une période ininterrompue de cinq ans en ce qui concerne certains des produits pour lesquels elle est enregistrée.
Le 22/02/2019, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des éléments de preuve de l’usage (documents 1 à 14 énumérés ci-dessous) afin de démontrer l’usage de sa marque et de la renommée dont elle jouit sur le marché en lien avec un analgésique pédiatrique].En effet, d’après la titulaire, elle a entrepris des opérations de commercialisation de produits sous la marque APIRETAL en 1980 et les éléments de preuve produits prouvent un usage de la marque pour des produits pharmaceutiques, et plus particulièrement un produit pharmaceutique ayant un usage pédiatrique. Elle a fait valoir qu’il existe des raisons juridiques de ne pas utiliser l’acronyme d’APIRETAL pour les autres produits compris dans la classe 5, à savoir ceux contre lesquels la demande est dirigée, qui admet expressément que la marque n’est pas utilisée pour de tels produits. Le titulaire estime que la marque est utilisée pour un produit pharmaceutique et que les noms pour ce type de produits font l’objet d’interdictions particulières pour éviter toute confusion sur le marché. Le fait qu’il existe un produit pharmaceutique sur lequel figure le nom APIRETAL autorisé par l’agence espagnole des médicaments signifie que ce même nom ne peut être utilisé pour des produits hygiéniques, cosmétiques ou alimentaires.
En réponse, la demanderesse a analysé les preuves et a conclu que la MUE contestée n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits contestés et a également fait état de questions de préoccupation quant à l’utilisation de la marque pour des produits pharmaceutiques. Elle a également considéré que les raisons invoquées pour justifier le non-usage ne sont pas acceptables. Par conséquent, la déchéance de la marque de l’Union européenne devrait être prononcée pour les produits contestés.
Dans sa dernière réponse du 19/09/2019, la titulaire de la marque de l’Union européenne a essentiellement soutenu que la marque de l’Union européenne contestée avait fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits pharmaceutiques et a réitéré ses arguments pour les motifs juridiques qui justifient le non-usage de la marque pour d’autres produits compris dans la classe 5.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 58, paragraphe 1, point a) du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne sera déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services

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Décision sur la décision attaquée no page:3De10 17 961 C
pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services.Un usage sérieux nécessite un usage réel sur le marché des produits et des services enregistrés et n’inclut pas un usage symbolique dans le seul but de préserver les droits conférés par la marque ni un usage qui est exclusivement interne (11/03/2003,- 40/01, Minimax, EU: C: 2003: 145, en particulier les § 35-37, 43).

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Décision sur la décision attaquée no page:4De10 17 961 C
L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque (11/03/2003,- 40/01, Minimax, EU: C: 2003: 145, § 38).Toutefois, l’objet de la disposition selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004,- 203/02, Vitafruit, EU: T: 2004: 225, § 38).
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne dans la mesure où l’on ne saurait attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’ait pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans.Dès lors, c’est le titulaire de la marque de l’Union européenne qui doit prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou un juste motif pour le non-usage.
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 21/12/2006.La demande en déchéance a été déposée le 29/11/2017. Par conséquent, la marque de l’UE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;La titulaire de la marque de l’Union européenne devait démontrer l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée pendant la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, à savoir de 29/11/2012 à 28/11/2017 compris, pour les produits contestés;
Le 22/02/2019, la titulaire de la marque de l’ Union européenne a produit des preuves de l’usage.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a coché la case «confidentielle» aux fins de la présentation des preuves de l’usage au travers de la plateforme électronique de communication. Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, l’intérêt spécifique doit être suffisamment justifié. Les observations de la titulaire de la marque de l’Union européenne ne contiennent aucune explication et n’indication d’aucun intérêt particulier à justifier leur caractère confidentiel. Par conséquent, la division d’annulation ne considère pas ces documents comme confidentiels. En tout état de cause, la division d’annulation décrira les preuves dans des termes généraux, sans divulguer d’informations potentiellement sensibles sur le plan commercial.
Les éléments de preuve à prendre en compte sont les suivants.
Pièce no 1: rapport intitulé «APIRETAL notoriété de la marque et évaluation de la notoriété» émis par la société Zagrheca SL, daté du 02/11/2010. Le rapport montre le degré de connaissance de la marque au sein de la marque de l’Union européenne et comprend des informations sur le chiffre d’affaires de la titulaire, les investissements en publicité, la part de marché et les activités de parrainage entreprises. Le rapport fait référence à la part détenue par la marque «APIRETAL» des années 2006 à 2010 sur les marchés des «analgésiques pédiatriques» et/ou

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Décision sur la décision attaquée no page:5De10 17 961 C
«médicaments à base de paracétal pédiatrique» et explique qu’elle représente 67 % des prescriptions médicales pour bébés au cours de leur première année.
Pièce no 2: déclaration sous serment de D. Solues López (directeur général de la titulaire de la MUE), datée du 25/11/2010, qui indique que les informations utilisées pour le rapport correspondent aux informations et documents fournis par la titulaire de la marque de l’Union européenne.
Pièce no 3: certificat délivré par la Chambre de commerce de Barcelone, daté du 26/11/2010, indiquant que «APIRETAL» est «suffisamment sensibilisé aux marques dans l’industrie pharmaceutique».
Pièce no 4: copie d’une décision d’opposition (29/06/2017, no B 2 619 347) qui reconnaît la notoriété de la MUE «APIRETAL» pour des médicaments antipyrétiques.
Documents 5 à 9: des factures émises par la titulaire entre 2013 et 2017 concernant des ventes de produits portant la marque APIRETAL auprès de clients dans différentes provinces espagnoles (Barcelone, Cáceres, Jaén, Las Palmas, La Corogne, León, Madrid, Málaga, Navarre, Salamanque, Séville, Valence, Valladolid, Zaragoza, etc.).
Pièce no 10:Des directives relatives à la désignation des médicaments à usage humain délivrés par l’agence espagnole des médicaments et des produits de santé en application de la législation pertinente, qui indiquent que «l’autorité compétente doit veiller à ce que les noms n’induisent pas de confusion avec ceux d’un autre médicament, du produit sanitaire, du produit cosmétique ou de la nourriture, de sorte qu’ils ne prêtent pas à confusion quant à la composition du produit ou à ses propriétés pouvant présenter un risque pour l’utilisateur».
Pièce no 11: Décret royal législatif 1/2015, du 24/07/2015, qui a approuvé le texte révisé de la loi sur les garanties et l’usage effectif des médicaments et des dispositifs médicaux, établissant que «le nom du médicament peut consister en un nom fantaisiste qui ne peut être confondu avec la dénomination commune, ou un nom courant ou scientifique accompagné d’une marque ou du nom du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché».
Pièce no 12: Décret royal espagnol 1 345/2007, du 11/10/2007, qui définit la procédure à suivre pour la réglementation, l’enregistrement et les conditions de délivrance des médicaments à usage humain fabriqués de façon industrielle. Ceci dit que le nom d’une médication n’est pas recevable lorsque «l’ordonnance ou la délivrance pourrait générer une confusion phonétique ou orthographique avec celle d’un autre médicament ou avec la santé, les cosmétiques ou les produits alimentaires».
Pièce no 13: Copie de la directive de l’Agence européenne des médicaments (EMA) sur l’acceptabilité des noms des médicaments humains transformés selon la procédure centralisée.
Pièce no 14: lignes directrices de l’agence espagnole des médicaments et des produits de santé pour le choix du nom des médicaments vétérinaires, indiquant que les noms de médicaments ne peuvent pas donner lieu à une confusion ou une orthographe phonétique avec le nom d’un autre médicament ou d’autres produits

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Décision sur la décision attaquée no page:6De10 17 961 C
de santé animale, les produits pour l’hygiène et la manutention, les additifs alimentaires pour aliments des animaux, fourrages, ou avec des produits médicaux, cosmétiques ou alimentaires existants.
Les éléments de preuve contiennent des indications sur le lieu, la durée et l’importance de l’usage de la marque contestée pour certains produits pharmaceutiques uniquement à usage humain. Étant donné que l’usage de ces produits n’a pas été contesté par le demandeur, il n’est pas nécessaire de procéder à une appréciation détaillée de tous les différents facteurs pour conclure qu’il existe un usage sérieux pour ces produits.

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Décision sur la décision attaquée no page:7De10 17 961 C
Il n’existe aucune preuve de l’usage pour les autres produits pour lesquels la marque est enregistrée et qui font l’objet de la présente procédure, à savoir pour les produits vétérinaires; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; bains de bouche à usage médical; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants à usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles; Fongicides, herbicides.Les deux parties sont d’accord sur ce point.
Il résulte de ce qui précède que le titulaire de la marque de l’ Union européenne n’a manifestement pas démontré l’usage sérieux pour les produits contestés.
Motifs de non-usage
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’ Union européenne peut soit prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée, soit apporter la preuve de l’existence de justes motifs pour le non-usage.Ces raisons couvrent les circonstances qui suffisent, indépendamment de la titulaire de la marque de l’Union européenne, à prouver l’usage de la marque de l’Union européenne contestée.
La titulaire a invoqué une législation nationale qui interdit la mise sur le marché des produits sous la même marque qu’un produit pharmaceutique pour éviter toute confusion. Selon la titulaire de la marque de l’Union européenne, le fait qu’ il existe un produit pharmaceutique avec son nom APIRETAL autorisé par l’agence espagnole des médicaments empêche l’utilisation de cette marque pour les produits hygiéniques, cosmétiques et alimentaires, afin de prévenir les risques pour les consommateurs qui pourraient mettre en danger leur santé. En d’autres termes, dans la mesure où un médicament autorisé par les autorités compétentes avec le nom «APIRETAL» est autorisé, il existe une interdiction légale qui empêche l’existence d’un produit vétérinaire. Ces interdictions légales sont également étayées par les normes communautaires correspondantes visant à normaliser l’utilisation des marques dans les domaines des produits pharmaceutiques et des produits vétérinaires, médicaux et alimentaires.
La division d’annulation partage l’avis des parties selon lequel, en tant qu’exception à l’obligation d’usage, le concept de justes motifs pour le non-usage doit être interprété assez étroitement.
Les motifs de non-usage fournis par la titulaire de la MUE ne constituent pas une justification valable. La notion de «juste motif pour le non-usage» se réfère à une circonstance qui naît indépendamment de la volonté du titulaire de la marque, ce qui rend l’usage de la marque impossible ou déraisonnable. Cependant, en l’espèce, la titulaire a soumis une certaine législation qui indique les règles applicables au choix d’un nom pour un produit pharmaceutique et indique clairement que ce choix aura pour effet d’empêcher l’utilisation du même nom pour des produits autres que les produits contestés. La titulaire savait déjà cette interdiction lorsqu’elle a pris la décision de commercialiser un produit pharmaceutique sous la marque «APIRETAL» tout en décidant de le protéger pour d’autres produits, plutôt que pour des produits pharmaceutiques, selon une stratégie de défense. Le fait que la marque ne soit pas utilisée pour éviter de ne pas suivre les règles n’est pas pertinent et, contrairement à ce qu’affirme la législation, il n’existe pas de «justes motifs»; Dès lors, même s’abstenir de faire un usage qui contreviendrait à une règle n’est pas une raison valable (09/03/2010, R 764/2009-4, HUGO BOSS/BOSS, § 22, 27).

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Décision sur la décision attaquée no 17 961 C
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Décision sur la décision attaquée no page:9De10 17 961 C
En outre, le fait que la marque ait été protégée pour des produits pour lesquels elle ne peut être utilisée constitue un comportement purement défensif de la part du titulaire, lequel ne peut justifier le non-usage en l’espèce. Le Tribunal a confirmé que les enregistrements «défensifs» (c’est-à-dire de signes qui ne sont pas destinés à être utilisés dans le commerce en raison de leur fonction purement défensif en ce qui concerne un autre signe qui fait l’objet d’une exploitation commerciale) ne peuvent constituer un juste motif pour le non-usage d’une marque antérieure invoquée comme base à l’appui d’une opposition (23/02/2006,- 194/03, Bainbridge, EU: T: 2006: 65, § 46).
Compte tenu des éléments qui précèdent, l’interdiction légale revendiquée ne constitue pas une raison valable pour justifier le non-usage des produits contestés.
Conclusion
Il résulte de ce qui précède que le titulaire de la marque de l’ Union européenne n’a prouvé l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour aucun des produits contestés.Par conséquent, la demande en déchéance est entièrement recevable et il convient de prononcer la déchéance de la marque de l’Union européenne pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 5: produits vétérinaires; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; bains de bouche à usage médical; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants à usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles; Fongicides, herbicides.
La marque de l’Union européenne demeure au registre pour tous les produits non contestés.
Selon l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prendra effet à compter de la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire à partir du 29/11/2017.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à la demanderesse

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Décision sur la décision attaquée no page:10De10 17 961 C
De la division d’annulation
Boyana NAYDENOVA Begoña URIARTE Catherine MEDINA

VALIENTE


Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.