EUIPO
22 octobre 2020
Commentaire • 0
Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées.
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 oct. 2020, n° 003069149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003069149 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 069 149
SKY Limited, Grant Way, Isleworth, Middlesex TW7 5QD, Royaume-Uni (opposante), représentée par CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Posniak i Bejm SP.K., Emilii Ppostérieure 53, 00-113 Varsovie, Pologne (mandataire agréé)
i-n s t
SkyWorks Solutions, Inc., 20 Sylvan Road, 01801 Woburn, États-Unis d’Amérique (requérante), représentée par Reddie & Grose LLP, The White Chapel Building, 10 Whitechapel High Street, E1 8QS London (Royaume-Uni) ( représentant professionnel).
Le 22/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 069 149 est accueillie pour l’ensemble des produits et services contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 936 585 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 936 585.L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque britannique no 3 188 183
pour la marque figurative (série), à l’égard laquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.En ce qui concerne ses autres droits antérieurs, qui comprennent d’autres marques enregistrées ainsi que des signes non enregistrés utilisés dans la vie des affaires et une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE, l’opposante a invoqué les articles 8 (1) (b), 8 (4) et 8 (5) du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 069 149 page:2De33
REMARQUES PRÉLIMINAIRES
Concernant les arguments de la demanderesse selon lesquels l’opposante a agi de mauvaise foi
La demanderesse allègue que l’opposant a agi de mauvaise foi lorsqu’il a déposé plusieurs de ses marques antérieures dans la mesure où il réenregistrement ses marques «SKY» et n’a pas d’intérêt commercial légitime dans le large éventail de produits et services couverts par ses marques. Elle considère que le comportement de l’opposante constitue un abus de procédure.
En l’espèce, le moyen susmentionné de la demanderesse ne peut pas faire l’objet d’une procédure d’opposition et ne peut être pris en compte que dans le cadre d’une procédure d’annulation.
En effet, le seul fait que l’opposante aurait déposé des demandes identiques de façon répétée n’est pas pertinent pour la procédure en cause.
Ce point de vue est également étayé par le Tribunal dans l’arrêt du 19/10/2017, T- 736/15, SKYLITE (fig.)/SKY et al., EU: T: 2017: 729, § 23-32.
«[…] une personne ayant agi de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne constitue une cause de nullité absolue au sens de l’article 52, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009.
Contrairement à la procédure de nullité, qui autorise le demandeur d’une marque de l’UE à contester la validité d’une marque antérieure, et ce conformément sans ambiguïté sur l’article 41, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009, la procédure d’opposition a pour objet de donner aux titulaires des droits la possibilité de contester une demande de marque de l’Union européenne sur le fondement de droits antérieurs qui sont contraires à celle-ci. Plus précisément, selon la jurisprudence, dans le cadre d’une procédure d’opposition, l’EUIPO est même tenu de présumer de la validité d’une marque antérieure [arrêt du 8 mai 2012, Mizuno/OHMI — Golfino (G), T-101/11, non publié, EU: T: 2012: 223, point 22].En particulier, selon cette jurisprudence, dans le cadre d’une procédure d’opposition, l’EUIPO ne peut pas examiner si une marque remplit les critères constitutifs d’un motif absolu de refus, tels que ceux prévus à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 et visés à l’article 52, paragraphe 1, point a), du même règlement.
De même, dans le cadre de la procédure d’opposition, l’Office ne peut pas non plus examiner si les critères qui constituent une cause de nullité, tels que ceux visés à l’article 52, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009, sont remplis, en ce qui concerne la marque sur laquelle l’opposition est fondée. Ni l’article 41 ni l’article 42 du règlement (CE) no 207/2009 ne prévoient un mécanisme de procédure qui permette de contester la validité d’une marque antérieure eu égard à la mauvaise foi de l’opposante» (19/10/2017, T-736/15, SKYLITE (fig.)/SKY et al., EU: T: 2017: 729, § 25-27).
Dès lors, cet argument de la demanderesse ne saurait servir de base à la défense d’une opposition.
Sur les arguments de la demanderesse selon lesquels sa marque de l’Union européenne jouit d’une renommée
Décision sur l’opposition no B 3 069 149 page:3De33
Dans ses observations, la demanderesse fait également valoir que l’utilisation antérieure de la marque «SKYWORKS» (dont l’usage et l’enregistrement sont antérieurs à toutes les marques enregistrées de l’opposante invoquées dans la présente procédure d’opposition) constituent également un facteur important à prendre en considération dans la présente procédure d’opposition. Elle affirme qu’elle a acquis sa propre renommée et sa renommée pour ses marques «SKYWORKS» dans l’Union européenne, ce qui permet de distinguer ses marques des marques de l’opposante. La requérante se fonde sur les éléments de preuve produits dans une procédure d’annulation en annulation contre sa marque de l’Union européenne no 2 929 693 «SKYWORKS» pour étayer cette revendication.
À cet égard, il convient de noter que le droit à une marque de l’Union européenne prend naissance à compter de la date de dépôt de la marque de l’Union européenne et non auparavant, et à compter de cette date, il convient d’examiner la marque de l’Union européenne contestée en ce qui concerne la procédure d’opposition.
Dès lors, pour déterminer si la MUE contestée relève ou non d’un motif relatif de refus, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de ladite marque sont dénués de pertinence parce que les droits de l’opposante, dans la mesure où ils précèdent la marque de l’Union européenne, sont antérieurs à la marque de l’Union européenne de la demanderesse.
Sur les arguments de la demanderesse relatifs à la validité de la marque britannique antérieure
La demanderesse affirme que les marques britanniques antérieures ne devraient pas être prises en considération dans la mesure où ces droits nationaux, après le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, ne seront pas considérés comme des marques enregistrées dans un État membre de l’Union européenne conformément à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE.
La division d’opposition note que l’accord de retrait conclu entre l’UE et le Royaume- Uni prévoit que durant une période de transition qui durera jusqu’au 31/12/2020 ans la législation de l’UE applicable et au Royaume-Uni. Cette constatation s’étend aux règlements sur la marque de l’Union européenne et à leurs instruments de mise en œuvre. En conséquence, toutes les procédures devant l’Office qui font intervenir un motif de refus concernant le territoire britannique, les droits antérieurs provenant du Royaume-Uni, ou des parties/représentants domiciliés au Royaume-Uni, se dérouleront, comme cela a été fait précédemment, jusqu’à la fin de la période de transition.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Décision sur l’opposition no B 3 069 149 page:4De33
D’après l’opposante, l’enregistrement de la marque britannique antérieure no
3 188 183 pour la marque figurative (série) jouit d’ une renommée au Royaume-Uni.
Par économie de procédure, la division d’opposition examinera d’abord l’opposition par rapport à la marque britannique antérieure de l’opposante susmentionnée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque enregistrée antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est identique à une marque antérieure ou similaire à celle-ci, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’appliquent uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’ opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risques de blessures: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice;
Les conditions susmentionnées sont cumulatives. par conséquent, la non- satisfaction de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010,- 345/08 & – T 357/08, Botolist/Botocyl, EU: T: 2010: 529, § 41).La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire.L’ opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse a invoqué un juste motif pour utiliser la marque contestée. cette allégation ne devra être examinée que si les trois conditions susmentionnées sont réunies (22/03/2007,- 215/03, Vips, EU: T: 2007: 93, § 60).Par conséquent, la division d’opposition n’abordera cette question, si cela est toujours nécessaire, qu’à la fin de la décision;
Décision sur l’opposition no B 3 069 149 page:5De33
A) la renommée de la marque antérieure
Comme nous l’avons vu ci-dessus, selon l’opposante, l’enregistrement de la marque britannique antérieure no 3 188 183 pour la marque figurative (série) jouit d’
une renommée au Royaume-Uni.
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle désigne.Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 27/07/2018.Partant, il a été demandé à l’opposante de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée au Royaume-Uni avant cette date.La preuve doit également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir les suivants:
Classe 9: télévision , enregistrement sonore, reproduction du son, appareils et instruments de télécommunications; appareils pour l’enregistrement de programmes de télévision; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou la réception en matière de son, d’image ou de contenu audiovisuel; appareils électriques et électroniques destinés à la réception d’émissions de satellite, terrestres ou câblées; télécommandes; contrôleurs de jeux; récepteurs de télévision, décodeurs; décodeurs; décodeurs numériques; coffres-forts définis; vidéo personnelle; décodeurs destinés au décodage et à la réception des émissions satellitaires, terrestres et câbles; appareils de décodage de signaux codés, y compris canettes de décodage pour la réception de télévision; appareils de boîtier de premier plan comprenant un décodeur et un guide de visualisation interactif; appareils de boîtier haut de gamme, comprenant un décodeur et un enregistreur permettant l’enregistrement de programmes télévisés et audio; antennes paraboliques; logiciels pour la recherche de données; programmes codés pour ordinateurs et pour le traitement de l’information et les télécommunications; appareils électriques et électroniques destinés à la réception d’émissions de satellite, terrestres ou câblées; récepteurs de télévision, décodeurs; décodage de coffrets destinés à décoder et à capter la ligne par câble satellite, par câble terrestre et par ligne d’abonnements numérique (DSL), par internet ou par d’autres émissions électroniques; appareils de décodage de signaux codés; programmes de télévision enregistrés; programmes enregistrés à diffuser ou transmettre par d’autres moyens à la télévision, sur téléphones mobiles, assistants personnels numériques et ordinateurs portables; matériel informatique; matériel, appareils et instruments informatiques pour la transmission, l’affichage, la réception, le stockage et la recherche d’informations électroniques; jeux informatiques; jeux informatiques interactifs électroniques; logiciels et appareils de télécommunications permettant de se connecter à des bases de données et à Internet; logiciels et programmes informatiques pour la distribution à, et l’utilisation par, des téléspectateurs d’une chaîne de télévision numérique pour
Décision sur l’opposition no B 3 069 149 page:6De33
la visualisation et l’achat de produits et services; logiciels de jeux électroniques; programmes informatiques pour télévision interactive et jeux interactifs; publications électroniques; jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; cartes codées; appareils et instruments pour la réception d’émissions de télévision, y compris la réception de câbles satellite, satellite et numériques; appareils de communication; télécommunications et/ou communications électriques et/ou diffusion et/ou transmission et/ou décodage et/ou décodage et/ou traitement d’image et/ou appareils et instruments visuels audio; télécommunications et/ou communications électroniques et/ou diffusion et/ou transmission et/ou décodage et/ou décodage et/ou traitement d’image et/ou appareils et instruments visuels audio.
Classe 16: produits de l’imprimerie, magazines.
Classe 28: jeux ; appareils de jeu électroniques; contrôleurs de jeux.
Classe 35: services de publicité; ventes publicitaires dans le temps aérien; solutions média pour la publicité; élaboration de publicités et de campagnes promotionnelles; publicité télévisée interinteractive; parrainage d’émissions de télévision interactive; services de parrainage de programmes télévisés; publicité en ligne; publicité de textes numériques; publicité; services d’études de marché; recherche de marché pour la compilation d’informations sur les téléspectateurs; services de recherche de marché concernant les moyens de diffusion; études de marché pour la publicité; services de recherche en matière de publicité et marketing; interprétation, analyse et fourniture de données d’études de marché.
Classe 38: services de télécommunications; services de télécommunications mobiles et fixes; services de communication; services de communication par satellite; télédiffusion; services de transmission et de communication; diffusion et/ou transmission de programmes télévisés et/ou de films; diffusion et/ou transmission par satellite, télévision numérique terrestre, câble, ligne d’abonné numérique et à large bande de programmes audio et/ou audiovisuels; transmission de programmes audio, vidéo et/ou audiovisuels (par toutes voies); diffusion et transmission de programmes télévisés et de films sur ordinateurs personnels; diffusion et communications par ordinateur ou assistées par ordinateur; transmission de programmes audio, vidéo et/ou audiovisuels via le protocole IP (télévision sur IP); fourniture d’accès et/ou de la connectivité aux réseaux à large bande; transmission de sons et/ou images; la fourniture de contenu audiovisuel audio par des télécommunications et/ou communications et/ou diffusion et/ou livraison et/ou transmission; communication d’informations (y compris pages web), données par télécommunications et par satellite; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; services de communications par satellite et/ou par télévision; fourniture d’accès aux informations, à l’actualité et aux informations sportives; services de télécommunications concernant les télécommunications d’informations sur l’internet (y compris pages Web); mise à disposition de services de connexions de télécommunication à Internet ou à des bases de donnéesservices de télécommunications dédiés à la vente au détail de produits et services par une communication interactive avec les clients; services télévisés interactifs, à savoir la diffusion et/ou les télécommunications et/ou la communication et/ou la livraison et/ou les services de transmission; services interactifs pour téléspectateurs télédiffusion et/ou télécommunications et/ou communications et/ou livraison et/ou transmission; services de télédiffusion comprenant des services interactifs pour guides de visualisation et sélection automatisée intelligente pour enregistrement de programmes; services interactifs pour téléspectateurs facilitant l’enregistrement de programmes lancés automatiquement sur la base des habitudes/préférences de visualisation des consommateurs à savoir diffusion et/ou télécommunications et/ou communications
Décision sur l’opposition no B 3 069 149 page:7De33
et/ou livraison et/ou transmission; fourniture à téléspectateurs interactifs d’accès à des contenus informatifs, graphiques, visuels, audio et/ou audiovisuels à partir d’un groupe limité de sites web ou de portails sur l’internet; diffusion et transmission de télévision interactive, jeux interactifs, nouveaux sports interactifs, divertissements interactifs et compétitions interactives; fourniture d’accès à des services de vidéo à la demande et de services de proximité de la demande; fourniture d’accès aux films, vidéos et programmes télévisés à des téléspectateurs à la demande et quasi à la demande; fourniture d’accès à une base de données contenant des informations relatives à une variété de produits et services; pour permettre l’accès à l’internet; la mise à disposition d’un lien entre sites internet et téléspectateurs via un portail de télévision interactif; Services de portail internet; services de portail web; fourniture de services à large bande; services d’informations factuelles concernant la télédiffusion; services de communication visuelle audio; services de communication de données; services de diffusion de données; transmission de programmes de télévision, films, films cinématographiques, matériel audio et/ou vidéo.
Classe 41: services de divertissement; fourniture de contenus audiovisuels en matière de divertissement, d’éducation, de formation, de sport et de culture; services de divertissement par télévision; mise à disposition de publications électroniques en ligne (non téléchargeables); services de billetterie; production et présentation de programmes transmis via la télévision, l’internet ou d’autres moyens de télécommunications pour visualisation, sélection et achat interactifs de produits; services de réservation de billets en matière de divertissement; présentation et distribution de programmes télévisés, télévision interactive, jeux interactifs, divertissements interactifs et compétitions interactives; services de sélection de programmes de télévision interactifs pour téléspectateurs; fourniture de services de divertissement interactifs, d’actualités et de sports pour téléspectateurs; services de guides d’affichage; services d’enregistrement de programmes télévisés automatiquement lancés sur la base des habitudes/préférences de visualisation des consommateurs; services de vidéo à la demande et quasi à la demande; fourniture de films, de vidéos et de programmes télévisés à des téléspectateurs à la demande et quasi à la demande; services de paris, jeux et jeux d’argent; services d’informations concernant l’actualité; distribution de programmes télévisés; services de production d’émissions télévisuelles; divertissement; fourniture d’informations, d’affaires courantes et d’informations sportives.
Classe 42: conception et développement de matériel informatique; services informatiques pour communications et diffusion interactives; installation, location et maintenance de logiciels; services informatiques résidentiels, à savoir conseil en matière d’informatique, installation, réparation et maintenance de logiciels, mise à jour de logiciels et services de soutien informatique; services d’Internet dans un environnement clos.
Certains des produits et services susmentionnés ne sont pas explicitement énumérés dans la spécification de la marque antérieure ou diffèrent au moins en partie des produits et services énoncés dans la spécification. La division d’opposition ne se livrera pas à un examen de la question de savoir si tous les produits et services susmentionnés, pour lesquels l’opposante a revendiqué la renommée, sont mentionnés dans la spécification des produits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou sont couverts par des catégories dans cette spécification; La division d’opposition analysera en premier lieu les preuves produites puis déterminera les produits et services pour lesquels la renommée est à la fois revendiquée et prouvée et pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.
Décision sur l’opposition no B 3 069 149 page:8De33
L’opposition est dirigée contre les produits et services suivants:
Classe 9: matériel informatique et dispositifs semi-conducteurs destinés à être utilisés dans le cadre de fréquences radio et équipements de communication sans fil de bande et manuels d’instruction de la classe; logiciels destinés à l’exploitation de matériel de communication sans fil et de manuels d’instruction connexes
Classe 40: fabrication sur mesure et assemblage d’équipements de communications sans fil de fréquences radio et radiofréquences.
Classe 42: services de conception, d’ingénierie, de développement et de conseils sur commande dans le domaine des communications sans fil par radiofréquences et des radiofréquences et des activités de fabrication.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 23/04/2019, l’opposante a notamment produit les preuves suivantes:
annexe 1:Une copie du document de la Maison du commerce britannique montrant le changement de nom de l’opposante de «Sky Plc» en «Sky Limited».
annexe 2:Extraits du contrat de licence daté du 30/11/2012 entre l’opposante et Sky international AG;
annexe 3:Un témoignage daté du 12/03/2019 de Mme E. C., directeur du conseil d’administration de la PI et des opérations du groupe Sky. Le document présente une vue d’ensemble des activités et de l’historique des activités du groupe Sky (appelés «Sky») jusqu’en 2018. Elle déclare exploiter le principal service de télévision payante au Royaume-Uni et dans la République d’Irlande et est présente dans d’autres États membres de l’Union européenne et diffuse un large éventail de chaînes de télévision. Il est indiqué que la marque «SKY» est notoirement connue au Royaume-Uni pour les produits et services de large bande et de téléphonie. À la fin de 2017, Sky avait accueilli environ 26.1 millions de clients dans l’ensemble de l’Autriche, en Allemagne, en Italie, en Irlande et au Royaume-Uni (p. 15).La déclaration de témoin comprend des tableaux contenant des chiffres relatifs aux recettes des produits et services relevant des marques «SKY» pour la période 2000-2018 (p. 12-13), des chiffres pour le Royaume-Uni et de l’Irlande pour «SKY TV» pour la période 2008-2014 (p. 16), ainsi que des chiffres pour les abonnés pour les services internet «SKY large» pour la période 2006-2015 (p. 90-91) et pour les services de téléphonie «SKY large» pour la période 2006-2014 (p. 94).Le témoignage fait référence aux pièces suivantes:
O Pièce 1:document fournissant un chronométrage des événements de l’histoire de l’opposante de 1989 à 2018;
O Pièce 2:une liste de marques détenues par l’opposante incluant l’élément «SKY».
O Pièce 3:tableau préparé par le département marketing de Sky contenant les versions de «SKY», «SKY SPORTS», «SKY ONE», «SKY NEWS» et «SKY
Décision sur l’opposition no B 3 069 149 page:9De33
mofilms» utilisés conformément à l’opposante depuis 1989 jusqu’à aujourd’hui.
O Pièce 4:copies de pages des comptes annuels audités de Sky confirmant le chiffre d’affaires et les chiffres d’exploitation pour la période 2000-2017;
O Pièce 5:Rapport annuel 2018 de SKY (pour la période 01/07/2017- 30/06/2018).
O Pièce 6: plusieurs documents contenant des images datés par l’opposante 2007-2017 montrant des points de vente de Sky au détail et des kiosques situés selon l’opposante au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne et en Italie, ainsi que des impressions de sites internet de tiers (des détaillants actuels, Argos, PCWorld, etc.) à propos de 2018 offres de vente «SKY» à distance, des codeurs et une partie d’entre eux contiennent des informations sur les services à large bande «SKY»;
O Pièce 7:cette pièce contient les documents suivants:
— un extrait de site internet datant de 2004 de http: //web.archive.org, montrant comment le site internet de l’opposante www.sky.co.uk a examiné l’année 1996 et montrant l’image suivante dans son en-
tête: ;
— un tableau énumérant les sites web vivants de l’opposante à partir de juin 2004 et les années de mise en service pour chacun d’entre eux, ainsi qu’un tableau contenant une liste des sites web de l’opposante depuis mars 2015;
O Pièce 8:cette pièce contient les documents suivants:
— un extrait du site web du ABC Electronic (ABCE) à l’adresse www.abce.org.uk, obtenu en 2007, fournissant des informations sur l’entreprise et ses activités. Il ressort clairement de cet extrait qu’il s’agit d’une société qui prépare des audits d’activité du site web et des audits démographiques des utilisateurs de bases de données;
— un rapport d’audit sur ABCE indiquant le nombre de pages produit pour des sites web «SKY», vérifiés en juin 2004; Le rapport montre que les sites web présentent 5.9 millions d’utilisateurs uniques pour le mois contrôlé;
— Des rapports sur l’internet ont été préparés pour composez les chiffres d’audience au Royaume-Uni pour le terme «Sky Portal» («Sky Portal» en anglais) entre décembre 2010 et novembre 2013.
O Pièce 9:Extraits de pages de médias sociaux (Facebook, Instagram, Twitter) de «SKY SPORTS», «SKY NEWS», «SKY TG24», «SKY Deutschland», «SKY TICKET», etc. obtenus en 2017 ou 2018 et démontrant que chacune de ces pages a entre plusieurs milliers et plusieurs millions de followers.
O Pièce 10:Extraits, de mars à 8, de l’application en ligne GooglePlay et iTunes présentant les demandes de logiciels offerts par le groupe Sky tels que:
Décision sur l’opposition no B 3 069 149 page:10De33
«MySky», «Sky +», «SkyStore», «SkyNews», «MeinSky» en allemand ou «Sky Fai da te» en italien, dont la plupart ont été installées à plusieurs centaines de milliers de fois.
O Pièce 11:Extraits des sites internet de l’opposante pour ses chaînes de télévision au Royaume-Uni, en Italie et en Allemagne, tels que SKY Sports, SKY Cinema, SKY News, SKY One, etc., obtenus en août 2018.
O Pièce 12: extraits du site Internet d’Audience Research Board d’Audience (BARB) à l’ adresse www.barb.co.uk, obtenus en août 2018, contenant des informations sur l’organisation fournissant des chiffres d’opinion officiels pour le public britannique et les méthodes d’obtention des données, et contenant un glossaire en termes termes. Les extraits contiennent des informations sur la propriété de la télévision, le développement multicanaux et des résumés mensuels relatifs à l’affichage au Royaume-Uni jusqu’en 2018. Un tableau, contenant les données de BARB, concernant les chiffres d’audience des divers canaux «SKY» pour le mois de mars de chaque année entre 2004 et 2014 et des tables avec des particuliers, contient également des chiffres permettant de dégager différents canaux «SKY» pour la période 2015-2018.
O Pièce 13:une compilation d’images des dispositifs et accessoires «SKY» et d’accessoires, y compris des décodeurs, des boîtes de télévision et des enregistreurs, des boîtes de télévision, des télécommandes, des télécommandes, des dispositifs de commande de jeux, des dispositifs musicaux; extraits des sites internet de l’opposante au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en Autriche et en Italie, montrant la promotion et la publicité de ces produits; communiqués de presse concernant le SKY Q — un système de divertissement résidentiels; et un slip de présentation qui illustre l’historique des innovations de Sky de 1989 à 2018.
O Pièce 14:Images d’un véhicule d’installation, d’un ingénieur et d’un équipement indiquant le mot «SKY» et le «marque SKY SERVICE», comprenant des exemples provenant du Royaume-Uni, d’Italie et d’Allemagne;
O Pièce 15: Des interfaces de télévision («Sky Guide») pour désigner différentes chaînes de télévision peuvent être sélectionnées, telles que SKY One, SKY Sports, SKY Mofilms datés par l’opposante entre 1998 et 2016.
O Pièce 16:Matériaux se rapportant auxservices «SKY large», «SKY talk» et «SKY MOBILE» de l’opposante:
— des extraits du site internet de l’opposante www.sky.com obtenus en 2018, présentant des offres pour «SKY Broadband», «SKY talk» et «SKY MOBILE» sur l’internet et les services de téléphonie et montrant les équipements à large bande «SKY» installés dans le boîtier du «SKY haut débit»;
— des communiqués de presse des sites web de l’opposante datant de 2012 à 2017 concernant les services de l’opposante «SKY fibre», «SKY Broadband» et «SKY discuk» de l’opposante, citant des prix reçus en 2014 par «SKY» en lien avec ses services de télévision à large bande et de télévision;
Décision sur l’opposition no B 3 069 149 page:11De33
— coupures de presse datées de 2010 à 2018 publiées dans différents médias indépendants, faisant référence aux services «SKY MOBILE» et «SKY Broadband» de l’opposante. Il est mentionné, par exemple, qu’en 2013, «SKY Broadband» a réussi la marque d’un 5 million de clients, et qu’en 2010, l’entreprise de l’opposante était parvenue à une cible de 10 millions de clients.
O Pièce 17:des extraits des sites internet de l’opposante au Royaume-Uni, en Allemagne et en Italie, obtenus en 2018 concernant l’application logicielle «SKY GO» et des communiqués de presse des sites web de l’opposante de ce service datés de la période comprise entre 2013 et 2017;
O Pièce 18:extraits des sites internet de l’opposante en Allemagne et en Espagne obtenus en 2018 et communiqués de presse en indépendant datant de 2015-2018 concernant le lancement des services de diffusion en flux de diffusion «SKY», «SKYONLINE» et «SKY TICKET» en Espagne, en Allemagne, en Autriche et en Italie;
O Pièce 19:extraits des sites internet de l’opposante concernant les films et programmes cinématographiques et communiqués de presse des sites web de l’opposante entre 2013 et 2017 relatifs à l’élaboration et à l’offre de ces services au Royaume-Uni et en Irlande;
O Pièce 20:Copies des pages des éditions du listing télévision «SKY» et des pages des éditions du listing de télévision «SKY» et des magazines d’information: «SkyLife» en italien (2008-2018) et «SkyTVguide» (1994- 1998), «SKY VIEW» (2000), «SKY client magazine» (2000-2002), «SKY the magazine» (2002-2006), «SKY mofilms» (2007), «SKY SPORTS» et «SKY SPORTS preview» (non daté ou daté de 2016-2018) et «SKY KIDS» (2007) en anglais. Cette pièce contient également un extrait de http: //cgi.ebay.co.uk qui propose un jeu de cartes télévisées pour la vente ainsi que des images de calendriers «SKY», de livres en série, de livres d’autocollants, de jeux de jeux pour enfants et de jeux de cartes.
O Pièce 21:documents se rapportant aux services de jeux et de paris, à savoir:
— des extraits des sites web de l’opposante http: //www.skybet.com, http:
//www.skybingo.com, http: //www.skyvegas.com, http:
//www.skypoker.com et http: //www.skycasino.com, obtenus en 2018, qui montrent que ces sites internet sont des plates-formes de paris en ligne;
— Des communiqués de presse publiés sur les sites internet de l’opposante et dans des médias indépendants datés de 2018 et 2013-2015 concernant la marque «SKY BET» de l’opposante, les ventes de SKY Betting & Gaming stakes et le sponsoring de The Football League de Sky BET en 2013;
— Pludes de sons large de médias sociaux montrant des publications mentionnant «SKY BET».
O Pièce 22:des informations concernant «SKY CARD», consistant en un extrait du site web www.skycard.com de l’opposante daté de 2008 et un communiqué de presse daté de 2005 concernant le lancement de «SKY CARD», indiquant que «SKY CARD» est une carte de crédit pouvant être insérée dans un «SKY BOX» pour une utilisation avec des services «SKY»
Décision sur l’opposition no B 3 069 149 page:12De33
tels que «SKY TV», «SKY Broadband» et «SKY talk», ainsi qu’une présentation de modèle pour une carte «SKY».
O Pièce 23: extraits des sites web de l’opposante, datés de 2018 et relatifs au service «SKY PROTECT» pour assurer des équipements et dispositifs «SKY» et fourniture d’informations et de supports spécifiques en rapport avec les produits de la société.
O Pièce 24:des extraits des sites web de l’opposante datés de 2018 qui font la publicité des produits de sécurité «SKY large SHIELD» et «SKY talk SHIELD» pour contrôler la gestion et le contrôle d’expériences en ligne, et des communiqués de presse publiés sur les sites web de l’opposante en 2013 et en 2015 concernant le lancement et les fonctions de «SKY Broadband SHIELD»;
O Pièce 25: extraits des sites web de l’opposante datés de 2018 et communiqués de presse publiés sur ses sites internet en 2017-2018 concernant le programme de fidélité «SKY VIP» disponible pour tous les clients de Sky.
O Pièce 26:un extrait du site web de l’opposante daté de 2018 concernant le service de divertissement de barres «SKY backstage» (SKY backstage), disponible pour les membres du programme de fidélité de Sky, ainsi qu’un extrait de site web «SKY SPORT» en allemand et des extraits montrant le restaurant «SKY LOUNGE» disponible dans certains aéroports italiens;
O Pièce 27: extraits du site internet de magasins de 2018 sur les vélos portant les signes «PINARELLO» et «SKY» ou «TEAM SKY» et les accessoires de cyclistes proposés à la vente, une table avec images de vélos et d’accessoires cyclistes comportant la marque «SKY» ou «TEAM SKY», ainsi qu’un communiqué de presse informant du lancement d’une gamme de vélo des enfants élaborés par l’équipe Sky et de Bike.
O Pièce 28:E xrects des sites web de l’opposante et des sites internet des détaillants proposant des vêtements, des équipements et des accessoires de sport tels que des mugs, des sacs, des parapluies et des images de ces produits, tous sous la marque «SKY», «TEAM SKY», «SKY SPORTS» et «SKY VR46 RACING TEAM».
O Pièce 29:E xrects des sites internet de l’opposante et des sites internet de détaillants proposant des produits nutritionnels et des images de tels produits, tous portant la marque «TEAM SKY».
O Pièce 30:le document faisant référence aux services de l’opposante pour les clients professionnels, à savoir:
— des extraits du site internet de l’opposante https:
//business.sky.com obtenus en 2016 et 2018 (l’un en allemand, le reste en anglais), avec des offres de vente à des clients professionnels (pubs, hôtels, clubs, maisons de soins, bureaux) donnant accès aux services «SKY SPORTS» et «SKY TV & WiFi»;
— dépliants publicitaires de 2016 concernant des paquets de services pour des clients commerciaux concernant les services de
Décision sur l’opposition no B 3 069 149 page:13De33
«SKY» et «SKY SPORTS» de l’opposante. Il devient clair que l’abonnement à ces séries de services donne accès, aux chaînes de télévision et aux contenus sportifs vivants, aux établissements auxquels le public est admis, tels que les établissements publics et les hôtels.
O Pièce 31:Documents se rapportant à la marque de l’opposante «SKY MEDIA», à savoir extraits des sites web de l’opposante, datés de 2016 et contenant des informations sur «SKY MEDIA» — la division des ventes publicitaires de l’opposante, et «SKY AdSmart», et coupures de presse datées de 2007 et 2013-2016 concernant «SKY MEDIA» et «SKY AdSmart».Le rapport de presse indique, par exemple, que «Sky Media est la principale maison de vente dans le monde, qui représente plus de 60 chaînes, (…) cette année a également été marquée par l’introduction de la division relative aux ventes en ligne et mobile «Sky Digital Media» (2007, MediaWeek), «Plus de 500 annonceurs ont eu recours à Sky AdSmart depuis son lancement en janvier 2014. depuis son lancement en, Sky Adsmart a connu un succès capricieux.» (2015, Boston Standard), «AdSmart de Sky nous ramène dans l’époque de ce qui pourrait être qualifié de selfie ad» (…) SKY estime que l’AdSmart l’aidera à produire de meilleurs résultats pour les annonceurs publicitaires. La technologie permet également de cibler la consommation de publicités non TV (…). (2014, émissions): «Après six mois d’essai, SKY a lancé le système Adintelligents au Royaume-Uni compte tenu du nombre de six millions de décodeurs numériques + HD pour l’envoi d’équipements personnalisés de publicité télévisée» (2014, intelligence du marché mondial), etc.
O Pièce 32:des extraits des sites internet de l’opposante, datés de 2018 et concernant la production et la distribution de programmes et contenu de divertissement sous la marque «SKY VISION» et de articles de presse, qui figurent sur les sites web de l’opposante, et dans des médias indépendants, datés de 2013-2018, concernant «SKY VISION» et «SKY ORIGINAL PRODUCTIONS» de l’opposante.
O Pièce 33:des extraits des sites internet de l’opposante, datés de 2018, font la publicité de l’existence de services internet «SKY WIFI» pour des clients commerciaux;
O Pièce 34:Extraits des sites web de l’opposante datés de 2018 concernant le «SKY BUSINESS» services de divertissement et de communication pour la clientèle professionnelle, ainsi que des extraits de fiches d’ information (2018) sur le service «ciel Ethernet» de Sky.
O Pièce 35:des échantillons de supports publicitaires se rapportant à diverses campagnes publicitaires pour des produits «SKY» [par exemple, «SKY NEWS» (SKY NEWS), «SKY SPORTS», «SKY mofilms», «SKY + HD» ont offert des bouquets de «SKY + HD», avec des abonnements à la télévision «SKY» et des abonnements à la télévision, «SKY», haut débit et appels progiciels, «SKY ATLANTIC TV», «SKY mobile TV» et «SKY Go» des services mobiles) entre 2009 et 2013 (quelques informations contenant des indications datées de la date et d’autres datées par l’opposante ou non datées).Pour certains des matériaux, il est indiqué qu’ils ont été publiés au Royaume-Uni ou dans l’Irlande (par exemple, le Irish Times, le Daily Mail et le Standard Evening), tandis que d’autres étaient destinés à être distribués par
Décision sur l’opposition no B 3 069 149 page:14De33
la poste ou encore qu’ils ne fournissent pas d’informations sur leur mode de mise à disposition.
O Pièce 36:un DVD contenant une sélection d’annonces publicitaires a, selon l’opposante, obtenu, au cours des périodes 1992-2009 et 2010-2015, des produits de la marque «SKY» de l’opposante, dont certains présentent des célébrités célèbres, telles que dustin Hoffman, Al Pacino et David Beckham.
O Pièce 37:cette pièce contient les documents suivants:
— un extrait du site web de Nielsen Media Research www.nielsenmedia.co.uk datant de 2007, fournissant des informations sur l’entreprise, leader de la recherche et de l’analyse multimédias.
— une sélection de coupures de presse publiées dans les magazines «Campagneet marketing» de 1999 à 2007, montrant les classements des principaux fléaux publicitaires au Royaume-Uni, ainsi qu’un résumé de la méthodologie utilisée par Nielsen Media Research. La société BSkyB (le prédécesseur de l’opposante) apparaît parmi les dix premières annonceurs à partir de 2004 et est présente dans les 30 meilleurs annonceurs au cours des années précédentes.
O Pièce 38:images d’articles promotionnels de merchandising montrant les signes «SKY», «SKY SPORT», «SKY MEDIA», «SKY ARTS», «SKY 1», «SKY RADIO».
O Pièce 39:Matériaux se rapportant aux activités «TEAM SKY» de l’opposante:
— des extraits du site internet de l’opposante www.teamsky.com obtenus en 2018 et 2015, montrant des publications relatives à l’équipe de cyclisme professionnelle de l’opposante «TEAM SKY», créée en 2009. Une page mentionne différents sponsors de l’équipe;
— des coupures de presse datées de 2010 à 2015 publiées dans différents médias dans différentes langues, faisant référence à l’équipe de cyclisme «TEAM SKY» de l’opposante et à ses activités, à la participation de ses membres au Tour de France et à leur réussite;
— Des captures d’écran de l’application mobile «TEAM SKY» de l’opposante montrant, par exemple, des articles de presse et des informations sur les articles de presse ainsi qu’une capture d’écran montrant que l’application
«Team Sky Cycling» de l’application à l’aide de l’image est à télécharger;
— un extrait du site web www.rapha.cc montrant un t-shirt «TEAM SKY» disponible en ligne.
Décision sur l’opposition no B 3 069 149 page:15De33
O Pièce 40:matériaux se rapportant au «SKY RACING TEAM VR46» parrainé par l’opposante:
— des extraits des sites Internet de l’opposante www.sport.sky.it en italien et sur des sites Internet de tiers, obtenus en 2015, faisant référence à «SKY RACING TEAM VR46», une équipe de courses automobiles parrainée par l’opposante;
— à la presse écrite et à des communiqués de presse de 2014 à 2018 coupures de presse en anglais et en italien datant de à, faisant référence aux performances des pilotes dans l’équipe de Sky;
— un extrait de site internet présentant des produits de la marque «SKY RACING TEAM» disponibles à l’achat en ligne.
O Pièce 41:matériaux et rapports datés de la période 2015-2016 ou non datés, faisant référence aux initiatives de l’opposante «responsabilités sociales de l’entreprise» au travers, par exemple, «Sky Academy» au Royaume-Uni, visant à développer une série d’initiatives pour aider les jeunes à développer des compétences pratiques et l’expérience, et «SKY Foundation» en Allemagne pour aider les jeunes qui présentent un handicap ou sont issus de milieux défavorisés; des communiqués de presse datés de 2017 et 2018 relatifs aux initiatives environnementales «SKY OCEAN VENTURES» et «SKY OCEAN RESCUE».
O Pièce 42:un document préparé par l’opposante contenant un tableau des prix remportés par Sky entre 1992 et 2015, tel que l’attribution remportée par les chaînes de télévision «SKY NEWS» et «SKY SPORTS», et remporte les prix remportés pour les services de télévision et d’abonnement, les prix «SKY +» et «SKY SPORTS», les prix «SKY +» et «SKY SPORTS», les campagnes de la «SKY +» et «SKY NOW», les prix «SKY MEDIA»;
O Pièce 43:cette pièce contient les documents suivants:
— Une brochure et un extrait de site web, tous deux datés de 2005, ainsi que des informations sur Factiva, une société Dow Jones & Reuters Company, qui fournit des services d’informations et de recherches commerciales.
— Résultats de recherches sur l’Internet obtenus en 2005 et 2006 pour des publications datées de 04/04/1998-04/04/2000 (résultats de 2 253 résultats) et 14/05/2003-14/05/2005 (résultats de 4 794) contenant les mots «SKY DIGITAL», «SKY mofilms», «SKY NEWS», «SKY ONE» et/ou «SKY SPORTS».
— résultats de recherches sur l’ internet obtenus en 2016 pour des publications datées de 01/02/2010-31/01/2012 (résultats de 59 333 résultats), 01/02/2012-31/01/2014 (résultats 91 656) et 01/02/2014- 31/01/2016 (résultats de 120 537) contenant les mots «SKY SPORTS», «SKY mofilms», «SKY ATLANTIC», «SKY 1», «SKY ACADEMY», «SKY NEWS», «SKY Broadband», «SKY +» ou «SKY Q».
O Pièce 44:plusieurs tableaux comportent des données chiffrées:
Décision sur l’opposition no B 3 069 149 page:16De33
— un tableau prétendument préparé par le bureau d’audit de Circulation Ltd (ABC), contenant les chiffres relatifs à la presse nationale pour la période 1999-2005, pour différents journaux et magazines britanniques;
— un tableau prétendument préparé par Mediatel.co.uk daté du 10/11/2015 et qui a fait l’objet d’un audit net moyen en matière de diffusion pour la période 2005-2015 par ABC, pour divers journaux et magazines britanniques;
— un tableau prétendument préparé par l’enquête nationale sur les lecteurs (NRS) contenant les chiffres de lecteurs de presse nationaux pour la période 1998-2004 pour différents journaux et magazines britanniques;
— un tableau prétendument préparé par l’enquête nationale sur le nombre de journaux (NRS) contenant les chiffres de presse nationaux communiqués pour 07/2013-06/2015 à différents journaux et magazines britanniques.
O Pièce 45:un témoignage daté de 16/09/2005 par M. N. W., directeur général de déchiffrer Consultancy Limited, un cabinet d’experts dans le domaine de la stratégie relative aux médias numériques au Royaume-Uni. Selon cette déclaration, «SKY» est l’une des marques les plus connues au Royaume-Uni dans le domaine de la télévision. La déclaration de témoin était accompagnée de trois documents: un document intitulé «Background & Information on decipher», daté de juin 2005, fournissant des informations sur la société de conseil, sa direction et ses activités; un document intitulé «Interactive Technology Road Map», préparé par déchiffrer en janvier 2000, fournissant des informations sur la société de consultance et un aperçu de la technologie interactive; un document relatif aux activités de la société ActiveSky qui était une partie à d’autres procédures engagées par l’opposante. Cette pièce contient également un témoignage daté de 20/12/2006 par M. N. W. confirmant les déclarations qu’il a formulées dans sa précédente déclaration de témoin datant de 2005, et en particulier que «SKY appartient à présent aux marques les plus connues au Royaume-Uni».
O Pièce 46:Extraits de rapports et de publications concernant la valeur économique et le classement des marques publiés par des consultants en marques au cours de la période 2010-2015; Les conclusions des rapports sont les suivantes: Selon la marque dirigée à titre de marque, «SKY» est à la 13e position pour des marques les plus importantes d’origine britannique en 2015; l’entreprise de l’opposante a été classée en tant que société la plus admirée de la Grande-Bretagne en 2009, en gestion aujourd’hui; «SKY» se classait en 140ème position dans le classement des 500 marques de plus de valeur au monde selon Brand Finance Global 500 2015 daté de février 2015; «SKY» se situait au 75e rang des 500 premières marques officielles en 2012 selon Superbrands, la société opposante se situait au 37e place des «The Most Innovative Companies» en 2010 par The Boston Consulting Group.
O Pièce 47:un document préparé par l’opposante sous forme d’une table contenant une liste de décisions rendues à partir de et ayant obtenu des résultats positifs à l’égard de marques «SKY» dans leur ensemble, notamment dans l’Union européenne, à partir de 2018; La liste présente la marque contestée, le territoire pertinent, la date de la décision et les classes pertinentes de la classification de Nice, pour chaque cas.
Décision sur l’opposition no B 3 069 149 page:17De33
O Pièce 48:décisions rendues par des autorités nationales au Royaume-Uni, en Irlande, en Italie, en Espagne, en Grèce et en Roumanie un recours accueilli par l’opposante contre plusieurs marques contenant l’élément «SKY» (par exemple, marques verbales et figuratives «SKYSTORM», «SKYWORTH», «SKY BUSINESS CENTRES», «SKYTEK», «Skyline NEWS», «SKY bets SPORT»).
O Pièce 49:décisions de l’Office concernant des oppositions fructueuses par l’opposante à l’encontre de diverses marques contenant l’élément «SKY» (par exemple, les marques verbales et figuratives «SKYRÉTING», «RUN2SKY», «SKYBUBB AR», «SKYPE»);
annexe 4:un témoignage daté de 04/04/2019 par M. J. A., un partenaire du représentant de l’opposante et directeur du département de la propriété intellectuelle de la société. D’après le témoignage, la marque «SKY» jouit d’une renommée considérable et d’un goodwill important le concernant dans les domaines de la publicité, de la vente au détail, des télécommunications, de la radiodiffusion, du divertissement et de la technologie de la convergence des communications. Par conséquent, toute personne qui utilise la marque «SKY» dans le cadre de sa marque pour des produits et services dans ces domaines serait considérée par le public britannique comme étant, d’une manière ou d’une autre, connectée ou associée à l’opposante. En outre, il est indiqué que tout usage de la marque «SKY» par la demanderesse à l’égard de ses services porterait préjudice au caractère distinctif de la marque «SKY».Le témoignage est accompagné des annexes suivantes:
O Pièce JAB-1:extrait d’une enquête de la Commission européenne, publiée en juin 2012, indiquant que la langue étrangère la plus arisée au sein de l’Union européenne est l’anglais.
O pièces JAB-2, JAB-3 et JAB-4:extraits de dictionnaires d’anglais, qui donnent le sens des mots «SKY» et «WORK (S)», ainsi que le chiffre «5» des marques.
O Pièce JAB-5:extraits de sites web contenant des résultats de recherches et des informations sur l’utilisation des «5», «cinq» et «works» dans les noms d’entreprises et de produits, notamment sur les noms de chaînes de télévision et de radio.
annexe 5:Des décisions datées entre 2008 et 2013 au sein de l’EUIPO et le registre des marques du Royaume-Uni concernant des oppositions retenues par l’opposante à l’encontre de diverses marques contenant l’élément «SKY» (marques verbales et figuratives «SKYCAPITAL», «SKYCAPITAL», «SKYVENTURE», «GOODSKY», «EUROSKY», «SKY SOLAR», «SKYKOD», «SKYDEALS»);
annexe 6:Extraits du site internet d’Eurostat (office statistique de l’Union européenne), datés de 2018, concernant la population du Royaume-Uni.
annexe 7:Informations concernant les allégations de l’opposante au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, à savoir un extrait du droit des marques et des dessins ou modèles communautaires concernant le délit d’usurpation en anglais.
Décision sur l’opposition no B 3 069 149 page:18De33
Les documents énumérés ci-dessus démontrent que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et de longue date en Grande-Bretagne pour certains des produits et des services de l’opposante, pour lesquels une renommée est revendiquée.
La déclaration de témoin de M. N. W. fournit à la division d’opposition un avis indépendant d’un expert d’une société de conseil dans le domaine de la stratégie numérique au Royaume-Uni, selon laquelle «SKY» est l’une des marques les plus connues au Royaume-Uni dans le domaine de la télévision.
La déclaration de témoin de Mme E. C. fournit une vue d’ensemble détaillée des activités et de l’histoire du groupe d’entreprises et du nombre de marques Sky. Elle affirme que l’opposante gère le service de télévision payante, notamment au Royaume-Uni, qui diffuse un large éventail de chaînes de télévision et fournissant des services et des produits et services de large bande et de téléphonie.
La déclaration de témoin susmentionné fournit des informations sur les activités de l’opposante, y compris les chiffres relatifs au chiffre d’affaires et aux abonnés du Royaume-Uni, et est étayée par diverses pièces. Le nombre de clients abonnés aux chaînes de télévision SKY au Royaume-Uni a augmenté de manière significative de 2008 à 2014, et le nombre total de clients de SKY a constamment augmenté entre 2013 et 2018.
Le témoignage décrit les services de télécommunications de la marque «SKY» de l’opposante, y compris les services de téléphonie et les services de portail et de services fournis en ligne et les services de messagerie électronique sous les dénominations «SKY haut débit», «SKY talk», «SKY MOBILE» et mentionne des millions d’abonnés. En 2006, les services de télévision HD (définition haute) ont été lancés (définition haute) et les chaînes de télévision «SKY HD» ont été passées à plusieurs millions d’abonnés en 2014; SKY a lancé 3D les services de télévision en 2010 et, en 2015, SKY 3D sont devenus entièrement des services à la demande au Royaume-Uni.
Les informations fournies concernant les services de l’opposante sont complétées par des communiqués de presse (pièces 16, 19, 21, 31, 32, 37) donnant des informations sur les activités de l’opposante dans les domaines des télécommunications, du divertissement et de la publicité (sous les signes «SKY Broadband», «SKY talk», «SKY BET», «SKY MEDIA», «SKY VISION»).
L’opposante fournit également des informations sur certains produits portant des marques «SKY», comme des décodeurs, des téléviseurs, des magnétoscopes et des systèmes de divertissement résidentiels, ainsi que des informations sur les campagnes publicitaires de certains de ces produits. dans ses observations, la demanderesse fait valoir que l’opposante est un prestataire de services et non un fabricant de produits, et elle considère que les décodeurs et les magnétoscopes de l’opposante ne sont auxiliaires qu’à ses services de fourniture de services de télédiffusion par satellite. Néanmoins, la division d’opposition note que les informations fournies par l’opposante montrent une présence importante de produits de télécommunications de marque SKY dans des millions de maisons dans le Royaume-Uni et fait état de publicités détaillées de ces produits (pièce 35, par exemple), dans laquelle il est indiqué qu’elle a acquis des connaissances et une renommée dans sa marque antérieure en lien non avec ses services, mais aussi avec des produits de télécommunications.
Décision sur l’opposition no B 3 069 149 page:19De33
La déclaration de témoin de Mme E. C. donne un aperçu des propres dépenses globales de l’opposante en matière de marketing et de promotion de ses activités, principalement sous les marques «SKY», tirées des rapports annuels vérifiés de cette dernière, qui s’élèvent à plusieurs centaines de millions de GBP par an.L’opposante a fourni des informations de Nielsen Media Research, étayées par les coupures de presse publiées dans les magazines Campaign and Marketing en pièce 37, selon lesquelles il a été constamment classé en tant que domaine publicitaire de premier plan dans le secteur des divertissements et des supports au Royaume-Uni.
Les communiqués de presse et supports de publicité parus en ligne et dans les médias imprimés au Royaume-Uni, les chiffres d’audience de différentes chaînes «SKY», les rapports sur le classement des marques au cours de la période 2010- 2015 et les documents se rapportant aux activités de parrainage de l’opposante et les prix remles par leurs marques donnent une information directe et indirecte sur les investissements de l’opposante et sa stratégie de promotion, de communication et de marketing et la perception de sa marque parmi les consommateurs.
Même si une partie des documents contenant des informations statistiques ont été élaborés par l’opposante elle-même et qu’ils ont, par conséquent, moins de valeur probante, ces documents sont suffisamment étayés par les rapports annuels et les comptes officiels de l’opposante, qui sont publics et ont été vérifiés par des indépendants, et par les références aux activités de l’opposante dans diverses publications.
Bien que le signe de l’opposante soit, à de nombreuses reprises, utilisé avec des termes supplémentaires (par exemple, «large bande», «talk», «MOBILE», «MEDIA»), ces indications sont utilisées pour distinguer les différentes catégories et lignes de services de l’opposante. En outre, ces mots concernent la nature des services en cause. Par conséquent, l’indication «SKY» sera perçue comme le signe principal indiquant l’origine commerciale des produits et services en cause;
La marque britannique antérieure no 3 188 183 est un signe figuratif (série),
Certains documents montrent le même signe figuratif de différentes variations de couleurs, tandis que les autres documents utilisent «SKY» uniquement comme une indication verbale. En tout état de cause, la stylisation de la marque figurative telle qu’elle est enregistrée n’est pas particulièrement élaborée et est simplement un élément graphique mettant en exergue l’élément verbal «SKY».Par conséquent, l’usage de la marque en tant que marque verbale ou en couleur dans certains cas n’affecte pas son caractère distinctif.
Les activités promotionnelles intensive et répandues de l’opposante au Royaume-Uni sont considérées comme des indications importantes du fait que les marques antérieures ont acquis la reconnaissance au sein du public pertinent et que l’opposante a entrepris des démarches pour construire une image de marque et sensibiliser le public à la marque.
Décision sur l’opposition no B 3 069 149 page:20De33
Sur la base des documents énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que la marque britannique antérieure susmentionnée a acquis une renommée au Royaume-Uni, du moins pour les produits et services pertinents suivants pour lesquels la renommée est revendiquée et pour lesquels la marque antérieure est enregistrée:
Classe 9: appareils et instruments de télécommunications; appareils pour l’enregistrement de programmes de télévision; appareils d’enregistrement, transmission, reproduction ou réception de sons, d’images ou de contenus audiovisuels.
Classe 38: services de télécommunications.
Classe 41: services de divertissement par télévision, par téléphonie et par Internet.
La division d’opposition note que les produits et services susmentionnés sont soit explicitement couverts par la spécification de produits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, soit inclus dans des catégories plus larges de la spécification (par exemple, des services de divertissement, par le biais de la télévision, de la téléphonie et de l’internet, figurent dans un rapport de divertissement compris dans la classe 41).
Étant donné que la renommée est acceptée pour que l’Office puisse prouver l’existence d’une renommée pour toutes les catégories susmentionnées, il n’est pas nécessaire de déterminer si une renommée a effectivement été démontrée pour chacun des éléments appartenant à l’une de ces catégories. Admettre que la renommée est démontrée pour les produits et services susmentionnés équivaut à l’acceptation d’une renommée pour toutes les variantes appartenant à ces catégories, y compris celles explicitement mentionnées dans la spécification de la marque antérieure (par exemple les décodeurs numériques compris dans la classe 9, étant donné que la renommée est acceptée pour la catégorie générale des appareils et instruments de télécommunications, ou pour la télédiffusion en classe 38, car la renommée est acceptée pour la vaste catégorie des services de télécommunications).
En conclusion, i t est exempt des éléments de preuve que la marque antérieure susmentionnée a fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée et qu’elle est généralement connue sur le marché pertinent, où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques dominantes, comme différentes sources indépendantes l’attestent. Le chiffre d’affaires et les dépenses de marketing démontrées par les éléments de preuve ainsi que les multiples références dans la presse au succès de la marque montrent sans équivoque qu’elle jouit d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent et d’une renommée importante pour les produits et services susmentionnés.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera à ce stade ni à l’examen des éléments de preuve permettant d’établir que la marque antérieure est renommée, pour aucun des produits et services restants non couverts par les catégories susmentionnées.
Le 22/05/2020, après l’expiration du délai imparti pour étayer l’opposition, l’opposant a produit des éléments de preuve supplémentaires.
Décision sur l’opposition no B 3 069 149 page:21De33
En l’espèce, la question de savoir si l’Office peut exercer ou non le pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE afin de prendre en considération les preuves additionnelles présentées le 22/05/2020 peuvent rester ouvertes, dans la mesure où les preuves produites dans le délai sont suffisantes pour prouver la renommée de la marque antérieure.
B) Les signes
SKYWORKS Sky5
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire est le Royaume-Uni.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque antérieure est enregistrée au Royaume-Uni en tant que série de marques. Une série de marques désigne un certain nombre de marques qui se ressemblent quant à leurs éléments matériel et ne diffèrent qu’en ce qui concerne des éléments dépourvus de caractère distinctif n’affectant pas substantiellement l’identité de la marque. Par conséquent, les deux signes couverts par la série de marques sont indépendants et la comparaison ci-dessous prendra en compte l’une d’entre elles.
Le signe contesté est la marque verbale «SKYWORKS Sky5».La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel tant que la représentation ne s’écarte pas du mode habituel de rédaction écrit (règles standard de capitalisation).Tel est le cas en l’espèce, il importe peu de savoir si les mots de la marque sont représentés en lettres minuscules ou en lettres majuscules ou dans une combinaison de celles-ci.
L’élément verbal de la marque antérieure, «SKY», sera perçu comme, notamment, «l’étendue apparemment dʼère en forme d’écdomine, s’étendant à partir de l’horizon, qui est bleu ou gris dans le courant de la journée, rouge dans la soirée, et noir à nuit», «un espace d’exposition, comme en atteste la terre» par la partie anglophone du public dans les territoires pertinents (informations extraites du Collins English Dictionary en ligne à l’adresse https:
//www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sky le 15/10/2020).Ce mot n’a de lien pertinent avec aucun des produits et services en cause et possède dès lors un caractère distinctif moyen.
Décision sur l’opposition no B 3 069 149 page:22De33
Le mot «SKY» est également présent dans le signe contesté — une fois dans le cadre de l’élément verbal «SKYWORKS», puis associé au chiffre «5» dans l’élément «Sky5».
Bien que l’ élément verbal «SKYWORKS» du signe contesté, considéré dans son ensemble, n’existe pas comme un mot en anglais, il est probable que le public pertinent le percevra comme une combinaison des éléments significatifs «SKY» et «WORKS».À cet égard, il y a lieu d’observer que le Tribunal a considéré que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification particulière ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T- 256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57).
Par conséquent, le mot «SKY» présent au début de l’élément verbal du signe contesté « SKYWORKS» et dans l’élément «Sky5» sera perçu comme signifiant: Le caractère distinctif de cet élément est également moyen, même pour les produits et services contestés, étant donné qu’il n’a pas de lien avec ces produits et services.
La deuxième partie du premier élément verbal du signe contesté «WORKS» peut être perçu par le public pertinent comme une forme plurielle du substantif «work» signifiant, notamment, «effort physique ou mental déployé pour faire ou faire quelque chose», «un travail rémunéré au sein d’un emploi ou d’une activité, une profession, une profession ou une profession», «un devoir, une tâche ou une profession», ou comme la forme du verbe «work» qui signifie «exercer un effort pour réaliser, faire, effectuer des activités,…, dans (un lieu ou une zone)» (informations extraites du Collins English Dictionary on 15/10/2020 à l’adresse https:
//www.collinsdictionary.com/dictionary/english/work).L’élément «WORKS» possède un caractère distinctif moyen en ce qui concerne les produits et services concernés, étant donné qu’il n’a pas de lien évident avec ces produits et services ou par leurs caractéristiques essentielles.
Dans l’ensemble, la combinaison verbale «SKYWORKS» sera perçue par la partie anglophone du public comme la combinaison des éléments significatifs «SKY» et «WORKS».«SKYWORKS» n’est pas une expression grammaticalement correcte en anglais et n’ayant pas de signification univoque; Par conséquent, il est susceptible de percevoir la simple somme des éléments qui la composent;
Le chiffre «5» qui suit le deuxième mot «SKY» du signe contesté reprend le concept du nombre cardinal qu’il représente. La division d’opposition constate qu’il est courant dans de nombreux secteurs que certains produits soient marqués de symboles additionnels, tels que des chiffres, pour indiquer un modèle ou une version différent. Pour cette raison, l’indication «5» dans le signe contesté est susceptible d’être perçue comme allusive au regard des produits et services pertinents, dans la mesure où elle informera les consommateurs pertinents au sujet des caractéristiques des produits et services en cause, tels que la version, le numéro de modèle ou le quel. Par conséquent, cet élément numérique est pourvu d’un caractère distinctif légèrement limité pour les produits et services qu’il désigne.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun le mot « SKY», qui est le seul élément verbal de la marque antérieure et qui est inclus, en tant qu’ élément identifiable, dans le signe contesté, au début des éléments verbaux du signe contesté «SKYWORKS» et «Sky5».
Décision sur l’opposition no B 3 069 149 page:23De33
Les marques diffèrent par l’élément accolé supplémentaire «WORKS» placé en position finale de l’élément verbal «SKYWORKS» du signe contesté et par le nombre supplémentaire de «5» dudit signe, qui est moins distinctif pour les produits et services concernés, comme expliqué ci-dessus.
Les marques diffèrent également par la stylisation de l’élément verbal de la marque antérieure, qui est décoratif et sera perçue comme un moyen graphique ordinaire de porter l’élément verbal à l’attention du public.
Par conséquent, compte tenu du fait que l’élément verbal unique et distinctif de la marque antérieure conserve une position distinctive autonome dans le signe contesté, une fois qu’il a été placé à l’initiale dans le second et dans son second élément, et malgré les différentes longueurs des marques, il est considéré qu’ils présentent un degré de similitude visuelle au moins inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son du mot « SKY», qui constitue l’unique élément verbal de la marque antérieure et présente deux fois le signe contesté. La prononciation diffère par le son des lettres « WORKS» et au niveau du chiffre plus moins distinctif «5» dans le signe contesté, qui n’ont pas d’équivalents dans la marque antérieure;
Les signes présentent donc un degré à tout le moins moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.
Il existe un lien conceptuel entre les signes en raison du mot commun «SKY».Les marques diffèrent par les concepts supplémentaires véhiculés par le signe contesté, à savoir le mot «WORKS» et le mot «5», dont le caractère distinctif est moindre que les autres éléments de la marque;Comme indiqué ci-dessus, la combinaison de mots «SKYWORKS» n’a pas de signification non équivoque claire qui serait différente de la simple somme des éléments significatifs qui composent la combinaison.En tout état de cause, le public percevra deux fois le contenu sémantique du mot «SKY» présent dans le signe contesté. Ce mot possède un caractère distinctif intrinsèque pour l’ensemble des produits et services en cause, de sorte que cette coïncidence génère un degré moyen de similitude conceptuelle entre les marques.
Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires dans une certaine mesure, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice sera réalisé.
C) Le «lien» entre les signes
Comme observé ci-avant, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires dans une certaine mesure.Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes.La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003,- C 408/01, Adidas, EU: C: 2003: 582, § 29, 31; 27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU: C: 2008: 655, § 66).Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire, mais seulement d’une exigence qui reflète la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’un
Décision sur l’opposition no B 3 069 149 page:24De33
préjudice ou un avantage indu est susceptible de se produire après l’examen de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
L’existence de facteurs pertinents pour l’examen d’un «lien» comprend (27/11/2008,- C 252/07, Intel, EU: C: 2008: 655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
L’établissement d’un tel lien, s’il repose sur la similitude (ou l’identité) entre les signes, exige que les segments du public pertinent pour chacun des produits et services désignés par les marques en conflit soient identiques ou se chevauchent dans une certaine mesure.
Selon la Cour de justice de l’Union européenne,
Il est dès lors concevable que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée soit tout à fait distinct de celui concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été enregistrée et que la marque antérieure, quoique renommée, soit connue du public visé par la marque postérieure. En pareil cas, le public visé par chacune des marques peut ne jamais être mis en présence de l’autre marque, de sorte qu’il n’établira aucun lien entre ces marques.
(27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU: C: 2008: 655, § 48).
La Cour a, en outre, relevé,
[…] que certaines marques puissent avoir acquis une telle renommée qu’elle dépasse le public pertinent en ce qui concerne les produits ou les services pour lesquels ces marques ont été enregistrées. En pareil cas, il est possible que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée établira un lien entre les marques en conflit, alors même que ce public est totalement distinct du public concerné par rapport aux produits ou aux services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée.
(27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU: C: 2008: 655, § 51- 52).
Les produits et services pour lesquels la marque antérieure jouit d’une renommée sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 069 149 page:25De33
Classe 9: appareils et instruments de télécommunications; appareils pour l’enregistrement de programmes de télévision; appareils d’enregistrement, transmission, reproduction ou réception de sons, d’images ou de contenus audiovisuels.
Classe 38: services de télécommunications.
Classe 41: services de divertissement par télévision, par téléphonie et par Internet.
L’opposition est dirigée contre les produits et services suivants:
Classe 9: matériel informatique et dispositifs semi-conducteurs destinés à être utilisés dans le cadre de fréquences radio et équipements de communication sans fil de bande et manuels d’instruction de la classe; logiciels destinés à l’exploitation de matériel de communication sans fil et de manuels d’instruction connexes
Classe 40: fabrication sur mesure et assemblage d’équipements de communications sans fil de fréquences radio et radiofréquences.
Classe 42: services de conception, d’ingénierie, de développement et de conseils sur commande dans le domaine des communications sans fil par radiofréquences et des radiofréquences et des activités de fabrication.
Les signes sont similaires en raison de leur élément commun «SKY», qui constitue l’unique élément verbal de la marque antérieure et est présent sous forme d’un élément identifiable et distinctif deux fois dans le signe contesté. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque pour les produits et services pertinents et elle bénéficie d’un degré élevé de reconnaissance et d’une renommée considérable pour les produits et services précités, comme précisé plus haut.
La demanderesse soutient qu’elle est active dans un secteur de niche très spécialisé et que l’opposante n’est pas active dans le même secteur. Elle estime dès lors que les produits et services en cause appartiennent à des secteurs de marché très différents.
Toutefois, la division d’opposition souligne tout d’abord que si l’identité/la similitude des produits et des services est une condition du risque de confusion, une telle condition n’est pas une condition d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.En outre, le fait que les produits et services désignés par les marques en cause puissent appartenir à des secteurs d’activité distincts ne suffit pas, en soi, à exclure la possibilité de l’existence d’un lien. En tout état de cause, la division d’opposition remarque qu’il existe un certain lien de connexité entre les produits et
services de l’opposante compris dans les classes 9, 38 et 41 (essentiellement des appareils de télécommunications, des services de télécommunications et des
services de divertissement par le biais de la télévision, de la téléphonie et de l’internet) pour lesquels la marque antérieure est renommée, et les produits et
services contestés compris dans les classes 9, 40 et 42 (essentiellement du matériel informatique, des appareils et des logiciels utilisés avec des appareils de télécommunications, des équipements et des logiciels de télécommunications utilisés dans le domaine des télécommunications radiophoniques); Tous ces produits et
services sont liés au domaine de télécommunications. Le secteur des télécommunications, dans le domaine des technologies de l’information et de la
Décision sur l’opposition no B 3 069 149 page:26De33
communication, est composé de sociétés de télécommunications et, comme il ressort clairement des observations de l’opposante (en particulier la déclaration de témoin de Mme E. C. 12/03/2019), l’opposante est l’une de ces entreprises occupant une position de leader au Royaume-Uni. Ce témoignage suit le développement de l’opposante et démontre que, pendant plusieurs années, il a élargi ses activités et son portefeuille de produits et services pour couvrir divers besoins dans le secteur des télécommunications en fournissant des services de diffusion, de téléphonie et d’internet, ainsi que des récepteurs et enregistreurs vidéo, des dispositifs de commande de jeux, des applications de jeux et des plates-formes en ligne. Le secteur des télécommunications est l’un des secteurs de la croissance la plus rapide et les entreprises d’exploitation de télécommunications les plus innovantes et les télécommunications fournissent souvent un portefeuille très large de produits et services dans ce domaine et les domaines qui y sont liés.
Compte tenu de tout ce qui précède, il est raisonnable de conclure que le public pertinent est susceptible d’établir un lien entre les produits et services compris dans les classes 9, 38 et 41 de l’opposante et les produits et services contestés compris dans les classes 9, 40 et 42 lorsqu’il est confronté à la marque contestée «SKYWORKS Sky5».
Compte tenu de tous les facteurs pertinents, qui incluent le degré de similitude entre les signes, le lien existant entre les produits et services et l’intensité de la renommée de la marque antérieure, il est probable que le signe contesté évoquera la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent en ce qui concerne les produits et services contestés susmentionnés.
Dès lors, la division d’opposition conclut que, lorsqu’ils seront confrontés à la marque contestée, les consommateurs pertinents l’associeront probablement au signe antérieur, c’est-à-dire qu’ils établiront un «lien» mental entre les signes. Cependant, bien qu’un «lien» entre les signes soit une condition nécessaire pour poursuivre l’appréciation de l’existence d’un préjudice ou d’un profit indu, l’existence d’un tel lien ne saurait suffire, à elle seule, à conclure à l’existence de l’une des formes de préjudice visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012-, 301/09, Citigate, EU: T: 2012: 473, § 96).
D) Risque de blessure
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lorsque les situations suivantes sont survenues:
la requérante tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
la marque contestée porte préjudice à la renommée de la marque antérieure.
la marque antérieure porte préjudice à la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse n’être que potentiel dans une procédure d’opposition, une simple possibilité n’est pas suffisante pour que l’article 8, paragraphe 5 du RMUE soit applicable.Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012-, 60/10, Royal Shakespeare, EU: T: 2012: 348, § 53).
Décision sur l’opposition no B 3 069 149 page:27De33
Il s’ ensuit que l’opposante doit établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales.À cette fin, l’opposante doit produire des preuves ou, à tout le moins, avancer une argumentation cohérente démontrant en quoi consisterait et comment surviendrait le préjudice ou le profit indu qui pourrait conduire à conclure prima facie qu’un tel événement est, en effet, probable dans des circonstances normales.
L’opposante prétend qu’en raison de la notoriété de sa marque, l’utilisation d’une marque similaire pour des produits et services connexes fera inévitablement l’objet de la renommée de l’opposante ou en tire profit car les consommateurs sont susceptibles d’associer la marque demandée à la marque célèbre de l’opposante. Elle considère également que l’usage de la marque de la demanderesse portera préjudice à la renommée de la marque de l’opposante, étant donné que l’opposante ne sera pas en mesure de contrôler la manière dont la demanderesse utilise son signe. Elle affirme que l’usage de la marque de la demanderesse portera préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure, ce qui réduira la capacité de la marque «SKY» de l’opposante à distinguer ses produits et services de ceux d’autres fournisseurs et réduira son pouvoir d’attraction.
En d’autres termes, l’opposante avance que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, et porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.
Profit indu (parasitisme)
En effet, un profit indu dans le cadre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’applique aux cas où il y- a exploitation- et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation.En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, 60/10-, Royal Shakespeare, EU: T: 2012: 348, § 48; 22/03/2007, T- 215/03, Vips, EU: T: 2007: 93, § 40).
L’opposante prétend que sa marque jouit d’une renommée considérable au Royaume-Uni, qui a été acquise en plus de 30 ans en rapport avec des produits et services liés aux télécommunications, à la radiodiffusion, au divertissement et à la technologie des communications. D’après l’opposante, chaque année «SKY» renforce sa position en tant qu’entreprise renommée pour ses innovations dans le domaine du divertissement et des communications et des dépenses considérables en matière de reconnaissance de la marque et d’efforts de marketing importants.
L’ opposante estime que, par conséquent, tout usage de la marque «SKY» en tant que partie d’une autre marque, notamment lorsque les éléments supplémentaires ne sont pas particulièrement distinctifs (les éléments «WORKS» et «5» du signe contesté sont non distinctifs), se placera dans le sillage de la renommée de l’opposante pour la marque «SKY», qui est associée par le public pertinent à un service de qualité et à des innovations technologiques. L’opposante considère que le caractère distinctif de la marque antérieure sera tiré et mis en péril et que la renommée de la marque antérieure sera commercialisée. par conséquent, l’opposante considère que la marque contestée «SKYWORKS Sky5» tirera indûment profit de la marque antérieure à la suite d’une association entre les marques (pour ces allégations, voir, par exemple, le point 3.1 et le point 10 de la déclaration de M.
Décision sur l’opposition no B 3 069 149 page:28De33
J. A. B., ainsi que les références de Mme E. C. avec des références à des chiffres à l’appui de ses dires).
Selon la Cour de justice de l’Union européenne
S’ agissant des atteintes constituées par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence de cette atteinte doit être appréciée dans le chef du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
(27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU: C: 2008: 655, § 36).
Comme indiqué ci-dessus, il existe un lien entre les signes, étant donné que les marques présentent au moins un degré de similitude moyen sur les plans visuel et phonétique et un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel, que la marque antérieure jouit d’une renommée considérable et qu’il existe un lien clair entre les produits et services de l’ opposante compris dans les classes 9, 38 et 41 pour lesquels la marque antérieure est renommée et les produits et services contestés compris dans les classes 9, 40 et 42, qui sont également liés au domaine des télécommunications. Compte tenu de la similitude entre les signes, du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure, et du lien clair entre les produits et services en cause, il est très probable que l’usage de la marque demandée, pour les produits et services concernés, puisse conduire à un parasitisme, c’est-à-dire qu’il tirerait indûment profit de la renommée établie de la marque antérieure et des investissements entrepris par l’opposante pour atteindre cette renommée.
Par exemple, les produits et services pour lesquels la protection est demandée pourraient être plus attrayants pour les consommateurs qu’ils le seraient par ailleurs en raison de la renommée de la marque antérieure. par conséquent, la renommée de l’opposante pourrait faciliter la commercialisation des produits et services contestés susmentionnés ou le demandeur peut tirer indûment profit de la renommée de la marque de l’opposante. Il semble inévitable que l’image de la marque antérieure au Royaume-Uni, à savoir l’être associée à l’innovation et aux technologies convergentes dans le domaine des télécommunications, ainsi que sa renommée pour les appareils et services de télécommunications compris dans les classes 9 et 38 et les divertissements au moyen d’instruments de télécommunications compris dans la classe 41, comme il ressort des éléments de preuve produits, soient transférées aux produits et services contestés susmentionnés, s’ils sont commercialisés sous le signe contesté. De cette manière, le signe contesté connaîtrait une «impulsion» déloyale en raison de son lien avec la marque de l’opposante dans l’esprit des consommateurs.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque contestée «SKYWORKS Sky5» est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
Autres types d’atteintes
L’opposante avance également que l’usage de la marque contestée porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.
Décision sur l’opposition no B 3 069 149 page:29De33
Comme indiqué précédemment, l’existence d’un risque d’atteinte est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Le risque de préjudice peut être de trois types différents.Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit qu’il n’existe qu’un seul de ces types.En l’espèce, comme indiqué ci- dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il s’ ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si d’autres types s’appliquent également.
E) Due Cause
Ainsi que nous l’avons déjà indiqué, la demanderesse affirme qu’elle a un juste motif pour utiliser la marque contestée.
Un juste motif au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE signifie que, nonobstant le préjudice subi ou le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, l’enregistrement et l’usage par la demanderesse de la marque pour les produits et services demandés peuvent être justifiés si la demanderesse ne saurait raisonnablement s’abstenir d’utiliser la marque contestée, ou si le demandeur a un droit spécifique d’utiliser la marque pour ces produits qui lui domine au détriment de la marque antérieure invoquée dans le cadre de la procédure d’opposition.
L’existence d’une cause justifiant l’usage de la marque demandée est une défense que peut soulever la demanderesse. Par conséquent, il appartient à la demanderesse de démontrer qu’elle a un juste motif pour l’utilisation de la marque demandée.
La demanderesse soutient avoir fait usage de marques incluant le terme «SKYWORKS» en relation avec les produits et services concernés pendant une longue période qui s’étend jusqu’à la date de dépôt des marques antérieures sur lesquelles se fonde l’opposante. Par conséquent, elle considère qu’elle a un juste motif pour utiliser le signe contesté en raison de l’usage antérieur du signe contesté par son utilisation antérieure de la marque «SKYWORKS» en Europe et ailleurs dans le cadre de ses activités;
À l’appui de ses affirmations, la demanderesse a produit les éléments de preuve suivants (présentés à l’origine dans la procédure d’annulation no 31 103 C contre la marque de l’Union européenne verbale no 2 929 693 «SKYWORKS»):
Ses observations et ses annexes a-à l’origine produites dans la procédure d’annulation no 31 103 C;
Un témoignage de M. D. B., directeur du brevet en chef de l’avocat (The Patent Counsel at Skyworks Solutions) (ci-après le «demandeur»), daté du 17/06/2019, accompagné de pièces DB1 et DB58;
Une déclaration de témoin de M. A., Directeur général, Engineering, diversifié Solutions in Skyworks Solutions (ci-après dénommé «le demandeur»), daté du 18/06/2019;
Un témoignage de M. K. S., directeur confirmé des ventes à l’entreprise Skyworks Solutions (ci-après la «demanderesse»), datée du 18/06/2019;
Les documents produits indiquent que la requérante fabrique des semi-conducteurs pour une utilisation dans les systèmes de radiofréquences et de communications
Décision sur l’opposition no B 3 069 149 page:30De33
mobiles. Les produits sous le signe «SKYWORKS» comprennent des amplificateurs, des modules frontaux et des produits radio fréquence.
Toutefois, selon la jurisprudence, le critère relatif au juste motif n’est pas rempli simplement par le fait a) que le signe est particulièrement apte à identifier les produits pour lesquels il est utilisé, b) que la demanderesse a déjà utilisé ce signe pour des produits ou produits similaires à l’intérieur et/ou en dehors du territoire pertinent de l’Union européenne, ou c) que la demanderesse invoque le droit qui découlerait du dépôt de la marque de l’opposante [notamment 23/11/2010, R 240/2004-2, WATERFORD STELLENBOSCH (fig.)/WATERFORD; 15/06/2009, R 1142/2005-2, (fig.) MARIE CLAIRE (fig.)/MARIE CLAIRE e.a.).Le simple usage du signe n’est pas suffisant — ce qui doit être démontré est une raison valable justifiant cet usage.
En l’espèce, bien que la demanderesse affirme que sa marque «SKYWORKS» est présente sur le marché depuis 2002, les documents fournis portent essentiellement sur la période 2013-2015 et, en tout état de cause, il convient de rappeler que la renommée de sa marque antérieure au Royaume-Uni est très ancienne, comme expliqué ci-dessus, et qu’elle est étendue avant la date d’entrée en vigueur de sa marque britannique antérieure analysée ci-dessus.
En outre, bien que les documents produits par la demanderesse montrent effectivement une certaine présence de produits marqués «SKYWORKS» sur le marché de l’Union européenne depuis au moins 2013, la marque «SKYWORKS», que la demanderesse invoque pas, n’est pas identique au signe contesté «SKYWORKS Sky5».Comme expliqué ci-dessus, la similitude et le lien entre les signes en conflit en l’espèce ne concernent pas uniquement l’élément commun et pertinent «SKY» inclus dans le mot «SKYWORKS» du signe contesté, mais également dans le fait que ce mot est également présent dans le second élément «Sky5» du signe contesté, dans lequel il est étroitement associé au chiffre moins distinctif, «5» et joue un rôle distinctif indépendant. Par conséquent, même si la requérante pouvait être considérée comme ayant un juste motif d’utiliser son signe «SKYWORKS» sur le marché, cela ne sera pas automatiquement étendu au signe contesté «SKYWORKS Sky5».
Dans ses observations, la demanderesse avance également que les marques antérieures «SKYWORKS» dans l’Union européenne et dans d’autres territoires coexistent avec la marque antérieure s de l’opposante.La demanderesse a également fait valoir qu’il existait des accords de coexistence entre la demanderesse et l’opposante en Inde (2009) et au Brésil (2008) concernant leurs marques respectives «SKYWORKS» et «SKY», qui ont une connaissance implicite de l’opposante sur l’existence des marques de la demanderesse. Elle soutient que l’opposante avait connaissance de l’usage et a sciemment accepté de l’utiliser les marques de la demanderesse pour cinq années consécutives (ou plus).
Certes, conformément à la jurisprudence, il n’est pas exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement amoindrir le risque de confusion constaté par la division d’opposition et la chambre de recours entre deux marques en conflit ou, en l’espèce, le risque de rapprochement entre deux marques en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Toutefois, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’Office, le demandeur de la MUE contestée a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion ou d’association effectué dans l’esprit du public pertinent entre la marque antérieure sur laquelle elle se fonde et la marque antérieure de
Décision sur l’opposition no B 3 069 149 page:31De33
l’opposante qui fonde l’opposition, et pour autant que les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques (voir, en ce sens, 26/09/2012-, 301/09, Citigate, EU: T: 2012: 473, § 127-129 et 25/10/2006, T — 13/05, Castell del Remei contre OHMI — Bodegas Roda (ODA), non publié au Recueil, point 67 et jurisprudence citée).
Cependant, en l’espèce, les éléments de preuve produits par la requérante font référence à une marque antérieure «SKYWORKS», qui, comme déjà indiqué ci- dessus, ne coïncide pas avec le signe contesté dans la présente procédure, «SKYWORKS Sky5».En outre, la demanderesse fait référence à des accords de coexistence entre les parties dans le cadre de juridictions de pays tiers qui ne sont pas pertinentes pour la présente procédure devant l’Office concernant le territoire de l’Union européenne. En conséquence, les éléments de preuve produits par la demanderesse ne peuvent suffire à démontrer que les marques en cause coexistent sur le marché, que l’opposante a effectivement consenti à cet usage de la marque contestée «SKYWORKS Sky5» dans l’Union européenne et que cette coexistence n’a pas d’incidence sur le caractère distinctif et la renommée de la marque antérieure.
Enfin, en règle générale, rien n’interdit à l’opposante de former opposition contre une demande de marque de l’Union européenne, que cette dernière ait ou non formé une opposition contre d’autres marques de la demanderesse. Ce fait ne saurait être considéré comme un «comportement contradictoire» et interprété au détriment de l’opposante, étant donné notamment que dans la procédure d’opposition, à la différence de la procédure de nullité, la défense de la «forclusion par tolérance» n’est pas disponible (les règles relatives à la procédure d’opposition ne contiennent pas une référence équivalente à l’article 61 du RMUE, en vertu duquel le titulaire d’une marque de l’Union européenne peut invoquer comme défense le fait que le demandeur en nullité a toléré l’usage de la marque de l’Union européenne pendant plus de cinq ans).
Dès lors, il y a lieu de conclure que la demanderesse n’a pas démontré l’existence d’un droit spécifique pour les produits et services en cause à utiliser la marque contestée.
Il incombe à la demanderesse de démontrer qu’elle a un juste motif pour l’utilisation de la marque demandée. Le simple usage du signe n’est pas suffisant — ce qui doit être démontré est une raison valable justifiant cet usage. Par conséquent, la condition relative au juste motif n’est pas remplie en l’espèce.
À la lumière des considérations qui précèdent, la division d’opposition considère que la demanderesse n’a pas réussi à établir un juste motif pour l’utilisation de la marque contestée.
F) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Dès lors, la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
La demanderesse et l’opposante font toutes deux référence à des décisions antérieures de l’Office concernant des marques «SKY», avec des résultats différents à l’appui de leurs arguments.
Décision sur l’opposition no B 3 069 149 page:32De33
L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.Cette pratique est pleinement soutenue par le Tribunal, qui a affirmé que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, et non pas sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,- 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU: T: 2004: 198).
Par ailleurs, les signes examinés dans la présente procédure ainsi que les signes qui participent à ces décisions antérieures sont différents. Chaque affaire doit être examinée sur le fond, en tenant compte de tous les facteurs pertinents. L’ issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les affirmations, les arguments et les observations des parties.
Par ailleurs, les décisions que la demanderesse se réfère ont été prises et invoquées en rapport avec le risque de confusion. Le risque de confusion n’est pas une condition pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, examinée ci- dessus. En effet, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE dispose (mais pas exclusivement) de «protéger les fonctions et les emplois des marques qui ne relèvent pas de la portée de la protection de l’origine offerte par le risque de confusion et, en tant que tels, protéger les efforts et les investissements financiers accrus qui sont impliqués dans la création et la promotion de marques dans la mesure où ils jouissent d’une renommée et dans la mesure où ils jouissent d’une pleine renommée et de faciliter la pleine exploitation de la valeur des marques.
Au vu de ce qui précède, les arguments invoqués par la demanderesse à cet égard doivent être rejetés.
Étant donné que l’opposition est accueillie dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs et droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
Décision sur l’opposition no B 3 069 149 page:33De33
La division d’opposition
Angela DI BLASIO Boyana NAYDENOVA Begoña URIARTE VALIENTE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Preuve ·
- Usage sérieux ·
- Distinctif ·
- Pertinent ·
- Facture ·
- Adhésif ·
- Carreau
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Marque ·
- Organisation ·
- Divertissement ·
- Information ·
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Education ·
- Publication
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Usage ·
- Voyage ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Billet ·
- Transport ·
- Réservation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Risque ·
- Consommateur ·
- Public
- Marque ·
- Déchet ·
- Presse ·
- Union européenne ·
- Nullité ·
- Véhicule ·
- Camion ·
- Brevet ·
- Collecte ·
- Terme
- Véhicule ·
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Informatique ·
- Système ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Production d'énergie ·
- Classes ·
- Électricité ·
- Installation ·
- Énergie éolienne ·
- Énergie électrique ·
- Distribution d'énergie ·
- Stockage ·
- Service ·
- Distribution
- Neurologie ·
- Service ·
- Soins de santé ·
- Marque ·
- Gestion ·
- Traitement ·
- Information ·
- Caractère distinctif ·
- Berlin ·
- Optimisation
- Recours ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Espagne ·
- Signature ·
- Déchéance ·
- Classes ·
- Service ·
- Procédure administrative ·
- Brevet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carburant ·
- Lubrifiant ·
- Gaz ·
- Classes ·
- Service ·
- Énergie ·
- Marketing ·
- Graisse ·
- Publicité ·
- Marque
- Service ·
- Hébergement ·
- Réservation ·
- Fourniture ·
- Divertissement ·
- Enregistrement ·
- Réseau ·
- Consommateur ·
- Classes ·
- Organisation
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Éléments de preuve ·
- Produit ·
- Sport ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Classes
Textes cités dans la décision
Extraits similaires à la sélection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.