DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 48 389 (INVALIDITY)
Eplus Inc., 13595 Dulles Technology Drive, 20171-3413 Herndon, Virginia, États-Unis d’Amérique (demanderesse), représentée par FRKELLY, 27 Clyde Road Ballsbridge, Dublin 4, Irlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
Telefónica Germany GmbH indirects Co. OHG, Georg-Brauchle-Ring 50, 80992 Munich (titulaire de la MUE), représentée par Lorenz Seidler Gossel Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft mbB, Widz Seidler Gossel Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft mbB, Widz Seidler Gossel Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft mbB, Widz Seidler Gossel Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft mbB. 23, 80538 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 09/06/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 22/12/2020, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 17 698 846 «E-Plus» (marque verbale) (ci-après la «MUE»), déposée le 16/01/2018 et enregistrée le 13/06/2019. La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; Logiciels; Extincteurs; Compresses; Machines comptables; Éléments galvaniques; Pèse-acide; Pèse-acide pour accumulateurs; Conduits acoustiques; Coupleurs acoustiques; Actinomètres; Machines à additionner; Antennes; Aéromètres; Agendas électroniques; Appareils pour l’analyse de l’air; Sonnettes d’alarme électriques; Alarmes; Alcoomètres; Alidades; Altimètres; Ampèremètres; Amplificateurs; Tubes amplificateurs; Anémomètres; Dessins animés; Anodes; Répondeurs téléphoniques; Lunettes antiéblouissantes; Nuances antiéblouissantes; Alarmes anti-intrusion; Apertomètres
[optique]; Vêtements en amiante pour la protection contre le feu; Gants en amiante pour la protection contre les accidents; Paravents d’asbeste pour pompiers; Appareils et instruments pour l’astronomie; Appareils d’enseignement audiovisuel; Guichets automatiques bancaires [GAB]; Instruments azimutaux; Balances numériques [balances]; Dispositifs d’équilibrage; Lecteurs de codes à barres; Baromètres; Balises lumineuses; Sonnettes [dispositifs avertisseurs]; Bêtatrons; Jumelles; Clignotants [signaux lumineux];

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Appareils pour photocalques; Instruments de contrôle de chaudières; Appareils pour la respiration, à l’exception des appareils de respiration artificielle; Appareils respiratoires pour nage subaquatique; Buzzers; Enceintes acoustiques; Règles à calcul circulaires; Calculatrices; Anneaux de calibrage; Pieds à coulisse; Caméras vidéo; Appareils photo;
Tubes capillaires; Réglets [règles à coulisse]; Intermédiaires [photographie]; Étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques; Caisses équipées d’instruments de dissection [microscopie]; Caisses enregistreuses; Lecteurs de cassettes; Cathodes;
Appareils cathodiques anticorrosion; Cordonnets pour téléphones mobiles; Appareils de cadrage pour diapositives; Unités centrales de traitement; Appareils et instruments de chimie; Appareils de chromatographie de laboratoire; Chronographes [appareils enregistreurs de temps]; Appareils cinématographiques; Films cinématographiques exposés; Telerupteurs; Dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques; Indicateurs de pente;
Vêtements spéciaux pour laboratoires; Vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; Vêtements pour la protection contre le feu; Mécanismes à prépaiement; Mécanismes à prépaiement pour appareils de télévision; Commutateurs; Lecteurs de disques compacts; Disques compacts [audio-vidéo]; Disques optiques compacts; Comparateurs; Boussoles; Logiciels de jeux; Claviers d’ordinateur; Mémoires pour ordinateurs; Programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; Périphériques adaptés pour être utilisés avec un ordinateur; Logiciels enregistrés; Programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; Ordinateurs; Lentilles de contact; Étuis pour lentilles de contact; Coffrets pour lames de microscopes; Fils de cuivre isolés;
Verres correcteurs [optique]; Instruments de cosmographie; Mécanismes pour appareils déclenchés par l’introduction d’un jeton; Coupleurs [équipements de traitement de données]; Couvercles de prises électriques; Mannequins pour tests de collision; Burettes [laboratoire];
Lampes pour chambres noires [photographie]; Chambres noires [photographie]; Appareils de traitement de données; Chambres de décompression; Appareils démagnétiseurs de bandes magnétiques; Densimètres; Densitomètres; Détecteurs; Appareils de diagnostic autres qu’à usage médical; Diaphragmes [acoustique]; Membranes pour appareils scientifiques; Diaphragmes [photographie]; Machines à dicter; Appareils de diffraction
[microscopie]; Unités de disques pour ordinateurs; Disques magnétiques; Appareils pour la mesure des distances; Appareils pour l’enregistrement des distances; Appareils pour la distillation à usage scientifique; Masques de plongée; Combinaisons de plongée; Puces à ADN; Sifflets pour chiens; Dosimètres; Fichiers de musique téléchargeables; Tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones portables; Étagères photographiques; Mesures de couturières; Appareils à sécher les épreuves photographiques; Séchoirs [photographie]; Lecteurs DVD; Dynamomètres; Tampons d’oreilles pour plongée; Appareils pour le montage des films cinématographiques; Mire-œufs; Stylos électroniques; Traducteurs électroniques de poche; Publications électroniques téléchargeables; Étiquettes électroniques pour marchandises; Bracelets d’identification magnétiques codés; Cartes magnétiques codées; Appareils pour agrandissements [photographie]; Épidiascopes; Ergomètres; Photomètres; Extincteurs; Étuis à lunettes; Chaînettes de pince-nez; Cordons de pince-nez; Montures de lunettes; Oculaires; Instruments à oculaires; Télécopieurs; Détecteurs de fausse monnaie;
Appareils de fermentation [appareils de laboratoire]; Câbles à fibres optiques; Appareils pour couper les films; Films exposés; Filtres pour masques respiratoires; Filtres pour rayons ultraviolets pour la photographie; Filtres pour appareils photographiques; Avertisseurs d’incendie; Battes pour incendie; Couvertures coupe-feu; Bateaux-pompes à incendie; Pompes à incendie; Échelles de sauvetage; Tuyaux à incendie; Lances à incendie; Lampes éclairs pour appareils photographiques; Lampes éclairs pour appareils photographiques; Disquettes; Écrans fluorescents; Signaux de brume non explosifs; Appareils pour l’analyse des aliments; Cadres pour diapositives; Appareils de contrôle de l’affranchissement; Fréquencemètres; Meubles spéciaux pour laboratoires; Fils fusibles; Fusibles; Galènes
[détecteurs]; Galvanomètres; Instruments pour l’analyse des gaz; Gazomètres [instruments de mesure]; Jauges; Verre recouvert d’un conducteur électrique; Appareils à glacer les épreuves photographiques; Appareils pour systèmes de repérage universel [GPS]; Gants de plongée; Gants de protection contre les accidents; Gants de protection contre les rayons X à

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usage industriel; Verres de sport; Grilles pour accumulateurs; Nécessaires mains libres pour téléphones; Bandes de nettoyage de têtes de lecture [enregistrement]; Écouteurs; Appareils de contrôle de chaleur; Appareils héliographiques; Arrondisseurs en ligne; Appareils à haute fréquence; Supports pour bobines électriques; Hologrammes; Cornes de haut-parleurs; Minuteurs [santlasses]; Hydromètres; Hygromètres; Gaines d’identification pour fils électriques; Fils d’identification pour fils électriques; Cartes magnétiques d’identification; Appareils électriques d’allumage à distance; Couveuses pour la culture bactérienne; Cartes à mémoire ou à microprocesseur; Circuits intégrés; Appareils d’intercommunication; Interfaces pour ordinateurs; Machines à facturer; Appareils d’ionisation non pour le traitement de l’air ou de l’eau; Gabarits [instruments de mesure]; Changeurs de disques
[informatique]; Boîtes à juke à musique; Manchons de jonction pour câbles électriques; Genouillères pour ouvriers; Centrifugeuses de laboratoire; Plateaux de laboratoire;
Lactomètres; Ordinateurs portables; Lasers non à usage médical. Appareils à mesurer l’épaisseur des peaux; Bonnettes d’ameublement; Objectifs pour l’astrophotographie; Pèse- lettres; Instruments de nivellement; Niveaux à bulle; Gilets de sauvetage; Filets de sauvetage; Appareils et équipements de secours; Radeaux de sauvetage; Fibres optiques
[fils conducteurs de rayons lumineux]; Régulateurs [variateurs] électriques; Diodes électroluminescentes [DEL]; Pointeurs électroniques à émission de lumière; Ballasts d’éclairage; Suppresseurs de surtension; Journaux [instruments de mesure]; Haut-parleurs; Lanternes magiques; Supports de données magnétiques; Encodeurs magnétiques; Unités à bande magnétique pour ordinateurs; Bandes magnétiques; Fils magnétiques; Aimants décoratifs; Loupes; Mesureurs de pression; Compas de marine; Sondeurs de fonds marins;
Bouées de marqueur; Trusquins [menuiserie]; Pylônes de téléphonie sans fil; Instruments et machines pour essais de matériaux; Instruments mathématiques; Mesures; Instruments de mesure; Verrerie graduée; Cuillers doseuses; Enseignes mécaniques; Mégaphones; Niveaux à mercure; Détecteurs d’objets métalliques à usage industriel ou militaire; Ballons météorologiques; Instruments météorologiques; Compteurs; Métronomes; VIS micrométriques pour instruments d’optique; Palmers; Microphones; Microprocesseurs; Microscopes; Microtomes; Compteurs de mille pour véhicules; Miroirs pour inspection de travaux; Miroirs [optique]; Modems; Machines à compter et trier l’argent; Appareils de contrôle pour réseaux électriques; Moniteurs [matériel informatique]; Moniteurs [programmes informatiques]; Souris [périphérique d’ordinateur]; Tapis de souris; Appareils et instruments nautiques; Appareils de signalisation navale; Appareils de navigation pour véhicules
[ordinateurs de bord]; Instruments pour la navigation; Tubes lumineux; Filets de protection contre les accidents; Pince-nez pour plongeurs et nageurs; Objectifs [optique]; Instruments d’observation; Octants; Ohmmètres; Appareils et instruments optiques; Lecteurs optiques; Condensateurs optiques; Supports de données optiques; Disques optiques; Verre optique; Articles d’opticiens; Lanternes optiques; Lentilles optiques; Oscillographes; Fours de laboratoire; Appareils pour transvaser l’oxygène; Ozoniseurs [ozonisateurs]; Parcomètres; Accélérateurs de particules; Pedomètres; Judas optiques pour portes; Périscopes; Baladeurs; Niveaux d’essence; Disques acoustiques; Photocopieurs; Appareils pour la phototélégraphie; Cellules photovoltaïques; Appareils et instruments de physique; Lunettes
[optique]; Pipettes; Planchettes [instruments d’arpentage]; Planimètres; Plombs de fils à plomb; Calculatrices de poche; Polarimètres; Baladeurs multimédias; Téléphones portables;
Balances de précision; Appareils de mesure de précision; Bouchons indicateurs de pression pour valves; Indicateurs de pression; Prismes [optique]; Sondes à usage scientifique; Appareils de projection; Écrans de projection; Dispositifs de protection contre les rayons X non à usage médical; Dispositifs de protection personnelle contre les accidents; Casques de protection; Casques de protection pour le sport; Masques de protection; Combinaisons de protection pour aviateurs; Rapporteurs [instruments de mesure]; Machines de bureau à cartes perforées; Boutons de sonnerie; Pyromètres; Indicateurs de quantité; Radars; Appareils de télédiffusion; Appareils de radiologie à usage industriel; Écrans radiologiques à usage industriel; Radios; Postes radiotélégraphiques; Postes radiotéléphoniques; Appareils pour la sécurité du trafic ferroviaire; Lecteurs [informatique]; Récepteurs audio et vidéo; Dispositifs pour changer les aiguilles de tourne-disques; Tourne-disques; Disques

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réfléchissants à porter, pour la prévention des accidents de la circulation; Réfractomètres; Réfracteurs; Appareils de téléguidage; Respirateurs pour le filtrage de l’air; Masques respiratoires autres que pour la respiration artificielle; Mannequins de sauvetage [appareils d’instruction]; Cornues; Dessous de cornues; Compteurs de révolution; Rhéostats; Bombes; Panneaux routiers lumineux ou mécaniques; Baguettes de sourciers; Jalons [instruments d’arpentage]; Règles [instruments de mesure]; Saccharimètres; Harnais de sécurité autres que pour sièges de véhicules et équipement de sport; Bâches de sauvetage; Salinomètres;
Appareils pour navigation par satellite; Satellites à usage scientifique; Scanneurs
[équipements de traitement de données]; Trames pour la photogravure; Écrans
[photographie]; Jauges de taraudage; Sextants; Chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu; Déclencheurs; Lunettes de visée pour armes à feu; Cloches de signalisation; Lanternes de signalisation; Panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques; Sifflets de signalisation; Signalisation lumineuse ou mécanique; Panneaux lumineux; Simulateurs pour la conduite et le contrôle de véhicules; Sirènes; Appareils de projection de diapositives; Règles à calcul; Transparents [photographie]; Détecteurs de fumée; Casques de soudeurs; Valves solénoïdes [interrupteurs électromagnétiques]; Sonars; Alarmes sonores; Sonomètres; Appareils pour l’enregistrement du son; Supports d’enregistrement audio; Bandes d’enregistrement sonore; Appareils pour la reproduction du son; Appareils pour la transmission du son; Appareils et machines de sondage; Plombs de sondes; Lignes de sondes; Pare-étincelles; Tubes acoustiques; Verres de lunettes; Lunettes
[optique]; Spectrographes; Spectroscopes; Contrôleurs de vitesse pour véhicules;
Indicateurs de vitesse; Appareils pour le mesurage de la vitesse [photographie]; Régulateurs de vitesse de tourne-disques; Sphéromètres; Enrouleurs [photographie]; Systèmes d’arrosage pour la protection contre le feu; Régulateurs d’éclairage de scène; Pieds d’appareils photographiques; Câbles de démarrage pour moteurs; Dispositifs de pilotage automatique pour véhicules; Survolteurs; Stéréoscopes; Appareils stéréoscopiques; Alambics pour expériences en laboratoire; Aiguilles de tourne-disques; Sulfitomètres; Lunettes de soleil; Appareils et instruments géodésiques; Chaînes d’arpenteur; Instruments d’arpentage; Tableaux de connexion; Tachymètres; Magnétophones à bande magnétique; Taximètres; Appareils d’enseignement; Protège-dents; Fils télégraphiques; Télégraphes
[appareils]; Télémètres; Téléphones; Récepteurs téléphoniques; Transmetteurs téléphoniques; Fils téléphoniques; Téléprompteurs; Télescopes; Appareils de télévision; Indicateurs de température; Éprouvettes; Appareils pour l’analyse non à usage médical; Théodolites; Tubes électrons; Thermomètres, non à usage médical; Appareils de contrôle de la température; Thermostats pour véhicules; Distributeurs de billets; Horloges de pointage
[dispositifs pour l’enregistrement du temps]; Appareils pour l’enregistrement du temps; Minuteries, automatiques; Avertisseurs automatiques de perte de pression dans les pneus de véhicule; Bras acoustiques pour tourne-disques; Totalisateurs; Feux de signalisation pour la circulation; Transistors [électroniques]; Émetteurs de signaux électroniques;
Transmetteurs [télécommunication]; Transpondeurs; Triodes; Urinomètres; Clés USB; Indicateurs de vide; Tubes vacuum [radio]; Variomètres; Triangles de signalisation pour véhicules en panne; Appareils de radio pour véhicules; Vestes [pare-balles]; Cassettes vidéo; Cartouches de jeux vidéo; Magnétoscopes; Écrans vidéo; Vidéotéléphones; Viseurs photographiques; Viscosimètres; Régulateurs de tension pour véhicules; Régulateurs contre les surtensions; Voltmètres; Machines à voter; Tranches de silicium; Glaces [miroirs]; Talkies-walkies; Bacs de rinçage [photographie]; Indicateurs de niveau d’eau; Ondemètres; Instruments de mesure du poids; Appareils et instruments de pesage; Poids; Alarmes à sifflet; Manches à air pour indiquer la direction du vent; Appareils de traitement de texte;
Écrans de protection faciale pour ouvriers; Repose-poignets à utiliser avec un ordinateur; Appareils à rayons X non à usage médical; Films radiographiques exposés; Radiographies autres qu’à usage médical; Tubes à rayons X non à usage médical; Appareils et installations de production de rayons X non à usage médical; Appareils pour la transmission du son ou des images; Équipements de télécommunication; Appareils de télécommunication mobiles;
Combinés de télécommunications mobiles; Appareils et instruments de communication numérique; Tablettes numériques; Matériel informatique; Logiciels d’applications

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informatiques; Logiciels téléchargeables à partir de l’internet; Applications logicielles; Applications logicielles mobiles; Applications téléchargeables pour dispositifs multimédias; Logiciels de jeux; Aide numérique personnelle; Ordinateurs personnels portables; Appareils pour réseaux de télécommunications; logiciels pilotes pour réseaux de télécommunications et pour appareils de télécommunications; Vêtements de protection; Logiciels enregistrés sur DVD; Cartes numériques sécurisées; Verres optiques; lunettes et étuis de protection; Objectifs photographiques; Lecteurs MP3; Bandes audio et cassettes audio; Disques audio; Bandes audio vidéo; Cassettes audio-vidéo; Disques audio-vidéo; Disques vidéo; Disques optiques vierges, DVD; Housses pour téléphones portables; Étuis adaptés pour téléphones portables; Cartes magnétiques codées; Cartes codées; Logiciels applicatifs pour téléphones portables; Logiciels de télécommunications; logiciels pour le traitement des transactions financières; Alarmes de sécurité; Caméras de sécurité; Appareils d’alerte de sécurité; Appareils de contrôle de sécurité; Appareils de surveillance de sécurité; logiciels à des fins de sécurité; logiciels à des fins d’assurance; Pièces et parties constitutives de tous les éléments précités.
La demanderesse a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir que la titulaire était de mauvaise foi lors du dépôt de la marque contestée, qui a été enregistrée pour les produits contestés compris dans la classe 9.
Selon la requérante, l’annexe EP2 fournit des informations selon lesquelles le signe «E- Plus» était utilisé par un opérateur de télécommunications mobiles en Allemagne et il était détenu par la société KPN de 2002 à 2014. En 2014, elle a été achetée par Telefonica Germany (la titulaire), mais aucune des informations ou références n’est postérieure au 03/07/2016. En 2016, la titulaire a décidé de mettre fin à l’usage de la marque «E-Plus» et a transféré l’ensemble de ses clients E-Plus à des services fournis sous sa marque O2. En outre, l’annexe EP 4 contient des pages Internet archivées du site internet de la titulaire montrant le retrait de la marque «E-Plus» de l’usage de la titulaire. La demanderesse explique que, lorsqu’elle accède au site Internet de la titulaire www.telefonica.de E-Plus, elle se dirige vers plusieurs autres sites Internet. La requérante souligne également que le site Internet www.eplus.de est redirigé vers la page web O2 et que la marque contestée n’apparaît pas sur la page en tant que marque de la titulaire. Les seules marques utilisées en Allemagne sont Telefonica, O2 et BLAU (annexe EP6).
En outre, la requérante souligne que, pendant la période où la titulaire a utilisé la marque contestée et ses variantes, elle n’a été utilisée que pour certains produits, à savoir les cartes de tambours; cartes électroniques de prépaiement.
Par conséquent, la demanderesse considère que la titulaire et ses prédécesseurs n’ont pas utilisé la marque contestée pour tous les produits contestés autres que ceux susmentionnés pendant la période de 24 ans au cours de laquelle la marque a été utilisée. L’article de la titulaire en annexe EP3 informant de son intention de cesser l’usage des marques E-Plus est daté du 03/02/2016 et la demande de marque contestée a été déposée environ 23 mois après que la titulaire ait informé ses clients qu’elle avait cessé de fournir des produits et services sous la marque E-Plus. Ainsi, tous les produits et services futurs seraient fournis sous les marques O2. En outre, au cours de cette période de 23 mois, la titulaire n’a publié aucune intention d’utiliser la marque «E-Plus» pour d’autres produits.

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En l’espèce, la demanderesse fait valoir qu’il est improbable, dans l’hypothèse extrême qui aurait annoncé publiquement la mise à la retraite de la marque «E-Plus» et d’avoir exposé les frais de remarquage des anciens services «E-Plus», que la titulaire ait eu une véritable intention, au moment du dépôt, non seulement de reprendre l’ancien usage de la marque, mais aussi d’étendre massivement l’usage à de nouveaux produits sans rapport entre eux. La spécification de la marque inclut non seulement les produits pour lesquels l’usage de la marque a désormais cessé, mais aussi les extensions de marques absurdes couvrant tout ce qui va des «alcoomètres» aux «viseurs télescopiques pour armes à feu» et les «protège- dents». L’interruption de la marque «E-Plus», ainsi que le transfert de ses clients vers des produits et services fournis sous la marque O2, sont susceptibles d’avoir été très intensifs en ressources, tant au stade de préparation qu’au cours du processus de transfert.
Toutes ces circonstances constituent, de l’avis de la demanderesse, des indices objectifs, pertinents et concordants que la titulaire a déposé la demande sans intention d’utiliser la marque pour sa fonction essentielle pour ces produits. En tant que tel, la seule finalité de la marque est d’être un enregistrement «défensif» dans le but de dénaturer la concurrence dans l’Union européenne en ce qui concerne la marque «E-Plus». Il ressort des éléments de preuve que, en déposant la marque, l’objectif de la titulaire est d’obtenir un vaste monopole sur la marque «E-Plus», dans toute l’Union européenne, afin d’empêcher d’autres parties d’utiliser la marque «E-Plus». La titulaire a tenté malhonnête d’étendre tant la durée que l’étendue de ses droits de marque sur «E-Plus» en demandant la marque. Cette demande de marque à des fins «défensives» ne constitue que la mauvaise foi.
En outre, selon la requérante, non seulement la titulaire a demandé la marque pour les produits pour lesquels elle avait précédemment utilisé la marque, mais elle a largement étendu le champ d’application des spécifications aux produits pour lesquels la marque n’avait jamais été utilisée. Il ressort clairement de la date de la demande de marque et du champ d’application étendu du cahier des charges que l’intention du titulaire était d’obtenir un large monopole pour empêcher d’autres parties d’utiliser et d’enregistrer légitimement une marque identique ou similaire. À l’appui de ses observations, la demanderesse produit les documents suivants:
Annexe EP1: Un extrait contenant les produits pour lesquels la marque de l’Union européenne no 17 698 846 a été enregistrée. Annexe EP2: Une entrée Wikipédia concernant E-Plus capturée le 27/11/2020.
Annexe EP3: Un article daté du 03/02/2016 Telefónica Deutschland cède les tarifs BASE et E-Plus au monde de la marque O2. Il dispose que: «[…] Dans le cadre de l’intégration d’E-Plus, Telefónica Deutschland unifie son monde de la marque et du tarif et se concentrera à l’avenir sur la marque O2 dans le segment premium. Les clients de BASE et d’E-Plus seront donc progressivement transférés à O2 au cours des prochains mois. Les conditions tarifaires et les périodes contractuelles restent inchangées. Après le passage à l’O2, tous les clients des deux marques reçoivent les mêmes services au même prix que dans votre précédent tarif BASE et E-Plus. Telefónica Deutschland simplifie ainsi son offre dans le segment premium et offre à ses clients des produits et des services de qualité uniforme sous une marque[…]»
Annexe EP4: Extraits du site internet Way back Machine, tirés du site web www.telefonica.de, datés de 2016 à 2017. La marque contestée «E-Plus» est mentionnée, dans la majorité des extraits, parmi les marques de Telefonica. L’un des extraits est libellé comme suit: «[…] La nouvelle Telefónica Deutschland combinera les atouts des réseaux mobiles O2 et E-Plus dans un réseau commun, encore plus puissant […]» Annexe EP5: Extraits de la Way back Machine datés de 2017 montrant les pages web redirigées par Telefonica pour ses services E-Plus:

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Annexe EP6: Extrait daté du 17/12/2020 du site web O2. Selon la requérante, elle fait référence à l’actuelle page web redirigée vers le site web www.e-plus.de. Il montre les marques de Telefonica dont la marque contestée n’est pas incluse.
Annexe EP7: Pages web archivées du site www.eplus.de datées de 2017 et 2020 et les pages redirigées y compris O2.
Annexe EP8: Un extrait contenant les produits pour lesquels la marque de l’Union européenne no 17 698 846 a été enregistrée. Selon la demanderesse, les produits marqués de couleur jaune sont des produits larges qui englobent les produits de crédit pour téléphones portables prépayés pour lesquels la titulaire a utilisé la marque depuis la date pertinente et la marque en vert sont ceux pour lesquels les éléments de preuve de la titulaire visent à démontrer un usage sérieux depuis la date pertinente. Annexe EP9: Captures d’écran du site internet Bundesnetzagentur. Annexe EP10: Un document en allemand qui, selon la demanderesse, fait référence à une action en nullité fondée sur l’absence d’usage contre la marque allemande no 302015061444 introduite par la demanderesse.
La titulairede la marque de l’Union européenne fait valoir que la preuve de l’usage de la marque contestée implique implicitement qu’elle avait l’intention de l’utiliser lors de son dépôt. Par conséquent, la demande en nullité doit être rejetée. Elle explique que la demanderesse est consciente du fait que la marque contestée a fait l’objet d’un usage intensif après la date de dépôt pertinente en raison des preuves de l’usage de la marque E- Plus produites dans le cadre d’une procédure d’opposition parallèle. En déposant la demande en nullité, la demanderesse a simplement l’intention d’empêcher l’examen des oppositions formées par le titulaire dans plusieurs procédures d’opposition. La titulaire affirme avoir déposé la demande d’enregistrement parce qu’elle entendait utiliser la marque contestée conformément à sa fonction essentielle en tant que marque et que la demanderesse n’a pas présenté d’arguments et de documents prouvant sa mauvaise foi. Il ressort des éléments de preuve produits que la titulaire a déposé la marque contestée non pas pour empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché, mais pour poursuivre un objectif parfaitement légitime à la suite de cette demande. Dès lors, aucune intention malhonnête de la part du titulaire n’a été établie par la demanderesse.
En outre, la titulaire avance que le fait que la marque contestée couvre une longue liste de produits ne saurait constituer en soi une indication d’une intention malhonnête. C’est à tort qu’en 2016, elle a décidé de cesser l’usage de la marque contestée. Ainsi, la titulaire et (dans le passé) E-Plus Service GmbH mentale Co. KG avec le consentement de la titulaire ont utilisé et la titulaire utilise toujours la marque contestée et ses légères variations pour identifier leurs produits et services de télécommunications dans la vie des affaires en Allemagne. C’est précisément à partir de 2016 que la titulaire et sa filiale ont fait un usage intensif, y compris après la date de dépôt, de la marque E-Plus pour désigner l’origine commerciale des produits suivants, enregistrés dans la classe 9 de la marque «téléphonescellulaires» de la titulaire; (…) Équipements de télécommunications; (…) Cartes codées; (…) Les pièces et accessoires de tous les éléments précités». Elle explique qu’au cours des 5 dernières années, de 2016 à 2020, plus de 50.000 cartes SIM par an ont été distribuées en Allemagne.

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En outre, la titulaire explique qu’elle utilise la marque «E-Plus» depuis 2015 jusqu’à aujourd’hui en Allemagne sur des cashpoints et dans des opérations bancaires en ligne, de leur partenaire bancaire Sparkasse, Volks- und Raiffeisenbank, Postbank et autres banques. En 2018, environ 24,000 points de casquettes Sparkassen, environ 19,500 points de la Volks- und Raiffeisenbank environ 9,000 points de caisse de la Postbank, ainsi que d’autres banques ont offert aux clients la possibilité d’augmenter leur crédit prépayé en utilisant la fonction E-Plus avec le bouton correspondant. Le signe «E-Plus» est intégré à l’écran des casquettes et prouve donc l’usage de la marque contestée pour des «automated telmachines [GAB]» enregistrée dans la classe 9.
En outre, la titulaire considère qu’il convient de souligner que tous les éléments de preuve servent non seulement à prouver l’usage, mais également à souligner le caractère distinctif et la renommée de la marque contestée. Par conséquent, l’usage de la marque «E-Plus» n’est pas seulement démontré pour la période postérieure à la date de dépôt de la marque en cause, mais aussi pour les années précédant l’usage qui ont conduit au caractère distinctif et à la renommée de la marque contestée.
À l’appui de ses observations, la titulaire a produit des documents qu’elle considère montrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage long et intensif et qu’elle est généralement connue sur le marché pertinent en ce qui concerne les produits pour lesquels elle est enregistrée, où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders. Les éléments de preuve se composent des annexes suivantes:
Annexe 1: Compilation de captures d’écran de la page d’accueil www.eplus.de de E- Plus Service GmbH télétravail Co. KG datées de 1998 à 2017. Des traductions partielles des documents ont été produites en tant qu’annexe 1a. Ils incluent les signes «E-Plus» et «O2», pris ensemble, comme suit
: ou la marque contestée seule:
. Dans l’extrait daté de 2016, il est inclus ce qui suit
:
Annexe 2: Rapport de la Federal Net Agency («Bundesnetzagentur») daté du 02/03/2017 en allemand concernant le développement des participants dans les communications mobiles, accompagné de ses traductions pertinentes (annexe 2a).
Elle mentionne le Gruppe E-Plus et que certains résultats font référence à la combinaison de Telefonica et d’E-Plus.
Annexe 3: Des graphiques concernant le nombre de clients et la part de marché des opérateurs de réseaux mobiles en Allemagne, datés du 30/09/2017, d’un rapport de télécommunication mobile trouvé sur www.smartweb.de. L’une des diapositives comprend la part de marché de l’opérateur O2 et d’E-Plus (38 %) sur une base de 118,1 millions de clients de télécommunications mobiles en Allemagne.
Annexe 4: Captures d’écran du site web www.eplus.de datant de 2014, 2015, 2016
et 2017 montrant le signe .

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Annexe 5: Une déclaration sous serment de M^me Anita Raible, gestionnaire partenaire, Sales parue Voucher, Partner of Telefónica Germany GmbH indirects Co.
OHG, datée du 21/01/2021. Elle affirme que la société Telefonica Germany GmbH ±
Co. OHG utilise la marque en Allemagne notamment sur des bons dans le secteur prépayé. Il comprend également des images des produits et des reçus dans certains magasins de vente au détail. Les chiffres d’affaires pour les années 2017-2020 sont également joints. Annexe 6: Une déclaration sous serment de M. Stefan Borgschulte, directeur de
Controlling BTP, E-Plus Mobilfunk GmbH suspens Co. KG, datée du 23/04/2015, indiquant l’usage de la marque contestée. Annexe 7: Déclaration sous serment de M^me Claudia Haberl, gestionnaire partenaire de
Telefónica Germany GmbH télétravail Co. OHG en allemand, datée du 30/01/2019.
Elle comprend des photographies de publicités pour des amidons prépayés insérés dans certains magasins sur lesquels figure le signe «E-Plus» en 2017 et 2018.
Annexe 8: Une impression du site web www.rossmann.de faisant référence à la chaîne de droguerie Rossmann, datée du 29/01/2019, montrant la publicité des cartes de téléphones mobiles prépayées «E-Plus»; Annexe 9: Des tickets illustratifs datés de 30/01/2019 pour l’achat d’un bon E-Plus à un drugstore DM à Düsseldorf et un reçu pour l’achat d’un bon E-Plus dans une station d’essence de Shell à Düsseldorf.
Annexe 10: Une photo à un distributeur automatique de Volksbank Stuttgart eG de M^me Anita Raible, dans laquelle la marque «e-plus» est représentée parmi d’autres marques, telles que Vodafone ou O2.
Annexe 11: Une déclaration sous serment de M^me Silke Hintzen, Senior Process teaux Manager Manager EP Project Manager P DEL L Mass Market of Telefónica
Germany GmbH ± Co. OHG datée du 20/01/2021. Elle comprend des images de publicités d’amidon prépayés insérés dans certains magasins montrant le signe «E- Plus» en 2017 et 2018.
Annexe 12: Une déclaration tenant lieu de serment de M. Gregor Fränzel, directeur général d’Ortel Mobile GmbH, datée du 20/01/2021. Il inclut le nombre de pièces et de chiffres de vente des jeux SIM-consistant en la marque «E-Plus» de 2016 à 2020, ainsi que des photographies de publicités de colis de SIM prépayées, y compris «E-
Plus».
Annexe 13: Ortel Mobile Poters utilisé en 2019, y compris . Annexe 14 Capture d’écran d’Ortel Mobile et de Telefónica Deutschland.
Annexe 15: Captures d’écran (non datées) des sites internet Lidl et Kartenwelt Rewe,
y compris et .. Annexe 16: Décision du tribunal de district de Cologne du 07/05/2019-31 O228/18 accompagnée d’une traduction partielle (annexe 16a). Elle mentionne la notoriété de la marque «e-plus». Annexe 17: Décision du 17/06/2019, R 656/2019-5, E + EMAIS TAILOR (fig.)/e· plus
(fig.) et al., qui indique le caractère distinctif accru de la marque «E-Plus» pour des services de télécommunications.

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Annexe 18: Une déclaration sous serment de M^me Silke Hintzen, Senior Process ±
Project Manager P DEL L Mass Market for Telefónica Germany GmbH ± Co. OHG datée du 08/04/2021. Selon la titulaire, ALDI TALK Starter-Set relève des catégories plus larges des produits «téléphones portables, cartes codées, équipements de télécommunication et pièces et accessoires pour tous les produits précités». Toutes les cartes SIM montrent le signe e.plus + (figuratif).
Annexe 19: Une photographie (non datée) montrant la carte SIM comme suit:
. Annexe 20: Décision du 28/10/2021, B 3 111 022.
Annexe 21: Décision du 21/04/2022, C 48 367.
En réponse, la demanderesse affirme que la titulaire n’a produit aucun élément de preuve démontrant son intention au moment du dépôt. Au lieu de cela, elle a produit des preuves d’un usage historique limité dans une tentative apparente de démontrer que la marque «E- Plus» jouit d’une renommée et que la marque est notoirement connue en Allemagne. Elle commente également les éléments de preuve produits par la titulaire et indique qu’elle est soit antérieure à la date de dépôt de la marque contestée, soit n’a plus été considérée par l’Agence fédérale des réseaux (Bundesnetzagentur) comme une marque en allemand des télécommunications mobiles après le quatrième trimestre 2014. Selon la demanderesse, ces preuves confirment que, du quatrième trimestre 2014 au quatrième trimestre 2016, la titulaire a transféré les abonnés des services fournis sous les marques «E-Plus» à des services fournis sous la marque «O2». Elle produit également des documents pour prouver que le nom de domaine «E-Plus» renvoie automatiquement vers le site internet O2 de la titulaire, ce qui démontre l’intention de la titulaire de cesser l’utilisation de la marque contestée pour tous les services à l’exception des services de pré-paiement. Elle n’explique pas non plus quels produits et services sont fournis sous la marque contestée. La requérante conteste l’affirmation de la titulaire selon laquelle l’ «Aldi Talk Prepay Starter- Set» relève des vastes catégories des «téléphones portables, cartes codées, équipements de télécommunication, pièces et accessoires pour tous les produits précités» de la marque contestée. Il s’agit simplement d’un ensemble de cartes SIM prépayées. La seule utilisation de la marque contestée se trouve sur les cartes SIM elles-mêmes. La demanderesse insiste sur le fait que la marque contestée n’a pas été déposée dans le but de faire un usage sérieux pour l’ensemble des produits inclus, mais d’obtenir un enregistrement de marque qui évite la preuve de l’usage dans le cadre d’une procédure d’opposition et n’est pas exposé à l’annulation pour non-usage; et de refuser à d’autres parties la possibilité d’utiliser et d’enregistrer une marque de manière légitime, entravant ainsi la concurrence et entravant la libre circulation des produits et services. À la lumière de ce qui précède, la requérante considère que la marque contestée devrait être annulée, à l’exception des «cartes SIM» comprises dans la classe 9.
Dans ses observations finales, la titulaire de la MUE répète qu’elle utilise sa marque et relève qu’il incombe à la demanderesse de prouver que la titulaire de la marque a appliqué la marque contestée de mauvaise foi. Les observations de la demanderesse n’établissent manifestement pas de circonstances objectives permettant de conclure à l’existence d’une mauvaise foi du titulaire de la marque lors du dépôt de sa demande de marque. Selon le titulaire de la marque, tant que la demanderesse n’a pas satisfait à la charge de la preuve qui lui incombait, le titulaire de la marque n’a pas la charge de la preuve de sa part.

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Enrevanche, la titulaire précise que, bien que la société E-plus ait disparu avec la fusion avec la société Telefonica, la marque notoirement connue est maintenue par le nouveau commerçant titulaire de la marque. En raison de la fusion et donc de la suppression de la société E-Plus, l’Agence fédérale des réseaux («Bundesnetzagentur») a, depuis lors, fait état sous le nom de Telefonica, mais cela ne change pas l’existence continue de la marque contestée qui est utilisée par la titulaire aux côtés de la marque O2. La décision de la titulaire de normaliser les tarifs après la fusion en proposant «les mêmes services aux mêmes prix» et d’intégrer les anciens clients E-Plus sous l’parapluie commune O2 ne change rien au fait qu’elle continue de proposer ses services sous la marque «E-Plus» afin de s’appuyer sur le goodwill qu’elle a établi. En outre, la renommée de la marque contestée a également été acquise principalement par l’usage qui en a été fait jusqu’à présent. En ce qui concerne les produits, la requérante ne tient pas compte du fait que les jeux de démarreurs prépayés et les cartes SIM font partie des termes génériques «téléphones cellulaires» ainsi que «équipements de télécommunications» et «pièces et accessoires pour tous les produits précités». En outre, les cartes SIM sont codées. Selon la titulaire, le fait que la marque contestée couvre une liste de services relativement longue ne saurait constituer en soi une indication d’une intention malhonnête. Il est légitime pour une entreprise de solliciter l’enregistrement d’une marque non seulement pour les catégories de produits et de services qu’elle commercialise au moment du dépôt de la demande, mais également pour d’autres catégories de produits et de services qu’elle entend commercialiser à l’avenir.
Après la clôture de cette procédure, les deux parties ont présenté d’autres observations et documents.
REMARQUE LIMINAIRE

Le 17/02/2022, soit en dehors du délai imparti pour présenter ses arguments, la demanderesse a présenté des observations et des preuves supplémentaires. L’Office l’a informée que ces observations étaient transmises à l’autre partie à titre d’information uniquement.
Un examen attentif desdites observations révèle que la demanderesse réitère ses arguments précédemment exposés et présente une décision de l’Office allemand des marques (2021). La demanderesse souligne que la décision de la division d’opposition produite en tant qu’annexe 20 produite par la titulaire ne doit pas être prise en considération étant donné qu’elle n’est pas pertinente en l’espèce.
En tout état de cause, la division d’annulation affirme que, même s’ils sont pris en considération, ces observations et éléments de preuve ne modifient pas le résultat de cette décision, comme il sera démontré ci-dessous. En outre, d’autres observations et preuves ont été déposées par la titulaire le 04/05/2022. L’Office a décidé de les accepter étant donné qu’elles concernent un événement, à savoir une décision dans la procédure d’annulation C48367 intervenue à une date postérieure au délai fixé par l’Office pour la présentation d’observations par la titulaire de la marque de l’Union européenne. Par conséquent, la titulaire de la MUE n’aurait pas pu présenter d’observations dans le délai imparti.
En l’espèce, la décision susmentionnée de l’EUIPO du 21/04/2022 n’aurait pas pu, par définition, être déposée avant la clôture définitive de la procédure (07/01/2022). La division d’annulation a accepté ces preuves tardives (sur lesquelles la demanderesse n’a pas eu la possibilité de présenter des observations) étant donné qu’elle peut fonder d’office une décision sur la jurisprudence antérieure, à condition qu’elles soient pertinentes en l’espèce.

Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE

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Principes généraux
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
Il n’existe aucune définition juridique précise du concept de «mauvaise foi», qui est ouvert à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif fondé sur les intentions du demandeur lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions à elles seules n’ont pas de conséquences juridiques. Pour pouvoir conclure à la mauvaise foi, il doit tout d’abord exister une action dans le chef du titulaire de la marque de l’Union européenne qui reflète clairement une intention malhonnête, et, ensuite, une norme objective en référence à laquelle cette action peut être mesurée et ensuite considérée comme constituant un acte de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement du demandeur d’une marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, qui peuvent être identifiés en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par rapport aux normes (conclusions de l’avocat général Sharpston du 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).
L’existence de la mauvaise foi du titulaire de la marque de l’Union européenne lors du dépôt d’une demande de marque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361,
§ 37).
Larequérante fait valoir que, dans les circonstances et au vu des éléments de preuve qu’elle a produits, la présomption de dépôt de bonne foi de l’enregistrement devrait être écartée pour tous les autres produits que les cartes prépayées pour téléphones portables qui sont les produits pour lesquels le titulaire a seulement l’intention d’utiliser la marque. Par conséquent, il incombe à la titulaire de produire des éléments de preuve démontrant son intention commerciale lors du dépôt de la marque contestée.
Premièrement, la division d’annulation observe que, pour qu’une déclaration en nullité soit prononcée sur la base de la mauvaise foi, il ne doit y avoir aucun doute quant aux intentions malhonnêtes de la titulaire de la marque de l’Union européenne au moment du dépôt. Il incombe à la demanderesse de prouver le bien-fondé des faits sur lesquels elle fonde son allégation, en particulier en ce qui concerne l’hypothèse selon laquelle la titulaire de la marque de l’Union européenne a agi de manière malhonnête lors du dépôt de la MUE.
Dès lors, il incombe au demandeur en nullité qui entend se fonder sur ce motif d’établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire d’une marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette dernière (21/03/2012, T 227/09, FS, EU:T:2012:138, § 31 et 32, et BIGAB, précité, § 16 et 17). Par conséquent, et contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, il convient de noter que la charge de la preuve de l’existence de la mauvaise foi incombe à la demanderesse en nullité; la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire;
Évaluation de la mauvaise foi

La mauvaise foi peut prendre de nombreuses formes. Elle n’implique pas nécessairement un degré de turpitude moral. Un demandeur d’une marque de l’Union européenne peut agir de mauvaise foi au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, même s’il estime être habilité moralement et légalement à agir comme il l’a fait (04/06/2009, R 916/2004-1, Gerson, § 53).

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La question de savoir si une marque doit être déclarée nulle doit être appréciée sur la base de la situation existant à la date de sa demande (23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225). En l’espèce, la date pertinente est le 16/01/2018. Toutefois, des faits et des preuves postérieurs à la date de la demande peuvent être utilisés pour interpréter l’intention du titulaire au moment du dépôt de la MUE, en particulier pour déterminer si le titulaire a utilisé la marque depuis son enregistrement.
Empêcher des tiers d’enregistrer une marque identique ou similaire dans des domaines d’activité liés et sans lien avec ses activités principales

Les intentions de la titulaire de la MUE peuvent constituer un indice de mauvaise foi s’il s’avère que la titulaire de la MUE n’a pas déposé la marque de l’Union européenne contestée pour l’utiliser, mais uniquement pour empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 44). La mauvaise foi peut s’appliquer s’il s’avère que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a jamais eu l’intention d’utiliser la marque de l’Union européenne contestée.
La demanderesse considère que la titulaire a déposé la demande sans intention d’utiliser la marque pour sa fonction essentielle pour ces produits.
En revanche, la titulaire affirme avoir déposé la demande d’enregistrement parce qu’elle entendait utiliser la marque contestée conformément à sa fonction essentielle en tant que marque et que la demanderesse n’a pas présenté d’arguments et de documents prouvant sa mauvaise foi.
Tout d’abord, il convient de noter qu’une marque ne remplit pas sa fonction essentielle lorsque le demandeur n’a pas l’intention de l’utiliser et empêche l’entrée d’un tiers sur le marché. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, comme il sera expliqué ci-après. En l’espèce, la titulaire a présenté suffisamment d’éléments pour démontrer qu’elle utilisait sa marque au moment du dépôt et qu’elle a poursuivi son usage jusqu’en 2020 au moins.
La requérante admet que le signe «E-Plus» a été utilisé par un opérateur de télécommunications mobiles en Allemagne et qu’il était détenu par la société KPN de 2002 à 2014. En 2014, elle a été achetée par Telefonica Germany (la titulaire).
En effet, l’annexe EP2 contient un extrait de Wikipédia qui explique qu’ E-Plus était détenue par l’opérateur néerlandais de télécommunications KPN depuis 2002. En juillet 2013, Telefónica Germany a annoncé un projet de rachat et la fusion a été approuvée en 2014. Dans le même sens, certains des extraits fournis par la titulaire à l’annexe 1 montrent que la marque contestée a été utilisée par E-Plus Service GmbH Bimbo Co. KG (2014) et certains par Telefonica Germany GmbH télétravail Co. OHG.
En ce qui concerne les déclarations sous serment émises par plusieurs employés dans la sphère de la titulaire ( annexes 5, 6, 7, 11 et 18), l’article 10, paragraphe 6, du RDMUE (applicable à la procédure d’annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE) mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE comme des moyens de preuve de l’usage recevables. L’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE énumère comme moyens de preuve, les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou les autres déclarations ayant un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles ont été faites. Pour ce qui est de la valeur probante de ce type d’éléments, l’on accorde généralement moins de poids aux déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés, qu’à des éléments de preuve indépendants. Cela est dû au fait que la perception d’une partie prenante au litige pourrait être affectée dans une plus ou moins grande mesure par son propre intérêt dans l’affaire.

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Néanmoins, cela ne signifie pas que la déclaration est dépourvue de toute valeur probante. La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des preuves dans chaque cas d’espèce.
La titulaire a également produit quelques extraits de l’internet tirés de son site internet (annexes 1 et 4) et des impressions faisant référence à deux chaînes de droguerie en Allemagne datées de 2019 montrant la publicité d’E-Plus de cartes de téléphones mobiles prépayées (pièces 8 et 9). D’autres font référence à d’autres supermarchés tels que Lidl (extrait 15). L’une des diapositives du rapport trouvées sur www.smartweb.de (datée de 2017) inclut la part de marché des opérateurs O2 et E-Plus (38 %) sur une base de 118,1 millions de clients de télécommunications mobiles en Allemagne.
Par conséquent, la titulaire produit des éléments de preuve clairs et directs de l’usage de la marque concernée qui couvrent une longue période, qui s’étend de 1998 à la date de dépôt de la marque contestée (2018), et se poursuit, à tout le moins, jusqu’en 2020. En l’espèce, la titulaire a donné des détails appropriés et suffisants montrant que le signe E-Plus n’était pas utilisé de manière sporadique et limitée dans le temps puisqu’il était utilisé plus de 20 ans.
La demanderesse fait valoir qu’en 2016, la titulaire a décidé de mettre fin à l’usage de la
marque «E-Plus» et a transféré tous ses clients E-Plus à des services fournis sous sa
marque O2. La demanderesse fait référence à uneannexe EP3 montrant un article daté du 03/02/2016 Telefónica Deutschland cédant les tarifs BASE et E-Plus au monde de la
marque O2. Il dispose que: «[…] Dans le cadre de l’intégration d’E-Plus, Telefónica Deutschland unifie son monde de la marque et du tarif et se concentrera à l’avenir sur la
marque O2 dans le segment premium. Les clients de BASE et d’E-Plus seront donc progressivement transférés à O2 au cours des prochains mois…». À l’annexe EP4, l’un des extraits du site internet de la titulaire est libellé comme suit: «[…] La nouvelle Telefónica Deutschland combinera les atouts des réseaux mobiles O2 et E-Plus dans un réseau commun, encore plus puissant […]». L’annexe EP5 contenait des extraits du site Way back Machine de 2017 montrant les pages web redirigées par Telefonica pour ses produits et services E-Plus.
La titulaire précise que, bien que la société E-plus ait disparu avec la fusion avec la société Telefonica, la marque notoirement connue est maintenue par le nouveau commerçant titulaire de la marque.
En l’espèce, la division d’annulation considère que, même si la titulaire a annoncé qu’elle transférera les tarifs et les clients E-Plus à la nouvelle marque O2, ces annexes ne démontrent pas que la titulaire a renoncé à utiliser la marque contestée. Elles prouvent uniquement que la titulaire a suivi la stratégie visant à combiner plusieurs marques dans un réseau commun. En outre, les preuves présentées par la titulaire après la date de dépôt démontrent qu’elle n’a pas cessé l’usage de sa marque. Il est fait référence à cet égard à la déclaration tenant lieu de serment de M. Gregor Fränzel, directeur général d’Ortel Mobile GmbH, datée du 20/01/2021. Il inclut le nombre de pièces et de chiffres de vente des jeux SIM-consistant en la marque E-Plus de 2016-2020, ainsi que des images de publicités ou d’emballages de SIM prépayées, y compris E-Plus (annexe 12). L’annexe 13 montre Ortel Mobile Poters utilisé en 2019, y compris la marque contestée.
Sur la base des arguments et des éléments de preuve produits par les parties, la division d’annulation est d’avis que la titulaire et ses prédécesseurs ont utilisé la marque contestée pendant une période ininterrompue allant de 1998 à 2020 au moins.
La requérante fait valoir que la seule finalité de la marque est d’être un enregistrement «défensif» dans le but de dénaturer la concurrence dans l’Union européenne pour la marque

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E-Plus. Il ressort des preuves que, par le dépôt de la marque, la titulaire a pour but d’obtenir un vaste monopole sur la marque «E-Plus», dans toute l’Union européenne, afin d’empêcher d’autres parties d’utiliser le terme «E-Plus».
La notion d’annulation d’une marque lorsqu’elle a été déposée de mauvaise foi n’est pas substantiellement différente de celle consistant à exiger que l’usage fait par un tiers, afin de pouvoir bénéficier des limitations spécifiques des effets d’une MUE visées à l’article 14 du RMUE, soit conforme aux «usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale». Tant l’article 14 du RMUE que l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE visent à pénaliser la malhonnêteté commerciale et ils peuvent être considérés en parallèle (13/11/2007, R 336/2007-2, Claire Fisher/Claire Fisher, § 23; 14/02/2012, T-33/11, BIGAB, EU:T:2012:77, § 36).
Dans une affaire récente (29/01/2020, C-371/18, SkyKick, EU:C:2020:45, § 75-78), la Cour a clairement établi que:
«[…] le motif absolu de nullité visé à l’article 51, paragraphe 1, point b), du règlement no 40/94 et à l’article 3, paragraphe 2, point d), de la première directive 89/104 s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a déposé la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de se livrer à une concurrence loyale, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, à l’intérêt des tiers, ou à l’intention d’obtenir, sans même cibler un tiers spécifique, un droit exclusif à d’autres fins que celles relevant des fonctions particulières de la marque (arrêt du 12 septembre 2019, EU:C:2019:724, point 46).

Certes, le demandeur d’une marque n’est pas tenu d’indiquer, ni même de connaître avec précision, à la date du dépôt de sa demande d’enregistrement de marque ni à l’examen de cette demande, l’usage qu’il fera de la marque demandée et il dispose d’un délai de 5 ans pour commencer un usage effectif conforme à la fonction essentielle de cette marque [voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2019, Deutsches Patent- und Markenamt (encouragé darferdas), C-541/18, EU:C:2019:725, point 22].

Toutefois, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 109 de ses conclusions, l’enregistrement d’une marque sans que le demandeur ait aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par cet enregistrement est susceptible d’être constitutif de mauvaise foi, dès lors que la demande de marque est privée de justification au regard des objectifs visés par le règlement no 40/94 et la première directive 89/104. Une telle mauvaise foi ne peut cependant être caractérisée que s’il existe des indices objectifs pertinents et concordants tendant à démontrer que, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque considérée, le demandeur de celle-ci avait l’intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque.
La mauvaise foi du demandeur de marque ne saurait donc être présumée sur la seule base de la seule constatation que, au moment du dépôt de sa demande, ce demandeur n’avait pas d’activité économique correspondant aux produits et services visés par cette demande
[…]»

La titulaire de la MUE considère que la demanderesse n’a pas été en mesure d’apporter la preuve de sa mauvaise foi au moment du dépôt de la marque contestée, à savoir le 16/01/2018.

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À cet égard, la division d’annulation considère que les éléments de preuve produits par la titulaire montrent qu’elle a tenté de créer une part de marché, au moins en Allemagne, sur l’usage de sa marque. Par conséquent, elle utilisait sa marque depuis plus de dix ans et qu’au moment du dépôt de la MUE, elle utilisait déjà sa marque sur, à tout le moins, le marché allemand. Dans cette perspective, il ne saurait être conclu que le seul objectif de la titulaire était d’empêcher la demanderesse d’utiliser une marque similaire sur le marché.
Il est vrai que l’un des indices possibles de l’intention malhonnête du titulaire, telle qu’identifiée dans l’arrêt Lindt, est le fait qu’il s’avère ultérieurement que le seul objectif du titulaire était d’empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 44). Toutefois, en l’espèce, l’intention malveillante de la titulaire de la MUE n’a pas été prouvée. En outre, la demanderesse n’a produit aucune preuve que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’avait pas l’intention d’utiliser la marque et n’avait pas non plus démontré que la seule intention du titulaire était d’empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, ECLI:EU:T:2012:689, § 57- 60).
La division d’annulation est d’avis qu’il convient de tenir compte de l’étendue de la renommée dont jouit un signe au moment où il est présenté, car l’étendue de cette renommée pourrait justifier l’intérêt de la demanderesse à assurer une protection juridique plus étendue de son signe.
La demanderesse insiste sur le fait que la marque contestée n’a pas été déposée dans le but d’en faire un usage sérieux pour l’ensemble des produits inclus, mais d’obtenir un enregistrement de marque qui évite la preuve de l’usage dans le cadre d’une procédure d’opposition et n’est pas exposé à l’annulation pour non-usage.
Toutefois, il n’a pas été prouvé que le dépôt de la marque contestée a été effectué pour contourner l’obligation d’usage. Cela pourrait se traduire, par exemple, par un rechapage systématique à la fin de la période de cinq ans, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En l’espèce, même si l’usage est contesté par la demanderesse, il a été prouvé que la marque contestée a été utilisée au moins pour certains produits.
La requérante fait valoir que, en renonçant à utiliser la marque E-Plus, les droits de marque de la titulaire seront finalement exposés à la déchéance en raison de l’absence d’usage ou de la renonciation à des marques non enregistrées. La titulaire a tenté malhonnête d’étendre tant la durée que l’étendue de ses droits de marque sur E-Plus en demandant la marque. Cette demande de marque à des fins «défensives» ne constitue que la mauvaise foi.
Toutefois, comme indiqué ci-dessus, rien ne prouve que la marque contestée a été déposée afin de prolonger artificiellement la période de grâce de cinq ans d’une autre marque précédemment enregistrée ou que l’intention de la titulaire de la marque de l’Union européenne, lors du dépôt de la marque contestée, était de contourner l’obligation d’usage. Le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne ait effectivement démontré un certain usage de la marque, y compris au moment du dépôt, appuie en outre la conclusion selon laquelle l’argument de la demanderesse n’est pas étayé.
La requérante fait également valoir que non seulement la titulaire a demandé la marque pour les produits sur lesquels elle avait précédemment utilisé la marque, mais elle a largement étendu le champ d’application des spécifications aux produits sur lesquels la marque n’avait jamais été utilisée.
La division d’annulation considère que la demande pour une grande variété de produits et services est une pratique assez courante pour les entreprises tentant d’obtenir un

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enregistrement de marque (de l’Union européenne) et ne s’écarte pas des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. Elle souscrit à l’argument de la titulaire selon lequel le fait que la marque contestée couvre une longue liste de produits ne saurait constituer en soi une indication d’une intention malhonnête. Un titulaire peut demander l’enregistrement d’une marque non seulement pour les produits et services qu’il commercialise au moment du dépôt de la demande, mais aussi pour d’autres catégories de produits et de services qu’il entend commercialiser à l’avenir.

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Intérêt légitime de la titulaire de la MUE

La titulaire fait valoir qu’il ressort des éléments de preuve produits que la titulaire a déposé la marque contestée non pas pour empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché, mais pour poursuivre un objectif parfaitement légitime à la suite de cette demande. Par conséquent, aucune intention malhonnête de la part du titulaire n’a été établie.

En effet, de l’avis de la division d’annulation, la titulaire de la marque de l’Union européenne utilise intensivement une marque identique, à tout le moins pour ses produits. Ilconvient de considérer que le système de la MUE est un système de «premier fichier», ce qui signifie que la propriété d’une MUE n’est pas acquise par une adoption et un usage préalables, mais par un enregistrement antérieur. Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne était libre de demander la marque contestée afin de protéger et de renforcer davantage ses droits de marque au niveau européen. L’intention principale et préalable de la titulaire de la MUE était de protéger ses droits de marque à l’échelle européenne et non d’empêcher la demanderesse en nullité d’utiliser un signe similaire.
Aux fins de l’appréciation globale, la division d’annulation conclut que les éléments de preuve produits n’indiquent pas que la seule intention de la titulaire au moment du dépôt de la MUE était de créer un obstacle pour la demanderesse, mais plutôt de protéger une marque propre qui était déjà utilisée au moins en Allemagne.
Évaluation finale
Compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, il y a lieu de conclure que la demanderesse n’a pas prouvé la mauvaise foi de la titulaire de la marque de l’Union européenne au moment du dépôt de la marque de l’Union européenne contestée. La demanderesse n’a pas établi que la seule intention de la titulaire de la marque de l’Union européenne était d’empêcher ou d’empêcher la demanderesse d’utiliser une marque similaire. Les intentions malhonnêtes de la titulaire de la marque de l’Union européenne au moment du dépôt n’étaient pas suffisamment démontrées. Contrairement aux arguments de la demanderesse, la chronologie des événements et la position des parties dans leur litige ne démontrent pas clairement et sans équivoque la mauvaise foi de la titulaire de la marque de l’Union européenne. La constatation d’une mauvaise foi en l’espèce reposerait sur de simples spéculations plutôt que sur des arguments, des éléments de preuve et des circonstances concrets démontrant clairement l’existence de la mauvaise foi.
Par conséquent, l’allégation de mauvaise foi au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE est rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.

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De la division d’annulation
Carmen SÁNCHEZ Michaela Simandlova ANA Muñiz RODRIGUEZ Palomares
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.