EUIPO, 28 mars 2022, R 1780/2020‑4, NICOLAS (fig.) / Nicolaus et al.

EUIPO 28 mars 2022

Arguments

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Rejeté
Appréciation erronée du public pertinent
La chambre de recours a confirmé que le niveau d'attention du public est moyen pour les boissons alcooliques, ce qui ne justifie pas l'annulation de la décision.
Rejeté
Comparaison erronée des produits et services en conflit
La chambre de recours a jugé que les produits et services étaient soit identiques, soit similaires, justifiant ainsi l'opposition.
Rejeté
Comparaison erronée des signes
La chambre de recours a conclu que les signes étaient très similaires sur les plans visuel et phonétique, entraînant un risque de confusion.

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Sur la décision

Référence :	EUIPO, 28 mars 2022, n° R1780/2020-4
Numéro(s) :	R1780/2020-4
Textes appliqués :	Article 8(1)(b) EUTMR, Article 78(5)(c) EUTMDR
Domaine propriété intellectuelle :	Marque
Dispositif :	Décision confirmée
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Texte intégral

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LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 28 mars 2022
dans l’affaire R 1780/2020-4
Établissements Nicolas, Société Anonyme 1, rue des Oliviers 94320 Thiais France titulaire de l’enregistrement international/requérante représentée par INLEX IP EXPERTISE, Plaza San Cristobal, 14, 03002 Alicante (Espagne) contre
ST. NICOLAUS a.s. Ul. 1. mája 113 031 28 Liptovský Mikuláš Slovaquie opposante/défenderesse représentée par G. Lehnert, s. r. o., Budova ORBIS, Rajská 7, 811 08, Bratislava – mestská časť Staré Mesto (Slovaquie)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 018 127 (enregistrement international n° 1 228 435 désignant l’Union européenne)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteure) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 18 août 2017, Établissements Nicolas, Société Anonyme (la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne pour l’enregistrement international n° 1 228 435 de la marque
pour, entre autres, les produits et services suivants:

Classe 33: Boissons alcooliques (à l’exception des bières); vins, vins mousseux, cidres, alcools et eaux de vie, spiritueux et liqueurs, vins doux naturels, vins de liqueur, vermouths, apéritifs à base d’alcool, digestifs, cocktails, whisky, amers et bitters, extraits alcooliques, essences alcooliques, amers (liqueurs), anis (liqueurs), anisette, arac, boissons distillées, curaçao, hydromel, alcool de menthe, piquette, poiré, saké, kirsch, rhum, vodka, alcool de riz et boissons alcooliques à base de fruits;

Classe 35: Services de vente au détail de boissons alcooliques et non alcooliques; regroupement pour le compte de tiers de vins, de boissons alcooliques et de boissons non alcooliques (à l’exception de leur transport) permettant au client de visualiser et d’acheter ces produits par tout moyen, y compris sur un catalogue général de marchandises, sur un publipostage de vente par correspondance ou sur un site Web marchand; services commerciaux permettant aux clients de voir et d’acheter commodément ces produits et services par des magasins de détail, des magasins en gros, par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques (sites Web, émissions de télé-achat).

La titulaire de l’enregistrement international a revendiqué les couleurs suivantes:

«Bordeaux et jaune or; fond bordeaux; typographies et liserés jaune or».

2 Le 3 janvier 2018, ST. NICOLAUS a.s. (l'«opposante») a formé une opposition sur le fondement des droits antérieurs suivants:

a) la marque slovaque n° 233 733 (la «marque antérieure n° 1») pour la marque verbale
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NICOLAUS
déposée le 9 mai 2012, enregistrée le 12 décembre 2012 et renouvelée jusqu’au 9 mai 2022, notamment pour les produits suivants:

Classe 32: Boissons non alcooliques;

Classe 33: Spiritueux.

b) la marque slovaque n° 184 463 (la «marque antérieure n° 2») pour la marque verbale
NICOLAUS VODKA
déposée le 25 avril 1996, enregistrée le 11 février 1999 et renouvelée jusqu’au 25 avril 2026 pour les produits suivants:

Classe 33: Spiritueux.

3 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’opposition était dirigée contre une partie des produits et services désignés par la marque contestée, tels qu’indiqués au paragraphe 1 ci-dessus, et fondée sur les produits désignés par les marques antérieures, tels que spécifiés au paragraphe précédent.

4 Le 16 juillet 2018, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants, revendiquant, entre autres, un caractère distinctif accru des marques antérieures:

Annexes 1 et 2: une copie d’un article intitulé «Liqueur producers rising from the bottom to the top» (Les producteurs de liqueurs passent du bas en haut de l’échelle), indiquant que l’opposante est la plus grande productrice de spiritueux en Slovaquie en raison de son contrôle d’environ un tiers du marché, publié dans le magazine TREND du 12 janvier 2017, en slovaque, accompagnée de traductions partielles en anglais;

Annexes 3 et 4: des impressions d’un tableau représentant le volume du marché des boissons alcooliques en Slovaquie au cours des années 1995 à 2004 et la part de marché de l’opposante sur le marché des spiritueux en 2004 (23 %), en slovaque, accompagnées de traductions partielles en anglais;

Annexes 5 et 6: une impression d’un article intitulé «Favourable economic situation: Slovaks enjoy foreign alcohol and choose premium brands» (Une situation économique favorable: les Slovaques aiment l’alcool venant de l’étranger et choisissent des marques de prestige), publié sur le site web https://openiazoch.zoznam.sk en slovaque et daté du 16 juin 2017, accompagnée de traductions partielles en anglais;

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Annexe 7: des impressions du site web de l’opposante, www.stn-trade.sk, datées du 13 juillet 2018, en anglais;

Annexes 8 et 9: une copie d’un article intitulé «Vodka should heat and cool you at the same time» («La vodka devrait vous réchauffer et vous rafraîchir en même temps»), indiquant que le produit «ST. NICOLAUS extra jemná» (en anglais «ST. NICOLAUS extra fine») est la vodka slovaque la plus vendue, publié sur le site web du journal SME du 29 octobre 2004, en slovaque, accompagnée de traductions partielles en anglais;

Annexes 10 et 11: un extrait de la base de données du registre des marques de l’Office slovaque de la propriété intellectuelle concernant la marque slovaque n° 219 246 «NICOLAUSKA», en slovaque et en anglais;

Annexe 12: des impressions de diverses discussions menées sur des forums internet au cours de la période allant de septembre 2005 à février 2017, mentionnant le produit «NICOLAUS VODKA» ou «NICOLAUSKA», en slovaque;

Annexe 13: des impressions de publicités en ligne concernant des événements réalisés sous la désignation «NICOLAUS VODKA» ou proposant le produit «NICOLAUSKA» d’août 2007 à mai 2017, en slovaque;

Annexe 14: matériel publicitaire de l’opposante présentant l’évolution du produit «NICOLAUS VODKA», en anglais;

Annexes 15 et 16: une impression d’un article intitulé «Best-selling vodka in Slovakia has introduced flavoured versions» (La vodka la plus vendue en Slovaquie propose des versions aromatisées), indiquant que «NICOLAUS EXTRA FINE VODKA», en tant que vodka la plus vendue sur le marché slovaque, avait introduit deux nouvelles variantes aromatisées aux fruits, «Citron vert» et «Airelle», publié sur le site web du journal SME du 24 juillet 2012, en slovaque, accompagnée de traductions partielles en anglais;

Annexes 17 à 18: une impression d’un article intitulé «Nicolaus Extra Fine Vodka in new stylish design» (La Vodka Extra Fine Nicolaus dans un nouveau design élégant) publié sur le site web https://egoodwill.sk le 30 juillet 2015, en slovaque, accompagnée de traductions partielles en anglais;

Annexes 19 et 20: une impression d’un article intitulé «Slovak vodka and rum conquering the Czech Republic» (Vodka et rhum slovaques conquièrent la République tchèque), publié sur le site web https://finweb.hnonline.sk, journal du 6 avril 2011, en slovaque, accompagnée de traductions partielles en anglais;

Annexes 21 et 22: une impression d’un article intitulé «Nicolaus vodka breaks sales records!» (La vodka Nicolaus bat des records de vente) extrait du site web https://nicolaus.cz, présentant des informations sur la vente de la «Nicolaus vodka» en 2017, en tchèque, accompagnée de traductions partielles en anglais;

Annexe 23: une impression d’un dépliant de la chaîne de vente au détail Tesco, daté de septembre à octobre 2015, proposant, entre autres, la «NICOLAUS Vodka», en hongrois;

Annexe 24: une impression d’une sélection de pages du rapport de la société d’étude de marché MEMRAB d’août 2007, montrant le volume de marché atteint par les produits de l’opposante sur le marché slovaque de 2006 à 2007;

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Annexes 25 et 26: un extrait du rapport de suivi de la marque concernant les produits «vodka» de janvier 2009, montrant que le public slovaque est celui qui connaît le mieux le produit «Nicolaus extra jemná vodka» et en a consommé le plus, en slovaque, accompagné de traductions partielles en anglais;

Annexes 27 et 28: un extrait du rapport sur le potentiel du marché concernant les produits «St. Nicolaus vodka», d’octobre 2012, montrant la consommation la plus élevée du produit «Nicolaus extra jemná vodka», en slovaque, accompagné de traductions partielles en anglais;

Annexes 29 et 30: un extrait du rapport de suivi de la marque concernant les produits «vodka» de novembre à décembre 2015, montrant que le public slovaque est celui qui connaît le mieux le produit «NICOLAUS VODKA» et en a consommé le plus, accompagné de traductions partielles en anglais;

Annexes 31 et 32: une déclaration sous serment du directeur général et directeur du marketing de l’opposante datée du 3 juillet 2018, en slovaque et en anglais, concernant le volume annuel total des ventes du produit «NICOLAUS EXTRA FINE VODKA» en 2005, 2006, 2007, 2014 et 2015;

Annexe 33: des copies de certificats et de récompenses obtenues par l’opposante pour la boisson spiritueuse «Nicolaus Vodka Extra Jemná», en slovaque, allemand et anglais;

Annexe 34: plusieurs dépliants publicitaires et publicités en ligne provenant de divers détaillants en Slovaquie, datés, entre autres, de 2014 à 2018, proposant, entre autres, la «NICOLAUS Extra Jemná Vodka», en slovaque.

5 Le 18 décembre 2018, la titulaire de l’enregistrement international a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage des marques antérieures pour l’ensemble des produits sur lesquels l’opposition était fondée.

6 Le 19 décembre 2018, conformément à l’article 47, paragraphes 1, 2 et 3, du RMUE, à l’article 8, paragraphe 4, à l’article 10 et à l’article 64, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a invité l’opposante à fournir la preuve de l’usage des marques antérieures pour tous les produits sur lesquels l’opposition était fondée.

7 Le 26 avril 2019, dans le délai imparti par l’Office pour fournir la preuve de l’usage, l’opposante a également produit, outre les éléments de preuve mentionnés au paragraphe 4, les éléments de preuve suivants:

Annexe 5: le rapport annuel 1996 de l’opposante en slovaque;

Annexe 6: un catalogue de produits non daté présentant «ST. NICOLAUS EXTRA SET», en anglais;

Annexe 10: du matériel publicitaire de l’opposante présentant l’évolution de l’emballage du produit «NICOLAUS VODKA», en anglais;

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Annexe 11: une publicité de l’opposante présentant un nouvel emballage de la gamme de produits «NICOLAUS EXTRA FINE VODKA» de 2006, en slovaque;

Annexe 14: une traduction partielle en anglais d’impressions de diverses discussions menées sur des forums internet entre septembre 2005 et février 2017, mentionnant le produit «NICOLAUS VODKA» ou «NICOLAUSKA» (la version originale slovaque a été produite en tant qu’annexe 12 des observations de l’opposante du 16 juillet 2018);

Annexe 15: une traduction partielle en anglais d’impressions de publicités en ligne concernant des événements réalisés sous la désignation «NICOLAUS VODKA» ou proposant le produit «NICOLAUSKA» d’août 2007 à mai 2017 (la version originale slovaque a été produite en tant qu’annexe 13 des observations de l’opposante du 16 juillet 2018);

Annexes 18, 41 et 42: plusieurs impressions du site web publicitaire et des brochures de marketing contenant des offres de réduction liées à la «NICOLAS VODKA» datées de 2012 à 2019, en slovaque, accompagnées de traductions partielles en anglais;

Annexes 23 et 25: diverses photographies d’emballages des produits «NICOLAUS»;

Annexe 26: plusieurs dépliants publicitaires et publicités en ligne provenant de divers détaillants en Slovaquie, datés de 2012 à 2013, proposant, entre autres, la «NICOLAUS Extra Jemná Vodka», en slovaque;

Annexe 27: un extrait de la base de données du registre des marques de l’Office slovaque de la propriété intellectuelle concernant la marque slovaque n° 203 823 «Zbojnícka slivovica», en anglais;

Annexes 32 et 36: diverses factures et les bons de livraison correspondants de l’opposante pour les détaillants slovaques «Tesco», «Billa» et «Kaufland», datés de janvier 2014 à mai 2017, montrant la vente de produits «Nicolaus», en slovaque, accompagnés de traductions partielles en anglais;

Annexes 37 et 38: une déclaration sous serment du directeur général et directeur du marketing de l’opposante datée du 6 novembre 2018, en slovaque et en anglais, concernant le volume annuel total des ventes du produit «NICOLAUS EXTRA FINE VODKA» en 2005, 2006, 2007, 2014 et 2015;

Annexes 39 et 40: des copies de certificats et de récompenses obtenues par l’opposante pour la boisson spiritueuse «Nicolaus Vodka Extra Jemná», en slovaque, accompagnées de traductions partielles en anglais.

8 Par décision du 9 juillet 2020 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a refusé la protection de l’enregistrement international n° 1 228 435 dans l’Union européenne, à savoir pour les produits et services contestés suivants:

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cocktails, whisky, amers et bitters, extraits alcooliques, essences alcooliques, amers (liqueurs), anis (liqueurs), anisette, arac, boissons distillées, curaçao, hydromel, alcool de menthe, piquette, poiré, saké, kirsch, rhum, vodka, alcool de riz et boissons alcooliques à base de fruits.

L’enregistrement international a été autorisé pour les autres services compris dans la classe 35 et chaque partie a été condamnée à supporter ses propres frais.

9 La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme indiqué ci-après.

– Elle a d’abord examiné la marque antérieure n° 1, l’enregistrement de la marque slovaque n° 233 733 [voir paragraphe 2, point a), ci-dessus].

– Étant donné que la marque antérieure n° 1 a été enregistrée le 12 décembre 2012 et que la date de désignation postérieure de l’enregistrement international de l’Union européenne est le 18 août 2017, soit moins de cinq ans avant la date de désignation postérieure de l’enregistrement international, la demande de preuve de l’usage est irrecevable en ce qui concerne la marque antérieure n° 1.

– Les produits contestés compris dans la classe 33 sont soit identiques, soit similaires aux produits antérieurs «spiritueux».

– Tous les services contestés compris dans la classe 35, à l’exception des «services commerciaux permettant aux clients de voir et d’acheter commodément ces produits et services par des magasins de détail, des magasins en gros, par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques (sites Web, émissions de télé-achat)» jugés différents, sont similaires à un faible degré aux «boissons non alcooliques» comprises dans la classe 32 et aux «spiritueux» compris dans la classe 33 désignés par la marque antérieure.

– Les produits qui ont été jugés identiques ou similaires sont destinés au grand public. Le niveau d’attention peut varier
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de moyen (pour la plupart des produits et services) à supérieur à la moyenne (pour certains produits, par exemple, les «vins», les «vins mousseux» et le «whisky»).

– Le territoire pertinent est la Slovaquie.

– Les éléments «NICOLAUS» de la marque antérieure n° 1 et «NICOLAS» du signe contesté sont perçus comme des prénoms masculins très similaires dérivés de la même racine. Étant donné qu’ils n’ont aucune signification en rapport avec les produits et services en cause, ils sont distinctifs. Les éléments figuratifs du signe contesté sont de nature purement décorative et moins distinctifs que l’élément verbal plus distinctif «NICOLAS».

– Sur les plans visuel et phonétique, les signes sont très similaires étant donné qu’ils coïncident par «NICOLA(*)S» et diffèrent simplement par la lettre/le son supplémentaire «U» dans la marque antérieure n° 1 et, sur le plan visuel, par le cadre ressemblant à une étiquette du signe contesté.

– Sur le plan conceptuel, les signes sont très similaires dans la mesure où ils renvoient à des variations différentes du même prénom.

– Étant donné que la marque antérieure n° 1 n’a de signification pour aucun des produits et services en cause, son caractère distinctif intrinsèque est normal. Pour des raisons d’économie de procédure, il n’était pas nécessaire d’examiner le caractère distinctif accru revendiqué de la marque antérieure.

– Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent parlant le slovaque et l’opposition est partiellement fondée sur la base de la marque antérieure n° 1, à savoir la marque slovaque n° 233 733, pour tous les produits identiques et similaires.

– L’opposition est rejetée pour les services différents compris dans la classe 35, la similitude étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.

– Il n’était pas nécessaire d’apprécier l’argument de l’opposante relatif à l’existence d’un caractère distinctif accru étant donné que l’opposition a été partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure n° 1 et que, pour les produits
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différents, il n’existait pas de risque de confusion, indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure.

– Le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services contestés pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée, même dans le cadre d’un examen sur la base de la marque antérieure n° 2, à savoir la marque slovaque n° 184 463 «NICOLAUS VODKA», étant donné que i) cette marque est moins similaire au signe contesté que la marque antérieure n° 1, et ii) elle couvre une gamme de produits plus restreinte. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.

10 Le 1er septembre 2020, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de cette décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 9 novembre 2020.

11 Dans son mémoire en réponse reçu par l’Office le 5 mars 2021, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.

12 Le 25 mars 2021 et le 26 mars 2021, respectivement, l’opposante et la titulaire de l’enregistrement international ont demandé une suspension de la procédure d’opposition pour six mois au motif que des négociations en vue d’un règlement à l’amiable étaient en cours entre les parties.

13 Le 30 mars 2021, le greffe des chambres de recours a informé les parties que, conformément aux instructions du président, la demande conjointe des parties en vue d’une suspension avait été accordée et que la procédure de recours avait été suspendue pendant six mois, jusqu’au 26 septembre 2021.

14 Le 23 septembre 2021, les parties ont demandé une nouvelle suspension de la procédure d’opposition pour une période supplémentaire de six mois, étant donné que les négociations en vue d’un règlement à l’amiable entre les parties étaient toujours en cours.

15 Le 24 septembre 2021, le greffe des chambres de recours a informé les parties que, conformément aux instructions du président, la procédure de recours avait été suspendue pendant deux mois supplémentaires, jusqu’au 26 novembre 2021, et qu’aucune autre suspension ne serait accordée. Les parties n’ont pas réagi à ces informations et n’ont pas demandé de prorogation de la suspension.

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Moyens et arguments des parties
16 Les arguments avancés par la titulaire de l’enregistrement international dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit: (i) Appréciation erronée du public pertinent
– La titulaire de l’enregistrement international partage l’avis de la division d’opposition selon lequel le niveau d’attention du public pertinent est plus élevé en ce qui concerne certains des produits contestés, compte tenu de leur prix et de leur «sophistication». Toutefois, selon la titulaire de l’enregistrement international, le niveau d’attention est toujours plus élevé en ce qui concerne toutes les boissons alcooliques. Par conséquent, le niveau d’attention du public pertinent est supérieur à la moyenne tant pour les consommateurs de boissons alcooliques (en raison de leur prix plus élevé et de leur sophistication) que pour les non- consommateurs de boissons alcooliques (étant donné qu’ils «peuvent avoir des raisons médicales, religieuses ou personnelles de ne pas boire d’alcool et, partant, d’éviter ces produits»). (ii) Comparaison erronée des produits et services en conflit
– La division d’opposition a commis une erreur dans son appréciation des produits contestés compris dans la classe 33 en ne faisant qu’une appréciation générale entre ces produits et les «spiritueux» antérieurs. Toutefois, à l’exception des «boissons alcooliques (à l’exception des bières)», tous les produits contestés compris dans la classe 33 consistent en des boissons alcooliques spécifiques (telles que les «vins», les «vermouths», les «piquettes», les «cidres», les «poirés») ou leurs sous-catégories (telles que les «boissons distillées») et ne peuvent donc pas être considérés comme un groupe homogène.

– Les produits contestés «extraits alcooliques» et «essences alcooliques» sont destinés à un public de professionnels (fabricants de boissons alcooliques) qui ne coïncide pas avec le public pertinent des «spiritueux». Ces produits sont destinés à la préparation de boissons alcooliques, c’est-à- dire qu’ils sont destinés à être mélangés à d’autres substances et ne peuvent pas être facilement consommés en l’état. Il s’ensuit qu’ils ciblent un public différent et qu’ils ont une nature et une utilisation différentes. L’opposante a fait référence à des décisions antérieures de la division d’opposition (01/06/2018, B 2 777 277; 27/04/2018, B 2 765 314; 25/09/2014, B 2 128 638), dans lesquelles les
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«extraits alcooliques» et les «essences alcooliques» étaient différents des «spiritueux».

– Les produits contestés «vins», «vins mousseux», «vins doux naturels», «vermouths» et «piquette» sont différents des produits antérieurs «spiritueux», étant donné qu’ils ont une origine et une «méthode de consommation» différentes. En outre, ils sont soumis à une réglementation juridique spécifique aux niveaux européen et national. En particulier, les règlements européens établissent une distinction entre les «vins» et les «spiritueux» dans leurs définitions juridiques, le facteur clé étant le volume d’alcool, la classification différente selon les «codes NC» en ce qui concerne les droits de douane et la classification statistique.

– De même, au niveau national, le vin est soumis à une réglementation juridique spécifique et il existe également diverses réglementations concernant la publicité pour les boissons alcooliques. En Espagne, par exemple, le vin jouit d’un statut privilégié par rapport à d’autres boissons alcooliques. Dans d’autres pays, comme la France, il existe une approche uniforme pour tous les types de boissons alcooliques.

– La législation relative aux indications géographiques protégées (IGP) dans l’UE contient divers règlements spécifiques pour les vins et les spiritueux, qui soulignent la différence entre eux (annexes 4.1 et 4.2).

– En outre, en vertu de la législation slovaque, la production, la commercialisation, les droits de douane et la taxation des vins sont soumis à un régime juridique spécial (annexes 5.1 à 5.6), qui souligne la distinction entre les vins et les autres types de boissons alcooliques.

– Tous ces produits énumérés ci-dessus, d’une part, et les «spiritueux», d’autre part, sont produits de manières différentes, présentent un caractère différent et sont souvent produits dans des zones géographiques différentes par des producteurs différents.

– En outre, ces produits ne sont pas similaires au seul motif qu’ils contiennent de l’alcool, étant donné qu’il existe un certain nombre de produits contenant de l’alcool (par exemple, des médicaments, des produits ménagers, des après-rasage) qui diffèrent des spiritueux.

– Bien que ces produits soient destinés à la consommation, les premiers sont généralement consommés au cours d’un
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repas, tandis que les seconds ne le sont pas et ne sont donc pas concurrents. En outre, la teneur en alcool des spiritueux est beaucoup plus élevée que celle des vins. Pour ces raisons, ils sont différents.

– Tous les services contestés compris dans la classe 35 sont différents des produits antérieurs, étant donné qu’ils ont une nature et une utilisation différentes, qu’ils répondent à des besoins différents et qu’ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.

– Les «services de vente au détail de boissons alcooliques et non alcooliques» contestés sont proposés par des magasins de vente au détail ou des réseaux de vente au détail, qui «ne possèdent pas d’installations spécifiques ni de connaissances techniques sur la façon de fabriquer des boissons spiritueuses à partir d’ingrédients bruts; en fait, les détaillants font le lien entre un produit donné et le consommateur final, ils ont une connaissance importante des produits qu’ils proposent à la vente […]».

– Selon la pratique commerciale, les détaillants apposent généralement eux-mêmes une marque différente de la marque des produits vendus. En l’espèce, l’opposante possède trois de ses propres magasins en Slovaquie, qui opèrent sous le nom «ST. NICOLAUS» (annexe 6.1 du mémoire exposant les motifs du recours, http://stn-trade.sk/en/predajne-st-nicolaus/) et il existe des exemples similaires en Allemagne, en Italie et en France (annexes 6.2 et 6.3). Un consommateur ne s’attendrait donc pas à ce qu’un détaillant et un producteur de spiritueux utilisent la même marque.

– Les services contestés «regroupement pour le compte de tiers de vins, de boissons alcooliques et de boissons non alcooliques (à l’exception de leur transport) permettant au client de visualiser et d’acheter ces produits par tout moyen, y compris sur un catalogue général de marchandises, sur un publipostage de vente par correspondance ou sur un site Web marchand» sont différents des «spiritueux» étant donné qu’ils ont une nature et une utilisation différentes, qu’ils répondent à des besoins différents; ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, l’objet des services contestés précise explicitement des vins qui sont différents des produits antérieurs «spiritueux».

– Les «services commerciaux permettant aux clients de voir et d’acheter commodément ces produits et services par des magasins de détail, des magasins en gros, par
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l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques (sites Web, émissions de télé-achat)» contestés sont différents des produits antérieurs étant donné qu’ils ont «une finalité d’assistance», une nature différente, des fournisseurs différents (spécialisés dans les services de commerce, de marketing et d’optimisation, par opposition aux fabricants de spiritueux) et qu’ils sont destinés aux professionnels offrant les produits mentionnés au consommateur. (iii) Comparaison erronée des signes
– La division d’opposition n’a pas tenu compte de la connaissance de la marque antérieure sur le marché. En particulier, i) les consommateurs slovaques associeront automatiquement les produits de l’opposante à sa dénomination sociale «ST. NICOLAUS » qui fait également explicitement référence à la célèbre figure chrétienne de saint Nicolas de Myre (annexe 1.1); ii) saint Nicolas est également représenté graphiquement sur les bouteilles sur lesquelles les marques antérieures sont apposées:

; iii) l’opposante est également titulaire d’autres marques slovaques contenant une représentation stylisée de saint Nicolas avec ou sans l’élément verbal «NICOLAUS» ou «ST. NICOLAUS» et iv) il ressort du site web de l’opposante (annexe 1.2) que «le logo et la dénomination sociale de la société proviennent tous deux des armoiries de la ville – Svaty Mikulas ou Sanctus Nicolaus» (annexe 1.3). D’autre part, la marque contestée «NICOLAS» pourrait faire allusion à de nombreux célébrités (telles que Nicolas Cage, Nicolas Sarkozy, etc.) ou noms d’origine étrangère, et, contrairement à la marque antérieure n° 1, elle n’évoque aucune association avec la figure chrétienne de saint Nicolas (annexe 1.4).

– L’affirmation de la division d’opposition selon laquelle le public slovaque pertinent connaît plusieurs variantes du prénom «Nicolas», «Nicolaus» ou «Mikuláš» n’est pas fondée et n’est pas un fait notoire.

– La division d’opposition a conclu que «Nicolas» est un prénom courant; toutefois, dans de tels cas, il convient d’accorder plus d’importance à toute différence entre les signes.

– La division d’opposition n’a pas tenu compte des différences entre les signes, en particulier i) la lettre supplémentaire «U» dans l’élément verbal «NICOLAUS» de la marque
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antérieure n° 1 et ii) les éléments graphiques consistant en une forme octogonale bordeaux, entourée d’une ligne jaune et la police de caractères jaune des lettres. La couleur bordeaux est une couleur rouge foncé associée aux vins. Les éléments figuratifs du signe contesté ont le même impact visuel que les éléments verbaux.

– Sur le plan phonétique, le signe contesté pourrait être prononcé en trois syllabes, [ni-ko-las], tandis que la marque antérieure sera probablement prononcée en quatre syllabes,
[ni-ko-la-os].

– Les signes en cause sont différents sur le plan conceptuel, étant donné que la marque antérieure n° 1 renvoie au concept de saint Nicolas de Myre. (iv) Appréciation erronée du risque de confusion
– Il existe environ 60 autres marques de l’Union européenne comprenant l’élément verbal «NICOLAS»; toutefois, l’opposante ne les a jamais contestées et, par conséquent, le signe contesté peut également coexister avec les marques antérieures sans aucun risque de confusion.

– En outre, il ressort des impressions de sites web (annexe 7.1) qu’en 2017, «la population slovaque a effectué 67 854 séjours en France» et qu’en 2016 et 2017, elle a dépensé respectivement 60 millions et 37 millions d’EUR en France. En 2016, la titulaire de l’enregistrement international exploitait 162 magasins rien qu’à Paris (annexe 7.2). Par conséquent, compte tenu de la renommée de la marque contestée en France, au moins une partie du public slovaque pertinent connaît la marque contestée. Cette partie du public connaîtra l’origine des produits contestés et ne pourrait pas associer la marque contestée à la marque antérieure.

– Étant donné que les produits et services contestés sont différents des produits antérieurs sur lesquels l’opposition est fondée et que les signes en conflit sont différents, il ne saurait y avoir de risque de confusion pour le public pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne.

17 Les arguments avancés dans le mémoire en réponse de l’opposante peuvent être résumés comme suit:

– L’opposante approuve pleinement la décision attaquée et son raisonnement.

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– L’appréciation du risque de confusion doit être fondée sur la manière dont les signes apparaissent dans le registre et non sur la manière dont ils sont commercialisés dans la pratique.

– La marque de l’opposante, comprenant une représentation de saint Nicolas et le texte «ST. NICOLAUS DISTILLERY SINCE 1867», est une «marque maison» qui est apposée sur tous les produits de l’opposante, non seulement pour la vodka «NICOLAUS», mais aussi pour la liqueur «Demänovka», les distillats de la ligne de produits «Zbojnícka», etc. Toutefois, la marque antérieure n° 1 «NICOLAUS» est une marque indépendante différente de la «marque maison». Diverses impressions de sites web (annexe 1 du mémoire en réponse) montrent un usage autonome de la marque antérieure.

– Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international, il est courant que les détaillants proposent des boissons alcooliques à la vente sous le même nom (marque) que le nom (marque) de leur point de vente au détail (voir annexes 2 à 4 du mémoire en réponse).

– Les éléments figuratifs du signe contesté sont dépourvus de caractère distinctif, contrairement à l’élément verbal distinctif «NICOLAS».

– L’allégation de la titulaire de l’enregistrement international selon laquelle la marque antérieure serait prononcée «ni-ko- la-os» en quatre syllabes en slovaque est incorrecte, étant donné qu’elle applique les règles phonétiques françaises, et non les règles phonétiques slovaques. En slovaque, les deux signes seraient prononcés en trois syllabes, à savoir
[ni-ko-las] par opposition à [ni-ko-laus], et le son différent de la lettre [u] dans la dernière syllabe de la marque antérieure n° 1 est à peine perceptible par le public pertinent.

– Le consommateur slovaque pertinent est normalement informé et conscient des différentes variantes du prénom «Mikuláš», y compris sa forme «Nikolas», qui sont célébrées le même jour selon le calendrier slovaque étendu des prénoms (6 décembre). Par conséquent, les signes en cause sont identiques sur le plan conceptuel et renvoient à la même racine du prénom.

– Le niveau d’attention du grand public n’est que moyen lors de l’achat de biens de consommation courante, tels que les boissons alcooliques comprises dans la classe 33.

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– Les «essences alcooliques» et les «extraits alcooliques» contestés compris dans la classe 33 sont similaires à un faible degré aux «spiritueux» antérieurs, étant donné qu’ils peuvent provenir des mêmes producteurs et des mêmes canaux de distribution (par exemple, les boutiques en ligne). Ces produits contestés s’adressent non seulement à un public de professionnels, mais aussi au grand public.

– Les produits contestés «cidre» et «poiré» sont faiblement similaires aux «spiritueux» étant donné qu’il s’agit de boissons alcooliques, qu’ils ont les mêmes canaux de distribution, qu’ils s’adressent au même grand public et qu’ils ont la même utilisation (consommés avec ou sans repas) et qu’ils peuvent être concurrents. En outre, le «cidre» et le «poiré» sont vendus en Slovaquie dans des bouteilles de bière ou en cannettes sur les mêmes rayons que les bières alcooliques et non alcooliques. En outre, le «cidre» et le «poiré» sont similaires à un degré moyen aux produits antérieurs «boissons non alcooliques» compris dans la classe 32 étant donné qu’ils sont concurrents (le poiré et le cidre n’ont qu’une très faible teneur en alcool), qu’ils ont la même destination, qu’ils ciblent le même public, qu’ils partagent les mêmes canaux de distribution et qu’ils peuvent provenir des mêmes entreprises.

– La réglementation administrative relative à certains types de boissons alcooliques n’est pas pertinente aux fins de l’appréciation de la similitude entre les produits et services en conflit.

– Les produits contestés «vins» sont similaires à un degré moyen aux produits antérieurs «spiritueux», étant donné qu’ils peuvent être produits par les mêmes entreprises.

– Les services de vente au détail et en gros contestés sont similaires à un degré moyen aux produits antérieurs, étant donné que l’objet de ces services antérieurs est identique, qu’ils sont complémentaires et qu’ils ciblent le même public.

– Les services contestés «regroupement pour le compte de tiers de vins […]» sont similaires à un faible degré aux produits antérieurs «spiritueux», étant donné qu’ils concernent tous deux des boissons alcooliques, sont proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de supermarchés, et sont destinés au même public.

– Étant donné que les signes en cause sont très similaires sur les plans visuel et phonétique et identiques sur le plan
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conceptuel, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public slovaque pertinent, même pour les produits contestés qui sont similaires à un faible degré.

Motifs de la décision
18 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références y mentionnées doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO L 154, p. 1) codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.

19 Compte tenu de la date à laquelle l’Union européenne a été désignée dans l’enregistrement international, à savoir le 18 août 2017, qui est déterminante aux fins de la détermination du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement (CE) n° 207/2009, tel que modifié [voir, à cet effet, 18/06/2020, C-702/18 P, PRIMART Marek Łukasiewicz (fig.)/PRIMA et al., EU:C:2020:489, § 2; 12/05/2021, T-70/20, MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.)/MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.), EU:T:2021:253, § 16]. Par conséquent, en l’espèce, en ce qui concerne les règles matérielles, les références faites par la division d’opposition dans la décision attaquée à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE doivent être comprises comme renvoyant à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 207/2009, dont le libellé est identique. De fait, il en va de même pour les références faites ci-après par la chambre de recours à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.

20 Toutefois, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur, le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement (UE) 2017/1001 [11/12/2012, C-610/10, Commission européenne/Royaume d’Espagne, ECLI:EU:C:2012:781, § 45; 12/05/2021, T-70/20, MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.)/MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.), EU:T:2021:253, § 17].

21 Conformément à l’article 39, paragraphe 2, point a), du REMUE, le titre II «Procédure de demande» du REMUE ne s’applique pas à celui-ci. Par conséquent, la procédure de demande est régie par les dispositions matérielles du règlement (CE) n° 2868/95, tel que modifié (en particulier le titre I «Procédure de dépôt» du REMC).

22 En l’espèce, i) l’acte d’opposition a été formé le 3 janvier 2018, ii) la phase contradictoire de la procédure d’opposition a débuté le 17 mai 2018, iii) la demande de preuve de l’usage a été
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présentée le 18 décembre 2018 et iv) les suspensions ont été effectuées après le 1er octobre 2017. Par conséquent, conformément à l’article 82, paragraphe 2, points a), b), c) et d), du RDMUE, le titre II «Procédure d’opposition et preuve de l’usage» du RDMUE s’applique à celui-ci.

23 Étant donné que le recours a été formé le 1er septembre 2020, conformément à l’article 82, paragraphe 2, point j), du RDMUE, le titre V «Recours» du RDMUE s’applique à celui-ci.

24 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66, 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable dans la mesure où la décision attaquée n’a pas fait droit aux prétentions de la titulaire de l’enregistrement international (voir paragraphes 26 à 29 ci-après).

25 Toutefois, le recours n’est pas fondé. Le raisonnement de la chambre de recours est exposé ci-après.

Portée du recours
26 La titulaire de l’enregistrement international a indiqué dans l’acte de recours qu’elle forme un recours contre la décision attaquée dans son intégralité.

27 Toutefois, la chambre de recours rappelle que l’enregistrement international n’est pas affecté par la décision attaquée en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a été rejetée et que l’enregistrement international a été autorisé, à savoir pour les «services commerciaux permettant aux clients de voir et d’acheter commodément ces produits et services par des magasins de détail, des magasins en gros, par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques (sites Web, émissions de télé-achat)».

28 Les produits et services pour lesquels il n’a pas été fait droit aux prétentions de la titulaire de l’enregistrement international au titre de l’article 67, première phrase, du RMUE sont tous les produits et services contestés compris dans les classes 33 et 35 pour lesquels l’opposition a été accueillie (voir paragraphe 8 ci- dessus). Pour ces produits, le recours est recevable. Pour le surplus, à savoir les services contestés compris dans la classe 35 pour lesquels l’opposition a été rejetée, le recours est irrecevable et la décision attaquée est devenue définitive.

29 La portée du recours est donc limitée aux produits et services compris dans les classes 33 et 35 pour lesquels l’opposition a été accueillie.

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30 L’opposition est fondée sur deux marques antérieures. La division d’opposition a jugé approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à la marque antérieure n° 1 de l’opposante, à savoir la marque slovaque n° 233 733 pour la marque verbale «NICOLAUS».

31 La chambre de recours suivra la même approche, en examinant l’affaire par rapport à la marque antérieure n° 1 mentionnée, étant donné i) qu’elle couvre une gamme de produits plus large que la marque slovaque antérieure n° 184 463 pour la marque verbale «NICOLAUS VODKA» et ii) qu’elle se compose d’un seul élément verbal comme le signe contesté.

Remarque liminaire I – Demande de preuve de l’usage de la marque antérieure n° 1
32 Conformément à l’article 196 du RMUE, un enregistrement international désignant l’UE est soumis à la même procédure d’opposition que les demandes de marque de l’UE publiées.

33 Étant donné que le signe contesté est un enregistrement international désignant l’UE sur la base de la demande ultérieure d’extension territoriale, la date de la désignation postérieure de l’UE conformément à l’article 3ter, paragraphe 2, du protocole de Madrid, lu conjointement avec l’article 189, paragraphe 1, du RMUE, produit les mêmes effets qu’une demande de marque de l’UE.

34 Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, le demandeur d’une marque de l’Union européenne peut demander la preuve que la marque antérieure sur laquelle une opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque de l’Union européenne. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.

35 Étant donné que le signe contesté est un enregistrement international désignant l’Union européenne, la «date de dépôt» ou la «date de priorité» au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, c’est-à-dire aux fins de déterminer que la marque antérieure a été utilisée pendant une période de cinq ans, est la date de la désignation postérieure de l’Union européenne de l’enregistrement international contesté (voir paragraphe 33 ci- dessus).

36 La marque antérieure n° 1, à savoir la marque slovaque n° 233 733 pour la marque verbale «NICOLAUS» a été enregistrée le 12 décembre 2012.

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37 En ce qui concerne l’enregistrement international contesté, la date de désignation postérieure de l’Union européenne est le 18 août 2017:

38 Étant donné que la marque antérieure n° 1 était enregistrée depuis moins de cinq ans à la date de la désignation postérieure de l’enregistrement international, la demande de preuve de l’usage de cette marque est irrecevable, comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition.

Remarque liminaire II – Éléments de preuve produits par les parties au stade du recours
39 La titulaire de l’enregistrement international et l’opposante ont produit des éléments de preuve supplémentaires en même temps que leurs observations, afin de défendre leur argumentation. Il convient donc d’examiner s’ils sont recevables.

40 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire, et s’ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.

41 En l’espèce, les conditions permettant l’acceptation des éléments de preuve supplémentaires produits tant par l’opposante que par la titulaire de l’enregistrement international avec leurs observations respectives ont été remplies. Plus particulièrement, les éléments de preuve en cause font suite aux conclusions de la division d’opposition concernant la comparaison des produits et services en cause, ainsi que la comparaison des signes. Les informations fournies au stade du recours sont complémentaires aux informations
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antérieures dans la mesure où elles développent le grief soulevé au cours de la procédure en première instance (11/12/2014, T- 235/12, Shape of a blade of grass in a bottle, EU:T:2014:1058,
§ 89). Qui plus est, elles peuvent également être pertinentes pour l’issue de la demande dont a été saisi l’Office, étant donné qu’il ne peut être exclu que, si elles avaient été prises en considération par la division d’opposition, elles auraient pu influer sur l’appréciation et les conclusions finales de cette dernière.

42 En outre, le stade de la procédure auquel intervient cette production tardive d’éléments de preuve et les circonstances qui l’entourent ne s’opposent pas à cette prise en considération par la chambre de recours, d’autant plus que l’opposante et la titulaire de l’enregistrement international ont produit lesdits éléments avec leurs observations respectives déposées au stade du recours, mais renvoient aux mêmes arguments avancés dans le cadre de la procédure d’opposition, sur lesquels les deux parties ont formulé leurs observations, permettant ainsi à la chambre de recours d’exercer son pouvoir discrétionnaire de manière objective et motivée pour décider de tenir compte desdits éléments ou non. Il s’ensuit que les éléments de preuve sont recevables.

Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 196 du RMUE
43 Conformément à l’article 196 du RMUE, un enregistrement international désignant l’UE est soumis à la même procédure d’opposition que les demandes de marque de l’UE publiées. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et, cumulativement, en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.

Le public et le territoire pertinents
44 Les produits en conflit compris dans les classes 32 et 33 (à l’exception des produits contestés «essences alcooliques» et «extraits alcooliques» compris dans la classe 33) sont des biens de consommation courante qui s’adressent au grand public. Le consommateur fera preuve d’un niveau d’attention moyen (31/01/2012, T-205/10, La victoria de Mexico, EU:T:2012:36,
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22
§ 30-32; 19/01/2017, T-701/15, LUBELSKA, EU:T:2017:16, § 22; 26/08/2019, R 272/2019-4, AUTÉNTICO NATIVO/Nativa, § 10).

45 Contrairement aux arguments de la titulaire de l’enregistrement international, les boissons alcooliques sont des biens de consommation courante qui font normalement l’objet d’une distribution généralisée, allant du rayon de l’alimentation des supermarchés, des grands magasins et des autres points de vente au détail aux restaurants et aux cafés (11/09/2014, T- 536/12, Aroa, EU:T:2014:770, § 55; 04/05/2016, T-193/15, BOTANNIC WILLIAMS & HUMBERT LONDON DRY GIN, EU:T:2016:266, § 24; 08/11/2017, R 405/2017-4, ZIN ZIN / Zinn 40, § 11). Selon une jurisprudence constante, le consommateur de boissons alcooliques, y compris de gin, de whisky et de vin, fait partie du grand public autorisé à consommer des boissons alcooliques conformément au droit national, c’est-à-dire ayant au moins 18 ans, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen (04/05/2016, T-193/15, BOTANNIC WILLIAMS & HUMBERT LONDON DRY GIN, EU:T:2016:266, § 25).

46 Il convient en outre de noter que les boissons alcoolisées peuvent s’avérer très onéreuses et rares. Certains consommateurs les choisissent donc avec le plus grand soin (selon l’origine, le type d’ingrédient principal, etc.). Toutefois, il existe également des vins ou d’autres types de boissons alcooliques vendus à un prix relativement bas. L’appréciation du risque de confusion à la suite d’un examen ne doit pas se fonder sur ces extrêmes, mais sur la perception des consommateurs moyens qui achètent des boissons alcooliques de qualité moyenne [25/10/2006, T-13/05, Oda, EU:T:2006:335,
§ 46; 13/04/2011, T-358/09, Toro de piedra, EU:T:2011:174,
§ 29; 07/03/2019, R 1367/20185, Cornelio imperial/IMPERIAL (fig.) et al., § 23-24; 21/09/2020, R 2249/2019-4, Silarus (fig.)/Silanus, § 51].

47 Les produits contestés «essences alcooliques» et «extraits alcooliques» sont des substances aromatiques alcooliques qui peuvent s’adresser à la fois au grand public et aux professionnels, allant des distillateurs aux barmen [07/07/2020, R 1168/2019-4, CAVINO (fig.)/Avino, § 9]. Selon une jurisprudence constante, il convient de prendre en considération le degré d’attention du groupe ayant le degré d’attention le moins élevé (27/03/2014, T-554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 26 et jurisprudence citée), c’est-à-dire le grand public faisant preuve d’un degré d’attention moyen.

48 Les services contestés compris dans la classe 35 faisant l’objet du recours sont des services de vente au détail de boissons qui s’adressent au grand public, faisant preuve d’un niveau
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23
d’attention moyen [08/02/2011, T-194/09, Líneas aéreas del Mediterráneo, EU:T:2011:34, § 23; 07/03/2019, R 1367/20185, Cornelio imperial/IMPERIAL (fig.) et al., § 22; 21/09/2020, R 2249/2019-4, Silarus (fig.)/Silanus, § 50; 14/12/2021, R 760/2021-1, VINCENT ȘIRINCE (fig.)/San vicente et al., § 23].

49 La marque antérieure n° 1 étant une marque nationale slovaque, le territoire pertinent aux fins de l’analyse du risque de confusion est la République slovaque.

Comparaison des produits et services
50 Les produits et services doivent être considérés comme identiques lorsque les produits et services désignés par la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la demande de marque (23/10/2002, T-388/00, ELS, EU:T:2002:260, § 53) ou, inversement, lorsque les produits et services désignés par la marque demandée sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque antérieure (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 32, 33; 18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 41, 42).

51 Pour apprécier la similitude entre les produits et les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442,
§ 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits et services concernés (21/04/2005, T-164/03, monBeBé, EU:T:2005:140, § 53; 11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37).

52 Le point de référence consiste à savoir si le public pertinent percevrait les produits ou services en cause comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).

53 L’article 33, paragraphe 7, du RMUE dispose que des produits et services ne sont pas considérés comme similaires au motif qu’ils apparaissent dans la même classe de la classification de Nice et ne sont pas considérés comme différents au motif qu’ils apparaissent dans des classes différentes de la classification de Nice.

54 La liste des produits et services doit être interprétée sur la base du sens littéral des termes en vertu de l’article 33,
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24
paragraphes 2 et 5, du RMUE (19/06/2012, C-307/10, IP Translator EU:C:2012:361, § 48, 64).

55 Les produits et services en cause dans le présent recours sont les suivants:

Signe contesté Marque antérieure n° 1
Classe 33: Boissons alcooliques Classe 32: Boissons non (à l’exception des bières); vins, alcooliques; vins mousseux, cidres, alcools et eaux de vie, spiritueux et liqueurs, Classe 33: Spiritueux. vins doux naturels, vins de liqueur, vermouths, apéritifs à base d’alcool, digestifs, cocktails, whisky, amers et bitters, extraits alcooliques, essences alcooliques, amers (liqueurs), anis (liqueurs), anisette, arac, boissons distillées, curaçao, hydromel, alcool de menthe, piquette, poiré, saké, kirsch, rhum, vodka, alcool de riz et boissons alcooliques à base de fruits;

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(i) Comparaison des produits contestés compris dans la classe 33 avec les produits antérieurs
56 Les produits contestés compris dans la classe 33 comprennent i) le terme général «boissons alcooliques (à l’exception des bières)», ii) divers types spécifiques de boissons alcooliques et iii) les «essences alcooliques» et «extraits alcooliques».

57 Les produits antérieurs compris dans la classe 33 contiennent des «spiritueux», c’est-à-dire des boissons alcooliques obtenues par distillation, telles que le rhum, le gin, la vodka, le brandy, le whisky, etc.

58 Les produits contestés «boissons alcooliques (à l’exception des bières)» incluent, en tant que catégorie plus large, les produits antérieurs «spiritueux». L’Office ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des produits de la titulaire de l’enregistrement international, ceux-ci sont identiques (07/09/2006, T-133/05, Pam-Pim’s Baby-Prop, EU:T:2006:247,
§ 29).

59 Les «eaux-de-vie» contestées sont des eaux-de-vie de fruits claires et incolores. Il s’agit d’une expression française pour «spiritueux». Selon le dictionnaire Larousse, les «eaux-de-vie» sont définies comme des «boissons alcooliques extraites par distillation de divers produits fermentés (vins, cidres, marcs, canne à sucre, fruits divers, etc.)» (https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/eau-de-vie/27211
). Ces produits et les produits contestés «alcools, spiritueux, whisky, boissons distillées, rhum, vodka» relèvent tous de la catégorie plus large des produits antérieurs «spiritueux». Ils sont donc identiques.

60 Les produits contestés «liqueurs, apéritifs à base d’alcool, digestifs, cocktails, amers et bitters, bitters (liqueurs), anis (liqueurs), anisette, arac, curaçao, hydromel, alcool de menthe, piquette, poiré, saké, kirsch, alcool de riz et boissons alcooliques à base de fruits» sont similaires à un degré moyen aux produits antérieurs «spiritueux», étant donné qu’ils appartiennent à la même catégorie de boissons alcooliques, ont la même utilisation, ciblent le même public en répondant à des besoins identiques, ont les mêmes canaux de distribution (ils sont servis dans des bars et restaurants, vendus dans des supermarchés et des épiceries et peuvent être trouvés dans les mêmes rayons dans des magasins) et ils sont concurrents. Les produits contestés mentionnés peuvent être mélangés et consommés avec des spiritueux, par exemple dans des cocktails, et peuvent provenir des mêmes entreprises [28/04/2021, T-
28/03/2022, R 1780/2020-4, NICOLAS (fig.)/Nicolaus et al.

26
31/20, THE KING OF SOHO (fig.)/SOHO, EU:T:2021:217, § 64, 73, 74, 77].

61 Les produits contestés «vins, vins mousseux, vins doux naturels» sont des boissons alcooliques à base de raisins fermentés, contenant environ 10 à 15 % d’alcool par volume. Les produits contestés «vins de liqueur» sont des produits vitivinicoles spéciaux à base de moûts de raisins et/ou de vin, auxquels sont ajoutés, seuls ou dans un mélange, des distillats, des spiritueux et de l’alcool d’origine vitivinicole.

62 Les produits contestés «vermouths» sont un vin viné aromatisé à diverses substances botaniques et parfois coloré.

63 Les produits contestés «cidres» sont des boissons alcooliques à base de jus de pomme fermenté. Les «cidres» et les «vins» sont tous deux fabriqués à partir de fruits fermentés, mais utilisent des ingrédients différents (pommes par opposition aux raisins).

64 Les produits contestés mentionnés aux points précédents, à savoir les «vins, vins mousseux, cidres, vins doux naturels, vins de liqueur, vermouths», sont tous similaires à un degré moyen aux produits antérieurs «spiritueux» [23/09/2020, T-601/19, INFINITE, EU:T:2020:422, § 101; 23/05/2013, R 1486/2011-4, Barcelo (fig.)/Barcelo (fig.), § 15-16; 08/04/2020, R 2573/2019-4, Trenty/Trenty Pink, § 20-21, 21/09/2020, R 2249/2019-4, Silarius (fig.)/Silanus, § 33; 22/02/2021, R 1084/2020-4, Melchiori/Don melchor et al., § 44]. Bien que, dans la plupart des cas, leurs procédés de production soient différents de ceux des «spiritueux» de l’opposante et compte tenu des différences mentionnées par la titulaire de l’enregistrement international, ces produits appartiennent à la même catégorie de boissons alcooliques. En effet, ils peuvent être subdivisés en fonction de leur teneur en alcool, du raisin, des céréales, de leur nature à base de fruits, de leur arôme, etc. Toutefois, leur utilisation et leur mode de consommation sont similaires, étant donné qu’ils peuvent être servis aux mêmes occasions et dans les mêmes établissements, qu’ils s’adressent au même public (le grand public) et qu’ils ont les mêmes canaux de distribution (ils peuvent être servis dans des bars et restaurants, vendus dans des supermarchés et des épiceries). Dans les restaurants et les bars, le vin et les spiritueux peuvent être consommés en même temps, en particulier dans les bars où ces produits sont concurrents, étant donné que l’on peut commander un verre de vin ou un spiritueux, qui comprend le rhum, la vodka ou le whisky. Les produits à base de raisins peuvent même être fabriqués par les mêmes entités.

28/03/2022, R 1780/2020-4, NICOLAS (fig.)/Nicolaus et al.

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65 Le fait que les «vins» et les «spiritueux» puissent être présentés dans des rayons différents d’un magasin ou avoir une teneur en alcool différente n’exclut pas que le public puisse percevoir un lien entre les origines commerciales des produits en cause
[23/05/2013, R 1486/2011-4, Barcelo (fig.)/Barcelo (fig.), § 15]. Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international, ils ne contiennent pas seulement de l’alcool, mais appartiennent à la même catégorie de boissons alcooliques et ont la même nature, la même destination, la même utilisation et le même public pertinent. Le fait que les vins et les produits connexes à base de vin en cause soient soumis à une législation spécifique aux niveaux européen et national (en particulier dans les domaines du droit administratif, de la fiscalité et des douanes) ne reflète pas non plus la perception du public concerné et, en tant que tel, n’est pas un facteur pertinent pour l’appréciation de la similitude des produits en cause. Par conséquent, ils sont au moins similaires à un degré moyen (08/05/2019, T-358/18, Jaume Codorníu, EU:T:2019:304, § 33).

66 Les produits contestés «essences alcooliques» et «extraits alcooliques» sont des préparations contenant de l’alcool (utilisées comme solvant) et les principes aromatiques d’une plante, d’une épice, d’une herbe ou d’un fruit, utilisées comme arômes. Ils sont ajoutés à des spiritueux et liqueurs de dégustation neutres afin de leur donner une saveur particulière. Ils sont donc utilisés dans la production de ces boissons par les distillateurs. Contrairement à ce qu’allègue la titulaire de l’enregistrement international, ces produits sont toutefois également proposés au grand public pour la préparation de boissons et, en particulier, pour donner aux spiritueux un degré d’arôme personnalisé, en les mélangeant avec les essences et extraits concernés. Ils peuvent également être utilisés en petites quantités et être mélangés à des boissons alcooliques afin de préparer des cocktails. [07/07/2020, R 1168/2019-4, CAVINO (fig.)/Avino, § 16].

67 Ils diffèrent par leur nature et leur destination des produits antérieurs «spiritueux», étant donné qu’il ne s’agit pas de boissons en tant que telles et qu’ils n’ont pas le même processus de fabrication (macération ou synthèse chimique par opposition à distillation ou fermentation). Toutefois, il existe une certaine proximité dans la mesure où ils peuvent avoir les mêmes producteurs (certains producteurs de spiritueux fabriquent également et commercialisent des essences/extraits), peuvent cibler le même grand public (lorsqu’ils sont utilisés pour personnaliser des boissons et préparer des cocktails), partagent les mêmes canaux de distribution et points de vente, tels que les magasins de spiritueux, et sont proposés dans les mêmes rayons de supermarché que les spiritueux [28/09/2017,
28/03/2022, R 1780/2020-4, NICOLAS (fig.)/Nicolaus et al.

28
R 1939/2016-2, Plantation/Plantation Trois Revières, § 39-40; 17/09/2019, R 669/2018-4, Original Atlantic Wind Export/Atlantic gin, § 17; 07/07/2020, R 1168/2019-4, CAVINO (fig.)/Avino, § 17]. La destination des «essences et extraits alcooliques» peut également être de créer des boissons alcooliques, telles que le rhum (c’est-à-dire des spiritueux, voir paragraphe 57 ci-dessus).

68 Par conséquent, les produits contestés «essences alcooliques» et «extraits alcooliques» sont similaires à un faible degré aux produits antérieurs «spiritueux» compris dans la même classe
[28/04/2021, T-31/20, THE KING OF SOHO (fig.)/SOHO, EU:T:2021:217, § 62-63, 74].

(ii) Comparaison des services contestés compris dans la classe 35 avec les produits antérieurs
69 La Cour de justice a précisé que le simple fait de vendre des produits au détail n’est pas un service (07/07/2005, C-418/02, Praktiker, EU:C:2005:425, § 34). Les services liés à la vente au détail de produits constituent des services au sens de l’article 4 du RMUE s’ils satisfont à l’obligation de préciser les produits ou types de produits concernés par ces services (07/07/2005, C- 418/02, Praktiker, EU:C:2005:425, § 35, 39, 50).

70 Les services de vente au détail compris dans la classe 35 répondent au besoin du consommateur final d’acheter un objet particulier. Le public pertinent est intéressé par l’obtention d’un certain type de produits (par exemple, des boissons alcooliques). Les détaillants sont en concurrence les uns avec les autres pour la vente d’un même type de produits, et ils chercheront à inciter leurs clients à satisfaire leurs besoins en achetant leurs produits. En fin de compte, le client souhaitera simplement disposer d’un certain type de produits.

71 La Cour a expressément jugé que les services de vente au détail qui concernent les mêmes produits que ceux revendiqués dans la liste des produits de l’autre marque sont similaires à un degré moyen, principalement en raison de leur caractère complémentaire. Le rapport entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et ces mêmes produits est étroit, en ce sens que les produits sont indispensables à la fourniture des services de vente au détail, qui sont spécifiquement fournis lorsque ces produits sont vendus. Ces services, qui sont fournis dans le but de vendre certains produits spécifiques, n’auraient aucun sens sans ces produits; cela vaut également pour d’autres services compris dans la classe 35 qui portent exclusivement sur la vente effective de produits tels que des services de vente en gros
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(24/09/2008, T-116/06, O Store, EU:T:2008:399, § 42-58; 07/10/2015, T-365/14, Trecolore, EU:T:2015:763, § 34-35; 20/03/2018, T-390/16, Dontoro, EU:T:2018:156, § 32-33; 19/12/2019, T-729/18, Lloyd, EU:T:2019:889, § 36). Les mêmes principes s’appliquent aux autres services compris dans la classe 35 qui portent exclusivement sur la vente effective de produits, tels que les services aux magasins de détail, les achats sur l’internet et les services de vente par catalogue ou par correspondance.

72 En outre, il peut exister une similitude entre ces services concernant certains produits et des produits qui ne sont pas strictement identiques, ou qui présentent un degré moyen de similitude avec les produits faisant l’objet de ces services (28/11/2019, T-736/18, Bergsteiger, EU:T:2019:826, § 90-91; 25/11/2020, T-309/19, Sadia, EU:T:2020:565, § 141-142). En effet, dans ce scénario, il peut y avoir un certain degré de similitude en raison du lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue du consommateur. Les consommateurs sont habitués à ce qu’une variété de produits similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés, étant donné qu’ils appartiennent au même segment de marché et présentent un intérêt pour le même consommateur.

73 Tous les services contestés compris dans la classe 35 sont des services de vente au détail ou en gros permettant la vente effective des produits spécifiés, par exemple par l’intermédiaire de points de vente, d’achats sur l’internet, de services de vente par catalogue ou par correspondance, etc. Les produits qui font l’objet de ces services comprennent des «vins, boissons alcooliques et non alcooliques».

74 Les produits antérieurs incluent les «boissons non alcooliques» comprises dans la classe 32 et les «spiritueux» compris dans la classe 33.

75 Les produits «boissons alcooliques» visés par les services contestés incluent les «spiritueux» et sont donc identiques. En outre, les services contestés concernent également les «boissons non alcooliques», qui sont identiques aux produits antérieurs. Les produits «vins» visés par les services contestés sont similaires, à tout le moins à un degré moyen, aux produits antérieurs «spiritueux» (voir paragraphes 64 et 65 ci-dessus).

76 En ce qui concerne les paragraphes 71 et 72 ci-dessus, dans la mesure où les services contestés compris dans la classe 35 concernent des «boissons alcooliques et non alcooliques», ils
28/03/2022, R 1780/2020-4, NICOLAS (fig.)/Nicolaus et al.

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sont similaires à un degré moyen aux produits antérieurs «boissons non alcooliques» compris dans la classe 32 et aux produits antérieurs «spiritueux» compris dans la classe 33. Dans la mesure où les services contestés compris dans la classe 35 concernent des «vins», ils sont similaires au moins à un faible degré aux produits antérieurs «spiritueux» compris dans la classe 33.

77 Outre son absence de pertinence, l’allégation de la titulaire de l’enregistrement international selon laquelle les détaillants ne possèdent pas de connaissances techniques spécifiques sur le processus de fabrication des spiritueux est incohérente, étant donné que la titulaire de l’enregistrement international elle- même affirme expressément que les détaillants «ont une connaissance importante des produits qu’ils proposent à la vente». En outre, la titulaire de l’enregistrement international a admis que «les détaillants font le lien entre un produit donné et le consommateur final».

(iii) Conclusion sur la comparaison des produits et services faisant l’objet du recours
78 Il résulte de ce qui précède que les produits et services contestés compris dans les classes 33 et 35 sont soit identiques, soit similaires à des degrés divers aux produits désignés par la marque antérieure n° 1.

Comparaison des signes
79 La comparaison des marques en conflit vise à apprécier la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles- ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).

80 Les signes à comparer sont les suivants:

Signe contesté Marque antérieure n° 1
NICOLAUS
81 La marque antérieure n° 1 est une marque verbale composée d’un seul élément verbal, à savoir le mot de huit lettres «NICOLAUS», en lettres majuscules. En ce qui concerne les
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marques verbales, le mot en tant que tel est protégé, mais pas sa forme typographique.

82 Le signe contesté est une marque figurative composée de l’élément verbal «NICOLAS» écrit en lettres majuscules jaunes or très légèrement stylisées, placé dans un cadre ressemblant à une étiquette de couleurs bordeaux et jaune or. En fait, la stylisation et les éléments figuratifs du signe contesté sont assez simples et seront perçus comme purement décoratifs dans leur contexte, et donc non distinctifs. Les éléments verbaux sont clairement perceptibles et feront l’objet d’une attention particulière, étant de jurisprudence constante que lorsque des signes sont composés tant d’éléments verbaux que figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur, car le public fera plus facilement référence aux signes par leur élément verbal (14/07/2005, T- 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 18/09/2012, T- 460/11, Bürger, EU:T:2012:432, § 38).

83 Les éléments verbaux «NICOLAS» et «NICOLAUS» sont fortement similaires tant visuellement que phonétiquement. Ils diffèrent simplement par une lettre supplémentaire, à savoir la lettre «U» dans la marque antérieure. La structure syllabique est la même. La marque antérieure n’est pas prononcée à la française par le public de langue slovaque, comme l’a laissé entendre la titulaire de l’enregistrement international, mais, comme l’a expliqué l’opposante, en trois syllabes, [ni-ko-laus] ou
[ni-co-laus] (par opposition à [ni-ko-las] ou [ni-co-las], comme dans le signe contesté), le son différent produit par la lettre [u] dans la dernière syllabe de la marque antérieure étant à peine perceptible. Les éléments verbaux sont tous deux distinctifs étant donné qu’ils ne véhiculent aucune signification au regard des produits et services en cause [09/07/2019, T-397/18, Hugo’s Burger Bar (fig.)/H’ugo’s et al., § 62].

84 Pour parvenir à cette conclusion, il est indifférent que «NICOLAS» soit un prénom ou le nom d’un saint (fêté le 6 décembre).

85 En tout état de cause, il n’en demeure pas moins que tant «NICOLAS» que «NICOLAUS» seront perçus par le public slovaque comme des prénoms masculins très similaires, issus de la même racine, c’est-à-dire faisant référence au même prénom ou à la même personne.

86 De nos jours, les prénoms «Nicolas» ou «Nikolas» sont des noms masculins populaires en Slovaquie, communément reconnus par le public pertinent. Il est indifférent que la forme «Mikuláš» existe également ou soit plus fréquente en tant que
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prénom. Le signe «Mikuláš» n’est pas en cause dans la présente procédure.

87 Sur le plan visuel, les éléments verbaux distinctifs et dominants du signe contesté «NICOLAS» et de la marque antérieure «NICOLAUS» sont presque identiques, la seule différence étant la lettre supplémentaire «U», placée presque à la fin de la marque antérieure. Le Tribunal a confirmé que ce qui importe, dans l’appréciation de la similitude visuelle de deux marques verbales c’est, plutôt, la présence, dans chacune d’elles, de plusieurs lettres dans le même ordre (29/01/2020, T-239/19, Encanto, EU:T:2020:12, § 27). Les marques diffèrent également par les éléments figuratifs du signe contesté, mais ceux-ci ne jouent qu’un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par ce signe. Il s’ensuit que les marques sont hautement similaires sur le plan visuel.

88 Sur le plan phonétique, les éléments figuratifs du signe contesté ne jouent aucun rôle. Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure sera prononcée [ni-ko-laus] ou [ni-co-laus]. L’enregistrement international contesté sera prononcé [ni-ko- las] ou [ni-co-las]. Les deux mots se prononcent de manière presque identique en trois syllabes. Les signes sont donc très similaires sur le plan phonétique.

89 Sur le plan conceptuel, les éléments verbaux «NICOLAS» et «NICOLAUS» sont des prénoms masculins reconnus par le public slovaque. La question de savoir si les prénoms, pris isolément, sont des concepts au sens d’une comparaison conceptuelle ne semble pas entièrement tranchée dans la jurisprudence [26/03/2021, R 551/2018-G, Device (fig.)/Device (fig.), § 71-77]: D’une part, le Tribunal a conclu à l’existence d’une similitude conceptuelle dans la mesure où les signes faisaient référence au même nom (05/10/2011, T-421/10, Rosalia de Castro, EU:T:2011:565, § 44) et, d’autre part, à une différence conceptuelle entre des signes composés de noms qui ne seraient toutefois pas perçus comme faisant référence à la même personne [08/02/2019, T-647/17, CHIARA FERRAGNI (fig.)/Chiara, EU:T:2019:73, § 72]. Le Tribunal a expressément affirmé que, lorsque les signes contestés sont perçus comme des prénoms et/ou des noms de famille, une comparaison conceptuelle est effectivement possible [08/05/2019, T-358/18, JAUME CODORNÍU/JAUME SERRA et al., EU:T:2019:304, § 76; 03/06/2015, T-559/13, GIOVANNI GALLI (fig.)/GIOVANNI, EU:T:2015:353, § 86]. Une condition préalable à ces constatations est que les noms soient, en tant que tels, susceptibles de véhiculer des concepts. D’autre part, le Tribunal a jugé itérativement que les noms de personnes n’ont pas de signification conceptuelle particulière, à moins que le nom ne
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soit particulièrement connu comme étant celui d’une personne célèbre [27/06/2019, T-268/18, Luciano Sandrone/DON LUCIANO, EU:T:2019:452, § 87; 11/07/2018, T-707/16, ANTONIO RUBINI/RUTINI (fig.) et al., EU:T:2018:424, § 65 et jurisprudence citée].

90 En effet, si les prénoms doivent être considérés comme un concept, les deux marques en cause renvoient au même concept, car NICOLAS est très courant en Slovaquie et NICOLAUS serait donc simplement considéré comme une variante quasi-identique de celui-ci.

91 Si le prénom d’une personne n’est pas considéré comme un concept, le résultat de la comparaison conceptuelle reste neutre.

92 En résumé, les marques sont très similaires sur le plan conceptuel ou la comparaison conceptuelle reste neutre.

93 Dans un souci d’exhaustivité, la chambre de recours fait remarquer qu’aucun des signes ne comprend un élément «SAINT» ou son abréviation «St» susceptible d’évoquer le concept d’un saint ou de saint Nicolas (07/05/2020, R 2585/2019-4, SAN NICHOLAUS/ST. NICOLAUS, § 27). Par conséquent, l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel la marque antérieure n° 1 fait référence au concept de saint Nicolas de Myre ne saurait être retenu.

Appréciation globale du risque de confusion
94 Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).

95 Un risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999,
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C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).

96 Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur pertinent est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause et le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38). Même un public plus attentif ne garde en mémoire qu’une image imparfaite des marques (06/12/2018, T- 665/17, CCB, EU:T:2018:879, § 68).

97 Comme indiqué au paragraphe 83 ci-dessus, la marque antérieure ne véhicule aucune signification au regard des produits antérieurs compris dans les classes 32 et 33; par conséquent, son niveau de caractère distinctif intrinsèque est normal. En outre, l’opposante a fait valoir que la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru en raison d’un usage intensif et d’une renommée pour les produits antérieurs.

98 La chambre de recours estime que les éléments de preuve produits par l’opposante à cet égard sont suffisants pour conclure que la marque antérieure possède un caractère distinctif accru acquis par l’usage pour la «vodka» comprise dans la classe 33, compte tenu en particulier des données de vente issues des factures et des déclarations sous serment produites, des nombreux articles de presse et de l’internet (voir paragraphe 4 ci-dessus, annexes 1 à 9, 12 à 13, 15 à 22, 31 à 33 et paragraphe 7 ci-dessus, annexes 14 à 15, 32 à 40) ainsi que d’autres éléments de preuve du caractère notoirement connu de la marque antérieure et des études de marché (voir paragraphe 4 ci-dessus, annexes 24 à 30). Pour les produits antérieurs compris dans la classe 32, aucun caractère distinctif accru n’a été prouvé.

99 Le fait que l’élément verbal «NICOLAS» puisse être présent dans un certain nombre de marques, sans informations
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permettant de déterminer la mesure dans laquelle il est connu du public de référence, ne permet pas de conclure que les consommateurs pertinents ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant l’élément en question, et qu’ils s’y sont habitués, ce qui réduirait le degré de caractère distinctif (13/04/2011, T-358/09, Toro de piedra, EU:T:2011:174, § 35; 05/10/2012, T-204/10, Color Focus, EU:T:2012:523, § 48-50; 26/03/2019, T-105/18, LILI LA TIGRESSE/TIGRESS, EU:T:2019:194, § 109). Le facteur pertinent aux fins de contester le caractère distinctif d’un élément consiste dans sa présence effective sur le marché, ce qui n’a pas été prouvé pour le mot «NICOLA(U)S», et encore moins pour l’un quelconque des produits en cause (02/12/2014, T-75/13, Momarid, EU:T:2014:1017, § 85).

100 Compte tenu du degré élevé de similitude visuelle et phonétique des signes, de l’identité et de la similitude des produits et services en conflit à des degrés divers, ainsi que du caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dans l’esprit du public slovaque pertinent pour tous les produits et services contestés faisant l’objet du recours. Cette conclusion n’est que renforcée par le fait qu’il existe un caractère distinctif accru de la marque antérieure pour les produits «vodka» compris dans la classe 33.

101 Les affirmations de la titulaire de l’enregistrement international selon lesquelles, conformément à la pratique commerciale, i) les détaillants sont généralement identifiés par une marque différente de la marque désignant les produits vendus et ii) les fabricants de spiritueux sont différents des détaillants de ces mêmes produits, sont dénuées de pertinence et de fondement. En particulier, il n’est pas pertinent de savoir si l’opposante utilise également un signe «NICOLAUS» pour des services de vente au détail de spiritueux pour lesquels la marque antérieure n’est pas enregistrée et, si elle l’était, qui ne couvrirait alors que des services contestés, pour lesquels, de manière surprenante, la titulaire de l’enregistrement international fait valoir qu’il n’y aurait pas de risque de confusion.

102 En outre, les autres allégations de la titulaire de l’enregistrement international ne sont rien d’autre que des remarques dénuées de pertinence sur les prétendues stratégies commerciales des parties, qui peuvent varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires des marques (15/03/2007, C- 171/06, Quantum, EU:C:2007:171, § 59; 22/03/2012, C-354/11, G, EU:C:2012:167, § 73; 21/06/2012, T-276/09, Yakut, EU:T:2012:313, § 58). Par conséquent, i) tout autre
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enregistrement de marque de l’opposante (tel que «NICOLAUSKA» ou portant une représentation de saint Nicolas avec ou sans l’élément verbal «NICOLAUS» ou «ST. NICOLAUS»); ii) les désignations des produits de l’opposante; iii) la dénomination sociale de l’opposante ou iv) le siège de l’opposante (à savoir «Liptovský Mikuláš») ne sont pas pertinents aux fins de l’appréciation du risque de confusion, étant donné que les marques telles qu’enregistrées doivent être comparées. La perception des signes par le public est pertinente et non l’intention des créateurs de ces signes (24/03/2021, T-354/20, Fish, EU:T:2021:156, § 63).

103 La chambre de recours doit également rejeter l’argument fondé sur une coexistence passée entre les signes en cause. L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE fait référence à la confusion dans l’esprit du public, c’est-à-dire à la confusion sur le marché. La preuve de la coexistence réelle et paisible de marques en conflit sur le marché est une circonstance que la chambre de recours peut prendre en considération aux fins de l’appréciation du risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (26/03/2019, T-105/18, LILI LA TIGRESSE/TIGRESS, EU:T:2019:194, § 107). Il est à cet effet nécessaire de prouver l’usage effectif et la présence réelle des deux marques sur le marché pendant une période suffisamment longue [12/06/2018, T-136/17, Maxima, EU:T:2018:339, § 86]. La coexistence doit être comprise comme un «co-usage», c’est- à-dire un usage concurrent des deux marques (supposées en conflit), plutôt que comme un «co-enregistrement», c’est-à-dire leur présence simultanée dans un registre de marque. Ces conditions auraient dû être prouvées dans l’État membre dans lequel la marque nationale antérieure est enregistrée, à savoir la Slovaquie. Aucune justification ou élément de preuve ne vient étayer la prétendue coexistence en ce qui concerne cet État membre.

104 Enfin, on ne voit pas comment le nombre de visites de touristes slovaques, le montant qu’ils ont dépensé en France et le fait que la titulaire de l’enregistrement international exploitait 162 magasins à Paris (annexes 7.1 et 7.2 du mémoire exposant les motifs du recours) pourraient réduire le risque de confusion tel que conclu ci-dessus sur la base des facteurs pertinents à cet égard, tels que définis par le RMUE et la jurisprudence. La prétendue renommée de la marque contestée en France, si elle avait déjà été prouvée (quod non), est totalement dénuée de pertinence, non seulement parce que l’État membre pertinent en l’espèce est la Slovaquie, mais aussi parce que seule la renommée ou le caractère distinctif élevé de la marque antérieure sera pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion, mais la titulaire de
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l’enregistrement international ne peut se prévaloir de la renommée de sa marque plus récente (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 16/09/2009, T-400/06, zerorh+, EU:T:2009:331, § 83; 19/04/2013, T-537/11, Snickers, EU:T:2013:207, § 55; 17/09/2015, T-323/14, Bankia, EU:T:2015:642, § 49).

Conclusion
105 L’opposition est accueillie en ce qui concerne les produits et services contestés faisant l’objet du présent recours, sur la base de la marque slovaque antérieure n° 233 733. Il n’est pas nécessaire d’examiner l’opposition fondée sur l’autre marque antérieure invoquée.

106 Le recours doit être rejeté.

107 Conformément à l’article 78, paragraphe 5, point c), du RDMUE et à la règle 18ter, paragraphe 2, point ii), du règlement d’exécution commun au protocole de Madrid, l’Office informe le Bureau international de l’OMPI que l’enregistrement international n° 1 228 435 est protégé dans l’Union européenne pour les services suivants:

Classe 35: Publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité par correspondance; publicité radiophonique; publicité télévisée; communication; services rendus par un franchiseur, à savoir aide dans l’exploitation ou la direction d’entreprises commerciales au sein d’un réseau de boutiques; services de conseils et d’aide pour la direction et l’organisation des affaires dans le cadre de réseaux de franchise et dans le cadre de concessions; informations et rapports d’affaires relatifs aux franchises; conseils en communication interne et externe et en mercatique; conseils en management; conseils en stratégie publicitaire; conseils et informations d’affaires; consultation pour les questions de personnel; réalisation d’animations commerciales au sein d’un réseau commercial; services de gestion de stocks; services de marketing téléphonique; services de secrétariat; services de sous-traitance (assistance commerciale); gestion des affaires commerciales; travaux de bureau; administration commerciale; affichage; animation commerciale de points de vente; agences d’import- export; aide et assistance aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires; analyse du prix de revient; analyses de marché; audits d’entreprises [analyses commerciales]; bureaux de placement; comptabilité; recrutement de personnel; courrier publicitaire; agencement et décoration des vitrines; démonstration de produits; diffusion d’annonces publicitaires; diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; diffusion [distribution] d’échantillons; estimation en affaires commerciales; établissement de relevés de comptes; enquêtes de satisfaction client; établissement de statistiques; gestion de fichiers informatiques; informations d’affaires; location d’espaces publicitaires; location de matériel publicitaire; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; mise à disposition de savoir-faire commercial; mise à jour de documentation publicitaire; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; organisation de foires à
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buts commerciaux ou de publicité; prévisions économiques; production de films publicitaires; distribution de cartes de fidélité, de cartes de ristourne et de chèques-cadeaux (distribution de matériel publicitaire et commercial); services de promotion des ventes par un service de fidélisation de la clientèle au moyen de cartes de fidélité et cartes de réductions; recherche de parrainages; recherches d’informations dans des fichiers informatiques pour des tiers; recherches pour affaires; recueil de données commerciales ou publicitaires dans un fichier central; relations presse; relations publiques; renseignements d’affaires; reproduction de documents; services d’abonnement à des journaux pour des tiers; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; services de télémarketing; systématisation de données dans un fichier central; traitement administratif de commandes d’achats; services de vente au détail de boissons alcooliques et non alcooliques; regroupement pour le compte de tiers de vins, de boissons alcooliques et de boissons non alcooliques (à l’exception de leur transport) permettant au client de visualiser et d’acheter ces produits par tout moyen, y compris sur un catalogue général de marchandises, sur un publipostage de vente par correspondance ou sur un site Web marchand; services commerciaux permettant aux clients de voir et d’acheter commodément ces produits et services par des magasins de détail, des magasins en gros, par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques (sites Web, émissions de télé-achat); services de démarchage de clientèle notamment par publipostage, par voie de presse ou par téléphone; services de détermination de l’audience touchée par les messages publicitaires.

Frais
108 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de l’enregistrement international, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.

109 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, qui s’élèvent à 550 EUR.

110 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné les parties à supporter leurs propres frais. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.

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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. rejette le recours;
2. enjoint l’Office d’informer le Bureau international de l’OMPI que l’enregistrement international n° 1 228 435 est protégé dans l’Union européenne pour les services suivants:
Classe 35: Publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité par correspondance; publicité radiophonique; publicité télévisée; communication; services rendus par un franchiseur, à savoir aide dans l’exploitation ou la direction d’entreprises commerciales au sein d’un réseau de boutiques; services de conseils et d’aide pour la direction et l’organisation des affaires dans le cadre de réseaux de franchise et dans le cadre de concessions; informations et rapports d’affaires relatifs aux franchises; conseils en communication interne et externe et en mercatique; conseils en management; conseils en stratégie publicitaire; conseils et informations d’affaires; consultation pour les questions de personnel; réalisation d’animations commerciales au sein d’un réseau commercial; services de gestion de stocks; services de marketing téléphonique; services de secrétariat; services de sous-traitance (assistance commerciale); gestion des affaires commerciales; travaux de bureau; administration commerciale; affichage; animation commerciale de points de vente; agences d’import- export; aide et assistance aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires; analyse du prix de revient; analyses de marché; audits d’entreprises [analyses commerciales]; bureaux de placement; comptabilité; recrutement de personnel; courrier publicitaire; agencement et décoration des vitrines; démonstration de produits; diffusion d’annonces publicitaires; diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; diffusion [distribution] d’échantillons; estimation en affaires commerciales; établissement de relevés de comptes; enquêtes de satisfaction client; établissement de statistiques; gestion de fichiers informatiques; informations d’affaires; location d’espaces publicitaires; location de matériel publicitaire; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; mise à disposition de savoir-faire commercial; mise à jour de documentation publicitaire; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; prévisions économiques; production de films publicitaires; distribution de cartes de fidélité, de cartes de ristourne et de chèques-cadeaux (distribution de matériel publicitaire et commercial); services de promotion des ventes par un service de fidélisation de la clientèle au moyen de cartes de
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fidélité et cartes de réductions; recherche de parrainages; recherches d’informations dans des fichiers informatiques pour des tiers; recherches pour affaires; recueil de données commerciales ou publicitaires dans un fichier central; relations presse; relations publiques; renseignements d’affaires; reproduction de documents; services d’abonnement à des journaux pour des tiers; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; services de télémarketing; systématisation de données dans un fichier central; traitement administratif de commandes d’achats; services de vente au détail de boissons alcooliques et non alcooliques; regroupement pour le compte de tiers de vins, de boissons alcooliques et de boissons non alcooliques (à l’exception de leur transport) permettant au client de visualiser et d’acheter ces produits par tout moyen, y compris sur un catalogue général de marchandises, sur un publipostage de vente par correspondance ou sur un site Web marchand; services commerciaux permettant aux clients de voir et d’acheter commodément ces produits et services par des magasins de détail, des magasins en gros, par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques (sites Web, émissions de télé-achat); services de démarchage de clientèle notamment par publipostage, par voie de presse ou par téléphone; services de détermination de l’audience touchée par les messages publicitaires;
3. condamne la titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, d’un montant de 550 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen A. Kralik
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Greffier:

Signature
H. Dijkema
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