LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 14 octobre 2022
Dans l’affaire R 1519/2021-2
Phoenix 1946 S.r.l. Via vegan, 21 20146 Milan Italie Demanderesse en déchéance/requérante représentée par METROCONSULT S.r.l., Via Foro Buonaparte, 51, 20121 Milan (Italie) contre Effeemme S.r.l. in Liquidation Via Vente Settembre, 118 00187 Rome Italie Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par Jacobacci & Partners S.p.A., Via Senato, 8, 20121 Milan (Italie)
Recours concernant la procédure de déchéance no 30 061 C (enregistrement de marque de l’Union européenne no 2 742 948)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürman (président), C. Negro (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 21 juin 2002, Gatoni Due S.r.l. a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits suivants:

Classe 3 — Produits cosmétiques, huiles essentielles, teintures et lotions pour les cheveux, dentifrices, savons, crèmes pour le visage et pour le corps, crèmes pour le visage et le corps, laques à ongles, mascara, rouge à lèvres, déodorants pour la personne, produits de toilette, produits cosmétiques pour l’amincissement, détergents et préparations pour nettoyer et polir.

Classe 9 — Lunettes et accessoires de lunettes.

Classe 18 — Articles en cuir, en cuir et en imitations du cuir, sacs, sacs à main, sacs, sacs de voyage, sacs à dos, sacs à dos, malles, valises, sacs de voyage, portefeuilles, porte-documents, porte-clefs en cuir ou en cuir, parapluies, peaux et fourrures.

Classe 25 — Vêtements pour hommes, femmes et enfants, vêtements, vêtements et tenues de soirée et cérémonie, robes, jupes, pantalons, pantalons, pantalons, pantalons, vestes et vestes, imperméables, roseau, chemises, t-shirts, tee-shirts, tee-shirts, tee-shirts, pull-overs, sweat-shirts, vêtements et vêtements de gymnastique et de sport, vêtements décontractés, cravates, foulards, membres et écharpes.

2 Le 12 avril 2004, la demande de marque a été publiée par l’Office et, le 17 septembre 2004, la marque a été enregistrée. La marque a été dûment renouvelée, uniquement pour des produits compris dans les classes 18 et 25, le 16 février 2022.

3 La marque en question a fait l’objet de diverses cessions. La titulaire actuelle est Effeemme S.r.l. à Liquidazione (ci-après la «titulaire de la MUE» ou la «titulaire»).

4 Le 23 novembre 2018, Phoenix 1946 S.r.l. (ci-après la «demanderesse en déchéance» ou la «demanderesse») a déposé une demande en déchéance pour l’ensemble des produits énumérés ci-dessus.
5 La demande en déchéance était fondée sur le motif visé à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.

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6 Par décision du 8 juillet 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en déchéance pour une partie des produits contestés, à savoir pour les produits suivants:
Classe 18 — Produits en cuir, en cuir et en leurs imitations, à savoir sacs, sacs à main, sacs, sacs de voyage, sacs de randonnée, sacs à dos, étuis de beauté, malles, sacs de voyage, porte-monnaie, porte-documents, porte-clés en cuir ou en cuir.

Classe 25 — Vêtements pour dames, robes, robes et robes et costumes de cérémonies, jupes, pantalons, pantalons, pantalons, vestes, manteaux, manteaux, chemises, t-shirts, T-shirts, T-shirts, tee-shirts, pull-overs, sweat- shirts, ceintures, soirée et cérémoniale; tous les produits énumérés ci-dessus uniquement pour les femmes; chaussures de jour.

7 Les motifs avancés par la division d’annulation peuvent être résumés comme suit:

– En l’espèce, la marque de l’Union européenne contestée a été enregistrée le 17 septembre 2004. La demande en déchéance a été déposée le 23 novembre 2018. Par conséquent, à la date de dépôt de la demande, la marque contestée était enregistrée depuis plus de cinq ans. La titulaire devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours des cinq années précédant la date de dépôt de la demande en déchéance, à savoir du 23 novembre 2013 au 22 novembre 2018 inclus, pour des produits compris dans les classes 3, 9, 18 et 25.

– Le 4 juin 2019 et le 23 août 2019, la titulaire a présenté des documents visant à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée. La preuve de l’usage comprend les documents suivants:

• Document 1: Vue historique de Gatoni Licensing S.r.l. en liquidation.

• Document 2: Copie du «contrat de licence exclusive de marque» (défini par la titulaire comme un contratprincipal) signé entre Fashion Star S.A. et Gatchoni Licensing S.r.l. le 20 décembre 2013;
• Document 3: Contrat de cession de la marque de l’Union européenne contestée signé entre Fashion Star S.A. (cédante) et Gattinoni Licensing S.r.l. (assigionaria) le 28 juillet 2016.

• Documents 4 à 20: Contrats de licence de la marque «Gatguoni» signés par Gattinoni S.p.A. ou Gatoni
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Licensing S.r.l. (en tant que concédant de licence) avec diverses entreprises.

• Documents 21 à 22: Copie de deux prix: I) du 25 janvier 2016 concernant le litige opposant Gatoni Licensing S.r.l. à GI.MA Fashion Group S.p.A. au sujet du défaut de paiement de redevances liées au contrat de licence du 30 janvier 2013, par lequel GI.MA Licensing S.r.l. conférait à cette dernière le droit de fabriquer et de commercialiser des chaussures pour femmes pour femmes portant la marque Gattinoni; II) du 23 octobre 2014 concernant le litige opposant Gatoni Licensing S.r.l. et GR di bravi Pasqualina Gabriella & C s.a.s. pour défaut de paiement de redevances relatives au contrat de licence du 09er juin 2011, par lequel GR a accordé à cette dernière le droit de produire et de commercialiser des «cadres» sous la marque Gattinoni.

• Document 23: Exemples de catalogues datant de 2007 à 2011 pour des vêtements.

• Documents 24, 25, 26 et 28: Catalogues des collections «Gatchons» pour la période 2013-2015 contenant des images de produits en cuir, y compris étuis, malles, sacs, ceintures, portefeuilles, porte- monnaie, porte-clefs et sacs de voyage. Les catalogues montrent que les produits sont fabriqués et distribués par la licenciée Marcorossi S.r.l.

• Documents 27 et 29: Catalogues des collections «Gatoks» pour la-période 2014, contenant des images de sacs, des vêtements pour dames (par exemple, vêtements, mailles, vestes, jupes, pantalons) et chaussures pour dames
• Document 30: Catalogue de la collection «Gatchons» de 2016, contenant des images de différents types de sacs, étuis mobiles, sacs à dos, portefeuilles, porte-monnaie, porte-clés, étuis et sacs d’embrayage.

• Documents 31 à 32: Catalogues contenant des images de divers modèles de chaussures pour hommes et femmes portant la marque Gatches relatives aux collections de 2016 à 2018.
• Documents 33 à 36: Des catalogues de 2017 contenant des images de bijoux, de montres et de mini-bags «Gatches».
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• Document 37: Extraits de divers quotidiens (datés de 2007 à 2010) montrant des images de vêtements pour dames, chaussures et sacs portant la marque Gatcini.

• Docs 38-39, 47, 49: Extraits relatifs au «plan média» contenant le plan publicitaire de la marque Gatoni dans des journaux et magazines entre 2010 et 2013 et pour la période 2016-2017, concernant des vêtements pour femmes.
• Documents 40, 43 et 45: Des copies de factures adressées à la titulaire en 2013-2014 pour la «campagne de presse Gatchographique», pour la production de services vidéo/photographiques et d’un site web.

• Documents 41, 44, 46 et 50: Extraits de magazines datant de 2013 à 2017 contenant des images de sacs et de vêtements pour dames portant la marque Gattinoni.

• Document 42: Extrait contenant une proposition de campagne publicitaire 2014.

• Document 48: 2016 revue de presse concernant des vêtements féminins, des sacs à dos et des chaussures.

• Documents 51 à 55: Une copie de factures émises par la titulaire pour le paiement de redevances relatives à des contrats de licence avec diverses sociétés, énumérées dans la décision de la division d’annulation, auxquelles il est fait référence.
• Documents 56 à 69: Copie des relevés de comptes au 2019 avec des clients et des fournisseurs.
• Documents 70 à 74: Copie du compte de patrimoine du titulaire pour la période-2013.

• Document 75: Copie de l’acte de mise en liquidation de la titulaire du 28 avril 2017.

• Documents 76 à 89: Une revue de presse sur des sites web et des journaux montrant un certain nombre d’accords de licence pour la marque Gatoni entre 2004 et 2009 et entre 2013 et 2015. Les extraits contiennent également des articles relatifs aux défilés de mode réalisés à Rome en 2018-2019, dans lesquels la marque Gattinoni était également présente.

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• Document 90: Extrait du jugement no 17/2017 rendu par le tribunal de première instance de Perugia pour la faillite de la société MdS 25 S.r.l. le 16 février 2017.

– Le 13 juillet 2020, la titulaire a également présenté les documents suivants:

• Document A: Copie d’un accord privé du 19 janvier 2016 entre Fashion STARS S.A. et la titulaire par lequel le donneur de licence a révoqué la licence de master du 20 décembre 2013 avec effet au 01er janvier 2016. L’entrée contient un document résumant les licences existantes avec une liste de licenciés et des produits pour lesquels la licence a été accordée.

• Document B: Copie d’un contrat de licence entre la titulaire et la société Vitaleaf S.r.l. concernant l’octroi d’une licence de production et de vente de produits cosmétiques portant la marque Gattinoni pour la période allant du 20 février 2014 au 31 mars 2019.

– Le 5 février 2019, l’Office a reçu des observations et des documents de tiers, qui avaient été présentés en tant que titulaires de la revendication relative aux droits de gage existant sur la marque de l’Union européenne contestée. Ces parties contestent la demande en déchéance de la marque contestée et demandent que la demanderesse en nullité soit déclarée à la demanderesse pour mauvaise foi. Les observations, preuves et demandes de tiers ont été jugées irrecevables.

– La division d’annulation considère que les éléments de preuve démontrent l’usage de la marque de la titulaire, soit que cet usage a été fait par la titulaire elle-même ou par des licenciés du signe avec son consentement au sens de l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, soit qu’un tel usage a été fait par le titulaire précédent de la marque. Les objections soulevées par la demanderesse concernant le prétendu usage des marques dont elle est titulaire ne sauraient être retenues.

– Le 23 août 2019 et le 13 juillet 2020, la titulaire a présenté des éléments de preuve supplémentaires, qui, bien qu’ayant été produits après l’expiration du délai imparti, sont considérés comme recevables par la division d’annulation, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse.

– En l’espèce, la titulaire a fourni, entre autres, divers éléments de preuve contenant des références temporelles au
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moins de 2013 à 2017, couvrant ainsi une grande partie de la période pertinente de cinq ans.

– Les éléments de preuve antérieurs à la période pertinente s’étendent de 2007 à 2012. Si les documents relatifs à l’usage pour des années autres que la période pertinente ne peuvent être pris en considération, des images datant de périodes immédiatement antérieures à la période pertinente, ainsi que des contrats signés avant 2013, qui sont toujours valables entre 2013 et 2018, peuvent être considérés comme pertinents dans la mesure où ils confirment l’usage continu et continu du signe au cours de la période de cinq ans examinée.

– Il s’ensuit que, dans la mesure où les éléments de preuve produits par la titulaire permettent de déterminer que le signe contesté a été utilisé au cours des cinq années précédant le dépôt de la demande en déchéance, le facteur de durée de l’usage est satisfait.

– La documentation fournie par la titulaire démontre un usage de la marque sur le territoire italien, donc au sein de l’Union européenne. Il s’ensuit que le critère territorial de l’usage est rempli.

– La marque «Gatoni» apparaît utilisée comme un signe identifiant des vêtements, des chaussures, des sacs de voyage, des malles, des sacs et d’autres produits, permettant au public pertinent de la percevoir comme une marque capable d’établir un lien avec les produits de la titulaire.

– Les documents fournis montrent que la marque à l’examen a été utilisée dans les versions suivantes:

Il convient de garder à l’esprit qu’une conformité stricte entre le signe utilisé et la marque enregistrée n’est pas nécessaire et il est permis au titulaire d’apporter au signe des variations qui lui permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits en cause. Or, l’utilisation des variantes indiquées
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ci-dessus semble relever des circonstances susmentionnées. Il s’ensuit que l’usage du signe dans les versions susmentionnées n’altère pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne contestée.

– En l’espèce, une lecture d’ensemble des différents documents avancés par la titulaire — notamment le contrat de licence exclusive avec la société Fashion Star S.A. (pièce 2), les contrats de licence entre la titulaire et diverses sociétés tierces (pièce 4), les factures relatives aux redevances payées par la titulaire (pièce 51-55-), les catalogues contenant des images de «Gattinoni» produits et distribués par les licenciés du signe (document 24-32), ainsi que le matériel promotionnel de-20 (doc. 38-39).

– Les informations résultant des documents susmentionnés étayent la conclusion selon laquelle l’ importance de l’usage est suffisante, à savoir que l’usage de la marque de l’Union européenne contestée était destiné à obtenir ou à maintenir des parts de marché pour certains des produits pertinents compris dans les classes 18 et 25.

– Sur la base d’une analyse globale des éléments de preuve versés au dossier, en particulier des factures, contrats, catalogues et autres supports promotionnels, la division d’annulation considère que les éléments de preuve contiennent des références claires à l’usage du signe pour divers produits en cuir et autres matériaux (par exemple: «étuis, malles, sacs, ceintures, portefeuilles, porte-monnaie, porte-clefs, sacs de voyage», pour vêtements pour dames (par exemple, «chemises, manteaux, ceintures, vestes, jupes, jupes, chemises, tee-shirts, robes»), ainsi que pour sandales, chaussures pour dames et chaussures en caoutchouc à des fins de loisirs (par exemple, sneakers) pour hommes et femmes.

– S’agissant de l’usage sérieux de la marque pour les produits en cause, compris dans la classe 18, il y a lieu de relever que l’entrée «produits en cuir, en cuir et en imitations de ceux- ci» est une catégorie générale de produits qui, toutefois, manque de clarté et de précision. Lorsqu’une marque est enregistrée pour une catégorie de produits ou de services qui n’est pas suffisamment claire et précise pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l’étendue de la protection, il est en principe possible de déterminer l’étendue exacte au moyen de la preuve de l’usage.
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– En l’espèce, comme on l’a vu, la marque a été utilisée pour divers articles en cuir et imitations du cuir, ainsi que pour d’autres matériaux (par exemple, dans le PVC). Les produits dans ces matériaux pour lesquels l’usage est prouvé comprennent: les «sacs, sacs à main, sacs, sacs de voyage, sacs à dos, étuis à dos, malles, sacs de voyage, porte- monnaie, porte-documents» couverts par la marque contestée ou, comme dans le cas des porte-clefs, sont expressément indiqués dans la liste des produits de la marque de l’Union européenne contestée (à savoir les «porte-clés en cuir ou en cuir»). En outre, tous ces produits relèvent également de la large catégorie des produits de maroquinerie et du cuir et de leurs imitations. Dès lors, il est possible de définir cette catégorie en elle-même soit peu claire, soit précise en l’associant par rapport à l’expression «à savoir» aux produits pour lesquels le signe a été utilisé et qui sont expressément désignés dans l’enregistrement, à savoir «sacs, sacs à main, sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos, étuis à dos, malles, valises, sacs de voyage, portefeuilles, porte-documents, porte-clés en cuir ou en cuir». En revanche, la marque ne semble pas être utilisée pour des «parapluies, peaux et fourrures» pour lesquels les preuves ne contiennent aucune référence.

– En ce qui concerne les produits compris dans la classe 25, les documents produits démontrent l’usage du signe pour divers vêtements pour femmes. Il n’y a aucune indication de l’usage pour les hommes ou les enfants, à l’exception des dessins ou modèles de chaussures de loisir en caoutchouc qui apparaissent dans le contenu de catalogues pour cibler à la fois un public masculin et un public féminin. Il s’ensuit que l’usage pour la catégorie des vêtements, ainsi que pour les produits spécifiques «vêtements, robes et robes pour la soirée et les cérémonies, jupes, pantalons, pantalons, manteaux et vestes, chemises, tee-shirts, t-shirts, tee-shirts, pull-overs, ceintures, chaussures de soirée et cérémonies» est uniquement démontré «pour dames».
– À la lumière de leur appréciation globale, les éléments de preuve sont suffisants en ce qui concerne les critères de durée, de lieu, d’importance et de nature de l’usage uniquement pour les produits suivants:

Classe 18 — Produits en cuir, en cuir et en leurs imitations, à savoir sacs, sacs à main, sacs, sacs de voyage, sacs de randonnée, sacs à dos, étuis de beauté, malles, sacs de voyage, porte-monnaie, porte- documents, porte-clés en cuir ou en cuir.

Classe 25 — Vêtements pour dames, robes, robes et robes et costumes de cérémonies, jupes, pantalons, pantalons, pantalons, vestes, manteaux,
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manteaux, chemises, t-shirts, T-shirts, T-shirts, tee-shirts, pull-overs, sweat-shirts, ceintures, soirée et cérémoniale; tous les produits énumérés ci-dessus uniquement pour les femmes; chaussures de jour.

– À l’inverse, les documents fournis par la titulaire ne suffisent pas à démontrer l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour les produits restants.

8 Le 5 septembre 2021, la demanderesse en déchéance a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la demande en déchéance avait été rejetée.
9 L’Office a reçu, le 5 novembre 2021, le mémoire exposant les motifs du recours.
10 Dans son mémoire en réponse, reçu par l’Office le 31 décembre 2021, la titulaire demande que le recours soit rejeté.
11 Le 1 février 2022, des observations ont été reçues de tiers en tant que détenteurs du crédit relatif aux droits de gage existant sur la marque de l’Union européenne contestée. Il s’agit des mêmes parties qui, en première instance, avaient contesté la demande en déchéance de la marque contestée et demandé que la nullité des marques soit déclarée, indirectement et/ou contrebalancée, par la demanderesse en raison de sa mauvaise foi. Le 2 février 2022, le greffe des chambres de recours a présenté ces observations à titre d’information uniquement, tant à la demanderesse qu’à la titulaire.
12 Toutefois, le 16 février 2022, la demanderesse a demandé qu’un délai soit fixé pour répondre aux observations des tiers. Suite à la fixation du délai par l’Office, la demanderesse a présenté ses observations le 28 mars 2022, tandis que la titulaire n’a pas présenté de réplique.

Moyens et arguments des parties
13 Les arguments de la demanderesse en déchéance présentés à l’appui du recours peuvent être résumés comme suit:

– Les documents produits par la titulaire de la MUE prouvent uniquement l’usage des marques «Gattinoni» détenues par la demanderesse en déchéance (entre autres, les marques de l’ Union européenne no 10 499 937, no 16 085 491 et no 17 514 787) et non par la titulaire de la MUE.
– Presque tous les éléments de preuve concernent une période au cours de laquelle la titulaire actuelle n’était pas encore
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titulaire de la marque contestée, contrairement à ce que soutient la division d’annulation.

– Nous ne sommes pas d’accord avec la reconstruction de la division d’annulation, selon laquelle la marque contestée est l’une des «marques Gatpinoni» couvertes par le contrat de droit exclusif d’exploitation (pièce 2), conclu entre la précédente titulaire Fashion Star S.A. et la titulaire actuelle de la marque. En effet, il n’y a aucune référence à la marque de l’Union européenne contestée dans les termes du contrat. La division d’annulation est parvenue à la conclusion inverse au moyen d’une hypothèse erronée, fondée sur un document de nature comptable, dénuée de pertinence étant donné qu’il était très générique et concernait une transaction économique entre les parties, qui n’a démontré ni la nature ni l’importance de l’usage de la marque de l’UE contestée.
– L’indication des redevances perçues par le titulaire de la marque de l’époque dans le document de l’opposante mentionné à l’annexe 2 du contrat ne précise nullement si une telle rémunération peut être attribuée à l’usage effectif de la marque contestée.

– Le portefeuille «Gatoni Trade Marks» se compose de diverses marques, dont des marques purement figuratives. Par conséquent, les redevances mentionnées dans le document A, jointes par la titulaire de la marque de l’Union européenne contestée, que la division d’annulation a jugées attribuables à la marque contestée, pourraient bien se référer à l’exploitation des seules marques figuratives simples dans le «portefeuille de marques Gcaloni», qui sont différentes de celles de la marque de l’Union européenne contestée.

– Il est donc contesté que l’usage de la marque contestée a été démontré. Les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE font référence à l’utilisation de signes qui sont graphiquement différents de la marque contestée telle qu’enregistrée.

– L’usage des marques «Gatoni» — qui n' inclut pas la marque contestée — dans le cadre d’un contrat de licence n’est pas un usage transmis au tiers et ne suffit donc pas à prouver que sa propre marque continue d’exister, mais constitue un usage toujours et nécessairement associé au titulaire de la marque effectivement utilisée, qu’il l’soit ou non. La Division d’annulation a donc confondu l’utilisation indirecte de la marque de la titulaire par le cédant en raison de l’usage en faveur d’une marque de tiers.

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– Dès lors, la décision attaquée a conclu à tort que la documentation présentée par la titulaire concernant les marques «Gatingoni», autre que la marque contestée, démontrait l’usage de ladite marque au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a) du RMUE. La division d’annulation n’a pas correctement appliqué cette disposition, contrairement à la jurisprudence de l’Office et de la Cour de justice.

14 Les arguments de la titulaire de la marque de l’Union européenne présentés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:

– Les observations formulées dans les mémoires présentés devant la division d’annulation concernant la pertinence et le caractère suffisant de la documentation démontrant l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée sur le territoire de l’Union européenne pendant une période de cinq ans sont réitérées. La Chambre demande donc à la Chambre de rejeter le recours et de confirmer la décision attaquée. En particulier, la titulaire de la marque de l’Union européenne a expliqué les points suivants.

– Si, comme en l’espèce, la titularité du titulaire actuel couvre, par rapport à la période pertinente, une période plus courte que celle du titulaire précédent, les preuves d’usage peuvent se référer en grande partie à une période pendant laquelle le titulaire actuel n’était pas titulaire de la marque contestée. Cela n’affecte en rien la validité ou la valeur probante des éléments de preuve.

– Les conclusions de la division d’annulation, qui a considéré à juste titre que la marque contestée était l’une des marques «Gattings» de Fashion Star S.A. couvertes par le contrat master License, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, sont conformes aux conclusions auxquelles la division d’annulation est parvenue. L’inclusion de la marque parmi celles couvertes par l’accord de licence est également confirmée par le reste de la documentation présentée par la titulaire à titre de preuve de l’usage et n’est pas uniquement fondée, comme le prétend la demanderesse, sur l’accord privé qui a révoqué la licence. Il s’agit donc d’un chiffre objectif et vérifiable, contrairement à ce que prétend la requérante.

– La demanderesse conteste la déclaration de preuve d’usage de la demanderesse selon laquelle les preuves d’usage
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fournies par la titulaire prouvent l’usage non pas de la marque contestée, mais des marques de la demanderesse.

– En ce qui concerne la pertinence, pour la marque contestée, des éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE, les conclusions auxquelles est parvenue la division d’annulation sont communes.
– Le titulaire actuel de la marque contestée peut non seulement être, mais doit se référer à la manière dont le titulaire antérieur a fait usage de la marque, pour la période pendant laquelle elle était titulaire, puisque l’usage empêchant la déchéance de la marque est celui effectué par le titulaire de la marque ou avec son consentement pour la période pendant laquelle il était titulaire de la marque. Il est donc inexact de prétendre que le titulaire actuel de la marque contestée est déchargé de l’obligation de fournir la preuve de l’usage et qu’il tire profit, en tant que tiers, des preuves d’usage fournies pour une marque de tiers.

Motifs
15 Compte tenu de la date de dépôt de la demande en déchéance en question, à savoir le 23 novembre 2018, qui est déterminante pour déterminer le droit matériel applicable (01/09/2021, T- 561/20, Vita, EU:T:2021:524, § 37), le présent litige est régi par les dispositions du RMUE, à savoir le règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1).

16 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 du RMUE et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.

Portée du recours
17 Le recours a été formé par la demanderesse en déchéance, pour les produits pour lesquels la division d’annulation a considéré que la marque avait fait l’objet d’un usage sérieux, tels qu’énumérés au point 6 ci-dessus.
18 La titulaire de la MUE a renouvelé la marque contestée en renonçant aux produits compris dans les classes 3 et 9. En outre, elle n’a déposé aucun recours incident au titre de l’article 68, paragraphe 2, du RMUE en ce qui concerne les autres produits compris dans les classes 18 et 25. Le recours est dès lors limité à la demande en déchéance de la MUE contestée pour les produits énumérés au paragraphe 6 de la présente décision.
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Remarque liminaire concernant les observations de tiers
19 Une société tierce, prétendument titulaire d’une série de plis enregistrés dans la marque contestée, a présenté des observations, tant au cours de la procédure de première instance que lors de la procédure de recours, dans cette dernière affaire, le 1 février 2022, contestant la demande en déchéance et demandant, «à titre incident et/ou reconventionnelle», que les marques soient déclarées nulles en raison de la mauvaise foi de la demanderesse.

20 Tout comme la division d’annulation, la chambre de recours conclut également, pour les raisons exposées en détail dans la décision attaquée, que ces observations ne sont pas recevables, étant donné qu’elles proviennent d’une entreprise tierce qui n’est pas partie à la procédure. Le fait que cette personne soit le bénéficiaire d’un droit réel sur la MUE contestée (en l’espèce, un gage) ne signifie pas qu’elle acquiert la qualité de partie à une procédure de déchéance devant l’Office.
21 En outre, par souci d’exhaustivité et conformément à la décision attaquée, il est observé que la demande en nullité au motif de la mauvaise foi «incidente et/ou reconventionnelle» à l’égard des marques de la demanderesse n’aurait pas été recevable même si elle avait été déposée par la titulaire. Cette demande sort du cadre de la présente procédure et une éventuelle demande en nullité de marques de la part de la demanderesse ne pourrait être introduite qu’en vertu de la législation applicable devant l’office des marques compétent qui a accordé les marques.

Remarque préliminaire sur les marques «Gattinoni» dont la demanderesse en déchéance est titulaire
22 À titre liminaire, il est utile de préciser que le fait que la demanderesse en déchéance soit également titulaire de plusieurs marques verbales «Gattinoni» (entre autres, les marques de l’Union européenne no 10 499 937, no 16 085 491 et no 17 514 787 citées dans le mémoire exposant les motifs du recours, qui sont toutes postérieures à la marque contestée) est en soi dénué de pertinence. En l’espèce, qui concerne les procédures de déchéance pour non-usage et non la réglementation de la propriété des droits détenus par les parties, la chambre de recours est uniquement appelée à apprécier, sur la base des critères réglementaires et jurisprudentiels applicables, si la documentation présentée par la titulaire est de nature à démontrer l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée.

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Article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE
23 Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.

24 Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent définir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle a été enregistrée.

25 Une marque fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 18 du RMUE, lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services. Pour que son usage soit sérieux, la marque doit faire l’objet d’un usage sérieux sur le marché pour les produits ou services qu’elle désigne; l’usage ne doit pas être effectué à titre symbolique, c’est-à-dire dans le seul but de maintenir les droits conférés par la marque, ni être utilisé uniquement au sein de l’entreprise concernée (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43). En outre, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci soit utilisée publiquement et vers l’extérieur, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 30/04/2008, 131/06-, Sonia Saonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 38; 18/01/2011, 382/08-, VOGUE, EU:T:2011:9, § 27).

26 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002, T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47).
Lieu, durée de l’usage et produits qui y sont visés
27 La requérante ne conteste pas les conclusions de la division d’annulation concernant le lieu et la durée de l’usage, ni le fait qu’un usage sérieux soit constaté pour certains produits plutôt que pour d’autres.
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28 La Chambre ne voit aucune raison de s’écarter de l’analyse et des conclusions de la décision attaquée sur ces points, qu’il convient donc de confirmer.

29 La critique de la demanderesse est, en substance, que la décision attaquée a conclu que la marque avait fait l’objet d’un usage sérieux (même partiel) alors que l’usage concernerait plutôt une marque autre que la marque en cause, ce qui n’était pas à la disposition de la titulaire pendant une partie significative de la période pertinente. Ces réclamations seront traitées dans les paragraphes suivants.

Succession de propriété de la marque et disposition de la marque
30 Comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, afin d’éviter la déchéance conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire doit prouver l’usage sérieux de la marque contestée au cours de la période comprise entre le 23 novembre 2013 et le 22 novembre 2018 en l’espèce.
31 Au cours de cette période, le titulaire actuel (First Gatoni Licensing S.r.l. en liquidation) était déjà le licencié exclusif des
droits d’exploitation de la marque depuis 2012, après avoir conclu avec Fashion Star deux contrats de licence pour les marques «Gatingoni» (le «master License»)le 17 décembre 2012, puis le 20 décembre 2013 (document 2). Par la suite, sur la base du précédent accord de licence «avancée», la titulaire actuelle a conclu une série d’autres contrats de-sous-licence «valorisés» avec différents distributeurs, afin de commercialiser les produits portant la marque «Gatoni» (pièce 4-20 de la titulaire au dossier de première instance).

32 Le donneur Fashion Star S.A. et la titulaire actuelle ont résilié la licence de master license ense par un accord privé du 19 janvier 2016 (Doc. A de la demanderesse dans le dossier de recours et document de la titulaire au dossier de première instance). Le 28 juillet 2016, la titulaire actuelle de la marque a acquis la propriété de la marque contestée au moyen d’un acte de vente conclu avec la Fashion Star S.r.l. susmentionnée (Doc. 3 de la titulaire au dossier de première instance).
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L’identification de la marque contestée comme l’objet du «master License» et l’ «annulation» qui en découle
33 L’usage sérieux de la marque contestée, comme l’a relevé la division d’annulation, a été démontré, entre autres, par le contrat de licence principal susmentionné, suivi de l’annulation correspondante.
34 Or, de l’avis de la demanderesse, ni le contrat ni son annulation n’ont pour objet la marque contestée, mais d’autres signes «Gattinoni» (marques dites «Gattinoni») qui, au surplus, ne sont pas suffisamment précisés. Dès lors, l’usage sérieux démontré sur la base de ces documents serait en réalité l’usage d’autres marques, sans incidence sur l’issue de la présente affaire.

35 Contrairement à ce que prétend la demanderesse en déchéance, le contrat de licence principal identifie «Gattinoni» de manière suffisamment claire comme toutes les marques appartenant à la même marque, c’est-à-dire celles qui concernent ou incluent, avec d’autres éléments figuratifs, le nom «Gatoni», des marques de lignes de produits spécifiques ou qui pourraient résulter d’une future revente de la marque (article 1.2 Doc. 2) et des modèles de produits associés à la marque. Par conséquent, les redevances découlant de l’exécution du contrat sont calculées par rapport à l’exploitation des «marques Gatoni», c’est-à-dire l’utilisation de marques, dessins et modèles attribuables à la marque Gatoni (voir point 17 du mémoire exposant les motifs du recours).

36 La clause territoriale (no 1.4) est utile pour couvrir l’étendue de la protection des «marques Gatoni». Les «marques Gatoni» couvertes par l’accord de licence peuvent être utilisées en Italie et «dans les pays tiers où les marques seront enregistrées», entre autres dans l’Union européenne, où la marque contestée est enregistrée.

37 Le fait que les «marques Gatoni» faisant l’ objet de la licence de master puissent également inclure d’autres marques, telles que les marques nationales italiennes et purement figuratives appartenant à la série «planetarium», comme l’a relevé la demanderesse aux pages 6 de-son mémoire exposant les motifs du recours, est dénué de pertinence dans la mesure où il suffit d’établir, comme observé précédemment, que la marque contestée y est incluse.

38 L’inclusion de la marque contestée dans la licence globale est également corroborée par les contrats de licence-ultérieurs accordés par la titulaire, qui clarifient encore, comme l’a
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observé à juste titre la division d’annulation, l’importance de l’usage de la marque contestée «Gatoni».
39 En ce qui concerne l’ «annulation» de la licence de master ( pièce A de la demanderesse dans le dossier de recours et document du titulaire au dossier en première instance), il est convenu avec la demanderesse que l’ «annulation» n’identifie pas spécifiquement les marques qui font l’objet de la licence. Toutefois, cela est dû au fait que cette identification a été effectuée dans la licence principale. Il suffira donc de s’y référer, comme cela a été fait, pour identifier les marques qui font l’objet de ce contrat, à savoir toutes les marques «Gatingoni» détenues par le donneur de licence de l’époque, qui incluent clairement la MUE contestée.

Usage de la marque avec le consentement de (l’ancien) titulaire
40 La chambre de recours estime qu’il convient de souligner qu’il n’existe aucun doute dans l’examen des documents versés au dossier, en particulier la licence globale et les sous- licences-conclues à la suite de la licence principale par le titulaire actuel puis le licencié/sous-concédant-, que la marque contestée a toujours été utilisée avec le consentement du donneur de licence puis de la titulaire de la MUE Fashion Star, au sens de l’article 18, paragraphe 2, du RMUE.
41 Le fait que l’usage de la marque contestée ait été fait avec le consentement de la titulaire de l’époque indique clairement que l’arrêt «mbk» de la Cour de justice (02/07/2020, 684/19, mbk-, EU: 2020: C: 519, § 23), cité au point 38 du mémoire exposant les motifs du recours, est dénué de pertinence en l’espèce, qui concerne d’ailleurs une affaire distincte, à savoir la question de savoir si un opérateur commercial qui a publié une publicité portant atteinte à la marque du site web d’une autre partie, utilise ou non en ligne une marque.

42 Enfin, en ce qui concerne les observations de la demanderesse concernant la preuve de l’usage d’une marque de tiers (page 11 du-mémoire exposant les motifs du recours), qui, en tant que telles, ne seraient pas qualifiées d’usage attribuable à l’actuel titulaire, la Chambre souligne que l’usage sérieux que le titulaire est appelé à démontrer pour éviter une déclaration de déchéance au titre de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE est indépendant du nombre de parties ayant réussi la disposition et/ou la propriété de celle-ci, ce qui n’est pertinent qu’au moment de vérifier si l’usage a été fait avec son consentement.
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43 A cet égard, il convient de relever que l’usage de la marque par son titulaire précédent ou, avec son consentement, par un tiers (même si celui-ci était, comme en l’espèce, la titulaire actuelle, la licenciée de l’ancienne titulaire), pendant la période pertinente au cours de laquelle elle était titulaire de cette marque, est de nature à prouver l’usage de cette marque par son titulaire actuel, au sens de l’article 58, paragraphe 1, point a) du RMUE, nonobstant le fait que, au moment de la constatation d’un tel-usage, le tiers 12/20. (marque fig.), EU:T:2021:702, § 29]
44 Le transfert d’une marque ne saurait avoir pour effet de priver son nouveau titulaire de la possibilité d’apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque au cours de la période pertinente au cours de laquelle elle n’était pas titulaire de la marque. En effet, toute constatation contraire conduirait le nouveau titulaire de la marque à s’exposer au risque de déchéance des droits acquis pour des produits et des services pour lesquels il n’aurait pas pu raisonnablement utiliser la marque contestée, sans pouvoir bénéficier de la protection légitime découlant de l’usage auquel cette marque a été effectivement soumise pendant la période pertinente antérieure à l’acquisition de ses droits, soit par l’ancien titulaire, soit par un tiers avec le consentement de ce dernier (13/10/2021,-12/20, Frutaria. (marque fig.), EU:T:2021:702, § 30].

45 Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, les accords de licence principale et de sous- licence -présentés à titre de preuve de l’usage, dans lesquels le titulaire actuel apparaît comme étant respectivement le licencié et le sous-donneur de licence-, sont susceptibles de démontrer l’usage de la marque contestée.
L’usage de la marque sous une forme qui diffère de celle sous laquelle celle-ci a été enregistrée
46 Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, l’usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit enregistrée ou non sous la forme sous laquelle elle est utilisée au nom du titulaire, est considéré comme un usage sérieux du signe.
47 L’objet de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui,
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sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés. Dans de pareilles situations, lorsque le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des aspects négligeables et que les deux signes peuvent donc être considérés comme substantiellement équivalents, la disposition citée prévoit que l’obligation d’usage de la marque enregistrée peut être satisfaite en rapportant la preuve de l’usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans le commerce [30/01/2020-, 598/18, BROWNIE/BROWNIE, Brownie (série), EU:T:2020:22, § 62].

48 La constatation d’une altération du caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée requiert un examen du caractère distinctif et dominant des éléments ajoutés au regard des qualités intrinsèques de chacun de ces éléments et de la position relative des différents éléments dans la configuration de la marque [30/01/2020-, 598/18, BROWNIE/BROWNIE, Brownie (série), EU:T:2020:22, § 63].

49 Il convient donc d’examiner si c’est à juste titre que la division d’annulation a considéré la stylisation et la police de caractères de l’élément verbal de la MUE contestée comme des éléments secondaires de la marque et si la variation de ces éléments affecte la perception de la même marque par le public, bien qu’avec une certaine modification, ou un autre signe.
50 De l’avis de la demanderesse, l’usage effectif des marques en dessous (colonne de gauche à gauche), considéré comme prouvé dans la décision attaquée (voir page 16 de ladite décision), ne «sautera» pas à la marque contestée (colonne de droite) par la déchéance (page 8 du mémoire exposant les motifs du recours). En fait, les marques utilisées sont différentes sur le plan visuel de la marque de l’Union européenne enregistrée, qui, au contraire, n’a été démontrée par la titulaire d’aucun usage étant donné que les éléments de preuve produits font référence à d’ «autres» marques.

Marques utilisées Marque contestée
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51 La Chambre ne partage pas l’argument de la demanderesse.
52 Selon la jurisprudence, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, l’élément verbal est, en principe, plus distinctif que l’élément figuratif, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (06/09/2013, 349/12,-Revaro, EU:T:2013:412, § 23 et jurisprudence citée; 27/02/2014, 226/12-, Lidl/LÍDL MUSIC (fig.) et al., EU:T:2014:98, § 51).

53 L’élément figuratif de la marque contestée, telle qu’enregistrée, se limite à la caractérisation stylistique de l’élément verbal «Gatoni» à ma signature. Cet élément décoratif ne joue pas un rôle important dans l’impression d’ensemble du signe et n’a pas de contenu sémantique propre susceptible de conférer à la marque un caractère distinctif supplémentaire ou de permettre au consommateur de désigner les produits concernés
[27/02/2014-, 226/12, LIDL/LÍDL MUSIC (fig.) et al, EU:T:2014:98, § 25].

54 Dès lors, les légères modifications de cet élément figuratif décoratif dans les marques utilisées pour la marque enregistrée, consistant en une légère modification de la représentation de la lettre «n» et de la lettre «G», d’une part, et dans la police de caractères majuscule et la courbure de l’élément verbal, d’autre part, ne suffisent pas à elles seules à altérer, aux yeux du public pertinent, la perception que les deux marques utilisées ne sont rien de plus qu’une variante de la marque enregistrée, ce qui exclut que les premiers puissent être considérés comme étant distinctifs.
55 En outre, les variations graphiques de la marque «Gatchoni», telles qu’elles apparaissent dans les preuves d’usage, ne sont pas particulièrement inhabituelles et ne consistent pas non plus en des éléments figuratifs dominants susceptibles d’attirer l’attention du public (10/12/2015-, 690/14, Vieta, EU:T:2015:950, § 50). Étant donné que le public aura la même impression d’ensemble que la marque enregistrée par rapport aux variations dans lesquelles elle a été utilisée, la chambre de recours conclut que la marque contestée a été utilisée sous une forme qui n’altérait pas son caractère distinctif (16/05/2011-, 145/08, Atlas, EU:T:2011:213, § 42; 24/05/2012, 152/11-, MAD, EU:T:2012:263, § 41).
56 Enfin, le fait que le législateur ait précisé, par la dernière réforme du RMUE, que l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE s’applique «indépendamment du fait que la marque soit enregistrée ou non sous la forme sous laquelle elle est utilisée
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au nom du titulaire», suffit à rendre non fondée la référence à l’arrêt «BAINBRIDGE-» (13/09/2007, 234/06 P, BAINBRIDGE,-EU:C:2007:514, § 85), faite par la demanderesse au point 35 de son mémoire en recours.

Importance de l’usage
57 La demanderesse conteste la preuve de l’importance de l’usage uniquement de manière indirecte, en faisant valoir qu’elle ne saurait être attribuée à la marque contestée, mais plutôt à d’ «autres marques».
58 Toutefois, ainsi qu’il a été observé ci-dessus, i) la marque contestée doit être considérée comme incluse dans l’objet de la licence de master accordée par le titulaire précédent à la titulaire actuelle, ainsi que les contrats de sous-licence accordés par ce dernier à ses distributeurs, ii) l’utilisation du signe effectué dans le cadre de ces licences avec le consentement préalable de la titulaire, et iii) les marques représentées dans l’ensemble de la documentation soumise (y compris les catalogues, les dessins et les extraits de magazines et les revues de presse, etc.) ne peuvent altérer l’ensemble des marques (y compris les catalogues et les revues).

59 Enfin, il convient de noter, par souci de clarté, que l’article 10 du RDMUE n’établit pas que chaque élément de preuve doit nécessairement contenir des informations sur chacun des quatre éléments sur lesquels doit porter la preuve de l’usage sérieux, à savoir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage. Une combinaison d’éléments de preuve peut permettre d’établir les faits à démontrer, même si chacun de ces éléments, pris isolément, ne serait pas suffisant pour rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits [05/03/2019,-263/18, MEBLO (fig.), EU:T:2019:134, § 84].

Conclusion
60 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu à juste titre que la titulaire avait prouvé l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour les produits énumérés au paragraphe 6 ci-dessus.

61 Par conséquent, le recours de la demanderesse est rejeté.

Frais
62 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse en déchéance, en tant
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que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la procédure de recours.
63 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire, s’élevant à 550 EUR.
64 La décision de la division d’annulation, qui a condamné chaque partie à supporter ses propres frais, reste inchangée.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:

1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse en déchéance à supporter, à titre de remboursement, les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans la procédure de recours à concurrence de 550 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:

Signature
H. Dijkema
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