DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 13 juin 2023
dans l’affaire R 1558/2021-4
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
Binger Strasse 173
55218 Ingelheim
Allemagne titulaire de la MUE/requérante représentée par HOGAN LOVELLS, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante (Espagne)
contre
Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited
Unit 1, Building 2, Marlins Meadow,
WO18 8YA Watford, demanderesse en nullité/défenderesse Royaume-Uni représentée par BIRD & BIRD LLP, Maximiliansplatz 22, 80333 München (Allemagne)
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 37 137 C (enregistrement de marque de l’Union européenne n° 1 243 484)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (présidente), A. Kralik (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
13/06/2023, R 1558/2021-4, FORM E D’INHALATEUR (3D)

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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 16 juillet 1999, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG (la «titulaire de la MUE» ou la «titulaire») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour la liste de produits suivante, après renonciation partielle déposée le 17 février 2020:
Classe 10: Instruments et appareils pour l’inhalation de préparations pharmaceutiques, à savoir inhalateurs de poudre sèche pour le traitement de la BPCO.
2 La demande a été enregistrée le 10 octobre 2020.
3 Le 1er août 2019, Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited (la «demanderesse en nullité» ou la «demanderesse») a déposé une demande en nullité pour tous les produits susmentionnés.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux énoncés à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points a), b) et e), i) et ii), du RMUE.
5 La demanderesse en nullité a fait valoir que la MUE contestée représente un inhalateur de poudre sèche (IPS) traditionnel et a présenté des exemples d’autres inhalateurs dotés des mêmes quatre composants de base, à savoir un récipient pour médicaments, un bouton poussoir, un embout buccal et un couvercle de protection. La demanderesse en nullité a mentionné plusieurs brevets américains, canadiens, internationaux et européens de la titulaire. Concrètement, le brevet américain US007694676 de la titulaire représenterait l’inhalateur décrit dans la MUE contestée, doté du récipient pour médicaments, de l’embout buccal, du couvercle et du bouton. D’après la demanderesse, la représentation dans la MUE ne serait ni différente ni distinctive par rapport à d’autres inhalateurs. En outre, elle a allégué que l’EUIPO avait déjà refusé d’autres demandes similaires de marques tridimensionnelles pour des IPS dotés des mêmes fonctions techniques.
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6 La demanderesse en nullité a également fait valoir que la MUE était dépourvue de caractère distinctif, étant donné que celle-ci ne serait constituée que d’une combinaison de caractéristiques évidentes typiques des inhalateurs. Par ailleurs, la demanderesse en nullité a affirmé que les caractéristiques du signe résultaient de la nature même des produits et étaient nécessaires à l’obtention d’un résultat technique. Le signe ne s’écarterait pas de la norme ou de la coutume dans le secteur des IPS et ne devrait dès lors pas faire l’objet d’un monopole exercé par la titulaire. Selon la demanderesse en nullité, tous les différe nts aspects de la MUE serviraient à obtenir un résultat technique, tout comme la forme de base, laquelle sert à adapter confortablement l’inhalateur à la paume de la main de la personne et à lui permettre de le saisir, de le porter et de l’utiliser aisément.
7 À l’appui de ses arguments, la demanderesse a produit les éléments de preuve suivants:
• annexe A1: divers extraits de la présence en ligne de la demanderesse sur www.glenmark.com et l’encyclopédie en ligne Wikipédia;
• annexe A2: un extrait de Wikipédia et un extrait du site web de la titulaire de la MUE www.boehringer- ingelheim.com;
• annexe A3: un extrait de Wikipédia portant sur les inhalateurs de poudre sèche;
• annexes A4 à A9: des copies des demandes de brevet de la titulaire, du brevet américain US005947118A déposé le 30/06/1997, du brevet canadien CA2164222 déposé le 28/05/1994, du brevet international WO 94/28958 déposé le 28/05/1994, du brevet européen EP 1496 858 B1 déposé le 02/04/2003, du brevet européen
EP 1 691 870 B1 déposé le 05/11/2004 et du brevet américain US007694676 B2 déposé le 22/04/2005;
• annexe 10: un extrait du registre en ligne de l’EUIPO concernant la MUE contestée;
• annexe 11: des copies des décisions par lesquelles l’EUIPO a refusé les MUE
n^os 13 119 201 , 17 092 902 et 17 092 611 pour des marques de forme;
• annexe 12: des extraits des sites https://w.iconfinder.com, https://iconscout.com et https://iconscout.com/icon/dry-powder-inhaler;
• annexe A13: une copie de la demande de brevet américain US7252087 B2;
• annexe A14: un extrait de la communication de la Commission publiée en 1998 au Conseil et au Parlement européen intitulée «Stratégie pour l’élimination progressive des CFC dans les inhalateurs-doseurs», afin d’attester que des inhalateurs de poudre sèche de forme ovale ou arrondie étaient déjà couramment utilisés à cette époque pour le traitement de la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) ou de l’asthme;
• annexe A15: des impressions du site web www.medicines.org.uk;
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• annexe A16: des impressions du site web www.mims.co.uk;
• annexes A17 à A21: des impressions du site web www.medicines.org.uk;
• annexe A22: des impressions du résumé des caractéristiques du produit;
• annexe A23: des impressions du résumé allemand des caractéristiques du produit;
• annexes A24 à A29: des impressions du site web www.medicines.org.uk;
• annexe A30: des impressions du site web de la titula ire https://docs.boehringeringelheim.com/Prescribing%2olnformation/PIs/Spiriva/Spiriv
a.pdf);
• annexe A31: une capture d’écran de LAUER-TAXE, la base de données allemande répertoriant tous les produits pharmaceutiques autorisés et actuellement disponib les sur le marché allemand;
• annexe A32: une impression du site web CGM LAUER sur la nature de LAUER- TAXE;
• annexe A33: une publication du groupe de travail sur les accords relatifs aux médicaments, par laquelle celui-ci recommande spécifiquement de fournir aux patients atteints de BPCO un médicament générique moins cher contenant du tiotropium;
• annexe A34: une impression de l’article Wikipédia en ligne intitulé «Healthcare in Europe» (soins de santé en Europe).
8 Le 18 février 2020, la titulaire de la MUE a contesté les arguments de la demanderesse et
a demandé que la demande en nullité soit rejetée comme dénuée de fondement.
9 Concrètement, la titulaire a expliqué que l’enjeu consiste avant tout à traiter les maladies respiratoires, en particulier la BPCO, pour laquelle elle a mis au point un médicame nt appelé Spiriva, introduit en 2002, et disponible sous la forme de capsule à insérer dans le HandiHaler. La MUE contestée décrirait et protégerait le HandiHaler utilisé avec de la poudre sèche. La titulaire a expliqué que l’utilisateur se sert de l’inhalateur en ouvrant le bouchon supérieur, en insérant la capsule, en pressant le bouton pour percer la capsule, puis en s’insérant l’embout buccal dans la bouche et en respirant profondément pour inhaler la poudre. La titulaire a déclaré que le HandiHaler a été pensé pour avoir une for me et un aspect qui sortaient de l’ordinaire et qui jouiraient d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public spécialisé et des patients. Elle a fait valoir que la forme était inhabitue l le et originale, et servait à reconnaître immédiatement le médicament de la titulaire.
10 La titulaire a affirmé que la MUE bénéficiait de la présomption de validité et avait été enregistrée depuis 2000, époque à laquelle l’Office l’a jugée conforme et distinctive au regard de tous les produits pour lesquels elle est enregistrée. La titulaire a en outre nié que la MUE serait la seule forme que pourraient avoir les inhalateurs ou celle qu’ils devraient avoir pour obtenir un résultat technique. Ses caractéristiques essentielles, à savoir la forme convexe distinctive et l’ouverture pourvue d’un bouchon à clapet, seraient foncière me nt indépendantes de la fonction de l’inhalateur consistant à administrer des médicaments dans
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les poumons des patients. La titulaire de la MUE estime que les professionnels de la santé connaissent bien sa forme qui attire le regard et sont conscients de son origine commerciale, plusieurs prix ayant confirmé le caractère unique et remarquable de son aspect à la date de son dépôt. Elle a déclaré que la MUE avait acquis un caractère distinct if par son usage intensif dans l’Union européenne.
11 La titulaire a contesté l’argument de la demanderesse selon lequel toutes les parties de la forme de la MUE étaient nécessaires à l’obtention d’un résultat technique; plus particulièrement, la titulaire a fait valoir que la partie inférieure et le couvercle n’avaient pas de fonction technique et que l’apparence extérieure de la MUE était, dans une large mesure, voire foncièrement, indépendante de la «fonction d’inhalation» du dispositif. D’après la titulaire de la MUE, les brevets ne témoignaient pas de la fonction technique du signe.
12 Les éléments de preuve suivants ont été produits à l’appui des arguments de la titulaire de la MUE:
• pièce 1: extraits du site web de Boehringer Ingelheim;
• pièce 2: notice d’utilisation du Spiriva: informations à l’intention de l’utilisateur;
• pièce 3: extrait des directives de l’EUIPO;
• pièce 4: extrait du site web d’AstraZeneca;
• pièce 5: extrait du site web de l’Agence européenne des médicaments;
• pièce 6: extrait de www.arcapta.com et de PR newswire;
• pièce 7: extrait de www.medicines.org.uk pour Breezhaler Ultibro;
• pièce 8: extrait de www.medicines.org.uk pour Zonda Braltus;
• pièce 9: extrait de www.medicines.org.uk pour Relvar Ellipta;
• pièce 10: extrait de www.medicines.org.uk pour Relenza Rotadisk;
• pièce 11: extrait du site web d’Arven;
• pièce 12: brochure «World-class creative talent» (talent créatif d’envergure mondia le) et extrait de la chaîne YouTube de Kinneir Dufort;
• pièce 13: extraits de la victoire remportée par le HandiHaler au iF DESIGN AWARD;
• pièce 14: articles publiés dans la revue Design Week;
• pièce 15: extraits de la victoire remportée par le HandiHaler au titre du GMark GOOD DESIGN AWARD;
• pièce 16: extrait de la marque allemande DE 30 551 046;
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• pièce 17: HandiHaler, emballage du produit, notice du HandiHaler et du Spiriva;
• pièces 18 à 64: différents éléments de preuve pour attester que la MUE a acquis un caractère distinctif par l’usage.
13 Par décision du 31 août 2021 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré la nullité de la MUE contestée dans son intégralité conformément à l’article 52, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 207/2009, lu conjointement avec son article 7, paragraphe 1, point e), ii). La titulaire de la MUE a été condamnée aux dépens. La division d’annulat io n a notamment motivé sa décision de la manière ci-après.
− Le signe en cause peut être décrit comme suit: il existe six représentations différe ntes d’un inhalateur, dont quatre montrent le dispositif fermé ainsi que l’extérieur de l’inhalateur, et deux montrent le dispositif ouvert, respectivement, en vue de côté et en vue de dessus. Les différentes parties sont détaillées comme indiqué ci-après.
1) La partie inférieure, qui contient la capsule du médicament et comporte des fenêtres pour voir le contenu, présente un fond plat permettant au dispositif de rester à la verticale et une charnière au centre, d’un côté, qui se connecte à la partie supérieure du dispositif. Cette zone est pourvue d’une légère côte ou rainure pour la préhension.
2) Le couvercle supérieur est fixé à la charnière centrale et sert à recouvrir l’embout buccal afin de le protéger des polluants environnementaux, tels que la poussière ou d’autres débris.
3) Le bouton poussoir se trouve de l’autre côté du dispositif juste au-dessous du centre, présente une surface nervurée à l’avant et un renfoncement de sa partie supérieure et, lorsqu’il est pressé, perfore la capsule, ce qui libère le médicame nt.
4) L’embout buccal que comporte le dispositif, et visible dans deux des représentations, a une forme conique et est plus épais en bas qu’en haut, ce qui rend sa forme confortable à insérer dans la bouche du patient en vue d’une inhalation.
− Certaines des demandes de brevet de la titulaire présentées par la demanderesse concernent l’inhalateur représenté dans le signe contesté et décrivent les différe nts éléments du dispositif et leur fonction (EP1496858 B1 à l’annexe A7;
US 7252087 B2 à l’annexe A13; US7694676 B2 à l’annexe 9). Toutes les caractéristiques remplissent une fonction technique et chaque pièce joue un rôle spécifique, tout comme la forme du dispositif.
− De toute évidence, les éléments les plus importants de la MUE contestée sont tous exclusivement fonctionnels. Tous les éléments essentiels de la forme de la marque, et donc la forme de la marque dans son ensemble, sont nécessaires à l’obtention d’un résultat technique.
− Le fait que la forme concernée fait ou a fait l’objet d’une demande dans le cadre d’un brevet enregistré ou d’une demande de brevet peut constituer un élément de preuve prima facie de nature à démontrer que les aspects de cette forme déterminés comme
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fonctionnels dans la demande de brevet sont nécessaires pour obtenir un résultat technique.
− La forme de la MUE est divulguée dans les dessins du brevet et est désignée comme la «réalisation préférentielle de l’invention». Chacun des différents éléments, notamment la forme, est fonctionnel.
− Les différents brevets produits, lus conjointement, présentent des représentatio ns identiques ou très similaires du dispositif tel qu’il apparaît dans le signe contesté, ainsi qu’une explication de la fonction de chaque partie qui sert à obtenir un résultat technique. La même fonction ne doit pas s’appliquer à toutes les parties, mais le couvercle inférieur, qui permet au dispositif de rester à la verticale, d’insérer la capsule ainsi que de voir le contenu à travers les fenêtres, et le couvercle supérieur, qui protège l’embout buccal, ont une fonction technique au sein du dispositif.
− Même la forme de la MUE est décrite comme ayant pour fonction de tenir et d’ouvrir le dispositif. Le fond plat sert à faire tenir le dispositif en équilibre sur une surface afin d’insérer la capsule facilement et en toute sécurité ainsi que d’utiliser le produit aisément. Cette forme est également nécessaire pour loger la capsule. Le fait qu’il existe d’autres formes est sans incidence, étant donné que la titulaire pourrait attaquer d’autres marques de forme non seulement pour des aspects identiques, mais également des aspects similaires, et ainsi obtenir une protection sur la forme et la fonction technique du dispositif.
− Compte tenu de ce qui précède, la MUE contestée est exclusivement composée de la forme des produits contestés compris dans la classe 10 nécessaires à l’obtention d’un résultat technique au sens de l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE.
14 Le 10 septembre 2021, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 5 janvier 2022.
15 Dans son mémoire en réponse reçu le 16 mai 2022, la demanderesse en nullité a demandé le rejet du recours.
16 Le 10 juin 2022, la titulaire de la MUE a demandé à la chambre de recours de l’autoriser à compléter le mémoire exposant les motifs du recours par un mémoire en réplique, conformément à l’article 26, paragraphe 1, du RDMUE.
17 Le 17 juin 2022, cette demande a été acceptée.
18 Le 22 août 2022, la titulaire de la MUE a présenté sa réplique.
19 Le 31 octobre 2022, la demanderesse en nullité a déposé sa duplique.
Moyens et arguments des parties
20 Les arguments avancés par la titulaire de la MUE dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit.
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La demanderesse en nullité ne s’est pas acquittée de la charge de la preuve
− Les éléments de preuve et les arguments présentés par la demanderesse en nullité sont insuffisants pour invalider la MUE contestée. Ils ne permettent pas de conclure que la MUE contestée est «exclusivement» composée de la forme des produits nécessaires à l’obtention d’un résultat technique au sens de l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMC.
− La division d’annulation a fondé sa conclusion sur une compréhension erronée des exigences de l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMC, qui dispose explicite me nt que c’est la forme du produit qui est nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, et non pas seulement l’existence d’une caractéristique (constructive) du produit. Le libellé de l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMC a été élargi par le règleme nt modificatif (UE) 2015/2424, qui a prévu la possibilité d’une «autre caractéristiq ue nécessaire à l’obtention d’un résultat technique». Cette version n’est toutefois pas applicable en l’espèce. La différenciation entre la forme des produits et leurs caractéristiques constructives est confirmée par la jurisprudence.
− La division d’annulation n’a pas correctement examiné les enseignements et solutions techniques des brevets EP 1 496 858 B1, US 7 252 087 B2 et US 7 694 676 B2 sur lesquels elle s’est fondée pour conclure à l’existence d’un résultat technique. Le fait qu’une certaine forme est représentée dans l’incarnation privilégiée ne permet pas de conclure que la forme est nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.
La forme globale n’est pas nécessaire à l’obtention d’un résultat technique
− La MUE contestée n’est pas exclusivement constituée par la forme des produits qui est nécessaire à l’obtention d’un résultat technique et l’examinateur n’a pas examiné la forme des caractéristiques individuelles. Le fait que l’inhalateur est destiné à être placé entre les mains des patients pour être utilisé n’est pas suffisant pour supposer que la forme dans son ensemble est nécessaire à l’obtention d’un résultat technique. Les brevets n’attribuent pas de fonction technique à la forme globale, et la divisio n d’annulation ne désigne pas expressément la forme globale comme une caractéristiq ue essentielle de la MUE contestée.
− Il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMC que le seul facteur décisif est le fait que la forme [et non le produit ou l’une de ses autres caractéristiques (constructives)] a un effet technique.
− Dans le même ordre d’idées, l’effet des produits instruments et appareils pour l’inhalation de préparations pharmaceutiques, à savoir inhalateurs de poudre sèche pour le traitement de la BPCO, ne dépend pas de la forme globale de l’inhalateur.
− Le fait de tenir le dispositif de manière «confortable ou en toute sécurité» ne constitue pas un résultat technique. Même si la forme de l’inhalateur était imposée par des considérations d’ordre fonctionnel, l’effet des produits inhalateurs de poudre sèche pour le traitement de la BPCO n’en dépend pas.
− La forme particulière du fond, du boîtier extérieur, de la charnière, de la fenêtre et du bouton n’est pas nécessaire à l’obtention du résultat technique.
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− La division d’annulation n’a pas désigné de résultat technique découlant de la forme globale.
− De toute évidence, la forme globale n’influe pas sur le résultat technique des inhalateurs de poudre sèche pour le traitement de la BPCO en tant que telle, c’est-à- dire plus particulièrement sur l’application de médicaments. La forme globale n’est dès lors pas nécessaire pour que les inhalateurs de poudre sèche destinés au traiteme nt de la BPCO puissent remplir cette fonction. Si la demanderesse n’a pas été en mesure de désigner un résultat technique qui aurait été produit par le signe en cause, la demande en nullité doit être rejetée.
Les brevets présentés n’attribuent pas de fonction technique à la forme globale
− Le brevet doit contenir des informations claires et détaillées sur la fonction technique remplie par la forme et sur l’avantage technique que celle-ci confère. Aucun des brevets présentés ne satisfait à ces conditions. Au contraire, aucune dispositio n géométrique de ces parties ne ressort des revendications. La forme des parties supérieure et inférieure n’est pas nécessaire à la solution technique revendiquée dans les brevets. Un avis d’expert confidentiel est joint en tant que pièces 1 et 2.

La MUE contestée possède un caractère distinctif intrinsèque
− La MUE – à l’instar du marché – a été limitée à une affection très spécifique (la broncho-pneumopathie chronique obstructive – BPCO) et à un type d’inhalateur très spécifique (un inhalateur de poudre sèche). Sa forme elliptique ovale frappante permet au consommateur pertinent de percevoir la MUE contestée comme une indication de l’origine. Lorsque la marque a été déposée en 1999, un inhalateur de poudre sèche pour le traitement de la BPCO à la forme convexe particulière caractérisée par une disposition harmonique d’ellipses en réplication et à l’ouverture pourvue d’un bouchon à clapet n’était certainement pas la norme ni la coutume du marché.
− C’est ce qui ressort de l’arrêt rendu le 2 décembre 2021 par le tribunal régional supérieur de Coblence, dans lequel il a été confirmé que la marque allemande
n° 305 51 046 avait fait l’objet d’un usage sérieux et que la forme ne remplissait aucune fonction technique.
− La forme de la MUE contestée s’écarte sensiblement des normes et coutumes. Le HandiHaler diffère considérablement des trois inhalateurs de poudre sèche autorisés pour le traitement de la BPCO à la date de dépôt, qui ont été présentés par la demanderesse: Seritide Accuhaler/Ventolin Accuhaler, Aerolizer et Easyhaler. La demanderesse en nullité n’a produit aucun élément de preuve attestant qu’ils étaient également proposés sur le marché européen à l’époque.
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La MUE contestée a acquis un caractère distinctif
− Il ressort des éléments de preuve que, du fait de la position unique et durable du HandiHaler sur le territoire pertinent, le signe a acquis le degré minimal de caractère distinctif dans les 15 États membres de l’UE au moment du dépôt.
21 Les arguments présentés par la demanderesse en nullité en réponse au recours peuvent être résumés comme suit.
Forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique – article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMC
− Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu à juste titre que tous les éléments essentiels de l’inhalateur apparaissant dans les représentations de la marque contestée ont une finalité technique.
− Les éléments essentiels des inhalateurs de poudre sèche pour le traitement de la BPCO comptent au nombre d’un récipient pour médicaments, d’un bouton poussoir, d’un embout buccal et d’un couvercle. La marque contestée présente l’ensemble de ces quatre éléments essentiels:
− En utilisant l’inhalateur, l’utilisateur appuiera d’abord sur le bouton pour ouvrir le couvercle tout en tenant le récipient pour médicaments, avant d’insérer la capsule dans celui-ci, de fermer l’embout buccal, d’appuyer de nouveau sur le bouton, puis d’inhaler à travers l’embout buccal. L’utilisateur a dès lors exactement affaire à ces quatre éléments essentiels en se servant du produit. Ceux-ci sont également visib les dans les représentations graphiques de la MUE contestée.
− Ce sont les seuls éléments pertinents aux fins de l’appréciation. En revanche, ni la forme ovale de base, ni la charnière, ni la fenêtre ne sont des caractéristiq ues essentielles de ces inhalateurs.
− Les éléments essentiels de l’inhalateur en l’espèce sont tous nécessaires à l’obtentio n d’un résultat technique. Le motif de refus s’applique à la forme dont l’ensemble des
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caractéristiques essentielles répond à une finalité technique ou fonctionnelle et dont l’enregistrement en tant que marque gênerait donc l’utilisation de solutions techniques par d’autres.
− Un avis d’expert portant sur les aspects fonctionnels du HandiHaler est joint en tant qu’annexe A35.
− Les brevets présentés étayent les fonctions techniques des éléments caractéristiq ues individuels des inhalateurs. L’existence d’un brevet est considérée comme une preuve irréfutable de la fonctionnalité des caractéristiques essentielles et, par conséquent, de l’applicabilité de l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMC.
− Pour être pertinent, un brevet ne doit pas nécessairement montrer l’intégralité de la forme telle qu’elle est représentée dans la demande de marque et ne doit pas non plus nécessairement inclure les caractéristiques essentielles dans ses enseigneme nts techniques, ni même les revendications réelles du brevet.
− Les brevets ne doivent pas nécessairement attribuer de fonction à la forme particulière des éléments. Le fait que la même fonction pourrait être assurée par d’autres formes reste dénué de pertinence. Aucune affirmation contraire n’a été présentée par la titulaire pour démontrer la raison pour laquelle la forme particulière des éléments individuels correspondait à un choix arbitraire majeur. Les éléments mineurs de l’inhalateur, à savoir la fenêtre et la charnière, se voient également attribuer des fonctions concrètes et évidentes dans les brevets. Ils ne sont toutefois pas pertine nts aux fins de l’appréciation de l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMC.
La MUE contestée est dépourvue de représentation graphique – article 7, paragraphe 1, point a), du RMC
− La marque contestée présente six représentations, qui ne correspondent pas à un seul et même objet. Ils présentent au moins trois objets différents, à savoir l’inhalateur dans au moins trois états différents: complètement fermé, ouvert à moins de 90 degrés et totalement ouvert.
− Il convient de ne pas confondre les différents états de l’inhalateur avec les différe ntes perspectives dont font état les représentations. Le fait est que les représentations de l’inhalateur sont tirées de cinq perspectives différentes, à savoir de l’avant, de la gauche, de la droite, du haut à droite et du haut. Ces différentes perspectives n’empêchent pas la marque d’être valide, contrairement aux représentations de l’inhalateur dans différents états.
La MUE contestée est constituée exclusivement par une forme imposée par la nature même des produits — article 7, paragraphe 1, point e), i), du RMC.
− Les inhalateurs de poudre sèche contiennent toujours un récipient pour médicame nts et un embout buccal fixé à celui-ci, un couvercle couvrant l’embout buccal et un bouton poussoir qui permet de libérer le médicament par inhalation à travers l’embout buccal. Ces quatre éléments sont inhérents à leur fonction générique et les patients les rechercheront dans chaque inhalateur de poudre sèche. Ces caractéristiq ues
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essentielles ne peuvent dès lors pas faire l’objet d’un monopole en protégeant la marque.
La MUE contestée est dépourvue de caractère distinctif – article 7, paragraphe 1, point b), du RMC.
− Pour qu’une forme soit perçue comme un indicateur d’origine, elle doit s’écarter considérablement de la forme attendue par le consommateur ainsi que de la norme ou des habitudes du secteur. Au moment du dépôt de la marque contestée, il existait un large éventail d’inhalateurs sur le marché. L’environnement de marché des inhalate urs est hétérogène et comprend un large éventail de formes d’inhalateurs, telles que les formes CL, angulaire, circulaire, cylindrique, etc. Aucune de ces formes ne se distingue particulièrement, pas plus que la forme globale arrondie de la marque contestée. Si l’on écarte le produit de la titulaire, 33 % de tous les inhalateurs sur le marché présentent une forme arrondie.
− La marque contestée ne s’écarte pas considérablement des usages du secteur. Sa forme exacte aurait pu être nouvelle, mais ce n’est pas le critère décisif pour apprécier son caractère distinctif. Le public pertinent le considérera simplement comme une autre variante des formes courantes de l’inhalateur.
− Il convient de faire fi de toutes les caractéristiques induites sur le plan technique de l’inhalateur représenté dans la marque contestée lors de l’appréciation du caractère distinctif du signe. Le caractère distinctif du signe ne pourrait résulter que de caractéristiques complémentaires, qui font toutefois totalement défaut à la marque contestée.
− L’arrêt du tribunal régional supérieur de Coblence mentionné par la titulaire concerne un signe différent et n’est pas définitif.
− La titulaire s’est fondée, en grande partie, sur des éléments de preuve inappropriés pour attester le caractère distinctif acquis de la marque. Les enquêtes présentées sont déficientes sur le plan méthodologique et ne permettent pas de démontrer le caractère distinctif acquis.
22 Dans sa réplique, la titulaire de la MUE a fait valoir, en substance, ce qui suit.
− La demanderesse en nullité n’a pas été en mesure de définir de résultat technique qui aurait été obtenu par la forme convexe globale de la MUE contestée. Cette forme globale est une caractéristique essentielle de la marque contestée. La demanderesse en nullité n’a pas prouvé qu’elle était nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.
− L’avis de tiers présenté par la demanderesse en nullité est irrecevable.
− Les brevets n’attribuent pas de fonction technique à la forme globale.
− La forme convexe globale de la MUE contestée n’est pas imposée par le type de produit, de sorte que l’article 7, paragraphe 1, point e), i), du RMC n’est pas applicable.
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− La représentation de la MUE contestée est claire et précise au sens de l’article 7, paragraphe 1, point a), du RMC. Les six vues concernent le même objet, à savoir un inhalateur.
− La MUE contestée possède un caractère distinctif intrinsèque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMC. La demanderesse en nullité n’a pas prouvé que d’autres inhalateurs de poudre sèche pour le traitement de la BPCO étaient utilisés sur le marché au moment du dépôt de la marque contestée. Même dans l’affirmative, la marque contestée diverge de manière significative de la forme des autres inhalate urs présentés par la demanderesse en nullité.
− L’arrêt du tribunal régional supérieur de Coblence portant sur la marque allemande n° 305 51 046 est définitif et dispose que «ni la forme elliptique ovale triaxia le frappante ni la fenêtre de visualisation, laquelle n’est présente dans aucun autre inhalateur, ni la position bien visible du bouton poussoir ne découlent d’exigences techniques. Les caractéristiques distinctives de la forme ne sont dès lors pas épuisées par leur fonctionnalité, mais sont comprises dans l’esprit du public pertinent comme étant destinées à permettre à la marque d’être associée à une certaine entreprise.»
23 Dans sa duplique, la demanderesse en nullité a fait valoir, en ce qui concerne spécifiquement le motif absolu visé à l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMC, ce qui suit.
− Compte tenu de la forme globale très basique et habituelle de l’inhalateur, le public ne le considérera pas comme un élément caractéristique d’une marque. La demande de marque atteste déjà foncièrement du fait que la titulaire souhaitait protéger chacun des composants mêmes de l’inhalateur et pas seulement la simple impression globale. La titulaire a présenté six vues différentes de l’inhalateur à cette fin. Les caractéristiques les plus importantes de la marque sont donc les composants sélectionnés du produit.
− En tout état de cause, la division d’annulation a bien pris en considération la forme ovale globale de la marque.
− Les quatre caractéristiques essentielles de la marque contestée, à savoir le récipient pour médicaments, le bouton poussoir, l’embout buccal et le couvercle de protection, sont nécessaires à l’obtention d’un résultat technique au sens de l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMC. Il en va également de même pour l’examen de la forme globale de la marque.
− Les brevets attribuent à l’inhalateur des propriétés d’écoulement suffisantes pour les produits pharmaceutiques en poudre concrets et un mécanisme poussoir particulier pour libérer le médicament, ce qui est également sans danger et particulière me nt hygiénique. Cela dépend bien sûr de la forme concrète – dans le cas contraire, elle n’aurait pas fait partie du brevet. La forme sans bordure est décrite comme présentant un avantage particulier en matière d’hygiène et de manipulation.
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Motifs de la décision
24 Sauf indication contraire expresse, toutes les références faites dans la présente décision doivent être considérées comme des références au règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne
(JO L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
Dispositions applicables ratione temporis
25 La date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, à savoir le 16 juillet 1999, est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable. En l’espèce, la date de la demande était antérieure au 13 avril 2009, date à laquelle le règlement (CE) n° 207/2009, abrogeant et remplaçant le règlement (CE) n° 40/94, est entré en vigueur. La division d’annulation a dès lors appliqué le règlement (CE) n° 207/2009 de manière erronée.
26 Le présent litige est régi par le règlement (CE) n° 40/94 (le «RMC»), à tout le moins en ce qui concerne les dispositions qui ne sont pas strictement d’ordre procédural, étant donné que les règles de procédure s’appliquent généralement à la date à laquelle elles entrent en vigueur [12/05/2021, T-70/20, MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.)/MUSEUM OF
ILLUSIONS (fig.), EU: T:2021:253, § 17 et jurisprudence citée]. Par conséquent, le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement (UE) 2017/1001 (le «RMUE»).
27 Étant donné que la demande en nullité a été déposée après le 1er octobre 2017, les dispositions des articles 12 à 15 du RDMUE s’appliquent [voir article 82, paragraphe 2, point f), du RDMUE]. En ce qui concerne les frais de la procédure d’annulat io n, l’article 18, paragraphe 1, point ii), du REMUE s’applique conformément à l’article 37 et à l’article 39, paragraphe 2, point i), du REMUE.
28 Enfin, étant donné que le recours a été formé après le 1er octobre 2017, les dispositions du
RDMUE (titre V, Recours, articles 21 à 48 du RDMUE) sont applicables, voir article 82, paragraphe 2, point j), du RDMUE. En ce qui concerne les frais de la procédure de recours, l’article 18, paragraphe 1, point iii), du REMUE s’applique conformément à l’article 37 et à l’article 39, paragraphe 2, point i), du REMUE.
Recevabilité et portée du recours
29 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
30 La titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision de la division d’annulat io n dans son intégralité.
31 Par conséquent, la chambre de recours examinera si c’est à bon droit que, dans la décision attaquée, la division d’annulation a accueilli la demande en nullité de la marque contestée dans son intégralité. La chambre de recours examinera la demande, premièrement, sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMC, c’est-à-dire la disposition sur laquelle la division d’annulation a fondé sa décision.
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Confidentialité
32 La titulaire de la MUE a indiqué que certains éléments de preuve étaient confidentiels.
33 Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, les dossiers peuvent contenir certaines pièces qui sont exclues de l’inspection publique, par exemple les parties du dossier pour lesquelles la partie concernée a fait valoir un intérêt particulier à les garder confidentielles.
34 En vertu de cette disposition, dans le cas où un intérêt particulier à préserver la confidentialité d’une pièce est invoqué, l’Office doit vérifier si cet intérêt particulier est démontré à suffisance. Cet intérêt particulier peut se justifier par la nature confidentie l le de la pièce ou par son statut de secret commercial ou de secret d’affaires.
35 Une demande de confidentialité doit faire l’objet d’une justification, c’est-à-dire une explication de la motivation qui la sous-tend (24/04/2018, T-831/16, ZOOM/ZOOM et al.,
EU:T:2018:218, § 21-24).
36 En l’espèce, la titulaire de la MUE a clairement fait valoir que les documents produits qui ne sont pas accessibles au public contiennent des données sensibles sur la perception de la marque de la titulaire de la MUE, ainsi que des détails sur les parts de marché et les chiffres de vente.
37 La grande chambre de recours traitera les éléments de preuve signalés par la titulaire de la
MUE comme confidentiels avec le degré de précaution approprié et y fera référence en des termes généraux, sans divulguer d’informations qui peuvent être considérées comme sensibles d’un point de vue commercial et qui ne peuvent être obtenues à partir d’autres sources accessibles au public.
Éléments de preuve produits pour la première fois au cours de la procédure de recours
38 La titulaire de la MUE et la demanderesse en nullité ont produit des éléments de preuve pour la première fois au cours de la procédure de recours, plus particulièrement les éléments ci-après.
Pour le compte de la titulaire de la MUE:
• un avis confidentiel d’expert sur les brevets EP 1 496 858 B1, US 7 252 087 B2 et US7 694 676 B2;
• une décision rendue le 26 septembre 2002 par les chambres de recours de l’Office européen des brevets, T 0641/00 (décision Comvik);
• un arrêt rendu le 2 décembre 2021 par le tribunal régional supérieur de Coblence (Oberlandesgericht Koblenz) et l’ordonnance clôturant la procédure rendue le 14 juillet 2022 par la Cour fédérale allemande.
Pour le compte de la demanderesse en nullité:
• un avis d’expert sur les caractéristiques de l’inhalateur (annexe A35).
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39 La production tardive des éléments de preuve étant une question de procédure, la dernière version du RMUE est pertinente pour tout débat sur la recevabilité.
40 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire, et s’ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
41 Ces mêmes principes sont réaffirmés à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, selon lequel ces faits ou preuves peuvent également être pris en considération s’ils n’étaient pas disponibles avant ou au moment de l’adoption de la décision attaquée ou s’ils sont justifiés par tout autre motif valable.
42 Il s’ensuit que, bien que l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE confèrent à la chambre de recours un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre en considération des éléments de preuve produits pour la première fois devant elle, il existe des limites claires à ce pouvoir d’appréciation, qui seront dûment prises en considératio n dans l’examen qui suit.
43 En l’espèce, il a été satisfait aux conditions permettant l’acceptation des preuves produites tardivement par la titulaire de la MUE.
44 Concrètement, l’avis d’expert concernant les brevets EP 1 496 858 B1, US 7 252 087 B2 et US 7 694 676 B2, complète les observations précédentes de la titulaire de la MUE, répond aux conclusions de la décision attaquée et est joint à la décision de l’OEB (pièce 2). En ce qui concerne l’arrêt de l’Oberlandesgericht Koblenz, il n’était disponible qu’après la date de publication de la décision attaquée. En outre, ces éléments de preuve sont susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire. La chambre de recours décide dès lors d’admettre ces documents.
45 Toutefois, en ce qui concerne le document produit par la demanderesse en nullité pour la première fois devant la chambre de recours, il s’agit d’un avis d’expert portant sur les caractéristiques de l’inhalateur proposé par la titulaire de la MUE. Il n’y a aucune raison que la demanderesse en nullité n’ait pas produit ce document plus tôt à titre d’élément de preuve pour corroborer ses arguments dans la demande en nullité. La demanderesse en nullité ne motive pas la raison pour laquelle ce document n’a pas été produit en temps utile et celui-ci n’a apparemment pas été déposé pour contester les conclusions de la divisio n d’annulation, étant donné que la demanderesse en nullité a obtenu gain de cause en première instance. La chambre de recours décide dès lors de ne pas admettre ce document.
Article 52, paragraphe 1, point a), du RMC, lu conjointement avec son article 7, paragraphe 1, point e), ii)
46 Conformément à l’article 52, paragraphe 1, point a), du RMC, la nullité de la marque communautaire (désormais la marque de l’Union européenne) est déclarée, sur demande
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présentée auprès de l’Office, lorsque la marque a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMC.
47 La MUE bénéficie d’une présomption de validité et il appartient à la demanderesse en nullité d’invoquer devant l’Office les éléments concrets qui mettraient en cause sa valid ité (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 27-28).
48 Toutefois, si la présomption de validité de l’enregistrement limite l’obligation de l’EUIPO d’examiner les faits pertinents, elle ne saurait, pour autant, l’empêcher, notamment au vu des éléments invoqués par la partie qui remet en cause la validité de la marque contestée, de se fonder sur des faits notoires (20/07/2016, T-11/15, SUEDTIROL, EU:T:2016:422,
§ 40; 02/06/2021, T-854/19, MONTANA, EU:T:2021:309, § 41).
49 La date pertinente pour l’appréciation de la question de savoir si la marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMC est la date de dépôt de cette marque.
50 En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 16 juillet 1999. Par conséquent, comme indiqué ci-dessus, la chambre de recours doit principalement apprécier la situation factuelle se rapportant à cette date.
51 Conformément à la disposition de l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMC, qui était la disposition pertinente à l’époque, les signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique sont refusés à l’enregistrement.
52 Il ressort de la jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistre me nt énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMC (et à présent du RMUE) doit être interprété à la lumière de l’intérêt général sous-jacent. Dans ce contexte, l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMC vise à empêcher que le droit des marques aboutisse à conférer à une entreprise un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d’un produit [24/10/2019, T-601/17, Cubes (3D), EU:T:2019:765, § 43 et jurisprudence citée].
53 Plus particulièrement, lorsque la forme d’un produit ne fait qu’incorporer la solution technique mise au point par le fabricant de ce produit et brevetée à sa demande, une protection de cette forme en tant que marque après l’expiration du brevet réduirait considérablement et perpétuellement la possibilité pour les autres entreprises d’utiliser ladite solution technique. Dans le système des droits de propriété intellectuelle tel que développé dans l’Union, les solutions techniques sont seulement susceptibles d’une protection de durée limitée, de sorte qu’elles puissent être librement utilisées par la suite par l’ensemble des opérateurs économiques (14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 46).
54 En limitant le motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMC aux signes constitués «exclusivement» par la forme du produit «nécessaire» à l’obtention d’un résultat technique, le législateur a dûment considéré que toute forme de produit était, dans une certaine mesure, fonctionnelle et qu’il serait, par conséquent, inapproprié de refuser à l’enregistrement en tant que marque une forme de produit au simple motif qu’elle présente des caractéristiques utilitaires. Par les termes «exclusivement» et «nécessaire», ladite disposition assure que seules les formes de produit qui ne font qu’incorporer une solution technique et dont l’enregistrement en tant que marque gênerait donc réellement l’utilisatio n
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de cette solution technique par d’autres entreprises soient refusées à l’enregistre me nt (14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 48).
55 S’agissant de la forme «nécessaire» à l’obtention du résultat technique visé, cette condition ne signifie pas que la forme en cause doit être la seule permettant d’obtenir ce résultat (14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 83). Il peut ainsi y avoir des formes alternatives, ayant d’autres dimensions ou un autre dessin, permettant d’obtenir le même résultat. L’enregistrement d’une forme exclusivement fonctionnelle en tant que marque permet en effet d’interdire aux autres entreprises non seulement l’utilisation de la même forme, mais également celle des formes similaires [24/10/2019, T-601/17, Cubes (3D),
EU:T:2019:765, § 46 et jurisprudence citée].
56 Il ressort également de la jurisprudence constante que l’application correcte de l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMC implique que les caractéristiques essentie lles du signe tridimensionnel en cause soient dûment identifiées par l’autorité statuant sur la demande d’enregistrement du signe en tant que marque [06/03/2014, C-337/12 P – C-340/12 P, Surface covered with circles, EU:C:2014:129, § 46 et jurisprudence citée]. L’expression «caractéristiques essentielles» doit être comprise comme visant les éléments les plus importants du signe (14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 68-69).
57 L’identification des caractéristiques essentielles d’un signe doit être opérée au cas par cas. Il n’existe, en effet, aucune hiérarchie systématique entre les différents types d’éléments qu’un signe peut comporter. Dans sa recherche des caractéristiques essentielles d’un signe, l’autorité compétente peut soit se baser directement sur l’impression globale dégagée par le signe, soit procéder, dans un premier temps, à un examen successif de chacun des éléments constitutifs du signe concerné (14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick,
EU:C:2010:516, § 70 et jurisprudence citée).
58 En outre, les caractéristiques essentielles d’une forme doivent être déterminées de manière objective, à partir de sa représentation graphique et des éventuelles descriptions déposées lors de la demande de marque. Les éléments techniques composant la marque doivent être considérés comme étant essentiels, dès lors donné qu’ils remplissent une fonction nécessaire à l’obtention d’un résultat technique au moyen du produit en cause, constitua nt ainsi des éléments indissociables et indispensables au produit dont la forme constitue la marque. Ces éléments techniques correspondent dès lors à la définition établie par la jurisprudence, selon laquelle l’expression «caractéristiques essentielles» doit être comprise comme visant les éléments les plus importants du signe [30/03/2022, T-264/21, FORMA
DE BOTA DE REBOTE CON ELEMENTOS DENOMINATIVOS «AERO WER
JUMPER1 M» (3D), EU:T:2022:193, § 41 et 51].
59 Dès que les caractéristiques essentielles du signe sont identifiées, il convient de vérifier si ces caractéristiques répondent toutes à la fonction technique au regard des produits en cause. L’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMC ne saurait s’appliquer lorsque la demande d’enregistrement en tant que marque porte sur une forme de produit dans laquelle un élément non fonctionnel, tel qu’un élément ornemental ou fantaisiste, joue un rôle important (14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 72).
60 La fonctionnalité technique des caractéristiques d’une forme peut être appréciée, notamment, en tenant compte de la documentation relative aux brevets antérieurs qui décrivent les éléments fonctionnels de la forme concernée [14/09/2010, C-48/09 P, Lego
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brick, EU:C:2010:516, § 84 et 85; 24/10/2019, T-601/17, Cubes (3D), EU:T:2019:765,
§ 52].
61 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’apprécier la présente affaire.
Les caractéristiques essentielles de la marque contestée
62 Les six vues différentes qui ont été présentées par la titulaire de la MUE au moment du dépôt de la marque contestée sont celles indiquées ci-après.
La chambre de recours recense les quatre caractéristiques essentielles suivantes à partir des représentations ci-dessus:
1) la partie inférieure, à savoir le récipient pour médicaments présentant une fenêtre latérale et une base plate;
2) la partie supérieure, à savoir le couvercle de protection qui ouvre et ferme le dispositif à l’aide d’une charnière latérale;
3) la partie intérieure, à savoir l’embout buccal;
4) le bouton sur un côté.
63 Ces caractéristiques sont essentielles, comme l’a également relevé à juste titre la divisio n d’annulation. Elles correspondent également à celles définies dans des brevets antérieurs, notamment dans le brevet américain US005947118A déposé le 30 juin 1997 (voir annexe A4 déposée par la demanderesse en nullité), qui montre le dessin suivant:
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Le caractère essentiel est également démontré dans le brevet canadien CA2164222 déposé le 28 mai 1994 (annexe A5) et dans le brevet international WO 94/28958 déposé le même jour (annexe A6).
64 En outre, le brevet américain US007694676 B2 déposé le 22 avril 2005 présente en détail les caractéristiques essentielles d’un inhalateur notamment représenté de la manière ci- après.
Le brevet fait par ailleurs l’objet des revendications suivantes:
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65 Après un examen objectif de la marque contestée, et sur le fondement de sa représentation graphique, comme le confirme la jurisprudence citée ci-dessus, ces quatre éléments — à tout le moins — constituent les éléments techniques essentiels, c’est-à-dire les plus importants, au sein de la marque, étant donné qu’ils sont des éléments indissociables et indispensables du produit dont la forme constitue la marque.
Sur la question de savoir si les caractéristiques essentielles correspondent à une fonction technique du produit
66 Conformément à la jurisprudence susmentionnée, dès que les caractéristiques essentielles de la marque ont été identifiées, il incombe à l’autorité compétente de vérifier si elles remplissent toutes la fonction technique des produits en cause. La question de savoir si une forme est nécessaire pour remplir une fonction technique spécifique doit être appréciée au regard des produits et services pour lesquels la marque est enregistrée. La fonction spécifique, que le public peut également rechercher dans les produits des concurrents, dépend des produits et services enregistrés [24/09/2019, T-261/18, DEVICE OF A
BLACK SQUARE CONTAINING SEVEN CONCENTRIC BLUE CIRCLES (fig.), EU:T:2019:674, § 34].
67 Lors de l’analyse de la fonctionnalité des caractéristiques essentielles d’un signe, l’autorité compétente est habilitée à prendre en considération des éléments supplémentaires relatifs à la fonction des produits concrets concernés qui ne ressortent pas de la représentation graphique du signe [24/10/2019, T-601/17, Cubes (3D), EU:T:2019:765, § 87; 23/04/2020, C-237/19, Gömböc Kutató, EU:C:2020:296, § 37]. Toutefois, ces informations doivent provenir de sources objectives et fiables et ne peuvent inclure la perception du public pertinent (23/04/2020, C-237/19, Gömböc Kutató, EU:C:2020:296, § 37).
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68 Lors de l’examen de la fonctionnalité d’un signe au sens de l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMC, lequel ne concerne que les signes constitués par la forme du produit concret, les fonctions auxquelles répondent les caractéristiques essentielles de la forme doivent être appréciées au regard du produit concret concerné [06/03/2014, C-337/12 P &
C-340/12 P, Surface covered with circles, EU:C:2014:129, § 61; 24/10/2019, T-601/17, Cubes (3D), EU:T:2019:765, § 51].
69 L’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE s’applique même si les caractéristiq ues essentielles représentées dans le signe ne sont pas suffisantes en elles-mêmes pour obtenir le résultat technique, mais contribuent simplement à celui-ci [24/10/2019, T-601/17, Cubes
(3D), EU:T:2019:765, § 94]. La représentation de la marque ne doit pas révéler tous les éléments nécessaires à la mise en œuvre de la solution technique concernée, pour autant qu’il soit établi que cette mise en œuvre ne pourrait être effective sans les caractéristiq ues essentielles qui sont visibles sur ladite représentation graphique [24/10/2019, T-601/17,
Cubes (3D), EU:T:2019:765, § 96].
70 La marque contestée est enregistrée pour des instruments et appareils pour l’inhalation de préparations pharmaceutiques, à savoir inhalateurs de poudre sèche pour le traitement de la BPCO compris dans la classe 10.
71 La marque tridimensionnelle est dès lors destinée à différencier les dispositifs utilisés sur le marché pour permettre aux patients d’inhaler une substance médicamenteuse. Pour fonctionner, cet appareil a besoin d’un ensemble de caractéristiques techniques, dont beaucoup peuvent être observées dans la représentation de la marque contestée. Afin de déterminer la fonctionnalité de ces caractéristiques, il convient de relever que, dans la décision attaquée, la division d’annulation s’est fondée, notamment, sur le brevet américain
US007694676 de la titulaire de la MUE, déjà mentionné ci-dessus, qui contient les mêmes caractéristiques essentielles que la marque contestée. Ainsi qu’il ressort de certains dessins de ce brevet, il s’agit d’un inhalateur représenté de la même manière que la marque contestée:
72 Ce brevet et les autres mentionnés dans la décision attaquée (comme indiqué ci-dessus, le brevet US007694676 B2, produit par la demanderesse en nullité en tant qu’annexe A9, ainsi que le brevet EP1496858 B1 à l’annexe A7 et le brevet US 7252087 B2 à l’annexe A13) décrivent la fonctionnalité de chaque élément essentiel, comme indiqué au point 62 susmentionné, qui est nécessaire au bon fonctionneme nt de l’inhalateur. Les mêmes caractéristiques sont observées dans les brevets antérieurs susmentionnés, avec des dessins similaires de l’inhalateur, à savoir le brevet américain US005947118A déposé le
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30 juin 1997, le brevet canadien CA2164222 déposé le 28 mai 1994 et le brevet international WO 94/28958 également déposé le 28 mai 1994 (annexes A4-A6). Ainsi, le brevet américain US005947118A décrit les modalités de construction d’un inhalateur selon l’invention comme suit (voir annexe A4 déposée par la demanderesse en nullité).
73 Dans le même ordre d’idées, la description figurant dans le brevet américain US 7252087 B2 explique les caractéristiques techniques essentielles de l’inhalate ur comme suit (caractères gras ajoutés par la demanderesse en nullité).
74 Dans la mesure où les dessins des brevets ainsi que leur libellé correspondent aux caractéristiques essentielles de la marque de forme, ils peuvent être pris en considératio n pour déterminer si les caractéristiques en cause remplissent une fonction technique des produits en cause. Concrètement, les caractéristiques essentielles de l’inhalateur peuvent être décrites comme suit.
a) Le récipient pour médicaments ou boîtier (qui est décrit comme étant en forme de plat ou de «coupe» – voir le brevet américain US007694676, annexe A9, déposé par la demanderesse en nullité) contient la chambre dans laquelle est insérée la capsule du médicament. Il comporte une fenêtre sur un côté permettant de voir son contenu. Son extrémité plate permet au dispositif de se tenir sur une surface uniforme. Le récipient ou la partie inférieure du dispositif est donc indispensable à l’inhalateur sur le plan technique.
b) Le couvercle a une fonction protectrice couvrant le récipient, raison pour laquelle il épouse nécessairement la forme de ce dernier, empêchant la poussière et la saleté d’entrer dans le dispositif. Il est relié au récipient par une charnière qui permet son «ouverture à clapet» (voir brevet US005947118A, annexe A4, déposé par la
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demanderesse en nullité). Le couvercle ou la partie supérieure du dispositif est donc indispensable à l’inhalateur sur le plan technique.
c) Le bouton (qui est appelé «membre actionnant la double fonction» dans certains des brevets – voir, par exemple, l’annexe A9 déposée par la demanderesse en nullité) est nécessaire pour garantir une «ouverture rapide et fiable du couvercle» afin de préparer l’inhalateur à l’emploi. Le bouton est donc indispensable à l’inhalateur sur le plan technique.
d) La forme et l’apparence de l'embout buccal (tel que décrit, entre autres, dans le brevet américain US007694676 B2, à savoir une forme qui «permet à l’utilisateur de le manipuler intuitivement et qui garantit dans le même temps une hygiène optimale» – voir annexe A9 déposée par la demanderesse en nullité), sont nécessaires pour permettre aux patients d’inhaler le médicament inséré dans le récipient. La partie intérieure ou l’embout buccal du dispositif est donc indispensable à l’inhalateur sur le plan technique.
75 La description de ces caractéristiques correspond également aux instructions relatives à l’utilisation de l’inhalateur transmises par la titulaire de la MUE (voir ses observations du 18 février 2020, page 4):
76 La titulaire de la MUE fait valoir, en substance, que la forme globale convexe de la marque contestée ne remplit pas de fonction technique, raison pour laquelle l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMC ne serait pas applicable.
77 Néanmoins, la forme ovale ne saurait être définie comme un élément arbitraire, ornementa l ou esthétique majeur au point d’exclure l’application de cette disposition, comme l’a estimé la Cour de justice dans l’affaire Lego (14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 52), compte tenu des caractéristiques essentielles de la marque décrite ci-dessus.
78 En outre, la forme de l’inhalateur en cause remplit également une fonction, à savoir celle de permettre aux consommateurs de tenir confortablement le dispositif en main. En effet, sur le plan ergonomique, les formes qui présentent des coins sont plus inconfortables à tenir ou à garder en poche. Par ailleurs, étant donné que le produit représenté par la marque contestée est — comme l’a elle-même confirmé la titulaire de la MUE — un inhalate ur portatif, la forme circulaire et plate de base est étudiée pour s’adapter à la paume de la main et permettre facilement à une personne de tenir et d’ouvrir le dispositif, d’inhaler le médicament, de fermer le dispositif, ainsi que de porter et de ranger l’inhalateur. Étant donné qu’elle n’est pas complètement ovale, mais présente une base plate, la forme permet de tenir le dispositif à la verticale [voir, par analogie, 21/03/2016, R 1668/2015-1, FORME D’UN INHALATEUR (3D), § 29].
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79 En outre, il convient de relever que la forme ovale de la marque contestée, pourvue d’une base plate, semble plutôt courante sur le marché des inhalateurs, comme l’a montré la demanderesse en nullité à l’appui des exemples de dispositifs suivants:
80 Les exemples susmentionnés ne font que montrer le caractère pratique de la forme ovale présentant une base plate et, partant, la conformité de la forme avec la destination du dispositif consistant à être tenu en main et capable de se tenir à la verticale. Le fait que les inhalateurs représentés ci-dessus ne peuvent pas, comme le fait valoir la titulaire de la MUE, servir au traitement de la BPCO, mais à l’administration d’autres médicaments, n’est pas pertinent. En outre, l’objection formulée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMC ne peut être surmontée étant donné qu’une forme est «différente» des autres sur le marché, si elle est imposée par la fonctionnalité du dispositif, comme en l’espèce.
81 Enfin, il convient de faire observer que si la titulaire de la MUE avait voulu ne protéger que la forme ovale de l’inhalateur, et non ses caractéristiques fonctionnelles essentielles expliquées ci-dessus, elle n’aurait pas déposé la marque contestée en la montrant sous tant d’angles différents et, plus particulièrement, elle n’aurait pas inclus les images où le couvercle est ouvert pour montrer l’embout buccal et le fonctionnement du couvercle de protection:
82 En effet, lors de l’appréciation de la marque contestée au regard de la disposition de l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMC, il convient de procéder à un examen conformément aux directives présentées par la Cour de justice dans l’affaire Lego précitée, à savoir, premièrement, identifier toutes les caractéristiques essentielles du signe tridimensionnel en cause et, deuxièmement, vérifier si ces caractéristiques essentielles répondent toutes à une fonction technique (14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick,
EU:C:2010:516, § 68-72). La présence d’autres éléments non essentiels sans fonction
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technique est dépourvue de pertinence (14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick,
EU:C:2010:516, § 51). En l’espèce, la forme représentée dans la marque contestée ne contient aucun élément non fonctionnel majeur, tel qu’un élément ornemental ou fantaisiste jouant un rôle autonome dans cette forme (26/03/2020, T-752/18, 3D,
EU:T:2020:130, § 41-44).
83 Il peut dès lors être conclu que la division d’annulation a correctement procédé à l’identification objective des éléments les plus importants ou des caractéristiq ues essentielles de la marque contestée. Celles-ci sont attribuables uniquement au résultat technique du produit faisant l’objet de l’enregistrement (18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 84), de sorte que l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMC est applicable.
84 Cette conclusion n’est pas invalidée par les autres arguments de la titulaire de la MUE. Premièrement, il convient de relever que ni le prétendu caractère distinctif des éléments de la marque contestée ni son prétendu caractère distinctif acquis par l’usage ne sont pertinents pour déterminer les caractéristiques essentielles du signe et, par conséquent, l’applicabilité de l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMC [24/09/2019, T-261/18, DEVICE OF A BLACK SQUARE CONTAINING SEVEN CONCENTRIC BLUE
CIRCLES (fig.), EU:T:2019:674, § 51-55, 59-61, 64]. En effet, comme expliqué amplement ci-dessus, la notion de «caractéristiques essentielles» vise non pas celle d'«éléments distinctifs» d’un signe, mais seulement celle d'«éléments les plus importants du signe» [30/03/2022, T-264/21, FORMA DE BOTA DE REBOTE CON ELEMENTO S
DENOMINATIVOS «AEROWER JUMPER1 M» (3D), EU:T:2022:193, § 42]. Il convient également de relever, en ce qui concerne l’article 7, paragraphe 3, du RMC, que seuls les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et d), peuvent être surmontés par le caractère distinctif acquis.
85 En ce qui concerne l’arrêt du tribunal régional supérieur de Coblence, la chambre de recours fait remarquer qu’il concerne l’usage sérieux de la marque de la titulaire de la MUE en Allemagne, de sorte qu’il n’est pas pertinent aux fins de la présente procédure. En tout état de cause, il est rappelé que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué par un ensemble d’objectifs et de règles qui lui sont spécifiques, et autosuffisant, son application étant indépendante de tout système national (05/12/2000, T-32/00, Electronica, EU:T:2000:283, § 47). Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union européenne. L’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau d’un État membre ou d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable dans cet État membre ou ce pays tiers du signe en cause en tant que marque nationale. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77 et jurisprudence citée; 12/12/2013,
C-70/13 P, PHOTOS.COM, EU:C:2013:875, § 44). Il en va de même pour l’avis d’expert présenté par la titulaire de la MUE, lequel examine les brevets mentionnés dans la décision attaquée sur la base des définitions contenues dans la CBE et la jurisprudence de l’OEB, qui ne sont pas pertinentes pour l’appréciation du caractère enregistrable de la marque en cause.
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Conclusion
86 La décision attaquée déclarant la nullité de la MUE n° 1 243 484 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMC est confirmée et le recours est donc rejeté.
Frais
87 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours.
88 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité, d’un montant de 550 EUR.
89 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné la titulaire de la MUE à supporter les frais de représentatio n de la demanderesse en nullité, fixés à 450 EUR, ainsi que la taxe de demande en nullité de 630 EUR. Cette décision reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 630 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. rejette le recours;
2. condamne la titulaire de la MUE à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la titulaire de la MUE à la demanderesse en nullité au titre des procédures de recours et d’annulation s’élève à 1 630 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik L. Marijnissen
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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