DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 56 387 (INVALIDITY)
Stacy Lash Limited, Unit B, 11/F, Wah Kit Commercial Building, 302 Des Voeux Road Central, Sheung Wan, Hong Kong, Hong Kong (partie requérante), représentée par Carolina Sanchez Margareto, C/ALMIRANTE Cadarso 26 bajo, 46005 Valencia (Espagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Hongshan Li, Room 1403, Duty Free Business Building, no 6, Fuhua 1st Road, Futian District, 518000 Shenzhen, Chine (titulaire de la MUE), représentée par A.BRE.MAR. S.R.L., Via Servais, 27, 10146 Torino, Italie (représentant professionnel).
Le 04/07/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 06/10/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de
l’Union européenne no 18 479 062 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir contre tous les produits compris dans les classes 3, 8 et 21. La demanderesse a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE. La demande est également fondée sur un droit d’auteur, à l’égard duquel la demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 2, point c), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Le demandeur a fait valoir que le titulaire de la marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de MUE. Elle a expliqué que, le 29/04/2022, elle avait déposé, aux fins de la vente de ses propres produits par le biais du commerce électronique et d’autres moyens dans l’Union européenne et au Royaume-Uni, la demande de marque de l’Union européenne no 18 696 260 et la demande de marque
britannique no 3 782 784, tant pour le signe que pour des produits compris dans la classe 3. La demanderesse a fait valoir que la marque de l’Union européenne contestée était une reproduction identique de cette marque, désignant des produits compris dans les classes 3, 8 et 21. Elle a expliqué qu’elle détenait des droits de marque et des droits d’auteur antérieurs.

---

Décision sur la demande d’annulation no C 56 387 page: 2de 15
En ce qui concerne ses droits de marque (antérieurs), la demanderesse a énuméré des
demandes de marques pour le signe avec l’Office et en Chine, en Corée, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Elleaffirme que le premier usage de sa marque américaine remonte au 17/08/2018.
La demanderesse a expliqué que, par décision du 02/06/2022, l’USPTO avait rejeté une demande de marque déposée par la titulaire de la MUE en raison d’un risque de confusion avec les droits antérieurs de la demanderesse. Elle a ajouté que la titulaire de la MUE avait formé une opposition auprès de l’Office contre la demande de marque de l’Union européenne no 18 696 260 de la demanderesse sur la base de la MUE contestée, opposition no 3 177 900 (ci-après l’ «opposition»).
La demanderesse invoquait la mauvaise foi, étant donné qu’elle affirmait que la titulaire de la MUE avait déposé la MUE dans l’intention de bloquer son entrée sur le marché de l’UE. Elle a fait valoir que la titulaire de la MUE avait connaissance de l’existence de l’enregistrement international de la demanderesse pour la marque «STACY LASH» et de sa stratégie en matière de marques. La demanderesse a fait valoir que la titulaire de la MUE avait déposé plusieurs demandes dans le monde entier (au Canada, aux États- Unis, etc.) dans l’espoir de prévenir tout obstacle, oppositions ou annulations de la part de la demanderesse. La demanderesse a souligné que l’opposition montrait la volonté de la titulaire de la marque de l’Union européenne de lui causer un préjudice, étant donné que la marque de l’Union européenne était une reproduction de ses droits antérieurs de marque et désignait des produits qui étaient soit identiques soit complémentaires des produits couverts par ses propres marques.
Le demandeur a fait valoir que le titulaire de la marque de l’Union européenne n’avait aucune intention de bonne foi, étant donné qu’au jour du dépôt de l’opposition, il savait déjà que sa demande de marque aux États-Unis avait rencontré un obstacle.
La demanderesse a affirmé qu’il existait une intention malhonnête manifeste de la part de la titulaire de la MUE, que la marque de l’Union européenne avait été déposée à titre spéculatif ou uniquement en vue d’obtenir une compensation financière, et qu’il n’y avait aucune intention d’utiliser la marque pour tout ou partie des produits. La demanderesse a également fait valoir que la titulaire de la marque de l’Union européenne avait déjà reçu un refus aux États-Unis et avait déposé plusieurs demandes dans le monde entier afin de bloquer l’entrée du demandeur sur le marché.
La demanderesse a ajouté qu’elle avait vainement essayé d’obtenir davantage d’informations sur la titulaire de la MUE et qu’aucune preuve de l’usage de la MUE ne pouvait être obtenue.
La demanderesse a conclu que toutes les conditions de la mauvaise foi étaient réunies et qu’il en avait été ainsi au moment du dépôt de la marque de l’Union européenne.
La demanderesse a également invoqué la protection du droit d’auteur pour le logo
(ci-après le «logo 'STACY LASH'»). Elle a fait valoir que le logo «STACEY LASH» avait été créé bien avant la date de dépôt de la marque de l’Union européenne et faisait l’objet d’une protection par le droit d’auteur dans tous les États membres de l’UE. La demanderesse a indiqué être titulaire d’une protection du droit d’auteur sur le logo «STACY LASH» en Chine et a invoqué le principe du «traitement national» tel qu’exigé par la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires

---

Décision sur la demande d’annulation no C 56 387 page: 3de 15
et artistiques (ci-après la «convention de Berne»). Ce principe oblige les États parties à accorder la même protection dans chacun des autres États contractants que ceux-ci aux œuvres de leurs propres ressortissants. La demanderesse a indiqué que le logo «STACEY LASH» pouvait être considéré comme conforme aux normes matérielles de protection du droit d’auteur en Espagne en vertu de la loi espagnole sur la propriété intellectuelle no 1/1996. Elle a ajouté que le fait que la marque de l’Union européenne était une reproduction du «STACEY LASH» constituait une indication évidente du fait que l’œuvre avait été directement copiée. Elle a conclu qu’elle avait prouvé que Hong Kong, où la requérante a son adresse, et l’Espagne étaient des États contractants de la convention de Berne et que l’usage de la marque de l’Union européenne pouvait être interdit en vertu des articles 138 et 139 de la loi espagnole sur la propriété intellectuelle no 1/1996.
La demanderesse a produit 11 annexes, à savoir les annexes suivantes.
Annexe 1: un prétendu certificat d’actions pour Stacy Lash Limited montrant que la demanderesse était fondée à Hong Kong le 20/11/2018 par Igor G. (ci-après le «fondateur de la requérante»).
Annexe 2: un contrat de cession de droits d’auteur entre le fondateur de la demanderesse et le requérant, signé le 20/11/2018, qui attribue ses droits d’auteur, ses titres et ses intérêts aux droits d’auteur sur le logo «STACY LASH» au second.
L’accord a été signé à Alanya (Türkiye). Le fondateur du requérant signe à la fois en sa qualité de cédante (auteur) et en tant que partenaire du requérant, le cessionnaire.
Annexes 3à5: captures d’écran non datées du site web https://stacylash.com, à savoir:
o certaines captures d’écran montrant, entre autres, des photographies de produits portant le logo «STACY LASH», telles que des colles oculaires
postiches (par exemple ), et montrant la mention relative
aux droits d’auteur suivante: (Annexe 3).
o captures d’écran des commentaires des produits de la requérante par les clients Amazon (annexe 4);

---

Décision sur la demande d’annulation no C 56 387 page: 4de 15
o une capture d’écran que le demandeur déclare être le postde fête sur le site internet, datée du 11/11/2018 (annexe 5):
.
Annexe 6: captures d’écran non datées d’Amazon montrant des produits portant le logo «STACEY LASH» à vendre. Lesprix sont en USD. Les captures d’écran comprennent des commentaires de clients pour plusieurs produits portant le logo «STACEY LASH» provenant de clients aux États-Unis, datés entre le 01/03/2021 et le 10/08/2022.
La section «détails du produit» indique que le produit portant le numéro SLLS21
était disponible pour la première fois le 30/08/2020.
Annexe 7: certificats de marques et extraits de bases de données officielles des marques concernant des marques détenues par la demanderesse.
Annexe 8: une copie d’une action de l’Office rendue par l’USPTO le 02/06/2022 refusant l’enregistrement de la demande de marque américaine no 90 750 668 déposée par la titulaire de la MUE sur la base d’un risque de confusion avec deux marques antérieures de la demanderesse. L’annexe contient également une copie d’une note officielle de l’USPTO, datée du 28/07/2022, indiquant qu’une demande de réexamen du refus susmentionné est rejetée. Une copie de la demande de marque américaine no 90 750 668 de l’USPTO montrant l’historique des poursuites de la demande de marque américaine no est également jointe en tant qu’annexe 8.1.
Annexe 9: une copie d’une communication envoyée par l’Office le 02/09/2022 informant la demanderesse de l’introduction de l’opposition.
Annexe 10: extraits de la base de données officielle de la marque britannique no
3 647 760, déposée le 27/05/2021 et détenue par Beijing Xiaomal Financial Service Outsourcing Co., Ltd., et pour la demande de marque
canadienne no 2 156 832 , déposée le 28/12/2021 par la titulaire de la MUE.

---

Décision sur la demande d’annulation no C 56 387 page: 5de 15
Annexe 11: les documents relatifs à la protection du droit d’auteur, notamment les documents suivants:
oimpressions de l’OMPI comprenant des informations sur la protection du droit d’auteur en Chine, une copie de l’ordonnance no 26 du président de la République populaire de Chine et une liste des pays contractants de la convention de Berne.
o extraits du texte codifié de la loi espagnole sur la propriété intellectuelle, en anglais, avec un lien vers la version complète, accessible à l’adresse http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=443328.
o le texte du préambule et des articles 1, 2 et 270 du code pénal espagnol, en anglais, avec un lien vers la version complète, accessible via http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=469337.
o une explication de l’Office des marques de Hong Kong concernant la protection du droit d’auteur en lien avec la législation chinoise sur le droit d’auteur et la convention de Berne.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations en réponse, bien qu’elle ait été explicitement invitée à le faire.
Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
Principes généraux
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
Il n’existe aucune définition juridique précise du concept de «mauvaise foi», qui est ouvert à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif fondé sur les intentions du demandeur lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions à elles seules n’ont pas de conséquences juridiques. Pour pouvoir conclure à la mauvaise foi, il doit tout d’abord exister une action dans le chef du titulaire de la marque de l’Union européenne qui reflète clairement une intention malhonnête, et, ensuite, une norme objective en référence à laquelle cette action peut être mesurée et ensuite considérée comme constituant un acte de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement du demandeur d’une marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, qui peuvent être identifiés en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par rapport aux normes (conclusions de l’avocat général Sharpston du 12/03/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).
L’existence de la mauvaise foi du titulaire de la marque de l’Union européenne lors du dépôt d’une demande de marque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).
Il existe une présomption de bonne foi de la part du titulaire, à moins que le demandeur ne puisse réfuter la présomption. Il incombe au demandeur en nullité qui entend se fonder sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE d’établir les circonstances qui

---

Décision sur la demande d’annulation no C 56 387 page: 6de 15
permettent de conclure qu’une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne a été déposée de mauvaise foi, la bonne foi du demandeur de marque étant présumée jusqu’à preuve du contraire-[08/03/2017, 23/16, Formata (fig.), EU:T:2017:149, § 45].
La charge de la preuve de l’existence de la mauvaise foi incombe au demandeur en nullité; la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire;
Aperçu des faits pertinents et de la chronologie des événements
Les faits pertinents de l’affaire aux fins de l’appréciation sont les suivants.
2017-2019: le fondateur de la demanderesse (ou la demanderesse) dépose la
demande de marque américaine no 5 531 759 (07/09/2017), la
demande de marque américaine no 5 722 057 (05/09/2018), la demande de marque chinoise no 34 688 271 pour le logo «STACY LASH» (15/11/2018), la demande de marque coréenne no 40-1564522 pour le logo «STACY LASH» (19/11/2018) et la demande de marque chinoise no 38 226 216 (16/05/2019)
(annexe 7). Le 20/11/2018, le fondateur de la demanderesse crée le requérant, dans lequel il détient toutes les actions (annexe 1), et attribue à la demanderesse ses droits d’auteur, ses titres et ses intérêts sur le logo «STACY LASH» (annexe 2).
27/05/2021: la titulaire de la marque de l’Union européenne dépose la MUE et Beijing Xiaomal Financial Service Outsourcing Co., Ltd dépose la demande de marque britannique no 3 647 760 pour le logo «STACY LASH» (annexe 10).
02/06/2021: la titulaire de la MUE dépose la demande de marque américaine no 90 750 668 pour le logo «STACY LASH».
28/12/2021: la titulaire de la MUE dépose la demande de marque canadienne no 2 156 832 pour le logo «STACY LASH».
29/04/2022: la demanderesse dépose la demande de marque de l’Union européenne no 18 696 260 et la demande de marque britannique no 3 782 784, toutes deux pour le logo «STACY LASH» (annexe 7).
02/06/2022: l’USPTO refuse l’enregistrement de la demande de marque américaine no 90 750 668 de la titulaire de la marque de l’Union européenne (annexe 8).
02/09/2022: la titulaire de la marque de l’Union européenne forme une opposition fondée sur la MUE contre la demande de marque de l’Union européenne no 18 696 260 de la demanderesse pour le logo «STACY LASH» (annexe 9).

---

Décision sur la demande d’annulation no C 56 387 page: 7de 15
Évaluation de la mauvaise foi
Une situation susceptible de donner lieu à une mauvaise foi est celle où une entité commerciale a obtenu un certain degré de protection juridique en raison de l’utilisation d’un signe sur le marché, qu’un concurrent enregistre ultérieurement dans l’intention de concurrencer déloyalement l’utilisateur initial du signe.
En pareil cas, la Cour de justice de l’Union européenne (11/06/2009, 529/07-, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 48, 53) a déclaré que les facteurs suivants, en particulier, devaient être pris en considération:
(a) le fait que la titulaire de la MUE sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec la marque de l’Union européenne contestée;
(b) l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe;
(c) le degré de protection dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé; et
(d) la question de savoir si, en déposant la marque de l’Union européenne contestée, la titulaire de la marque de l’Union européenne poursuivait un objectif légitime.
Les considérations qui précèdent ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte afin de déterminer si le demandeur était ou non de mauvaise foi lors du dépôt de la demande; d’autres facteurs peuvent également être pris en considération (14/02/2012,-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 20-21; 21/03/2012, 227/09-, FS, EU:T:2012:138, § 36).
La requérante fait valoir, en substance, que:
la titulaire de la MUE avait connaissance de l’existence de l’enregistrement de la marque mondiale de la demanderesse pour le logo «STACY LASH» et de ses variantes, ainsi que de sa stratégie de marque.
la marque de l’Union européenne contestée a été déposée dans le but de bloquer l’entrée de la demanderesse sur le marché de l’Union européenne, tandis que l’opposition témoigne de la volonté de la titulaire de la marque de l’Union européenne de porter délibérément préjudice à la demanderesse, étant donné que la marque de l’Union européenne est une reproduction de ses droits antérieurs de marque et couvre des produits identiques ou complémentaires.
Dans le cadre de son appréciation globale, la division d’annulation considère que les faits et éléments de preuve présentés par la demanderesse ne sont pas suffisants pour démontrer que la marque de l’Union européenne contestée a été déposée de mauvaise foi, et ce pour les raisons exposées ci-après.
Il est vrai que la MUE est identique au logo «STACEY LASH» pour lequel la demanderesse ou son fondateur détient des droits de marque plus anciens sur certains territoires et pour lesquels il y a eu une activité sur Amazon avant la date de dépôt de la MUE. Il est également constant que les produits contestés compris dans la classe 3 sont identiques ou à tout le moins similaires. Néanmoins, le simple fait que les signes soient identiques ou très similaires n’est pas suffisant en soi pour établir automatiquement la mauvaise foi de la titulaire de la MUE, en l’absence d’autres facteurs pertinents (-01/02/2012, 291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 90). En effet,

---

Décision sur la demande d’annulation no C 56 387 page: 8de 15
l’enregistrement d’un signe identique (ou prétendument similaire) ne constitue pas une indication claire d’une intention abusive ou frauduleuse. Il s’agit plutôt d’une indication que la titulaire de la MUE avait l’intention d’utiliser sa marque sur le marché conformément aux fonctions de la marque énoncées dans le RMUE.
La demanderesse fait valoir qu’il existe une présomption de connaissance de l’utilisation par la demanderesse du logo «STACEY LASH» étant donné que la demanderesse possède des enregistrements de marque antérieurs dans d’autres territoires. En outre, la requérante se réfère à la présence de son signe sur Amazon.
La Cour de justice de l’Union européenne, lorsqu’elle a défini certains des facteurs pertinents aux fins de l’appréciation de la mauvaise foi, a considéré que l’un de ces facteurs est de savoir si la titulaire de la marque de l’Union européenne avait ou «devait avoir connaissance» de l’usage antérieur du signe (soulignement ajouté). En ce qui concerne l’expression «doit avoir connaissance», une présomption de connaissance par le titulaire de la MUE de l’usage par un tiers d’un signe identique ou similaire peut résulter, notamment, d’une connaissance générale d’une telle utilisation dans le secteur économique concerné. Cette connaissance peut être déduite, entre autres, de la durée de l’usage. Plus l’usage est long, plus il est vraisemblable que le titulaire de la MUE en aura connaissance au moment du dépôt de la demande d’enregistrement (11/06/2009,-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 39).
À l’appui de ses allégations, la demanderesse produit des éléments de preuve qui consistent essentiellement en des captures d’écran non datées de son site internet (annexes 3 à 5), des captures d’écran non datées d’Amazon (annexe 6), des certificats d’enregistrement de marques et des extraits du registre des marques concernant les enregistrements de marques antérieurs de la demanderesse (ou de son fondateur) (annexe 7), ainsi que des documents concernant un acte de l’Office émis par l’USPTO rejetant la demande de marque de la titulaire de la marque de l’Union européenne pour le logo «STACEY LASH» aux États-Unis ainsi que les détails de l’opposition (annexes 9).
L’annexe 7 montre que la demanderesse ou son fondateur a déposé des demandes de
marque pour le signe et des variantes de celui-ci avant la date de dépôt de la MUE. En effet, les éléments de preuve produits par la demanderesse montrent que, entre 2017 et 2019, la demanderesse ou son fondateur a déposé la demande de
marque américaine no 5 531 759 (07/09/2017), la demande de marque
américaine no 5 722 057 (05/09/2018), la demande de marque chinoise no
34 688 271 ( 15/11/2018), la demande de marque coréenne no 40-
1564522 ( 19/11/2018) et la demande de marque chinoise no
38 226 216 (16/05/2019). Toutefois, l’existencede plusieurs enregistrements de marques n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné qu’elle ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres

---

Décision sur la demande d’annulation no C 56 387 page: 9de 15
termes, on ne saurait présumer, sur la base des données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées et, plus important encore, dans quelle mesure.
En ce qui concerne cet usage et son importance, les captures d’écran d’Amazon présentées à l’annexe 6 ne sont pas datées. Toutefois, les extraits contiennent bien des critiques concernant plusieurs produits portant le logo «STACEY LASH» provenant de clients aux États-Unis, datés entre le 01/03/2021 et le 10/08/2022, et l’un des produits de la demanderesse a été mis à disposition pour la première fois le 30/08/2020. Toutes ces références sont concentrées entre août 2020 et août 2022 et font référence à une période relativement courte avant la date de dépôt de la marque de l’Union européenne contestée (27/05/2021) ou à une période postérieure à cette date. En outre, ils ne sont pas particulièrement nombreux et semblent concerner principalement, sinon exclusivement, les États-Unis, tandis que la titulaire de la MUE est établie en Chine. Bien que certaines des revues de clients plus anciennes sur Amazon soient citées sur le site web du requérant (annexe 4), elles ne peuvent pas être prises en considération, étant donné que les informations proviennent du requérant et ne sont corroborées par aucun autre élément de preuve, et encore moins objectif, (par exemple, des captures d’écran du site web Amazon elle-même contenant ces commentaires de la clientèle). Par conséquent, ces annexes ne démontrent pas que la titulaire de la marque de l’Union européenne connaissait ou devait avoir connaissance des droits antérieurs.
Les annexes 8 et 9 prouvent, tout au plus, que le titulaire de la marque de l’Union européenne a eu connaissance de l’existence des marques antérieures de la demanderesse au plus tard au moment où il a reçu l’action de l’Office de l’USPTO et le 02/09/2022 (après la date de dépôt de la marque de l’Union européenne) lorsqu’il a formé la procédure d’opposition. En d’autres termes, elles n’établissent pas qu’à la date de dépôt de la MUE, le titulaire de la MUE connaissait ou devait nécessairement connaître l’existence de demandes antérieures ou toute utilisation du logo «STACEY LASH» par la demanderesse.
Dans l’ensemble, il est très difficile de déterminer, sur la base des documents versés au dossier, que la demanderesse a utilisé le logo «STACEY LASH» avant la date de dépôt de la MUE pour les produits pertinents ayant une incidence commerciale si importante que la titulaire de la MUE devait avoir connaissance de son existence. En tout état de cause, sur la base des éléments de preuve produits, il peut être déduit avec certitude que le premier usage de la marque «STACEY LASH» dans l’Union européenne ou au Royaume-Uni n’est pas antérieur à la date de dépôt de la MUE.
En résumé, les éléments de preuve produits par la demanderesse ne suffisent pas à démontrer, avec le degré de certitude requis, un usage antérieur antérieur des droits antérieurs «STACEY LASH» d’une importance telle que la titulaire de la marque de l’Union européenne en ait eu connaissance ou aurait dû en avoir connaissance.
Rien ne prouve que les parties ont ou ont eu un quelconque lien, comme des relations contractuelles (pré-/post-), ou que la titulaire de la MUE avait connaissance des droits de la demanderesse.
Par conséquent, la demanderesse n’a pas établi l’existence d’une présomption de connaissance de la part de la titulaire de la MUE. Les éléments de preuve sont insuffisants pour permettre une telle conclusion positive, sans recourir à des hypothèses et à des probabilités.
En tout état de cause, la connaissance de la part d’un titulaire de la marque de l’Union européenne ne plaide pas nécessairement en faveur de la mauvaise foi. En effet, le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne sait ou doit savoir (ce qui n’est pas

---

Décision sur la demande d’annulation no C 56 387 page: 10de 15
le cas)que la demanderesse en nullité utilise un signe identique/similaire pour des produits et/ou services identiques/similaires pour lesquels il peut exister un risque de confusion ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une mauvaise foi (11/06/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40). De même, le fait que le titulaire sait ou doit savoir que, au moment du dépôt de sa demande, un tiers utilise un signe à l’étranger susceptible d’être confondu avec la marque demandée ne suffit pas, à lui seul, pour conclure à l’existence de la mauvaise foi du titulaire au sens de cette disposition (décision préjudicielle du 27/06/2013, C-320/12, Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, § 37).
Aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi, il convient également de tenir compte des intentions de la titulaire de la marque de l’Union européenne au moment du dépôt.
La démonstration de la mauvaise foi suppose de prouver qu’au moment du dépôt, la titulaire de la MUE savait qu’elle causait un préjudice à la demanderesse en nullité et que ce préjudice était la conséquence de son comportement reproché d’un point de vue moral ou commercial (21/04/2010, R 219/2009-1, GRUPPO SALINI/SALINI, § 66).
Une constatation de mauvaise foi exigerait des éléments de preuve objectifs et pertinents contenant des indications cohérentes selon lesquels, au moment du dépôt de la demande, le titulaire de la marque de l’Union européenne entendait soit porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts des tiers, soit obtenir — sans nécessairement viser un tiers déterminé — un droit exclusif à d’autres fins que celles relevant des fonctions d’une marque (29/01/2020, 371/18-, SKY, EU:C:2020:45,
§ 77). Or, la requérante n’a pas apporté de tels éléments de preuve.
Il peut être déduit de la copie de l’acte de l’Office délivré par l’USPTO (annexe 8) que, au plus tard à la date de réception de l’action de l’Office, la titulaire de la marque de l’Union européenne a eu connaissance des droits antérieurs contenant le logo «STACEY LASH». Toutefois, cela ne démontre pas que, lorsqu’il a déposé la MUE, il avait l’intention de bloquer le demandeur ou effectivement empêché l’usage de la marque antérieure ou de la marque de l’Union européenne postérieure de la demanderesse (14/06/2010, R-1795/2008 4, ZAPPER-CLICK, § 21). En outre, en ce qui concerne l’opposition, il est souligné que le dépôt d’oppositions contre des marques identiques/similaires constitue l’exercice légitime du droit exclusif de la titulaire de la MUE, attaché à l’enregistrement de la MUE contestée, et ne saurait, en soi, prouver une intention malhonnête de la part de la titulaire de la MUE (13/12/2012-, 136/11 Pelikan, EU:T:2012:689, § 66). En effet, le dépôt d’oppositions en tant que telles n’est pas un indicateur d’une éventuelle mauvaise foi de la titulaire de la MUE; d’autres faits seraient nécessaires (04/05/2011, R 1354/2010-1, yello, § 17). De tels faits n’ont pas été présentés, et encore moins prouvés.
La demanderesse affirme avoir essayé d’obtenir davantage d’informations sur la titulaire de la MUE mais n’a pas réussi à identifier ou à obtenir des informations. Elle souligne également qu’aucune preuve de l’usage de la marque déposée par la titulaire de la MUE n’a pu être obtenue. Toutefois, cette affirmation n’est étayée ni par des éléments de preuve ni par des arguments convaincants et ne peut être considérée que comme une simple spéculation quant au comportement et aux intentions de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Il est important de noter que la titulaire de la MUE n’était pas tenue de prouver l’usage de la marque de l’Union européenne contestée (13/12/2012, 136/11,-Pelikan, EU:T:2012:689, § 48, 57). La demanderesse n’a pas engagé de procédure de déchéance visant à annuler la marque de l’Union européenne contestée pour non-usage, et la marque de l’Union européenne est toujours dans le délai de grâce de 5 ans (puisqu’elle a été enregistrée le 11/09/2021). Par conséquent, il n’y a aucune

---

Décision sur la demande d’annulation no C 56 387 page: 11de 15
raison que la titulaire de la marque de l’Union européenne produise des preuves de l’usage dans la présente procédure.
En outre, l’appréciation globale de la mauvaise foi doit tenir compte du principe général selon lequel la propriété d’une marque de l’Union européenne est acquise par l’enregistrement et non par une adoption préalable par un usage effectif. En particulier lorsque la demanderesse en nullité revendique des droits sur un signe identique ou similaire à la MUE contestée, il est important de rappeler que l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE tempère le principe du «premier déposant», selon lequel un signe ne peut être enregistré en tant que MUE que dans la mesure où une marque antérieure produisant ses effets dans l’Union européenne ou dans un État membre n’y fait pas obstacle. Sans préjudice d’une éventuelle application de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, la simple utilisation d’une marque non enregistrée n’empêche pas l’enregistrement d’une marque identique ou similaire en tant que MUE pour des produits ou services identiques ou similaires-(14/02/2012, 33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 16- 17;-21/03/2012, 227/09, FS, EU:T:2012:138, § 31-32).
Par souci d’exhaustivité, il est admis que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations dans la présente procédure qui auraient pu expliquer, par exemple, comment la marque de l’Union européenne a été créée ou pourquoi elle est identique au logo «STACEY LASH». Toutefois, dans le cadre d’une appréciation globale de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, ce fait (seul ou en combinaison avec l’identité/la similitude des signes) ne saurait être interprété comme un indicateur automatique de la mauvaise foi. La charge de la preuve de l’existence de la mauvaise foi incombe toujours à la demanderesse en nullité. Ce n’est que lorsque ces derniers démontrent, au moyen d’éléments de preuve concrets et convaincants, que la titulaire de la marque de l’Union européenne a agi de manière malhonnête lorsqu’elle a demandé l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée, que la charge de la preuve est renversée. La demanderesse ne s’est pas acquittée de son obligation de prouver une intention malhonnête de la part de la titulaire de la MUE, ni que la titulaire de la MUE avait connaissance de la demanderesse ou de ses droits au moment du dépôt de la MUE. Étant donné que la demanderesse ne s’est pas acquittée de cette charge, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’était pas tenue de dissiper tout doute ni d’avancer une raison commerciale légitime pour le dépôt de la marque de l’Union européenne. Par conséquent, l’absence de présentation d’observations en réponse par la titulaire de la marque de l’Union européenne ne démontre aucune intention malhonnête et ne porte pas préjudice à la titulaire de la marque de l’Union européenne, pour les raisons susmentionnées.
Comme indiqué ci-dessus, la demanderesse n’a pas avancé suffisamment de faits, d’indications objectives et d’éléments de preuve permettant de conclure à l’existence d’une mauvaise foi sans recourir à des suppositions et à des suppositions. Les documents produits ne démontrent pas qu’au moment du dépôt de la MUE, la titulaire de la MUE connaissait ou devait nécessairement connaître l’usage antérieur du logo «STACEY LASH» par la demanderesse ou ses enregistrements de marque antérieurs (ou ceux de son fondateur). Elles ne suffisent pas non plus à prouver que la titulaire de la MUE avait l’intention d’empêcher la demanderesse d’entrer sur le marché de l’UE, qu’elle avait des intentions malhonnêtes au moment du dépôt de la MUE, ou qu’elle a demandé l’enregistrement de la marque de l’Union européenne à des fins autres que de marque.

---

Décision sur la demande d’annulation no C 56 387 page: 12de 15
Conclusion
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la demanderesse n’a pas démontré que la titulaire de la marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée et que la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Causes de nullité relative — article 60, paragraphe 2, point c), du RMUE (pointc) du RMUE)
À titre liminaire, bien que la demanderesse ait invoqué un droit d’auteur protégé dans tous les États membres de l’UE dans sa requête, et brièvement dans ses observations qui l’accompagnent, elle ne développe que la protection espagnole du droit d’auteur en ce qui concerne le logo «STACEY LASH». La demanderesse n’a pas fourni de copies de la législation nationale pertinente des autres États membres de l’UE pour lesquels elle revendiquait une protection dans la demande en nullité, et elle n’a pas non plus précisé les lois ou leurs exigences pour ces autres territoires dans ses observations. Par conséquent, la protection du droit d’auteur dans les États membres de l’UE autres que l’Espagne n’ayant pas été étayée, l’allégation à cet égard doit être rejetée. Dès lors, la division d’annulation ne poursuivra son appréciation que sur le fondement de l’article 60, paragraphe 2, point c), du RMUE en ce qui concerne le droit d’auteur espagnol, qui a été dûment étayé et soutenu.
Conformément à l’article 60, paragraphe 2, point c), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, si son usage peut être interdit en vertu d’un autre droit antérieur selon la législation de l’Union européenne ou le droit national qui en régit la protection, et notamment d’un droit d’auteur.
Bien que le législateur de l’UE ait harmonisé certains aspects du droit d’auteur, il n’existe pas d’harmonisation complète des législations des États membres en matière de droit d’auteur et il n’existe pas non plus de droit d’auteur européen uniforme. La protection du droit d’auteur et le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure sur la base de celle- ci sont régis par le droit national de l’État membre, compte tenu du fait que tous les États membres sont liés par la convention de Berne et l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce («ADPIC»).
La demande en nullité est fondée sur un droit d’auteur sur le logo «STACY LASH»
, dont la protection est revendiquée en Chine, et, en application du principe du «traitement national» de la Convention de Berne, en Espagne. La division d’annulation doit examiner si l’usage de la MUE contestée peut être interdit en vertu du droit d’auteur en vertu de la législation nationale régissant sa protection.
Droit d’auteur
Dans les procédures de nullité, la charge de la preuve incombe à la demanderesse en nullité (-28/10/2009, 137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 71).

---

Décision sur la demande d’annulation no C 56 387 page: 13de 15
L’article 16, paragraphe 1, point c), du RDMUE développe l’article 60, paragraphe 2, du RMUE, en définissant les points que la demanderesse en nullité doit prouver:
Le demandeur présente les faits, preuves et arguments à l’appui de la demande jusqu’à la clôture de la phase contradictoire de la procédure de déchéance ou de nullité. Le demandeur produit notamment les éléments suivants: …
c) dans le cas d’une demande au titre de l’article 60, paragraphe 2, du règlement (UE) no 2017/1001, la preuve de l' acquisition, de la permanence et de l’étendue de la protection du droit antérieur pertinent, ainsi que les éléments prouvant que le demandeur est habilité à déposer la demande, y compris, lorsque le droit antérieur est invoqué conformément à la législation d' un État membre, une identification claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant des publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes.

La Cour a jugé que, dans le cadre d’une demande en nullité introduite au titre de l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 40/94 [devenu l’article 60, paragraphe 2, du RMUE], il appartient à la partie qui entend se prévaloir d’un droit antérieur protégé par le droit national de fournir à l’Office non seulement les éléments démontrant qu’ils remplissent les conditions requises, conformément au droit national dont elle demande l’application, pour que l’usage d’une marque de l’Union européenne soit interdit en vertu d’un droit antérieur, mais aussi les éléments établissant le contenu de cette législation (caractères italiques ajoutés)-(05/07/2011, 263/09 P, EU:C:2011:452, § P, § 50); 27/03/2014, 530/12-P, Mano, EU:C:2014:186, § 34).
Étant donné que l’étendue exacte de la protection du droit antérieur découlera de la législation nationale, la demanderesse en nullité doit fournir la législation nationale nécessaire en vigueur et avancer une argumentation convaincante quant aux raisons pour lesquelles elle obtiendrait gain de cause en vertu de la législation nationale spécifique pour empêcher l’usage de la marque contestée. Un simple renvoi au droit national ne sera pas considéré comme suffisant, étant donné qu’il n’appartient pas à l’Office de faire valoir cet argument au nom de la demanderesse (05/07/2011-, 263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452).
Le demandeur doit fournir la référence à la disposition juridique pertinente (numéro d’article et numéro et titre de la loi) et le contenu (texte) de la disposition juridique en fournissant des publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes (par exemple, des extraits d’un journal officiel, un commentaire juridique, une encyclopédies ou des décisions de justice). Si la disposition pertinente renvoie à une autre disposition de droit, cela doit également être fourni pour permettre à l’autre partie et à l’Office de comprendre pleinement le sens de la disposition invoquée et de déterminer l’éventuelle pertinence de cette disposition supplémentaire.
En outre, le demandeur étant tenu de prouver le contenu de la législation applicable, il doit fournir le droit applicable dans la langue d’origine (soulignement ajouté). Si cette langue n’est pas la langue de procédure, le demandeur doit également fournir une traduction complète des dispositions juridiques invoquées. Toutefois, une simple traduction du droit applicable ne constitue pas en soi une preuve et ne peut pas remplacer l’original; par conséquent, la traduction à elle seule n’est pas considérée comme suffisante pour prouver le droit invoqué (soulignement ajouté).

---

Décision sur la demande d’annulation no C 56 387 page: 14de 15
En l’espèce, la demanderesse n’a pas produit suffisamment d’éléments de preuve concrets à l’appui de son allégation qui aurait permis à la division d’annulation de vérifier que la demanderesse pouvait interdire l’usage de la marque de l’Union européenne contestée en vertu de la législation pertinente en matière de droit d’auteur.
Dans le mémoire exposant les motifs du recours joint à la demande en nullité, la demanderesse fait référence à plusieurs dispositions des lois chinoises et espagnoles applicables sur la protection du droit d’auteur et aux dispositions pertinentes de la Convention de Berne (annexe 11). Toutefois, la demanderesse n’a fourni aucune jurisprudence pertinente interprétant les lois invoquées. Il fait référence à la protection par le droit d’auteur qui est originaire de Chine; le cas échéant, le contrat de cession de droits d’auteur présenté à l’ annexe 2 jette le doute sur la raison pour laquelle ou comment un droit d’auteur chinois a pu être conféré au logo «STACEY LASH». L’accord a été signé à Türkiye entre le fondateur de la requérante, qui réside à Türkiye, et une société basée sur Hong Kong, et n’indique pas quelle est la loi applicable. Même si le droit chinois avait été indiqué comme étant le droit applicable, la demanderesse n’en aurait pas moins dû expliquer et motiver la question de savoir si et pourquoi le logo «STACEY LASH» satisfait aux exigences en matière de protection du droit d’auteur en Chine. Par exemple, selon le contrat de cession de droits d’auteur, le fondateur de la demanderesse garantit que le logo «STACEY LASH» est original. Toutefois, le dossier ne contient aucune explication quant à la question de savoir si la législation chinoise en matière de droit d’auteur exige un certain seuil d’originalité, et encore moins si un tel seuil a été atteint.
La requérante n’a pas fourni le droit chinois applicable dans sa version originale, bien qu’elle ait soumis la version anglaise. Toutefois, elle n’a avancé aucun argument quant aux dispositions spécifiques qu’elle entendait invoquer en vertu de la législation chinoise. Le droit d’auteur semble avoir été créé dans Türkiye, conformément au contrat de cession de droits d’auteur figurant à l’annexe 2. Toutefois, aucune autre preuve n’a été apportée pour prouver la législation nationale turque en ce qui concerne la création, l’étendue ou la protection des droits d’auteur. L’accord entre le fondateur de la requérante et la requérante elle-même est conclu entre et avec les parties intéressées elles-mêmes. En outre, il n’existe aucune autre preuve concrète et indépendante de l’existence juridique d’un droit d’auteur sur Türkiye qui pourrait être cédé à la requérante. La demanderesse n’a pas expliqué ni démontré, sur la base de la législation pertinente, si le droit d’auteur transféré depuis Türkiye (lorsqu’il semble avoir été créé) était légalement détenu en Chine, et n’a pas non plus présenté de jurisprudence ou d’explication pertinente jetant des éclaircissements à cet égard. En outre, par souci de clarté, elle n’a pas non plus affirmé que le logo avait été créé en Chine (ni à Hong Kong). Le demandeur doit fournir toutes les preuves nécessaires, telles que des certificats d’enregistrement de droits d’auteur ou d’autres preuves, et en l’absence d’un système d’enregistrement des droits d’auteur, il doit présenter des arguments convaincants et des preuves à l’appui afin de prouver l’existence, l’étendue et la nature des droits d’auteur et de sa protection en vertu du droit national, en l’occurrence en Chine.
Par conséquent, la division d’annulation ne peut vérifier que les conditions sont remplies pour que la demanderesse puisse interdire l’usage de la marque de l’Union européenne contestée.
La demanderesse n’ayant pas prouvé qu’elle est titulaire d’un droit d’auteur chinois sur le logo «STACEY LASH», la division d’annulation n’a pas besoin d’examiner si la demanderesse peut fonder ses prétentions sur la protection espagnole du droit d’auteur. Le principe du «traitement national», tel qu’il est imposé par la convention de Berne, ne saurait être appliqué s’il n’est pas prouvé que la protection par le droit d’auteur existe effectivement en ce qui concerne le logo «STACEY LASH» en Chine.

---

Décision sur la demande d’annulation no C 56 387 page: 15de 15
Par conséquent, la demande en nullité n’est pas fondée au titre de l’article 60, paragraphe 2, point c), et la demande en nullité doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur cette disposition.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Frédérique SULPICE Christophe DU JARDIN Nicole CLARKE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.