LES CHAMBRES DE RECOURS
UNOFFICIAL DOCUMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY DÉCISION de la grande chambre de recours du 18 septembre 2023
Dans l’affaire R 1508/2019-G
Industria De Diseño Textil, S.A. (Inditex, S.A.) Avenida de la Diputación «Edificio Inditex»
15142 Arteixo (A Coruña)
(Espagne) demanderesse en
transformation/requérante représentée par Clarke, Modet y Cía. S.L., Avenida Palacio de la Fuente, 6, Edificio Panoramis, 03003 Alicante (Espagne)
RECOURS concernant une décision de refus de la transformation de la marque de l’Union européenne enregistrée sous le n° 112 755
LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS
composée de J. Negrao (président), V. Melgar (rapporteure), G. Humphreys (membre), S. Stürmann (membre), N. Korjus (membre), R. Ocquet (membre), C. Negro (membre), A. Kralik (membre) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
18/09/2023, R 1508/2019-G, Zara

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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 1er avril 1996, Industrias de Diseño Textil, S.A.
(Inditex, S.A.) (la «demanderesse en transformation») a sollicité l’enregistrement de la marque
ZARA
pour des produits et services compris dans les classes 3, 9, 14, 16, 24, 25, 28, 37,
39, 40 et 42.
2 La marque a été enregistrée le 3 janvier 2001.
3 Le 24 octobre 2011, Zainab Ansell et Roger Ansell, les demandeurs en nullité dans la procédure d’annulation n° 5 951 C, ont déposé une demande en déchéance pour défaut d’usage pour une partie des services enregistrés dans les classes 39 et 42.
4 Le 30 avril 2013, la division d’annulation a prononcé la déchéance de la marque de l’Union européenne enregistrée «ZARA» pour tous les services compris dans les classes 39 et 42 qui faisaient l’objet de la demande en déchéance.
5 La demanderesse en transformation a formé un recours et la deuxième chambre de recours a confirmé la décision de première instance (19/05/2014, R 1118/2013-2,
ZARA).
6 La demanderesse en transformation a formé un recours devant le Tribunal. Le
Tribunal a confirmé la décision de la deuxième chambre de recours (09/09/2015,
T-584/14, ZARA, EU:T:2015:604). La titulaire de la MUE (la demanderesse en transformation) a formé un nouveau recours devant la Cour de justice. La Cour a déclaré ce pourvoi manifestement non fondé et irrecevable (26/10/2016, C- 575/15 P, ZARA, EU:C:2016:810).
7 Le 25 janvier 2017, la demanderesse en transformation a écrit à l’Office pour demander la transformation de la MUE n° 112 755 «ZARA» pour les services compris dans la classe 39 en marques nationales des États membres suivants:
Estonie, Chypre, Lettonie, Lituanie et Malte.
8 Par lettre du 9 juin 2017, le département «Opérations» a écrit à la demanderesse en transformation en indiquant que la demande serait traitée lorsque la décision de l’Office ou celle d’un tribunal des marques de l’Union européenne serait devenue définitive.
9 Par lettre du 30 octobre 2018, la demanderesse en transformation a demandé à l’Office de reprendre la procédure de transformation.
10 Par notification du 21 janvier 2019, l’Office a informé la demanderesse en transformation d’une irrégularité dans la requête en transformation, à savoir que cette dernière n’était pas recevable car la marque avait été déchue pour défaut d’usage.
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11 La demanderesse en transformation n’a pas envoyé d’observations ni de commentaires en réponse à la notification d’irrégularité.
12 Le 16 mai 2019, l’examinateur a pris la décision (la «décision attaquée») de rejeter la requête en transformation dans son intégralité dès lors que la marque avait été en partie déchue pour défaut d’usage.
13 Le 15 juillet 2019, la demanderesse en transformation a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 16 septembre 2019.
14 Par décision provisoire du 19 novembre 2019, la cinquième chambre de recours a renvoyé l’affaire à la grande chambre de recours.
15 Par décision provisoire du 6 octobre 2020, la grande chambre a décidé de suspendre la procédure de recours jusqu’à ce que le Tribunal ait rendu son arrêt sur le recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours du 30/03/2020, R 187/2020-4, Bittorrent.
16 Dans son arrêt du 29/06/2022, T-337/20, Bittorrent, EU:T:2022:406 (l'«arrêt
Bittorrent»), le Tribunal a confirmé la décision de la quatrième chambre de recours et a donc repris la procédure de recours.
Motifs du recours
17 Les arguments invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Le retard excessif dans la reprise de la procédure par l’Office a engendré des coûts pour la titulaire de la MUE (la demanderesse en transformation) en raison des taxes qu’elle a dû payer aux représentants locaux pour maintenir les droits dans les territoires pour lesquels la transformation a été demandée.
– L’article 140 du RMUE dispose que l’Office doit transmettre sans délai la requête au service central de la propriété industrielle des États membres pour lesquels la transformation a été demandée, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
– L’Office a violé l’article 93, l’article 139, paragraphe 2, l’article 140, paragraphes 1, 3 et 4, et l’article 202, paragraphes 6, 7 et 9, du RMUE.
– S’il est exact que la transformation n’a pas lieu lorsque le titulaire de la MUE ou le titulaire de l’EI ont été déchus de leurs droits pour défaut d’usage, une exception est prévue à l’article 139, paragraphe 2, point a), du RMUE, en vertu duquel la transformation est possible si la MUE ou l’EI a fait l’objet d’un usage qui serait considéré comme un usage sérieux au sens de la législation de l’État membre pour lequel la transformation a été demandée.
– L’Office n’a pas examiné cette exception et la question est de savoir quand et où la titulaire de la MUE (la demanderesse en transformation) peut appliquer cette disposition si l’EUIPO n’a pas traité la requête en transformation.
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Motifs de la décision
Remarques liminaires concernant le droit applicable
18 La requête en transformation a été déposée le 25 janvier 2017, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur du règlement 2017/1001. En outre, conformément à l’article 39, paragraphe 2, point l), du REMUE, le titre X (articles 22 à 23 du REMUE) ne s’applique pas aux requêtes en transformation déposées avant le 1er octobre 2017. La requête en transformation était régie par les dispositions du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil et du règlement d’exécution (UE) 2018/626 de la Commission, tel que modifié et en vigueur à cette date. Le cas d’espèce est donc différent, de ce point de vue, de l’arrêt Bittorrent, étant donné que les dispositions du RMUE et du REMUE ont été appliquées par le
Tribunal, la requête en transformation ayant été déposée en septembre 2018.
19 Toutefois, la teneur des dispositions relatives à la transformation n’a pas changé. En particulier, le texte de l’article 112, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil est, en substance, identique au texte de l’article 139, paragraphe 2, point a), du RMUE.
20 La grande chambre se référera par conséquent aux textes actuellement applicables.
21 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est donc recevable.
Cadre juridique
22 La transformation est le processus de transformation d’une MUE (demande ou enregistrement) en une ou plusieurs demandes nationales, uniquement après que cette MUE a été refusée par une décision définitive ou qu’elle a cessé de produire ses effets. Ses principales caractéristiques sont énoncées aux articles 139 à 141 du RMUE (et à l’article 202 du RMUE en ce qui concerne les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne) et aux articles 22 et 23 du REMUE. Si une MUE cesse d’exister, elle peut, en fonction de la raison précise de cette cessation, être transformée en demandes de marques valides dans les États membres désignés par la partie qui demande la transformation.
23 La transformation a été introduite dans le système de la marque de l’UE pour «atténuer» les conséquences liées au caractère unitaire des MUE et reflète ainsi le principe selon lequel le système de la marque de l’Union et les systèmes des marques nationaux sont complémentaires. Toutefois, le fait que la transformation ne peut avoir lieu qu’une fois que la protection de la marque de l’Union européenne a été refusée ou qu’elle cesse de produire ses effets illustre également l’autonomie du système de l’UE par rapport aux systèmes nationaux de protection des marques. En effet, dans tous les cas où un motif de refus/d’annulation de la MUE ne concerne qu’un ou certains États membres, le demandeur/titulaire de la MUE peut demander la transformation de la MUE en demandes de marques nationales dans les États membres qui ne sont pas concernés par ce motif.
24 La transformation est un système à deux niveaux impliquant, premièrement, le paiement de la taxe de transformation et l’examen de la demande de transformation
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devant l’EUIPO (à effectuer conformément aux dispositions du RMUE, à savoir l’article 140, paragraphe 3, du RMUE et l’article 22 du REMUE) et, deuxièmement, la procédure de transformation elle-même devant les offices nationaux ou régionaux (à effectuer conformément au droit national applicable de l’État membre concerné, y compris en ce qui concerne le Benelux).
25 Conformément à l’article 140 du RMUE, l’EUIPO décide si la requête en transformation remplit les conditions énoncées dans les règlements, lues conjointement avec toutes les décisions finales (leur dispositif et leurs motifs) ayant donné lieu à la transformation. Si l’un des motifs excluant la transformation existe dans un État membre ou un territoire donné, l’Office refuse de transmettre la requête en transformation à l’office national ou régional concerné.
26 Il s’ensuit que la transformation est une procédure purement administrative et que l’examen effectué par l’EUIPO se limite à un contrôle de la recevabilité de la requête en transformation visant, en substance, à vérifier le respect des éléments suivants: les délais prescrits fixés par les règlements; les informations visées à l’article 22 du REMUE; le régime linguistique; les motifs de la transformation conformément à l’article 139 du RMUE (pour les MUE) et à l’article 202 du RMUE (pour les enregistrements internationaux désignant l’UE).
27 Dans le cas spécifique d’une marque de l’Union européenne ayant fait l’objet d’une déchéance par l’EUIPO et pour laquelle le titulaire de la MUE présente une demande en transformation en se prévalant de l’exception prévue à l’article 139, paragraphe 2, point a), du RMUE, l’examen de l’Office se limite strictement à vérifier que les conditions de l’article 139, paragraphe 2, point a), du RMUE sont remplies pour l’État membre requis.
Le RMUE
28 L’article 37 du RMUE, intitulé «Valeur de dépôt national de la demande», dispose ce qui suit: «La demande de marque de l’Union européenne à laquelle une date de dépôt a été accordée a, dans les États membres, la valeur d’un dépôt national régulier, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne».
29 L’article 139, paragraphe 2, point a), du RMUE dispose ce qui suit: La transformation n’a pas lieu: a) lorsque le titulaire de la marque de l’Union européenne a été déchu de ses droits pour défaut d’usage de cette marque, à moins que dans l’État membre pour lequel la transformation a été demandée la marque de l’Union européenne n’ait été utilisée dans des conditions qui constituent un usage sérieux au sens de la législation dudit État membre.
30 L’article 139, paragraphe 3, du RMUE dispose que: «La demande de marque nationale issue de la transformation d’une demande ou d’une marque de l’Union européenne bénéficie, dans l’État membre concerné, de la date de dépôt ou de la date de priorité de cette demande ou de cette marque et, le cas échéant, de l’ancienneté d’une marque de cet État revendiquée conformément à l’article 39 ou à l’article 40».
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31 L’article 140, paragraphe 3, du RMUE dispose que: «L’Office vérifie si la transformation demandée remplit les conditions énoncées dans le présent règlement, notamment à l’article 139, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6, et au paragraphe 1 du présent article, ainsi que les conditions formelles énoncées dans l’acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 6 du présent article. Si les conditions applicables à la requête ne sont pas remplies, l’Office informe le demandeur des irrégularités constatées. S’il n’est pas remédié aux irrégularités dans le délai à fixer par l’Office, ce dernier rejette la requête en transformation. Lorsque l’article 139, paragraphe 2, est applicable, l’Office rejette la requête en transformation pour irrecevabilité uniquement pour les États membres pour lesquels la transformation est exclue en vertu de cette disposition».
32 L’article 139, paragraphe 7, du RMUE dispose que: «La disposition faisant l’objet de l’article 37 cesse de produire ses effets si la requête n’est pas présentée dans le délai imparti».
33 Le considérant 16 du préambule du REMUE dispose ce qui suit: «Les exigences concernant les requêtes en transformation devraient permettre la mise en place d’une interface souple et efficace entre le système de marque de l’Union européenne et les systèmes de marque nationaux».
34 Il ressort de la lecture combinée de l’article 37 du RMUE, de l’article 139, paragraphe 2, point a), du RMUE, de l’article 140, paragraphe 3, du RMUE, de l’article 139, paragraphe 7, du RMUE et du considérant 16 du préambule du REMUE, qui sont essentiellement identiques à l’article 32, à l’article 112, point a), paragraphe 2, à l’article 112, paragraphe 3, et à l’article 112, paragraphe 7, du RMC ainsi qu’à la règle 45, paragraphes 1 à 3, du REMC:
– que le dépôt régulier d’une demande de marque de l’Union européenne produit au total vingt-six (26) dates de dépôt pour la même marque, à savoir:
• une (1) date de dépôt unitaire pour le droit unitaire de la marque de l’Union européenne et, en outre,
• vingt-cinq (25) dates de dépôt pour les demandes de marques nationales correspondantes dans chacun des États membres de l’Union européenne (à l’exception de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg, qui sont regroupées en une seule demande de marque régionale pour le Benelux).
– que ces vingt-six (26) dates de dépôt pour la même marque sont accordées automatiquement, ex lege, en vertu du droit unitaire de l’UE.
– que lesdites vingt-six (26) dates de dépôt concernant la même marque ne peuvent pas toutes coexister valablement en même temps, en ce sens que les vingt-cinq (25) dates de dépôt des demandes de marque correspondantes dans chacun des États membres et au Benelux:
• restent initialement inactives d’un point de vue juridique avant l’acceptation de la transformation par l’EUIPO; et
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• ne peuvent être activées sur le plan juridique qu’après acceptation officielle d’une requête en transformation par l’EUIPO.
– que l’EUIPO est l’autorité administrative compétente pour statuer sur la recevabilité de la requête en transformation.
– que le fait de ne pas demander une transformation en temps utile entraîne l’extinction des vingt-cinq (25) dates de dépôt des demandes de marques correspondantes dans les États membres et au Benelux pour lesquelles aucune transformation n’a été demandée en temps utile.
– que toutes les questions relatives à la transformation doivent être interprétées dans un esprit de coopération et de coexistence harmonieuses et efficaces entre le système des marques de l’Union européenne et les systèmes nationaux des marques.
35 Une décision de déchéance d’une MUE pour défaut d’usage exclut en principe la possibilité d’une transformation, sauf dans le cas de l’article 139, paragraphe 2, du RMUE.
36 Le premier motif d’exclusion de la transformation est le cas où le titulaire de la MUE ou de l’EI a été déchu de ses droits pour défaut d’usage.

37 La transformation n’aura pas lieu si le propriétaire de la MUE ou le titulaire de l’EI a été déchu de ses droits pour défaut d’usage, sauf si la MUE ou l’EI a fait l’objet d’un usage qui serait considéré sérieux en application de la législation de l’État membre pour lequel la transformation est demandée.
38 Toutefois, le principe étant que la transformation n’aura pas lieu lorsque les droits de la titulaire de la MUE ou de la titulaire de l’enregistrement international ont été révoqués pour défaut d’usage, l’exception prévue à l’article 139, paragraphe 2, du
RMUE, comme toute exception à un principe, doit être interprétée strictement.
Les directives
39 Les directives introduites le 1er mars 2021, et toujours applicables à l’heure actuelle, indiquent à cet égard:
«Le premier motif d’exclusion de la transformation est le cas où le titulaire de la MUE ou de l’enregistrement international a été déchu de ses droits pour défaut d’usage.
La transformation n’aura pas lieu si le propriétaire de la MUE ou le titulaire de l’EI a été déchu de ses droits pour défaut d’usage, sauf si la MUE ou l’EI a fait l’objet d’un usage qui serait considéré sérieux en application de la législation de l’État membre pour lequel la transformation est demandée.
Aucune allégation postérieure du demandeur en transformation concernant le fond de l’affaire ne sera permise. Par exemple, si la MUE a été déchue pour défaut
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d’usage, le demandeur de la transformation ne peut pas faire valoir devant l’Office qu’il est capable d’en prouver l’usage dans un certain État membre.
En effet, l’Office n’est pas en mesure d’apprécier l’usage d’une MUE sur la base des législations des différents États membres de l’UE.
Néanmoins, l’article 139, paragraphe 2, point a), du RMUE peut s’appliquer lorsque le titulaire de la MUE déchue soumet, en même temps qu’une demande de transformation, des preuves émanant d’une source officielle, comme un jugement national, établissant l’usage sérieux de la marque conformément à la législation de l’État membre pour lequel la transformation est demandée. Toutefois, la transformation n’est autorisée que si les conditions suivantes sont remplies:
– la représentation de la marque dans les preuves (p. ex. un jugement national) et la MUE enregistrée doivent être identiques;
– les produits et services pour lesquels un usage a été constaté au niveau national doivent être couverts par la marque de l’Union européenne faisant l’objet de la déchéance.
– la période d’usage pertinente dans la procédure de déchéance devant l’Office et la période pour laquelle l’usage a été établi dans les preuves (p. ex. un jugement national) doivent coïncider ou du moins se chevaucher dans une certaine mesure.
40 Si l’une des conditions susmentionnées n’est pas remplie, l’Office considère que la transformation dans certains ou dans tous les États membres est (partiellement) exclue en vertu de l’article 140, paragraphe 3, du RMUE.
Jurisprudence des juridictions de l’Union
41 Dans l’arrêt Bittorrent, EU:T:2022:406, le Tribunal a jugé ce qui suit:
– Conformément à l’article 139, paragraphe 2, point a), du RMUE, la transformation d’une marque de l’Union européenne n’a pas lieu lorsque le titulaire de la marque de l’Union européenne a été déchu de ses droits pour défaut d’usage, à moins que, dans l’État membre pour lequel la transformation a été demandée, la marque de l’Union européenne n’ait été utilisée dans des conditions qui constituent un usage sérieux au sens du droit de cet État membre.
– En ce qui concerne la marque contestée, le Tribunal a confirmé la conclusion de la décision de déchéance selon laquelle «aucune preuve [de l’usage de la marque contestée] n’avait été produite dans le délai imparti devant la division d’annulation» (12/12/2017, T-771/15, bittorrent, EU:T:2017:887, § 45). Par ordonnance du 28/06/2018, C-118/18 P, Bittorrent, EU:C:2018:522, la Cour a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt.
– Il ressort donc de la décision de déchéance, telle que confirmée par le Tribunal puis par la Cour de justice, que la déchéance de la marque contestée avait été
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prononcée pour défaut d’usage dans l’Union à la date à laquelle la décision transmettant la requête en transformation a été adoptée.
– En outre, étant donné que les juridictions de l’Union ont jugé, avec force de res judicata, que la demanderesse n’avait pas prouvé, dans le cadre de la procédure de déchéance, l’usage sérieux de la marque contestée dans l’Union, et donc en Autriche, rien n’indique que cette marque puisse néanmoins satisfaire à la condition prévue à l’article 139, paragraphe 2, point a), du RMUE, selon laquelle, dans l’État membre pour lequel la transformation a été demandée, la marque de l’Union européenne doit avoir été utilisée dans des conditions qui constituent un usage sérieux au sens de la législation de cet État membre.
– En outre, afin de démontrer l’usage de la marque contestée en Autriche, la demanderesse n’avait produit aucun élément de preuve supplémentaire par rapport à ceux déjà produits dans le cadre de la procédure de déchéance.
– En particulier, elle n’aurait pas démontré que l’arrêt du Kammergericht n° 5 U 161/13 du 15 avril 2015 confirmait un tel usage. En effet, il convient de noter que rien dans cet arrêt ne concerne spécifiquement l’usage de la marque contestée en Autriche. Premièrement, cet arrêt porte sur une marque nationale allemande et non sur la marque en cause. D’autre part, cet arrêt ne contient aucune indication spécifique tendant à confirmer l’usage de la marque contestée en Autriche dans des conditions qui caractériseraient un usage sérieux au sens du droit autrichien.
– En outre, la requérante n’a produit, dans le cadre de la procédure de transformation, aucun élément de preuve concret susceptible d’établir l’usage sérieux de cette marque en Autriche sur la base des sites web firstload.de et marketbay.com, qui n’ont pas été pris en considération par la chambre de recours, le Tribunal et la Cour de justice dans le cadre de la procédure de déchéance.
– Dans ces conditions, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que la première instance de l’EUIPO avait commis une erreur manifeste, au sens de l’article 103, paragraphe 1, du RMUE, en admettant la recevabilité de la requête en transformation de la marque contestée en une demande de marque autrichienne, dès lors que cette transformation allait à l’encontre de la force contraignante de la décision de déchéance et que, dans le même temps, rien n’indiquait que la marque contestée était utilisée en Autriche dans des conditions constituant un usage sérieux au sens du droit autrichien.
42 Il convient de noter que le Tribunal a ajouté ce qui suit:
– Rien n’indique que la marque contestée ait été utilisée en Autriche dans des circonstances constitutives d’un usage sérieux au sens du droit autrichien.
– Dans la mesure où l’argument de la demanderesse doit être compris comme un grief selon lequel la chambre de recours n’a pas tenu compte du fait qu’une marque de l’Union européenne peut être transformée en plusieurs demandes de marques nationales, il suffit de souligner que la chambre de recours n’a pas
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supposé que la transformation en plusieurs marques nationales était par principe exclue. Elle a considéré que la transformation de la marque contestée en une marque autrichienne était exclue pour une raison différente, à savoir parce que la requérante n’avait pas prouvé l’usage sérieux de la marque contestée en Autriche.
– Ensuite, en ce qui concerne l’argument selon lequel la requérante avait prouvé l’usage sérieux de la marque en cause au sens de la législation de l’État membre concerné, à savoir l’Autriche, de sorte que la transformation en marque nationale n’était pas exclue en vertu de l’article 139, paragraphe 2, point a), du RMUE, il appert que rien ne suggère que la transformation de la marque satisfaisait aux conditions énoncées dans cette disposition.
– Ensuite, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les arguments de la requérante pouvaient être fondés sur une autre disposition du droit de l’Union européenne, il suffit de noter que la requérante n’a produit aucun élément de preuve supplémentaire devant la chambre de recours concernant les éléments de preuve déjà produits dans le cadre de la procédure de déchéance, pour démontrer que l’arrêt du Kammergericht du 15 avril 2015 dans l’affaire n° 5 U 161/13 confirme l’usage de la marque contestée en Autriche et le fait que l’usage sérieux a eu lieu en Autriche sur la base des sites internet firstload.de et marketbay.com.
– À cet égard, il convient de relever, premièrement, qu’il découle de l’article 140, paragraphe 3, du RMUE que l’EUIPO doit examiner si la requête en transformation d’une marque de l’Union européenne en marque nationale satisfait aux exigences dudit règlement. Ce faisant, l’EUIPO doit tenir compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Par conséquent, son examen ne se limite pas à la prise en compte des décisions nationales.
– Deuxièmement, s’il est vrai que la Cour de justice a conclu, dans l’arrêt du 19/12/2012, C-149/11, OMEL/ONEL, EU:C:2012:816, qu’il est impossible de déterminer à l’avance, de manière abstraite, la dimension territoriale à prendre en considération lors de l’examen du caractère sérieux de l’usage de la marque, le demandeur n’a produit en l’espèce aucun élément de preuve susceptible de démontrer un usage de la marque contestée en Autriche. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner si un tel usage est «sérieux» en l’espèce.
La jurisprudence de la grande chambre
43 Dans sa décision du 15/07/2008, R 1313/2006-G, Cardiva (fig.)/Cardima (fig.), la grande chambre de recours a statué comme suit:
– La question est de savoir si une opposition, qui était initialement fondée sur une demande de marque communautaire qui a ensuite été transformée en demandes de marques nationales et en enregistrements pour certains des produits et services, peut être maintenue comme fondée sur les droits nationaux délivrés à partir de ladite transformation. La réponse à cette question n’apparaît clairement ni dans le texte du RMC ni dans celui du REMC. La chambre de recours estime toutefois qu’il convient de répondre positivement à cette question, et ce pour les raisons suivantes.
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– Le système de la marque communautaire repose sur le principe de la complémentarité des systèmes de marques communautaires et nationaux.
Ceux-ci sont notamment liés les uns aux autres par les procédures d’ancienneté et de transformation (voir également la décision des chambres de recours du
12 septembre 2000 dans l’affaire R 415/1999-1 – Goldshield, paragraphes 16
à 18). Le système est interprété en ce sens que la date de dépôt antérieure d’un droit enregistré prévaudra toujours sur le territoire sur lequel il est valable, indépendamment de la question de savoir si la marque enregistrée résulte d’un dépôt national, d’une désignation internationale ou d’une demande de marque communautaire.
– La seule date à prendre en considération est celle à laquelle la demande de marque communautaire a été déposée, de sorte que le principal avantage de la transformation est que la demande nationale conserve la date de dépôt de la demande de marque communautaire conformément à l’article 108, paragraphe 3, du RMC. La seule limitation à l’invocation d’un droit est qu’il doit avoir été enregistré. Une demande d’enregistrement de l’un des droits cités ne suffit pas à faire obstacle à l’enregistrement de la marque communautaire.
– Ce qui précède est étayé par l’article 32 du RMC auquel l’opposante fait référence et qui dispose ce qui suit: «La demande de marque communautaire
à laquelle une date de dépôt a été accordée a, dans les États membres, la valeur d’un dépôt national régulier, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de la demande de marque communautaire».
– Par conséquent, lorsqu’elle traite une opposition contre une demande de marque communautaire qui est elle-même fondée sur une demande de marque communautaire, la division d’opposition doit considérer que la date de dépôt de la base de l’opposition n’est pas seulement une date de dépôt valable dans tous les États membres en tant que demande de marque communautaire, mais aussi, éventuellement, en tant que marques nationales résultant d’une transformation. À la lumière de la jurisprudence du Tribunal citée ci-dessous, il semble évident que la division d’opposition ne peut pas simplement ignorer ce qu’il advient d’une demande de marque communautaire sur laquelle l’opposition est fondée.
– Ces facteurs sont également pertinents lors de l’examen de l’argument de la division d’opposition selon lequel les demandes et enregistrements de marques nationales sont «indépendants et autonomes», ce qui ne saurait être correct. En effet, la transformation est en fait un filet de sécurité pour les demandes ou enregistrements de marques communautaires lorsqu’il est impossible d’obtenir ou de maintenir une marque communautaire [soulignement ajouté]. Non seulement ces demandes nationales ne sont donc pas indépendantes quant à leur date de dépôt, mais elles ne le sont pas non plus d’un point de vue procédural ou matériel. En effet, l’article 108, paragraphes 4, 5 et 6, du RMC prévoit que la requête en transformation doit être déposée auprès de l’Office dans un délai de trois mois fixé par l’Office en cas de retrait ou de refus d’une demande de marque communautaire ou en cas d’annulation d’une marque communautaire ou de renonciation à une telle marque.
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– La transformation d’une demande de marque communautaire en demandes de marque nationale est donc la conséquence directe d’une décision de l’Office
(dans des affaires ex parte ou inter partes) et est en outre directement conditionnée par le fond de cette décision ou d’une autre décision. Son calendrier est également la conséquence d’une décision de l’Office. Par conséquent, il ne saurait être considéré que ces demandes de marques nationales sont indépendantes de la demande de marque communautaire. Ils peuvent donner naissance à des demandes et à des enregistrements nationaux qui seront considérés de manière autonome par les offices nationaux, mais le lien avec la marque communautaire ou la demande de marque communautaire demeure.
– La grande chambre conclut donc que les enregistrements de marques nationales résultant de la transformation d’une demande de marque communautaire peuvent constituer le fondement de la procédure d’opposition initialement engagée sur la base de cette demande de marque communautaire.
44 Il ressort de la décision de la grande chambre dans l’affaire CARDIVA/CARDIMA que les conclusions suivantes peuvent être tirées:
– cette transformation est un mécanisme administratif qui relie le système de la MUE à l’ensemble des vingt-cinq (25) systèmes de marques nationaux et régionaux, qui restent tous complémentaires;
– que le mécanisme de transformation est, pour les utilisateurs de la MUE et des systèmes de marques nationaux, un filet de sécurité juridique, à savoir leur solution de repli au cas où ils ne pourraient pas obtenir ou maintenir leurs droits découlant de la MUE unitaire.
Appréciation de la grande chambre
Sur l’autorité de la chose jugée
45 Le RMUE, tout comme le RMC avant lui, vise à éviter que des décisions contradictoires ne soient prises par les tribunaux des marques de l’Union européenne, par les autorités nationales ou par l’EUIPO, garantissant ainsi qu’il n’est pas porté atteinte au caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (voir considérant 32 du RMUE). Cet objectif trouve son expression dans un certain nombre de règles de procédure spécifiques du règlement qui ont pour objet d’éviter des décisions potentiellement incompatibles.
46 Le principe de res judicata est reflété à l’article 63, paragraphe 3, et à l’article 128, paragraphe 2, du RMUE. Ces dispositions énoncent les critères de l’identité de procédure et les conséquences qui s’attachent à pareille constatation.
47 L’article 63, paragraphe 3, du RMUE dispose qu’une demande en déchéance ou en nullité présentée auprès de l’EUIPO est irrecevable lorsqu’une demande ayant le même objet et la même cause a été tranchée sur le fond entre les mêmes parties par une juridiction d’un État membre.
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48 De même, l’article 128 du RMUE vise à éviter les situations dans lesquelles tant l’EUIPO qu’un tribunal des marques de l’Union européenne seraient appelés à apprécier la validité de la même MUE. En particulier, l’article 128, paragraphe 2, du RMUE exige d’un tribunal des MUE qu’il rejette une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité si une décision rendue par l’Office entre les mêmes parties sur une demande ayant le même objet et la même cause est déjà devenue définitive.
49 Aucune de ces deux dispositions n’est applicable en l’espèce. Toutefois, elles fournissent une définition pratique de ce qui constitue l’identité des procédures en vertu du RMUE. L’identité qui donne lieu à l'autorité de la chose jugée se compose de trois éléments: un même objet, une même cause et les mêmes parties.
50 En ce qui concerne les conséquences découlant de l’identité des procédures au titre du RMUE, l’effet de l'autorité de la chose jugée est attaché à la première décision finale rendue soit sous la forme d’un arrêt rendu par une juridiction, soit sous la forme d’une décision administrative prise par l’EUIPO. Par conséquent, les demandes ultérieures impliquant les mêmes parties, objets et causes de recours doivent être soit déclarées irrecevables, soit rejetées.
51 En application du cadre juridique et de la jurisprudence du Tribunal, il est clair pour la grande chambre que l’examen de la requête en transformation est une procédure administrative différente de l’examen d’une demande en déchéance pour défaut d’usage.
52 Dans ces deux procédures administratives, les normes juridiques applicables sont différentes:
– d’une part, dans le cadre de la procédure d’examen d’une demande en déchéance pour défaut d’usage, la norme juridique applicable est l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE (à savoir la notion autonome unique de l’UE d'«usage sérieux»);
– d’autre part, dans le cadre de la procédure d’examen de la requête en transformation, la norme juridique applicable est le cadre juridique national relatif à l’usage sérieux régi par le droit national de l’État membre pour lequel la transformation est demandée.
53 L’EUIPO est l’autorité administrative compétente pour examiner la requête en transformation et pour statuer sur celle-ci.
54 Il ressort clairement de l’arrêt Bittorrent que, dans le cadre de la procédure d’examen de la requête en transformation, la demanderesse en transformation est en droit de présenter à nouveau des preuves de l’usage:
– qui peuvent être identiques aux éléments de preuve de l’usage qu’elle avait précédemment produits dans le cadre de la procédure pour l’examen d’une demande en déchéance pour défaut d’usage, ou être totalement nouvelles et supplémentaires;
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– qui doivent être réexaminées par l’EUIPO cet examen étant soumis au contrôle juridictionnel du Tribunal, conformément au droit national sur l’usage sérieux de l’État membre concerné; et
– qui ne se limitent pas aux décisions nationales ou aux arrêts nationaux.
55 La grande chambre estime que les notions, d’une part, d'«absence d’usage sérieux dans l’Union» au sens de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et, d’autre part, d'«usage sérieux en vertu de la législation de l’État membre pour lequel la transformation est demandée» au sens de l’article 139, paragraphe 2, point a), du RMUE, sont des notions juridiques indépendantes l’une de l’autre.
56 Une même marque de l’Union européenne peut ne pas avoir satisfait aux conditions autonomes de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE dans la procédure antérieure d’examen d’une demande en déchéance pour défaut d’usage, mais peut néanmoins être en mesure de satisfaire aux conditions nationales d’usage sérieux en vertu de la législation nationale de l’État membre pour lequel la transformation est demandée (29/06/2022, T-337/20, Bittorrent, EU:T:2022:406, § 38, 40).
57 Il est vrai que les législations nationales de tous les États membres et du Benelux en matière d’usage sérieux ont toutes la même racine, à savoir l’article 19, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte). Il est également vrai que cette disposition de l’article 19, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2436 est largement similaire à la disposition unitaire de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, ce qui implique également que l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE devrait être considéré comme une disposition largement similaire aux législations nationales de tous les États membres ainsi que du Benelux en matière d’usage sérieux, qui trouvent leurs racines communes dans l’article 19, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2436.
58 Néanmoins, selon un principe constitutionnel fondamental du droit de l’Union européenne, l’ordre juridique de l’Union est autonome et indépendant des ordres juridiques des États membres et, inversement, les ordres juridiques individuels ou régionaux des États membres sont autonomes et indépendants tant de l’ordre juridique de l’Union (autonomie verticale) qu’entre eux (autonomie horizontale).
59 En ce qui concerne le principe de l’autonomie procédurale des États membres, il découle de l’article 288 TFUE que les États membres sont tenus, lorsqu’ils transposent l’article 19, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2436 dans leur ordre juridique national, de veiller à ce qu’il soit pleinement effectif, tout en conservant un large pouvoir d’appréciation quant au choix des moyens en vue d’assurer la mise en œuvre de la directive. Cette liberté de choix n’affecte pas l’obligation imposée à tous les États membres destinataires de la directive d’adopter toutes les mesures nécessaires pour assurer le plein effet de la directive concernée conformément à l’objectif qu’elle vise à atteindre (02/09/2021, C-718/18, Commission/Allemagne, EU:C:2021:662, § 118). Néanmoins, vérifier si chacun des États membres a correctement transposé dans son ordre juridique national ou enfreint l’article 19, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2436 ne
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relève pas de la compétence de l’EUIPO, mais exclusivement de celle de la Cour de justice de l’Union européenne (article 260, paragraphe 1, TFUE).
60 L’EUIPO est tenu d’observer et d’appliquer chacune des législations nationales individuelles des États membres et celles du Benelux en matière d’usage sérieux
[article 139, paragraphe 2, point a), du RMUE].
61 Malgré leur grande similitude, les législations nationales de chaque État membre et celles du Benelux en matière d’usage sérieux préservent leur autonomie et leur indépendance, non seulement par rapport à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, mais également entre elles. Ces législations nationales des États membres
(y compris celles du Benelux) sont adoptées et élaborées par les législateurs nationaux de chaque État membre, et sont appliquées et interprétées par le ou les offices nationaux ou régionaux de la propriété intellectuelle et la ou les juridictions nationales (ou régionales) de chaque État membre. Par conséquent, le fait de ne pas satisfaire à la notion unitaire de l’UE en ce qui concerne l’usage sérieux au sens de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE dans le cadre de la procédure antérieure d’examen d’une action en déchéance pour défaut d’usage ne produit pas d’autorité de la chose jugée empêchant l’examen ultérieur des conditions nationales d’usage sérieux en vertu du droit national de l’État membre pour lequel la transformation est demandée. Des législations applicables différentes ont pour corollaire un objet différent. Le principe de l’autorité de la chose jugée ne s’étend qu’aux points de fait et de droit qui ont été effectivement ou nécessairement tranchés par la décision administrative et judiciaire en cause (01/09/2021, T-96/20,
Limbic® Types, EU:T:2021:527, § 43). Par conséquent, compte tenu de la différence de droit applicable, aucune autorité de la chose jugée ne peut être produite par les décisions administratives et judiciaires finales rendues dans le cadre de la procédure antérieure aux fins de l’examen d’une demande en déchéance pour défaut d’usage au titre de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Sur l’article 139, paragraphe 2, point a), du RMUE
62 L’examen de l’usage sérieux en vertu de la législation nationale de l’État membre (ou du Benelux) pour lequel la transformation est demandée n’aboutit pas à un résultat inéluctable, conformément à l’article 139, paragraphe 2, point a), du RMUE. Au contraire, face à de nouveaux éléments de preuve et arguments, l’EUIPO est tenu de procéder à un nouvel examen, sans être influencé par l’issue de l’examen antérieur de la demande en déchéance pour défaut d’usage.
63 Contrairement à ce que les directives de l’EUIPO prévoient, ce dernier est tenu d’examiner le droit national lors de l’application de l’article 139, paragraphe 2, point a), du RMUE (29/06/2022, T-337/20, Bittorrent, EU:T:2022:406, § 38, 40, 42). Lors de l’examen d’une requête en transformation au titre de l’article 139, paragraphe 2, point a), du RMUE, l’EUIPO est tenu d’évaluer toutes les preuves de l’usage que le demandeur en transformation a produites au cours de la procédure de transformation conformément aux exigences procédurales et matérielles énoncées dans le droit national relatif à l’usage sérieux de l’État membre particulier pour lequel la transformation est demandée.
64 Contrairement à ce que prévoient les directives de l’EUIPO, les éléments de preuve qui peuvent être produits dans le cadre d’une requête en transformation, et qui sont
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donc soumis à l’examen de l’EUIPO, ne se limitent pas aux décisions nationales ou aux arrêts nationaux (29/06/2022, T-337/20, Bittorrent, EU:T:2022:406, § 74).
Le demandeur de la transformation peut produire, dans le cadre de la procédure de transformation, toute preuve de l’usage qu’il juge appropriée pour étayer sa revendication, pour autant que cette preuve soit autorisée par les exigences procédurales nationales applicables de la législation nationale relative à l’usage sérieux de l’État membre particulier pour lequel la transformation est demandée (par exemple, déclarations sous serment, déclarations non assermentées, catalogues de produits, photos d’emballages de produits, factures, etc.). Cela ressort également du libellé de l’article 97, paragraphe 1, du RMUE et de l’article 78, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, qui ne limitent pas non plus les types d’éléments de preuve qui peuvent être produits dans le cadre de procédures devant l’EUIPO.
65 L’EUIPO est tenu de respecter toutes les exigences procédurales et matérielles du droit national relatif à l’usage sérieux de l’État membre particulier pour lequel la transformation est demandée.
66 La grande chambre observe qu’en l’espèce, un certain nombre d’éléments de preuve ont été produits pour les territoires pour lesquels la transformation a été demandée au cours de la procédure de déchéance pour défaut d’usage.
67 Les documents produits au stade de la déchéance étaient les suivants:
– sept déclarations sous serment de franchisés de la demanderesse en transformation établis en Slovénie, à Chypre, en Finlande, à Malte, en Lettonie, en Estonie et en Lituanie. Les déclarations sous serment indiquent qu’Inditex a fourni des services de soutien dans les domaines de l’emballage, du transport et de la distribution de produits sous la marque «ZARA».
– une déclaration sous serment datée du 7 mai 2012, d’Antonio Abril Abadin, avocat général et secrétaire de la chambre d’Inditex, exposant l’historique des activités de transport et de distribution de la demanderesse en transformation.
– une brochure datée du 10 avril 2007, présentant la «plateforme logistique» d’Inditex à Madrid, ainsi que des photos de la flotte de camions de ZARA.
– un article daté du 28 juin 2010, d’Amalia Paola Palalladrino, intitulé «Zara et Benetton, comparaison de deux modèles commerciaux», et un article de 2002 de Devanngsu Dutta intitulé «Retail@ the speed of fashion». Les deux articles décrivent le modèle commercial utilisé par la demanderesse en transformation, qui repose sur l’intégration verticale, c’est-à-dire le contrôle de la conception, de la fabrication et de la distribution de ses produits. Amalia Paola Palladrino déclare que ZARA établit généralement des magasins gérés par des entreprises dans les pays européens, tout en s’appuyant sur des centaines d’accords de franchise conclus avec des entreprises de vente au détail locales dans des pays économiquement plus risqués ou dans des pays où il existe un obstacle à la propriété directe.
– Un article intitulé «Zara’s trucks, getting fashion on the road» (Les camions de Zara, ou la mode sur les routes), paru dans le magazine interne de Zara en 2006.
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L’article présente un bref historique du réseau de transport et de distribution de la demanderesse en transformation.
– Plusieurs autres articles et études examinant les pratiques de la demanderesse en transformation dans les domaines du transport et de la distribution en lien avec la marque «ZARA».
68 La grande chambre de recours observe que la demanderesse en transformation n’a pas produit d’autres éléments de preuve au stade de la transformation et qu’elle n’a pas non plus fait mention des éléments de preuve déjà produits. Aucune raison n’a été donnée pour le justifier.
69 Malgré la déchéance du RMUE pour défaut d’usage, une requête en transformation est recevable si «la marque de l’Union européenne a fait l’objet d’un usage qui serait considéré comme un usage sérieux en vertu de la législation de cet État membre». Le demandeur en transformation doit expliquer pourquoi tel est le cas et il lui incombe de prouver que les éléments de preuve versés au dossier «seraient considérés comme un usage sérieux en vertu de la législation de cet État membre». Aucun argument à cet égard n’a été avancé. En ce qui concerne le droit national applicable et son interprétation, rien n’a été mentionné dans la requête en transformation.
70 En outre, la grande chambre relève que la première lettre de l’examinateur de la requête en transformation, indiquant que la requête était susceptible d’être jugée irrecevable, n’a pas reçu de réponse de la part de la demanderesse en transformation.
71 Comme indiqué au point 38 ci-dessus, l’exception prévue par le RMUE doit être interprétée de manière stricte, de sorte qu’en l’absence de tout élément d’usage pour la requête en transformation, l’examinateur était en droit de rejeter la requête en transformation comme irrecevable.
72 Si l’examinateur avait demandé à la demanderesse en transformation de produire des éléments de preuve pour les territoires pour lesquels la transformation a été demandée, cela aurait compromis le caractère juridique de la disposition énoncée à l’article 139, paragraphe 2, point a), du RMUE, qui constitue, comme expliqué ci- dessus, une exception au principe de refus de la transformation qui doit être interprétée strictement.
73 La grande chambre de recours observe que le traitement de la requête en transformation aurait pu être meilleur.
74 Le 25 janvier 2017, la demanderesse en transformation a écrit à l’Office pour demander la transformation de la MUE n° 112 755 «ZARA» pour les services compris dans la classe 39 en marques nationales des États membres suivants: Malte,
Estonie, Lituanie, Chypre et Lettonie.
75 Par lettre du 9 juin 2017, le département «Opérations» a écrit à la demanderesse en transformation en indiquant que la demande serait traitée lorsque la décision de l’Office ou celle d’un tribunal des marques de l’Union européenne serait devenue définitive.
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76 Toutefois, la Cour de justice avait déjà rendu son ordonnance mettant fin à la procédure le 26 octobre 2016 (26/10/2016, C-575/15 P, ZARA, EU:C:2016:81). En d’autres termes, la décision de déchéance était effectivement devenue définitive à compter du 26 octobre 2016 et, par conséquent, la requête en transformation avait été déposée dans le délai requis, à savoir un jour avant l’expiration du délai de trois mois pour déposer une requête en transformation.
77 Par conséquent, la lettre du département «Opérations» du 9 juin 2017 était erronée.
Toutefois, cette erreur ne saurait conduire la grande chambre à annuler la décision ou à rembourser la taxe de recours.
Conclusion
78 Il résulte de ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA GRANDE CHAMBRE:
rejette le recours.

Signature Signature Signature
J. Marõco Amaral Negrão V. Melgar N. Korjus
Signature Signature Signature
G. Humphreys S. Stürmann C. Negro
Signature Signature Signature
A. Pohlmann R. Ocquet A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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