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LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 30 janvier 2023
Dans l’affaire R 754/2022-4
DEKOBACK GmbH Neue Industriestr. 8 74934 Reichartshausen (Allemagne) demanderesse en nullité/requérante représentée par RECHTSANWÄLTE VON MOERS, Nidegger Str. 21, 50937 Cologne (Allemagne) contre
DecoPac, Inc.
3500 Thurston Avenue
Anoka, Minnesota 55303
(États- Unis d’Amérique) titulaire de la MUE/défenderesse représentée par FISH & RICHARDSON P.C., Highlight Business Towers Mies-van-der- Rohe-Str. 8, 80807 Munich (Allemagne)
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 48 617 C (enregistrement de marque de l’Union européenne n° 160 747)
LA QUATRIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais 30/01/2023, R 754/2022-4, DECOPAC

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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 1er avril 1996, McGlynn Bakeries, Inc., ultérieurement dénommée DecoPac, Inc. (la «titulaire de la MUE»), a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
DECOPAC
en tant que marque de l’UE (la «MUE») pour des produits compris dans la classe 29 et des services compris dans la classe 35, ainsi que pour les produits suivants:
Classe 30: Décorations comestibles et non comestibles pour gâteaux et pâtisseries;
2 La demande a été publiée le 24 novembre 1997 et la MUE a été enregistrée le 16 juin 1998 et renouvelée pour la dernière fois le 6 mars 2016.
3 À la suite d’une décision rendue par la division d’annulation dans le cadre d’une demande en déchéance (n° 1 2003 C) déposée le 27 octobre 2015, qui a ensuite été partiellement annulée par les chambres de recours dans le cadre du recours no R 1795/2017-5, tel que confirmé par le Tribunal (05/03/2020, T-80/19, DECOPAC, EU:T:2020:81-), la déchéance de la MUE a été prononcée pour tous les produits et services qu’elle désignait, compris dans les classes 29 et 35, à compter du 27 octobre 2015, tandis que son usage sérieux pour des décorations comestibles et non comestibles pour gâteaux et pâtisseries comprises dans la classe 30 a été confirmé.
4 Le 19 janvier 2021, DEKOBACK GmbH (la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour l’ensemble des produits qu’elle désignait compris dans la classe 30.
5 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, à savoir la mauvaise foi au moment du dépôt de la demande de MUE. La demanderesse en nullité a expliqué les motifs de la demande en nullité comme suit:
«La description de la marque n’est pas autorisée dans la classe 30. La description de la marque est Décorations comestibles et non comestibles pour gâteaux et pâtisseries. La classe 30 est réservée aux produits alimentaires et comestibles. Les décorations non comestibles ne sont pas autorisées dans la classe 30. Elles relèvent de la classe 20 ou 26.
La marque ne doit pas être enregistrée.»
6 Le 3 mai 2021, la titulaire de la MUE a répondu à la demande en nullité comme suit:
La MUE n’a pas été déposée de mauvaise foi, mais pour préserver l’usage continu de la marque pour les produits revendiqués dans l’UE, en se fondant sur une classification des produits approuvée au titre de la classification de Nice. Même si les décorations non comestibles pour gâteaux et pâtisseries étaient classées de manière erronée au moment du dépôt, cela ne constituerait pas une mauvaise foi, mais devrait uniquement, le cas échéant, entraîner un transfert vers la classe appropriée. En ce qui concerne les décorations comestibles, rien n’explique pourquoi la MUE aurait été déposée de mauvaise foi.
La marque est enregistrée et utilisée aux États-Unis et dans les pays de l’UE depuis de nombreuses années.
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La titulaire de la MUE a produit les pièces suivantes à l’appui de ses arguments:
pièce FR 1: certificat d’enregistrement délivré par l’USPTO le 18 juin 1985.
pièce FR 2: exemples d’usage déposés auprès de l’USPTO le 19 octobre 1990.
pièce FR 3: réponse déposée auprès de l’USPTO le 25 juillet 1983.
pièce FR 4: certificat d’enregistrement modifié délivré par l’USPTO le 22 janvier 1991.
pièce FR 5: impression du registre des marques concernant l’enregistrement de la marque italienne n° 728 353 DECOPAC;
pièce FR 6: impression du registre des marques concernant l’enregistrement de la marque irlandaise n° 172 680 DECOPAC;
pièce FR 7: impression du registre des marques concernant l’enregistrement de la marque britannique n° 2 025 563 DECOPAC;
7 Par une communication datée du 15 juillet 2021, la demanderesse en nullité a répondu qu’elle considérait la MUE dans son ensemble comme «inacceptable», étant donné que les produits non comestibles ne sont pas couverts par la classe 30, de sorte que la liste des produits de la MUE dans son ensemble crée une incertitude, en particulier pour les concurrents, quant à la mesure dans laquelle sa protection s’étend. La demanderesse en nullité a également indiqué que le fait que la titulaire de la MUE ait également enregistré la marque pour des produits et services compris dans les classes 29 et 35, pour lesquels ses droits ont été déchus pour non-usage, démontre que l’enregistrement dans son ensemble visait à dissuader les concurrents éventuels et à les empêcher de démarrer des activités commerciales.
8 Dans sa réponse du 27 septembre 2021, la titulaire de la MUE a insisté sur le fait que même si des décorations non comestibles pour gâteaux et pâtisseries pouvaient être classées plus correctement dans une classe différente, cela ne justifie pas qu’elle ait agi de mauvaise foi ou avec une intention malhonnête.
9 Par décision du 9 mars 2022 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité et a condamné la demanderesse en nullité aux dépens. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Le fait que la titulaire de la MUE ait pu procéder à une classification erronée des produits au moment du dépôt ne démontre pas immédiatement qu’elle l’a fait de mauvaise foi ou avec une intention malhonnête.
Dans son arrêt du 05/03/2020, T-80/19, DECOPAC, EU:T:2020:81, le Tribunal a confirmé que l’usage sérieux de la MUE pour les décorations comestibles et non comestibles pour gâteaux et pâtisseries comprises dans la classe 30 avait été prouvé. Ni la chambre de recours ni le Tribunal n’ont considéré que la MUE devait être frappée de déchéance. Le fait que les produits puissent avoir été classés de manière erronée n’a pas été considéré comme un motif pour annuler la marque ou prononcer sa déchéance.
Il incombe à la demanderesse en nullité de prouver que la titulaire de la MUE a agi de mauvaise foi, ce qu’elle n’a pas fait.
En outre, la titulaire de la MUE a démontré concrètement les raisons et la logique commerciale qui l’ont amenée à déposer la MUE, à savoir qu’elle avait enregistré la
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marque américaine antérieure n° 1 343 003 dans la classe 30 pour des décorations comestibles et non comestibles pour gâteaux et pâtisseries et qu’elle avait déposé ses marques ultérieures, y compris la MUE, sur la base de l’acceptation de cette classification par l’Office américain.
Par conséquent, étant donné que la demanderesse en nullité n’a pas prouvé que la titulaire de la MUE avait agi de mauvaise foi au moment du dépôt, la demande en nullité est rejetée.
10 Le 4 mai 2022, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que la décision soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 6 juillet 2022.
11 Dans son mémoire en réponse reçu le 8 septembre 2022, la titulaire de la MUE a demandé le rejet du recours.
12 Le 27 septembre 2022, la demanderesse en nullité a demandé à la chambre de recours de l’autoriser à compléter le mémoire exposant les motifs du recours par un mémoire en réplique, conformément à l’article 26, paragraphe 1, du RDMUE. Le 4 octobre 2022, cette demande a été acceptée.
13 Le 4 novembre 2022, la demanderesse en nullité a présenté son mémoire en réplique.
14 Le 14 décembre 2022, la titulaire de la MUE a informé l’Office qu’elle n’avait pas l’intention de présenter un mémoire en duplique en réponse à la réplique de la demanderesse.
Moyens et arguments des parties
15 Les arguments avancés par la demanderesse en nullité dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
La titulaire de la MUE est une société américaine qui, initialement, vendait des décorations préemballées pour gâteaux exclusivement sur le marché américain. En
1998, elle a acheté la société anglaise Fa. Culpitt Ltd. et a, depuis lors, également distribué des décorations préemballées pour gâteaux en Europe, mais exclusivement par l’intermédiaire de la filiale susmentionnée. En 1996, la marque contestée a été déposée auprès de l’EUIPO pour désigner des produits relevant des classes 29, 30 et 35, notamment pour des décorations comestibles et non comestibles pour gâteaux et pâtisseries relevant de la classe 30.
La société de la demanderesse en nullité a été constituée en 2009 et vend des décorations comestibles et non comestibles pour gâteaux, tartes, pâtisseries, etc., principalement dans les pays de l’Union européenne, mais aussi en Suisse. La protection a été demandée pour la marque «DekoBack» le 16 janvier 2015.
En 2015, la demanderesse en nullité a introduit une action en déchéance contre la MUE contestée. En conséquence, la marque a été autorisée à rester inscrite au registre pour les produits compris dans la classe 30, tandis que la déchéance a été prononcée pour les autres produits et services compris dans les classes 29 et 35 pour non-usage.
La décision attaquée est fondée sur une interprétation de base erronée, étant donné que l’enregistrement des marques sert non seulement à des fins administratives, mais
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également à fixer l’étendue de leur protection, raison pour laquelle elles sont enregistrées dans des classes spécifiques.
La titulaire de la MUE savait, au moment du dépôt de la demande de MUE, que les décorations non comestibles ne pouvaient pas être enregistrées dans la classe 30.
Seules les décorations comestibles peuvent être enregistrées dans cette classe. La titulaire de la MUE avait déposé trois autres demandes en Suisse, en Allemagne et en
Chine en 1995, qui ont été rejetées pour des décorations non comestibles comprises dans la classe 30.
Par conséquent, la titulaire de la MUE devait savoir que les décorations non comestibles ne pouvaient pas être enregistrées dans la classe 30. Néanmoins, elle a sciemment et erronément introduit sa demande de marque et l’a étendue de manière inadmissible bien au-delà de son véritable domaine d’activité, comme le démontre la demande en déchéance largement accueillie. Ce faisant, elle a dissuadé et découragé d’autres entreprises de commercialiser leurs propres produits et services dans les domaines réservés.
La mauvaise foi de la titulaire de la MUE est également démontrée par son comportement dans le cadre de la demande en déchéance. Bien qu’elle n’ait pas activement exercé des activités dans le domaine des produits et services compris dans les classes 29 et 35, elle a néanmoins déposé la marque dans ces classes et a pris position contre leur suppression dans la demande en déchéance. Elle a donc activement entravé l’activité d’autres acteurs du marché relativement à des produits relevant de ces classes.
Au moment de la demande d’enregistrement, la demande de la titulaire de la MUE portait sur des décorations non comestibles comprises dans la classe 30, même si elle savait que cela était incorrect, ainsi que sur des produits et services compris dans deux classes pour lesquelles elle n’exerçait pas et n’exercerait jamais d’activités. Ce comportement en soi démontre la mauvaise foi.
La titulaire de la MUE est désormais tenue de présenter des éléments de preuve et de fournir des explications plausibles concernant les classes et la logique économique qui sous-tendent la demande de MUE. La titulaire de la marque contestée est, en l’occurrence, la mieux placée pour éclairer l’Office quant à ses intentions lors du dépôt de cette marque.
En outre, conformément au principe de clarté du registre pour des raisons de sécurité juridique, les tiers et, en particulier, les concurrents, doivent être en mesure de comprendre directement et sans ambiguïté l’objet de la protection des marques. Les inscriptions au registre doivent donc être dépourvues d’ambiguïté et correctes.
16 Les arguments présentés par la titulaire de la MUE en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
La demanderesse en nullité n’a pas apporté la preuve de la mauvaise foi et n’a pas démontré ce qui constituerait une mauvaise foi. Aucun argument juridique ne permet de soutenir qu’une éventuelle erreur de classification conduirait à une mauvaise foi de la part de la titulaire de la MUE.
– La MUE a été déposée de bonne foi afin de préserver l’usage continu de la marque pour les produits désignés.
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– En effet, la titulaire de la MUE a sciemment demandé la protection pour des décorations non comestibles parce qu’elle utilise effectivement la marque pour ces produits, comme l’a confirmé le Tribunal.
– Aucun élément de preuve n’a été fourni pour étayer l’allégation selon laquelle la titulaire de la MUE a déposé la demande sans intention d’utiliser la marque et uniquement pour empêcher un tiers d’entrer sur le marché. L’usage sérieux de la MUE a été confirmé dans le cadre de la procédure de déchéance infructueuse précédemment engagée par la demanderesse en nullité.
– La bonne foi de la titulaire de la MUE est présumée jusqu’à preuve du contraire.
– La MUE contestée n’est pas dépourvue de clarté et n’est pas ambiguë. Les produits désignés «décorations comestibles pour gâteaux et pâtisseries» et «décorations non comestibles pour gâteaux et pâtisseries» sont suffisamment clairs et il ne fait aucun doute que tant les autorités compétentes que le public pertinent peuvent déterminer l’étendue de la protection sans aucun problème.
– La demanderesse en nullité affirme à tort que la titulaire de la MUE a acheté la société Fa ( ?) Culpitt Ltd. en 1998 et a, depuis lors, distribué des décorations préemballées pour gâteaux en Europe exclusivement par l’intermédiaire de cette entité. La titulaire de la MUE vend directement sur le marché de l’UE depuis plus de dix ans, et la demanderesse en nullité a connaissance de ce fait, ainsi qu’il ressort des éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE dans le cadre de la précédente procédure de déchéance.
– Enfin, la demanderesse en nullité n’a pas mentionné que ses marques «DEKOBACK» ont fait l’objet d’une opposition de la part de la titulaire de la MUE en avril 2015 et qu’elle a, depuis lors, tout tenté pour retarder cette procédure d’opposition.
17 Les arguments avancés dans le mémoire en réplique de la demanderesse en nullité peuvent être résumés comme suit:
– Au moment du dépôt de la demande, la titulaire de la MUE a procédé à une classification erronée de mauvaise foi, parce qu’elle a désigné des produits dans des classes erronées et pour lesquelles elle n’exerce pas d’activités. La titulaire de la MUE ne produit ni ne vend de denrées alimentaires et n’a jamais eu l’intention d’exercer des activités dans le domaine des produits et services compris dans les classes 29 et 35.
– La mauvaise foi ne saurait s’appliquer qu’à une partie de la demande. Celle-ci n’est pas divisible. La titulaire de la MUE a agi de mauvaise foi lorsqu’elle a déposé sa demande pour l’ensemble de la gamme de produits et services.
– La MUE contestée n’est pas suffisamment claire. Des décorations comestibles pourraient être enregistrées dans la classe 30, mais pas des décorations non comestibles. Ces dernières relèvent de la classe 17.
– Les actions en justice contre la MUE ont dans l’ensemble été couronnées de succès et la demanderesse en nullité n’a tenté de retarder aucune procédure.
Motifs de la décision
18 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
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RMUE (UE) 2017/1001 (JO L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
Droit applicable
19 Il convient de souligner d’emblée que, même si, dans la décision attaquée, la division d’annulation a appliqué les dispositions du règlement (UE) 2017/1001, ratione temporis et compte tenu de la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable en ce qui concerne les demandes en nullité (29/11/2018, C-340/17 P, ALCOLOCK,
EU:C:2018:965, § 2; 23/04/2020, C-736/18 P, GUGLER, EU:C:2020:308, § 3 et jurisprudence citée), la présente affaire est régie par les dispositions matérielles du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (RMC). Dans ces conditions, les références au règlement (UE) 2017/1001 doivent être comprises, en ce qui concerne les règles de fond, comme renvoyant aux dispositions identiques du RMC, ce qui n’affecte toutefois pas la légalité de la décision attaquée.
20 Par conséquent, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, les références faites par la division d’annulation dans les décisions attaquées et celles faites par les parties dans leurs arguments respectifs à l’article 59, paragraphe 1, point b), du règlement 2017/1001 doivent être comprises comme renvoyant à l’article 51, paragraphe 1, point b), du RMC.
21 En outre, étant donné que, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir
11/12/2012, Commission/Espagne, C-610/10, EU:C:2012 :781, § 45 et jurisprudence citée; 18/01/2023, T-528/21, Morfat, EU:T:2023:4, § 32), l’affaire est régie par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001.
22 Étant donné que le recours a été formé le 4 mai 2022, conformément à l’article 82, paragraphe 2, point j), du RDMUE, le titre V «Recours» du RDMUE lui est applicable.
Recevabilité du recours
23 Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
Portée du recours
24 La demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision de la division d’annulation qui rejette intégralement sa demande en nullité de la MUE contestée.
25 La demanderesse en nullité a fondé sa demande en nullité pour cause de mauvaise foi sur deux arguments tirés, premièrement, de ce que la titulaire de la MUE avait déposé la demande de MUE [en classant les produits] dans des classes pour lesquelles elle n’avait pas l’intention d’utiliser la marque et, deuxièmement, de ce qu’une partie des produits, compris dans la classe 30 (décorations non comestibles pour gâteaux et pâtisseries) et visés par la demande, relevaient en fait d’une autre classe.
26 En ce qui concerne le premier argument, la demanderesse en nullité fait référence à la demande en déchéance qu’elle a déposée le 27 octobre 2015 contre la MUE en cause, dans les classes 29, 30 et 35 initialement revendiquées (voir résumé ci-dessus au paragraphe 3). À la suite de l’arrêt du Tribunal du 05/03/2020, T-80/19, DECOPAC, EU:T:2020:81, la déchéance de la MUE pour ses produits et services compris dans les classes 29 et 35 a été confirmée, ainsi que son usage sérieux pour des décorations comestibles et non
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comestibles pour gâteaux et pâtisseries comprises dans la classe 30, pour lesquelles la MUE contestée a été autorisée à rester enregistrée.
27 La chambre de recours rappelle que la déchéance d’une marque de l’UE a un effet ex nunc. Concrètement, conformément à l’article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 207/2009, applicable à ladite action en déchéance, une MUE est réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de dépôt de la demande en déchéance ou de la demande reconventionnelle, les effets d’une marque enregistrée, dans la mesure où le titulaire est déchu de ses droits. En ce qui la concerne, la MUE contestée a été frappée de déchéance dans la mesure où elle couvrait des produits et services compris dans les classes 29 et 35 à compter du
27 octobre 2015.
28 La chambre de recours n’est pas compétente pour étendre son examen aux produits et services qui ne font pas l’objet du recours (voir, par analogie, 28/03/2019, T-251/17 & T-252/17, Simply. Connected. (fig.), EU:T:2019:202, § 31).
29 Par conséquent, toute allégation concernant la MUE pour les produits et services pour lesquels elle a été frappée de déchéance près de six ans avant le dépôt de la demande en nullité en cause ne relève clairement pas du champ d’application du présent recours.
30 La chambre de recours appréciera donc la demande en nullité de la MUE sur la base du raisonnement de la demanderesse en nullité selon lequel la titulaire de la MUE a agi de mauvaise foi lorsqu’elle a déposé la demande de MUE pour les produits décorations non comestibles pour gâteaux et pâtisseries relevant de la classe 30.
Principes généraux relatifs à la mauvaise foi
31 Conformément à l’article 51, paragraphe 1, point b), du RMC, la nullité d’une marque doit être déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
32 La notion de «mauvaise foi» visée à l’article 51, paragraphe 1, point b), du RMC n’est ni définie, ni délimitée, ni même décrite d’une quelconque manière dans la législation. La détermination de sa signification et de sa portée doit être établie conformément à son sens habituel dans le langage courant, tout en tenant compte du contexte dans lequel cette notion est utilisée et des objectifs poursuivis par les règlements sur les marques [12/09/2019,
C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 43; 05/07/2016, T-167/15, NEUSCHWANSTEIN, EU:T:2016:391, § 51 et jurisprudence citée]. Alors que, conformément à son sens habituel dans le langage courant, la notion de «mauvaise foi» suppose la présence d’un état d’esprit ou d’une intention malhonnête, cette notion doit en outre être comprise dans le contexte du droit des marques, qui est celui de la vie des affaires. À cet égard, le RMC a pour objectif l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Les règles sur la marque de l’UE visent, en particulier, à contribuer au système de concurrence non faussée dans l’Union, dans lequel chaque entreprise doit, afin de s’attacher la clientèle par la qualité de ses produits ou de ses services, être en mesure de faire enregistrer en tant que marques des signes permettant au consommateur de distinguer sans confusion possible ces produits ou ces services de ceux qui ont une autre provenance [voir, par analogie, 12/09/2019, C-104/18P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019 :724, § 45].
33 Par conséquent, la cause de nullité absolue visée à l’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMC s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a introduit la demande d’enregistrement de cette marque
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non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine (12/09/2019, C104/18 P, STYLO & KOTON, EU:C:2019:724, § 46).
34 Selon la Cour de justice, pour déterminer si le demandeur d’une marque est de mauvaise foi, au sens de l’article 51, paragraphe 1, sous b), du RMC, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’UE, et notamment: (i) le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé; (ii) l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe; ainsi que (iii) le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 53).
35 Cela étant, il ressort de la jurisprudence que les facteurs susmentionnés ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte à l’effet de se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi d’un demandeur d’enregistrement au moment du dépôt de la demande de marque (26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND,
EU:T:2015:115, § 67 et jurisprudence citée). En effet, l’objectif d’intérêt général de ces dispositions de faire échec aux enregistrements de marque abusifs ou contraires aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale serait compromis si la mauvaise foi ne pouvait être démontrée que par les circonstances limitativement énumérées dans l’arrêt Lindt Goldhase (23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR/ANNTAYLOR et al.,
EU:T:2019:357, § 53 et jurisprudence citée). Par conséquent, l’absence de l’un de ces facteurs ne s’oppose pas nécessairement, selon les circonstances propres du cas d’espèce,
à ce que soit constatée la mauvaise foi du demandeur (07/07/2016, T-82/14-, LUCEO,
EU:T:2016:396, § 147).
36 Dès lors, il est de jurisprudence constante que, dans le cadre de l’analyse globale opérée au titre de l’article 51, paragraphe 1, sous b), du RMC, il peut également être tenu compte de l’origine du signe contesté et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que marque de l’UE ainsi que de la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt (26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 68 et jurisprudence citée).
37 Toute personne est en droit d’invoquer la cause de nullité absolue prévue à l’article 51, paragraphe 1, point b), du RMC. En outre, l’article 55, paragraphe 1, point a), du RMC
[qui correspond à l’article 63, paragraphe 1, point a), du RMUE] n’exige pas que la demanderesse en nullité invoquant l’existence de la mauvaise foi au moment du dépôt de la marque contestée soit titulaire d’un quelconque droit antérieur. La mauvaise foi est une cause absolue de nullité qui est fondée, en droit, sur le comportement et les intentions subjectives du titulaire de la MUE au moment du dépôt de la demande de marque, mais pas nécessairement sur les effets d’un tel comportement vis-à-vis du demandeur en nullité. Cette disposition a pour but non pas de protéger des droits antérieurs, mais de sanctionner un comportement malhonnête. En ce sens, le motif de nullité relatif à l’existence d’une mauvaise foi ne constitue pas une exception «structurelle» au principe du «premier déposant», ainsi qu’il pourrait être déduit à tort d’une formulation fréquemment utilisée
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par le Tribunal dans ce contexte (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 16, 17; 21/03/2012, T-227/09, FS, EU:T:2012:138, § 31, 32; 11/07/2013, T-321/10, Gruppo
Salini, EU:T:2013:372, § 17, 18). Il sanctionne plutôt un «défaut inhérent» à la marque contestée qui pourrait être tout à fait indépendant de l’existence d’un quelconque droit antérieur (conclusions de l’avocat général Sharpston du 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148 § 41; 22/07/2019, R 1849/2017-2, MONOPOLY, § 41).
38 En l’espèce, aucun des facteurs soulevés par la demanderesse en nullité, pris isolément ou en combinaison, ne prouve que, comme l’a estimé à juste titre la division d’annulation, la titulaire de la MUE était de mauvaise foi au moment du dépôt de la MUE contestée. En particulier, la chambre de recours tient à souligner ce qui suit:
a) Intention de la titulaire de la MUE au moment du dépôt de la MUE
39 L’intention de la titulaire de la MUE au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la MUE contestée est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009 :361, § 42).
40 Selon la demanderesse en nullité, la titulaire de la MUE était de mauvaise foi au moment du dépôt de la demande de MUE, à savoir le 1er avril 1996, car elle a sciemment déposé dans la mauvaise classe, à savoir dans la classe 30, une partie des produits (décorations non comestibles pour gâteaux et pâtisseries).
41 Il est vrai, comme l’a souligné la demanderesse en nullité, que la liste des produits et services doit être libellée de manière à indiquer clairement la nature des produits et services et à permettre la classification de chaque article dans une seule classe de la classification de Nice.
42 Toutefois, la chambre de recours rappelle que, conformément à l’article 28 du RMC et à la règle 2, paragraphe 4, du REMC, la classification des produits et services est effectuée exclusivement à des fins administratives. La classification de Nice ne vise qu’à faciliter la rédaction et le traitement des demandes de marque, en proposant certaines classes et catégories de produits et de services (17/10/2013, C-597/12 P, Zebexir, EU:C:2013:672,
§ 27; 10/07/2014, C-420/13, Netto Marken Discount, EU:C:2014:2069, § 8). En outre, la classification de Nice ne saurait déterminer, à elle seule, la nature et les caractéristiques des produits. Elle vise essentiellement à refléter les besoins du marché et non à imposer une segmentation artificielle des produits [28/05/2020, T-681/18, Stayer (fig.),
EU:T:2020:222, § 40; 06/10/2021, T-372/20, Juvederm, EU:T:2021:652, § 54]. Par conséquent, compte tenu des fins poursuivies par la classification de Nice, tout comme la seule circonstance que les produits désignés par la marque contestée aient été enregistrés erronément dans une classe ne saurait entraîner la déchéance d’une marque si celle-ci a effectivement été utilisée pour les produits et/ou services correspondants (06/10/2021,
T-372/20, Juvederm, EU:T:2021:652, § 55), cette circonstance ne saurait non plus conduire à une constatation de mauvaise foi.
43 La titulaire de la MUE a prouvé l’usage sérieux de la marque pour des décorations comestibles et non comestibles pour gâteaux et pâtisseries, comme confirmé dans l’arrêt du 05/03/2020, T-80/19, DECOPAC, EU:T:2020:81. En effet, le Tribunal a jugé que la définition de ces produits était suffisamment claire et précise pour parvenir à cette conclusion.
44 Rien n’indique que le comportement de la titulaire de la MUE se serait écarté des principes reconnus comme étant ceux entourant un comportement éthique ou des usages honnêtes
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en matière industrielle ou commerciale (14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 23), et le demandeur en nullité n’a rien prouvé à cet égard. Par son enregistrement, la titulaire de la MUE a exercé un droit exclusif à des fins qui sont conformes aux fonctions d’une marque, à savoir celle d’indiquer l’origine commerciale des produits, comme elle l’a démontré devant le Tribunal et devant les chambres de recours.
45 L’argument de la demanderesse en nullité selon lequel la titulaire de la MUE avait connaissance du fait que les produits n’avaient pas été classés correctement en raison de marques «DECOPAC» antérieures enregistrées dans d’autres juridictions (Suisse, Allemagne et Chine) doit être rejeté comme non fondé. Le simple fait que des marques nationales aient été soumises à des conditions administratives n’est pas un argument qui démontre la mauvaise foi au moment du dépôt d’une MUE. La titulaire de la MUE n’était pas tenue de déposer à nouveau une demande pour sa marque ni de classer à nouveau les produits visés par sa demande, en particulier vu que l’Office ne lui a pas demandé de le faire, comme c’est généralement le cas lorsque le dépôt d’une marque se fonde sur une classe erronée. La titulaire de la MUE n’a tiré aucun avantage de la classification erronée de la MUE contestée (si ce n’est peut-être l’économie du paiement d’une taxe de classe supplémentaire).
46 En outre, l’argument de la demanderesse en nullité selon lequel, en enregistrant la marque pour des décorations non comestibles pour gâteaux et pâtisseries dans une classe erronée, la titulaire de la MUE aurait dissuadé ou découragé les concurrents de commercialiser leurs propres produits doit également être rejeté, car cela ne dépend pas de la classe sur laquelle se fonde le dépôt d’une marque antérieure. La demanderesse en nullité n’a pas démontré que la titulaire de la MUE aurait tiré indûment profit de la classification erronée de sa marque par rapport à des concurrents potentiels et n’a fourni aucun exemple de la manière dont cela pourrait se produire.
47 En effet, la demanderesse en nullité n’a pas prouvé que, par la classification erronée des produits, la titulaire de la MUE a cherché à porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière incompatible avec les usages honnêtes ou avec l’intention d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, en particulier la fonction essentielle d’indication de l’origine. Comme démontré devant le Tribunal, comme elle l’avait déjà fait devant les chambres de recours, la titulaire de la MUE a fait un usage sérieux de sa marque pour des décorations comestibles et non comestibles pour gâteaux et pâtisseries, d’une manière qui remplit la fonction de marque de la MUE.
48 Il ne ressort pas d’indices pertinents et concordants, comme l’exige la jurisprudence précitée, que la titulaire de la MUE a déposé la demande d’enregistrement de la MUE dans un but qui n’est pas celui de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, ou qu’elle a suivi, en déposant la demande, une stratégie de dépôt spécifique qui lui conférerait un certain avantage indu (comme dans l’arrêt du 21/04/2021, T-663/19, Monopoly, EU:T:2021:211, § 94). La classification erronée de produits spécifiques d’une marque ne constitue pas en soi un acte abusif contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. Cela est encore moins le cas en l’espèce, dans la mesure où l’intention commerciale de la titulaire de la MUE, à savoir l’usage sérieux de la MUE contestée pour les produits en cause, a été prouvée (05/03/2020, T-80/19, DECOPAC,
EU:T:2020:81, § 82).
49 La demanderesse en nullité n’a pas non plus établi que la titulaire de la MUE savait, au moment du dépôt de sa demande d’enregistrement, que la demanderesse en nullité, ou tout autre concurrent, était intéressé par le dépôt de la même marque ou d’une marque similaire,
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dépôt que la titulaire de la MUE entendait empêcher par son enregistrement. Au contraire, la demanderesse en nullité a déposé sa propre marque «Dekoback» près de 19 ans plus tard, le 16 janvier 2015, et ce dépôt a fait l’objet d’une opposition formée par la titulaire de la MUE dans le cadre de l’exercice de ses droits de marque antérieurs. Rien ne prouve que cette dernière ait tenté d’empêcher ou de bloquer l’action de la demanderesse en nullité de manière indue.
50 Dans la mesure où la demanderesse en nullité fait valoir que la titulaire de la MUE a déposé la demande de marque sans intention de l’utiliser, la chambre de recours estime qu’une entreprise peut légitimement demander l’enregistrement d’une marque non seulement pour les catégories de produits et services [qu’elle commercialise] au moment du dépôt, mais également pour les produits et services qu’elle a l’intention de commercialiser dans le futur (07/06/2011, T-507/08, 16PF, EU:T:2011 :253, § 88-89; 14/02/2012, T-33/11, BIGAB,
EU:T:2012 :77, § 25). En tout état de cause, comme indiqué ci-dessus, la demanderesse en nullité a utilisé la voie de recours appropriée pour examiner l’usage sérieux de la marque contestée, à savoir une demande en déchéance pour non-usage. Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours fait observer que l’absence d’intention de la titulaire de la MUE d’utiliser la marque contestée ne saurait être déduite du succès partiel de la demanderesse en nullité dans la procédure de déchéance qui a abouti à l’arrêt du Tribunal du 05/03/2020,
T-80/19, DECOPAC-, EU:T:2020:81, dans la mesure où cette procédure portait sur la période comprise entre le 27 octobre 2010 et le 26 octobre 2015. La preuve de l’usage, ou de l’absence de celui-ci, qui se rapporte à une période commençant 14 ans après la date de dépôt n’est pas concluante pour établir l’existence d’une mauvaise foi à la date de dépôt de la marque contestée. Il ressort de la jurisprudence que les titulaires de MUE ne sont pas tenus de savoir, à la date de dépôt, quand ils commenceront à utiliser leur marque. À cette fin, ils disposent d’un délai de grâce de cinq ans (29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 67 et jurisprudence citée).
51 En résumé, la demanderesse en nullité n’a pas prouvé que la titulaire de la MUE avait, au moment du dépôt de la MUE contestée, une motivation subjective, une intention malhonnête ou tout autre motif dommageable qui s’écarterait des principes reconnus comme étant ceux entourant un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale (07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 28). Aucun des arguments de la demanderesse en nullité n’est de nature à établir que la demande d’enregistrement de la marque contestée ne répondait à aucune logique commerciale sous-jacente pour le titulaire de la MUE ou que cette demande avait été introduite dans l’intention d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque [13/07/2022, T-147/21, GUGLER (fig.)/GUGLER FRANCE, EU:T:2022:444, § 48].
b) Charge de la preuve de la mauvaise foi
52 Selon la demanderesse en nullité, la titulaire de la MUE est tenue de fournir des explications sur la logique commerciale du dépôt de la marque.
53 Il est rappelé qu’il incombe au demandeur en nullité qui entend se prévaloir de l’article 51, paragraphe 1, point b), du RMC d’établir les circonstances qui permettent de conclure qu’une demande d’enregistrement d’une marque de l’UE a été déposée de mauvaise foi, la bonne foi du demandeur étant présumée jusqu’à preuve du contraire [13/12/2012,
T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 21 et 57; 08/03/2017, T-23/16, Formata (fig.),
EU:T:2017:149, § 45 et jurisprudence citée].
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54 Ce n’est que lorsque les circonstances objectives du cas d’espèce invoquées par le demandeur en nullité sont susceptibles de conduire au renversement de la présomption de bonne foi dont bénéficie le titulaire de la marque en cause qu’il appartient à ce dernier de fournir des explications plausibles concernant les objectifs et la logique commerciale poursuivis par la demande d’enregistrement de ladite marque (23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR/ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 36-37 et jurisprudence citée, 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 43).
55 En l’espèce, aucune des circonstances objectives de l’espèce n’indique que la demande d’enregistrement de la marque contestée a été déposée de mauvaise foi de la part de la titulaire de la MUE. Dans l’ensemble, les faits et les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité ne sont pas concluants pour démontrer que le comportement de la titulaire de la MUE s’écarterait des principes reconnus comme étant ceux entourant un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle et commerciale, ou qu’il relèverait d’une stratégie de dépôt abusive. Au contraire, la titulaire de la MUE a démontré que le dépôt de la MUE suivait celui d’autres enregistrements au niveau national, comme le prouvent les impressions des différents registres de marques énumérées ci- dessus au paragraphe 6, et que, en outre, elle a fait un usage sérieux de la marque sur le territoire de l’UE.
56 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours considère que les arguments et les éléments de preuve présentés par la demanderesse en nullité reposent principalement sur des suppositions et des présomptions, tandis que la titulaire de la MUE a démontré à suffisance que le dépôt de la MUE suivait une logique commerciale.
57 La présomption de bonne foi de la [titulaire de la] MUE contestée est donc maintenue.
Conclusion
58 La division d’annulation a rejeté à juste titre la demande en nullité dans son intégralité et ses conclusions sont pleinement approuvées par la chambre de recours.
59 Partant, la décision attaquée est confirmée et le recours est rejeté.
Frais
60 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse en nullité, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire de la MUE aux fins des procédures d’annulation et de recours.
61 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la MUE, d’un montant de 550 EUR.
62 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné la demanderesse en nullité à supporter les frais de représentation de la titulaire de la MUE, fixés à 450 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 000 EUR.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. rejette le recours;
2. condamne la demanderesse en nullité à supporter les frais exposés par la titulaire de la MUE aux fins de la procédure de recours, qui sont fixés à 550 EUR. le montant total à payer par la demanderesse en nullité à la titulaire de la MUE aux fins des procédures d’annulation et de recours s’élève à 1 000 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik L. Marijnissen
Greffier:
Signature
p.o. E. Apaolaza Alm
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