EUIPO, 1er octobre 2025, n° 000063011

EUIPO 1 octobre 2025

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Sur la décision

Référence :	EUIPO, 1er oct. 2025, n° 000063011
Numéro(s) :	000063011
Textes appliqués :	Article 59(1)(b) EUTMR, Article 8(4) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle :	Marque
Dispositif :	MUE partiellement annulée
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Texte intégral

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DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION n° C 63 011 (NULLITÉ)
Ifis Investiční Fond, A.S., Čechyňská 419/14a, 60200 Brno, République tchèque (requérante), représentée par Radim Charvát, Tuřanka 1519/115a, 62700 Brno, République tchèque (mandataire professionnel)
c o n t r e
Banca Ifis S.P.A. (Ifis S.P.A.), Via Terraglio, 63, 30174 Mestre (Venezia), Italie (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Jacobacci & Partners S.P.A., Piazza Mario Saggin, 2, 35131 Padova, Italie (mandataire professionnel). Le 01/10/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déclaration de nullité est partiellement accueillie.

2. La marque de l’Union européenne n° 18 222 652 est déclarée nulle pour certains des services contestés, à savoir : Classe 36 : Services financiers ; Affaires monétaires ; Gestion financière ; Analyse financière ; Services d’assurance immobilière ; Assurance pour propriétaires immobiliers ; Souscription d’assurances ; Financement participatif ; Courtage en valeurs mobilières ; Courtage ; Conseils financiers relatifs aux fiducies ; Conseils en assurances ; Conseils financiers ; Conseils financiers relatifs aux investissements immobiliers ; Dépôts de valeurs ; Services de coffres-forts ; Émission de chèques de voyage ; Émission de jetons de valeur ; Émission de cartes de crédit ; Affacturage ; Affacturage ; Services d’investissement de fonds ; Fourniture d’informations financières ; Fourniture d’informations en matière d’assurances ; Fourniture d’informations relatives à l’estimation d’œuvres d’art ; Fourniture d’informations relatives à l’estimation de pierres précieuses ; Services de cautionnement ; Services de gestion d’investissements immobiliers ; Gestion financière de projets immobiliers ; Informations financières ; Informations en matière d’assurances ; Courtage en actions et obligations ; Investissement immobilier ; Investissement de capitaux ; Financement de ventes à tempérament ; Courtage en assurances ; Courtage immobilier ; Services bancaires en ligne ; Services de change et de négociation de devises ; Compensation financière ; Organisation de collectes monétaires ; Prêts à tempérament ; Prêts [financement] ; Prêts sur garantie ; Prêts sur titres ; Arrangement de financements pour projets de construction ; Cotations boursières ; Recherche financière ; Services actuariels ; Services bancaires ; Services d’agences de renseignements sur le crédit ; Services d’agences de recouvrement de créances ; Services de caisses d’épargne ; Collecte de fonds à des fins caritatives ; Services de conseil en matière d’endettement ; Services de financement ; Services de caisses de prévoyance ; Services de liquidation d’entreprises, financiers ; Services de courtage en bourse ; Courtage ; Services de paiement de retraites ; Services de planification financière et de conseil en investissement ; Banque hypothécaire ; Évaluation fiscale ; Fiducie ; Services de courtage en douane financiers ; Services immobiliers liés à la gestion de biens immobiliers

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investissements; souscription d’assurances; parrainage financier; évaluation de biens mobiliers; expertise de timbres; expertise de bijoux; expertise d’œuvres d’art; expertise d’antiquités; expertise numismatique; évaluation financière [assurances, banques, immobilier]; évaluation des coûts de réparation
[expertise financière]; évaluation financière de la laine; transfert électronique de fonds; traitement des paiements par carte de crédit; traitement des paiements par carte de débit; évaluation financière des coûts de développement relatifs aux industries pétrolière, gazière et minière; évaluation financière de biens personnels et immobiliers; évaluations [expertises] d’objets de valeur; expertises financières de biens; expertises financières en réponse à des appels d’offres; vérification de chèques.

3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les services restants, à savoir:

Classe 35: Tous les services pour lesquels la marque est enregistrée (contestés et non contestés)
Classe 36: Location de bureaux; location d’appartements; location de fermes; location de locaux commerciaux; location de bureaux pour le co-working; location de bâtiments; services de gestion immobilière et de biens immobiliers; administration de biens immobiliers; gestion immobilière; conseils en matière d’achat de biens immobiliers; services de conseil relatifs à la propriété immobilière; fourniture d’informations immobilières relatives aux biens et aux terrains; fourniture d’informations relatives à l’expertise immobilière; gestion de portefeuilles immobiliers; gestion de biens immobiliers; location et crédit-bail de locaux commerciaux; location (organisation de -)
[biens immobiliers uniquement]; location de biens immobiliers; location de bureaux
[immobilier]; organisation de la conclusion de contrats de location; services de bureaux de logement [appartements]; services d’agences immobilières; services de résiliation de baux immobiliers; conseil immobilier; services de conseil relatifs aux évaluations immobilières; services de gestion de biens immobiliers relatifs aux transactions immobilières; services d’informations informatisées relatifs à l’immobilier; affaires immobilières; expertise immobilière; évaluation de bâtiments; évaluation de biens; évaluation et gestion de biens immobiliers; évaluations (…) de biens; évaluation relative à la conception de bâtiments; évaluation relative à l’arpentage de bâtiments.

Tous les services non contestés des classes 37, 40, 41 et 42.

4. Chaque partie supporte ses propres dépens.

MOTIFS
Le 10/11/2023, le demandeur a déposé une demande en déclaration de nullité contre la marque de l’Union européenne nº 18 222 652 'IFIS’ (marque verbale) (la MUE). La demande vise certains des services couverts par la MUE, à savoir certains des services de la classe 35 et tous ceux de la classe 36:

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Classe 35 Administration des affaires; Analyse commerciale des marchés; Analyse des prix de revient; Analyse d’informations commerciales; Analyse de prévisions économiques à des fins commerciales; Analyse économique à des fins commerciales; Assistance, services de conseil et de consultation en matière d’analyse commerciale; Assistance en matière de gestion commerciale; Audit financier; Compilation de statistiques; Gestion des affaires; Informations et conseils commerciaux pour les consommateurs [boutique de conseils aux consommateurs]; Organisation de contacts commerciaux et d’affaires; Négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; Location de distributeurs automatiques; Location de photocopieuses; Location de machines de bureau; Services d’experts en efficacité commerciale; Prévisions et analyses économiques; Collecte et systématisation de données commerciales; Études de marché et analyses commerciales; Études de marché; Recherche commerciale; Services d’analyse de données commerciales; Services d’information relatifs aux entreprises; Études de projets pour entreprises; Études économiques à des fins commerciales; Estimations commerciales.

Classe 36 Services financiers; Affaires monétaires; Location de bureaux; Location d’appartements; Location de fermes; Location de locaux commerciaux; Location de bureaux pour le co-working; Location de bâtiments; Services de gestion immobilière et de biens immobiliers; Administration immobilière; Gestion immobilière; Gestion financière; Analyse financière; Services d’assurance immobilière; Assurance pour propriétaires immobiliers; Souscription d’assurances; Financement participatif; Courtage en valeurs mobilières; Courtage; Conseils financiers relatifs aux fiducies; Conseil en matière d’achat de biens immobiliers; Conseil en assurances; Conseil financier; Services de conseil relatifs à la propriété immobilière; Conseil financier relatif aux investissements immobiliers; Dépôts de valeurs; Services de coffres-forts; Émission de chèques de voyage; Émission de jetons de valeur; Émission de cartes de crédit; Affacturage; Affacturage; Services d’investissement de fonds; Fourniture d’informations financières; Fourniture d’informations immobilières relatives aux biens et aux terrains; Fourniture d’informations en matière d’assurances; Fourniture d’informations relatives à l’estimation immobilière; Fourniture d’informations relatives à l’estimation d’œuvres d’art; Fourniture d’informations relatives à l’estimation de pierres précieuses; Services de cautionnement; Services de gestion d’investissements immobiliers; Gestion financière de projets immobiliers; Gestion de portefeuilles immobiliers; Gestion de patrimoines; Informations financières; Informations en matière d’assurances; Courtage en actions et obligations; Investissement immobilier; Investissement en capital; Location et location-bail de locaux commerciaux; Financement de ventes à tempérament; Location (organisation de -) [biens immobiliers uniquement]; Location de biens immobiliers; Location de bureaux [biens immobiliers]; Courtage en assurances; Courtage immobilier; Services bancaires en ligne; Services de change et de négociation de devises; Compensation financière; Organisation de contrats de location; Organisation de collectes monétaires; Prêts à tempérament; Prêts [financement]; Prêts sur garantie; Prêts sur titres; Organisation de financements pour projets de construction; Cotations boursières; Recherche financière; Services actuariels; Services bancaires; Services d’agences de crédit; Services d’agences de logement [appartements]; Services d’agences de recouvrement de créances; Services d’agences immobilières; Services de caisses d’épargne; Services de résiliation de baux immobiliers; Collecte de fonds caritatifs; Conseil immobilier; Services de conseil relatifs aux biens

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estimations immobilières; services de conseil en matière de dettes; services de financement; services de caisses de prévoyance; services de gestion de biens immobiliers liés à des transactions immobilières; services de liquidation d’affaires, financiers; services de courtage en valeurs mobilières; courtage; services de paiement de retraites; services de planification financière et de conseil en investissement; banque hypothécaire; évaluation fiscale; fiducie; services de courtage en douane financiers; services immobiliers liés à la gestion de placements immobiliers; services d’informations informatisées concernant l’immobilier; affaires immobilières; souscription d’assurances; parrainage financier; estimation immobilière; évaluation de biens mobiliers; expertise de timbres; expertise de bijoux; expertise d’œuvres d’art; expertise d’antiquités; expertise numismatique; évaluation financière [assurances, banque, immobilier]; évaluation des coûts de réparation [expertise financière]; évaluation financière de la laine; transfert électronique de fonds; traitement de paiements par carte de crédit; traitement de paiements par carte de débit; évaluation de bâtiments; évaluation de biens; évaluation et gestion de biens immobiliers; évaluation financière des coûts de développement liés aux industries pétrolière, gazière et minière; évaluation financière de biens personnels et immobiliers; évaluations [expertises] d’objets de valeur; évaluations et expertises financières de biens; expertises financières en réponse à des appels d’offres; évaluation relative à la conception de bâtiments; évaluation relative à l’arpentage de bâtiments; vérification de chèques.

En ce qui concerne la classe 35, le demandeur a énuméré les services de «location» sans que de tels services généraux ne soient couverts par la marque de l’UE. L’énumération de la marque de l’UE dans la classe 35 couvre les services de «location» suivants: Location de distributeurs automatiques; Location de photocopieuses; Location de machines de bureau. Dans ses observations, le demandeur se réfère également aux services de location spécifiques susmentionnés. Par conséquent, l’Office considère que tous ces services sont contestés et, en conséquence, pour éviter toute incohérence, l’énumération ci-dessus contient tous ces services de location comme contestés.

La demande en nullité est fondée sur les droits antérieurs suivants:

une marque non enregistrée «IFIS» (invoquée dans le formulaire de demande en nullité et les observations jointes) utilisée en République tchèque pour une portée plus que locale pour:

Investissement dans des créances, à savoir des créances non seulement de sociétés commerciales, mais aussi des créances d’entrepreneurs et de personnes physiques. Achat de portefeuilles de créances de détail, de créances hypothécaires et de créances d’entreprises. Investissement dans l’immobilier et les sociétés immobilières, participations au capital de sociétés commerciales, y compris des actions de sociétés commerciales. Acquisition de portefeuilles de créances, généralement auprès de banques nationales, de sociétés de leasing et d’institutions financières. Acquisition de créances individuelles, généralement auprès de banques, auquel cas il s’agit soit d’une créance d’un débiteur spécifique, soit d’un ensemble plus restreint de créances qui sont cependant pour un seul débiteur ou un groupe de débiteurs économiquement lié. Acquisition de créances à différents stades de recouvrement tels que extrajudiciaire, judiciaire, exécution forcée et insolvabilité, et utilisation d’une main-d’œuvre importante et qualifiée pour les différentes parties du processus de recouvrement, y compris l’utilisation d’un centre d’appels pour le recouvrement extrajudiciaire.

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une dénomination sociale «IFIS Investiční fond, a.s.» (invoquée dans les observations jointes au formulaire de demande en nullité) utilisée en République tchèque pour des activités dont la portée n’est pas seulement locale pour:

Placements collectifs; mise en commun de fonds ou de valeurs provenant de plus d’un investisseur qualifié par l’émission de titres de participation; réalisation de placements conjoints des fonds ou valeurs mis en commun sur la base d’une stratégie d’investissement désignée au profit d’investisseurs qualifiés; gestion d’actifs, services relevant de la classe 36.

La requérante a invoqué l’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMCUE¹ et l’article 60, paragraphe 1, sous c), du RMCUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE².

RÉSUMÉ DES ARGUMENTS ET DES ÉLÉMENTS DE PREUVE DES PARTIES
Les arguments de la requérante
En ce qui concerne le moyen fondé sur l'article 8, paragraphe 4, du RMCUE, la requérante fait valoir ce qui suit:

«IFIS» désigne un fonds d’investissement tchèque qui opère sur le marché des créances depuis 2014. Elle explique que le fonds investit principalement dans des créances, à savoir des créances non seulement de sociétés commerciales, mais aussi d’entrepreneurs et de personnes physiques. Les investissements du fonds d’investissement sont principalement axés sur l’achat de portefeuilles de créances de détail, de créances hypothécaires et de créances d’entreprises. Le fonds investit également dans l’immobilier et les sociétés immobilières, les participations au capital de sociétés commerciales, y compris les actions de sociétés commerciales.

La requérante fait valoir en outre que le fonds exerce ses activités soit en acquérant des portefeuilles de créances, généralement auprès de banques nationales, de sociétés de leasing et d’institutions financières, soit en acquérant des créances individuelles, généralement auprès de banques, auquel cas il s’agit soit d’une créance unique d’un débiteur spécifique, soit d’un ensemble plus restreint de créances qui sont toutefois liées à un seul débiteur ou à un groupe de débiteurs économiquement liés. Le fonds achète des créances à différents stades de recouvrement, tels que le recouvrement extrajudiciaire, judiciaire, l’exécution forcée et l’insolvabilité, et utilise une main-d’œuvre importante et qualifiée pour les différentes étapes du processus de recouvrement, y compris l’utilisation d’un centre d’appels pour le recouvrement extrajudiciaire. La requérante affirme qu’elle gère actuellement plus de 110 000 créances d’une valeur nominale de plusieurs milliards de couronnes tchèques. Elle affirme en outre qu’elle mène plus de 10 000 procès pour le paiement de créances et plus de 30 000 procédures d’exécution forcée, le tout pour des débiteurs en République tchèque.

La requérante affirme que depuis 2014, elle utilise de manière continue le signe «IFIS» sur le marché tchèque. Elle déclare qu’au début de l’année 2016, le signe «IFIS» et la société «IFIS Investiční fond» sont devenus célèbres et connus en République tchèque dans le domaine des investissements et des créances. Elle fait valoir que toute la planification et la préparation de l’entrée sur le marché ont commencé au début de l’année 2016.

1 mauvaise foi
² la marque non enregistrée antérieure ou un autre signe est utilisé dans la vie des affaires pour des activités dont la portée n’est pas seulement locale et, en vertu du droit qui le régit, confère au demandeur en nullité le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure

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La requérante fait valoir qu’il existe un risque de confusion entre les signes en conflit étant donné que les services sont en partie identiques et en partie similaires et que les signes sont «très similaires».

S’agissant de la demande fondée sur la mauvaise foi, la requérante déclare ce qui suit :

À l’exception de la marque de l’UE contestée, le titulaire de la marque de l’UE est propriétaire, entre autres, des marques de l’UE suivantes :

- nº 3 559 127 «IFIS» (marque verbale), déposée le 19/12/2003, enregistrée pour des services de la classe 36 (ci-après la «marque de l’UE 2003»)
- nº 15 957 939 «IFIS» (marque verbale), déposée le 20/10/2016, enregistrée pour des services, entre autres, des classes 35 et 36 (ci-après la «marque de l’UE 2016»).

La «marque de l’UE 2003» est enregistrée (après avoir été partiellement révoquée³) pour les services suivants de la classe 36 :

Classe 36 Affaires financières ; affaires monétaires ; conseils financiers ; informations financières ; parrainage financier.

La requérante estime que les services suivants protégés par la marque de l’UE contestée sont très similaires ou interchangeables avec les services pour lesquels la «marque de l’UE 2003» est enregistrée :

Classe 35 Administration d’affaires ; analyse commerciale de marchés ; analyse des prix de revient ; analyse d’informations commerciales ; analyse de prévisions économiques à des fins commerciales ; analyse économique à des fins commerciales ; assistance, services de conseils et de consultations en matière d’analyse commerciale ; assistance en matière de gestion commerciale ; fourniture d’assistance en matière de gestion d’entreprises industrielles ou commerciales ; conseils en gestion commerciale ; audit financier ; compilation de statistiques ; gestion commerciale ; informations et conseils commerciaux pour les consommateurs [boutique de conseils aux consommateurs] ; organisation de contacts commerciaux et d’affaires ; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers ; services d’experts en efficacité commerciale ; prévisions et analyses économiques ; collecte et systématisation de données commerciales ; études de marché et analyses commerciales ; études de marché ; recherche commerciale ; services d’agences d’informations commerciales ; services d’analyse commerciale ; services d’analyse de données commerciales ; services d’informations relatifs aux entreprises ; études de projets pour entreprises ; études économiques à des fins commerciales ; études statistiques commerciales ; évaluation d’opportunités commerciales ; estimations commerciales.

Classe 36 Services financiers ; affaires monétaires ; services de gestion immobilière et de biens immobiliers ; gestion financière ; analyse financière ; services d’assurance immobilière ; assurance pour propriétaires immobiliers ; souscription d’assurances ; financement participatif ; courtage en valeurs mobilières ; courtage ; conseils financiers relatifs aux fiducies ; conseils en assurances ; conseils financiers ; conseils financiers relatifs aux investissements immobiliers ; émission de chèques de voyage ; émission de jetons de valeur ; émission de cartes de crédit ; affacturage ; affacturage ; fonds
³ Initialement enregistrée pour des produits et services des classes 9, 16, 35, 36 et 42

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services d’investissement; Fourniture d’informations financières; Fourniture d’informations en matière d’assurances; Fourniture d’informations relatives à l’estimation de biens immobiliers; Fourniture d’informations relatives à l’estimation d’œuvres d’art; Fourniture d’informations relatives à l’estimation de pierres précieuses; Services de cautionnement; Services de gestion d’investissements immobiliers; Gestion financière de projets immobiliers; Informations financières; Informations en matière d’assurances; Courtage en actions et obligations; Investissements immobiliers; Investissements en capitaux; Financement de locations-ventes; Location (organisation de -) [biens immobiliers uniquement]; Courtage en assurances; Services bancaires en ligne; Services de change et de négociation de devises; Compensation financière; Prêts à tempérament; Prêts [financement]; Prêts sur nantissement; Prêts sur titres; Organisation du financement de projets de construction; Cotations boursières; Recherches financières; Services d’actuariat; Services bancaires; Services d’agences de renseignements de crédit; Services d’agences de recouvrement de créances; Services de caisses d’épargne; Services de conseils en matière d’estimations immobilières; Services de conseils en matière de dettes; Services de financement; Services de caisses de prévoyance; Services de gestion de biens immobiliers liés à des transactions immobilières; Services de liquidation d’affaires, financiers; Services de courtage en valeurs mobilières; Courtage; Services de paiement de retraites; Services de planification financière et de conseils en investissement; Services bancaires hypothécaires; Évaluation fiscale; Fiducie; Services de courtage en douane financiers; Services immobiliers liés à la gestion d’investissements immobiliers; Services d’informations informatisées concernant l’immobilier; Affaires immobilières; Souscription d’assurances; Parrainage financier; Estimation de biens immobiliers; Évaluation de biens mobiliers; Estimation de timbres; Estimation de bijoux; Estimation d’œuvres d’art; Estimation d’antiquités; Estimation numismatique; Évaluation financière [assurances, banques, immobilier]; Évaluation des coûts de réparation
[estimation financière]; Évaluation financière de la laine; Transfert électronique de fonds; Traitement de paiements par cartes de crédit; Traitement de paiements par cartes de débit; Évaluation de bâtiments; Évaluation de biens; Évaluation et gestion de biens immobiliers; Évaluation financière des coûts de développement liés aux industries pétrolière, gazière et minière; Évaluation financière de biens personnels et immobiliers; Évaluations
[estimations] d’objets de valeur; Évaluations et estimations financières de biens; Estimations financières en réponse à des appels d’offres; Évaluation relative à la conception de bâtiments; Évaluation relative à l’arpentage de bâtiments; Vérification de chèques.

La requérante allègue également qu’il existe une forte similitude entre les services des classes 35 et 36 visés par la marque de l’Union européenne contestée et la « marque de l’Union européenne 2016 », notamment :

Classe 35 Location de distributeurs automatiques; Services d’agences de placement; Compilation d’informations dans des bases de données informatiques; Enquêtes commerciales; Location de photocopieuses; Location de machines de bureau; Recrutement de personnel; Sélection de personnel au moyen de tests psychologiques; Services d’agences d’import-export; Organisation de l’achat de marchandises pour des tiers; Organisation de contrats d’achat et de vente pour des tiers; Services d’approvisionnement pour des tiers
[achat de biens et de services pour d’autres entreprises];

Classe 36 Location de bureaux; Location d’appartements; Location de fermes; Location de locaux commerciaux; Location de bureaux pour le co-working;

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Location de bâtiments; Administration de biens immobiliers; Gestion de biens immobiliers; Conseils en matière d’achat de biens immobiliers; Services de conseil en matière de propriété immobilière; Dépôt d’objets de valeur; Services de coffres-forts; Fourniture d’informations immobilières relatives aux biens et aux terrains; Gestion de portefeuilles immobiliers; Gestion de patrimoines immobiliers; Location et crédit-bail de locaux commerciaux; Location de biens immobiliers; Location de bureaux [immobilier]; Courtage immobilier; Organisation de contrats de location; Organisation de collectes de fonds; Services de bureaux de placement de logements
[appartements]; Services d’agences immobilières; Services de résiliation de baux immobiliers; Collecte de fonds caritatifs; Conseils immobiliers.

Le 10/01/2022, le demandeur a déposé cinq demandes de marque contenant sa dénomination sociale 'IFIS INVESTIČNÍ FOND’ en République tchèque, nº de demande: 576 869, 576 872, 576 873, 576 874 et 576 875. Toutes les demandes ont été déposées pour les services suivants de la classe 36: 'Achat, gestion et recouvrement de créances, services de conseil financiers, monétaires et connexes relevant de cette classe.'
Le 30/06/2022, le titulaire de la MUE a formé opposition contre les cinq demandes de marque susmentionnées, fondées sur la MUE contestée et la 'MUE 2016'. Le titulaire de la MUE a fait valoir que les services de la MUE contestée et de la 'MUE 2016' sont similaires aux services des marques tchèques demandées. Les services suivants sont en cause:

MUE 2016:
Classe 35 Conseils en gestion commerciale; Consommateurs (Informations et conseils commerciaux pour les -) [boutique de conseils aux consommateurs].
Classe 36 Conseils financiers; Conseils en assurances; Services de conseil en matière de dettes; Services de financement; Informations financières; Parrainage financier; Évaluation (Financière -) [assurances, banque, immobilier]; Agences de recouvrement de créances; Dépôt d’objets de valeur; Prêts [financement]; Services de courtage en valeurs mobilières et obligations; Prêts à tempérament; Prêts sur garantie.
MUE contestée:
35 – Conseils en gestion commerciale
36 – Conseils financiers relatifs aux fiducies; Conseils en assurances; Conseils financiers; Services de conseil en matière de dettes; Conseils en matière d’achat de biens immobiliers; Services de conseil en matière de propriété immobilière; Conseils financiers relatifs aux investissements immobiliers; Conseils immobiliers; Services de conseil en matière d’évaluations immobilières; Courtage en valeurs mobilières et obligations; Services d’agences de recouvrement de créances; Prêts sur garantie; Prêts sur titres; Services d’agences de crédit.

Le demandeur fait valoir que si les services susmentionnés sont identiques ou similaires aux services couverts par les demandes de marque tchèques (à savoir 'Achat, gestion et recouvrement de créances, services de conseil financiers, monétaires et connexes relevant de cette classe'), comme le titulaire de la MUE l’allègue dans l’opposition, il doit en être de même pour les services protégés par la 'MUE 2003' (c’est-à-dire

Décision d’annulation nº C 63 011 Page 9 sur 51
'Affaires financières; affaires monétaires; conseils financiers; informations financières; parrainage financier').

Le requérant n’a pas demandé de preuve d’usage de la « MUE 2016 » car l’opposition était également fondée sur la MUE contestée qui n’était pas soumise à la preuve d’usage. Même si le titulaire de la MUE n’avait pas prouvé l’usage de la MUE contestée, la procédure d’opposition aurait continué sur la base de la MUE contestée.

Si les intentions du titulaire de la MUE étaient honnêtes, il aurait fondé son opposition sur la « MUE 2003 ». Mais, affirme le requérant, le titulaire de la MUE continue de déposer de nouvelles demandes de MUE pour empêcher d’autres de demander la preuve d’usage dans le cadre des procédures d’opposition ou de nullité. Les services pour la « MUE 2016 » et la MUE contestée dans les classes 35 et 36 mentionnées ci-dessus sont simplement plus spécifiques que les services couverts par la « MUE 2003 ». De plus, la période entre le dépôt de la « MUE 2016 » et de la MUE contestée est d’environ trois ans et demi, de sorte qu’en tenant compte des éventuelles procédures d’opposition, on arrive à cinq ans. De l’avis du requérant, le titulaire de la MUE a déposé les demandes de MUE contestée et de « MUE 2016 » pour éviter les conséquences de l’exigence d’usage en vertu du RMUE.

Le requérant a produit les preuves suivantes les 10/11/2023 et 13/11/2023:

1. Extrait avec les détails de la MUE contestée.

2. Extrait du registre du commerce (Enregistrement de la dénomination sociale) démontrant que « IFIS Investiční fond, a.s. » a été enregistrée en tant que dénomination sociale le 10/07/2012. Les services pour lesquels « IFIS » utilise ce signe, tels que décrits dans le registre du commerce, relèvent de la classe 36 et comprennent:

i. Placement collectif. ii. Mise en commun de fonds ou de valeurs provenant de plusieurs investisseurs qualifiés par l’émission de titres de participation. iii. Réalisation d’investissements conjoints de fonds ou de valeurs mis en commun sur la base d’une stratégie d’investissement désignée au profit d’investisseurs qualifiés. iv. Gestion d’actifs.

3. Deux publicités publiées en octobre 2016 ainsi qu’en février et octobre 2020, dans, selon le requérant, un journal national intitulé « KONKURSNÍ NOVINY » (non traduit en anglais).
4. Publicité dans le journal « KONKURSNÍ NOVINY » datée de mars 2023.

5. Lettre de référence SBERBANK – Cette annexe comprend une lettre de référence de la banque tchèque SBERBANK. La lettre, datée du 12/01/2022, confirme que depuis 2016, « IFIS » a acheté plus de 249 millions de CZK (environ 10 072 414 EUR) en créances de détail pour plus de 47 millions de CZK (environ 1 901 2018 EUR) et plus de 68 millions de CZK (environ 2 750 700 EUR) en créances d’entreprise pour plus de 51 millions de CZK (environ 2 063 025 EUR). Ces transactions ont impliqué des débiteurs de Sberbank à travers la République tchèque.

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6. Lettre datée du 21/11/2016 de la banque tchèque et slovaque dénommée UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., confirmant que IFIS investiční fond est le lauréat de l’appel d’offres pour la cession des créances.

Accords de cession de créances
7. Accord entre 'IFIS’ (la requérante) et la société d’investissement ESSOX concernant la cession de créances. Seules les première et dernière pages, y compris les signatures notariées et la date (01/03/2016), sont fournies et seule une traduction en anglais de la clause de confidentialité est mentionnée.

8. Accord (signé le 25/10/2016) entre 'IFIS’ et Česká spořitelna (Prague), la plus grande et la plus ancienne banque de la République tchèque, selon la requérante (en tchèque et non traduit).

9. Accord (expurgé à des fins de confidentialité) signé en septembre 2019 conclu entre la requérante et une banque dénommée MONETA – Monet Bank (Prague), cet accord contient, selon la requérante, des conditions sur la cession de créances (traduit en anglais par contract of assignment of claims) de Moneta à la requérante.

10. Accord (expurgé à des fins de confidentialité) sur la cession de créances daté de novembre 2016 conclu entre la requérante et Modrá pyramida (Prague) qui est la société de construction tchèque. Cet accord contient des conditions sur la cession de créances de Modrá pyramida – société de construction à la requérante.

11. Accord, traduit en anglais par contract of assignment of claims, conclu entre la requérante et la société Autoleasing, a.s. (Prague) daté de novembre 2017. Cet accord contient, selon la requérante, des conditions sur la cession de créances d’Autoleasing à la requérante.

12. Accord (expurgé à des fins de confidentialité) sur la cession de créances conclu entre la requérante et la banque tchèque et slovaque dénommée UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (Prague), daté de décembre 2016. Cet accord contient, selon la requérante, des conditions sur la cession de créances de la banque à la requérante.

Pour les documents 7 et 9-12, la requérante n’a joint que la première page où les deux parties sont mentionnées et la dernière page où se trouvent les signatures et la date de signature.

Rapports annuels
La division d’annulation constate que la traduction de ces documents est inexacte, incomplète (seules des parties mineures d’entre eux ont été traduites) et contient des erreurs de rendu importantes, y compris des caractères et des codes non reconnus.

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Dans certains cas, les montants sont exprimés en chiffres suivis du terme milliers de CZK et dans d’autres, les mêmes montants sont spécifiés sans le terme CZK, ce qui crée une confusion, comme il ressort des captures d’écran ci-dessous.

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13. Rapport annuel 2015 – Cette annexe contient le rapport annuel 2015 d’IFIS, vérifié par un auditeur officiel. Les informations clés comprennent :
Confirmation qu'« IFIS » a obtenu sa licence d’exploitation le 10/05/2012.
Détails sur la gestion des fonds, les revenus, les actifs, les passifs et leur structure. i. Le Fonds est destiné aux investisseurs qualifiés au sens de l’article 272 de la loi sur les sociétés d’investissement et les fonds d’investissement, c’est-à-dire les personnes ayant une expérience supérieure à la moyenne en matière d’investissement sur le marché des capitaux.

o Au cours de la période considérée, la société MIDESTA, s.r.o. a été scindée par la fusion de la partie scindée de son nom avec le Fonds en tant que société successeur, tandis que le projet de scission de MIDESTA, s.r.o. la fusion de la partie séparée du nom avec le Fonds en tant que société successeur datée du 26.5.2015, a été approuvée par la décision de l’Assemblée générale du Fonds le 2.7.2015 sous la forme d’un acte notarié daté du 2.7.2015.

o Revenus, coûts, bénéfices : La valeur totale des produits pour la période comptable s’élevait à 180 597 milliers de CZK, dont les postes de revenus les plus élevés sont les revenus provenant des cessions de créances pour un montant de 122 901 milliers de CZK. Le bénéfice sur cession de créances s’élevait à 18 893 milliers de CZK et les produits de la vente de biens immobiliers pour un montant de 16 100 milliers de CZK.

Une déclaration sur l’orientation des investissements : « les investissements du fonds d’investissement sont principalement axés sur l’achat de portefeuilles de créances de détail, de créances hypothécaires et de créances d’entreprise, et les investissements se poursuivront dans cette direction. »
Actifs et valeur réelle en CZK au 31/12/2015 :

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créances acquises auprès d’entités non bancaires CZK 285 234 000 (environ EUR 10 555 2304).

immobilisations corporelles à long terme CZK 33 100 000 (environ EUR 1 224 8824).

créances bancaires CZK 22 887 000 (environ EUR 846 9454).

autres actifs CZK 18 201 000 (environ EUR 673 5374).

14. Rapport annuel 2016 - Cette annexe contient le rapport annuel 2016 d’IFIS, également vérifié par un auditeur officiel, renforçant les informations présentées dans le rapport de 2015. Il réitère : La licence d’exploitation du fonds a été accordée le 10/05/2012.

Des détails sur la gestion du fonds, les revenus, les actifs, les passifs et leur répartition structurelle sont inclus :

o Le Fonds investit principalement dans des créances, à savoir des créances de sociétés commerciales. Il investit également dans l’immobilier (c’est-à-dire les terrains et les bâtiments faisant partie de ces terrains et les droits exerçables sur ces biens immobiliers) et les sociétés immobilières, les participations dans des sociétés commerciales, y compris les parts de sociétés à responsabilité illimitée, les biens mobiliers et leurs combinaisons, ainsi que les actifs financiers.

o La valeur totale des produits pour la période comptable s’élevait à 188 851 milliers d’EUR. Parmi lesquels les postes de revenus les plus élevés étaient les revenus provenant de créances cédées pour un montant de 64 067 milliers de CZK.

La stratégie d’investissement reste cohérente : « les investissements du fonds d’investissement sont principalement axés sur l’acquisition de portefeuilles de créances de détail, de créances hypothécaires et de créances d’entreprises, et les investissements se poursuivront dans cette direction. » En outre, le rapport de 2016 fournit des données financières spécifiques :

Les parties D et I fournissent un aperçu financier de la valeur des biens immobiliers d’IFIS en milliers de CZK au 31/12/2016 :

o Créances acquises auprès d’entités non bancaires : CZK 591 950 000 (équivalent à EUR 21 907 0355)
o Immobilisations corporelles à long terme : CZK 32 610 000 (environ EUR 1 206 839)
o Créances bancaires : CZK 10 639 000 (environ EUR 393 730)
o Autres actifs : CZK 29 900 000 (environ EUR 1 106 546)
La partie P met en évidence certaines données financières, notant que le résultat économique pour la période comptable actuelle après impôts s’élevait à CZK 179 millions (soit l’équivalent d’environ EUR 6 624 477).

⁴ Équivalents calculés par la division d’annulation sur https://fxtop.com/en/historical- currency-converter.php? A=285234000&C1=CZK&C2=EUR&DD=31&MM=12&YYYY=2015&btnOK=Go
%21&B=1&P=-2&I=1 en tenant compte des valeurs au 31/12/2015
⁵ Équivalents calculés par la division d’annulation sur https://fxtop.com/en/historical- currency-converter.php? A=29900000&C1=CZK&C2=EUR&DD=31&MM=12&YYYY=2016&btnOK=Go
%21&B=1&P=-2&I=1 en tenant compte des valeurs au 31/12/2016

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Les informations contenues dans le rapport annuel 2016 renforcent encore, selon le requérant, la compréhension selon laquelle « IFIS Investiční fond », opérant sous son propre nom et le signe « IFIS », s’est activement engagé dans des services financiers, y compris l’achat de créances et d’autres opérations financières à travers la République tchèque.

15. Rapport annuel 2017 (en tchèque avec seulement quelques paragraphes traduits en anglais) :

Revenu total : 190 363 000 CZK (équivalent à 7 454 983 EUR⁶).

Poste de revenu le plus élevé : 60 898 000 CZK (équivalent à 2 384 883 EUR⁶) provenant de la cession de créances.

Évolution de la valeur des actions (Partie II, Section I) : Forte augmentation d’environ 40 %.

16. Rapport annuel 2018 :

Revenu total : 258 450 000 CZK (équivalent à 10 047 037 EUR⁷), une augmentation par rapport à 2017.

Poste de revenu le plus élevé : 103 639 000 CZK (équivalent à 4 028 883 EUR⁷) provenant de la cession de créances.

17. Rapport annuel 2019 :

A connu une baisse de performance, attribuée à des « circonstances fondamentales ».

Malgré la baisse, la valeur des actifs était supérieure à 1 milliard de CZK (plus de 39 357 682 EUR).

La valeur des créances était également supérieure à 1 milliard de CZK (plus de 39 357 682 EUR).

18. Rapport annuel 2020 :

Revenu total : 230 391 000 CZK (équivalent à 8 779 475 EUR).

Poste de revenu le plus élevé : 48 034 000 CZK (équivalent à 1 830 424) provenant de la cession de créances.

19. Rapport annuel 2021 :

Revenu total : 359 080 000 CZK (équivalent à 14 445 249 EUR), une augmentation significative par rapport à toutes les années précédentes.

Poste de revenu le plus élevé : 291 178 000 CZK (équivalent à 11 713 653 EUR) provenant de la cession de créances.

20. Rapport de l’administration du site web www.ifis.cz, limité par la date du 17/12/2020 au 23/02/2022. Plus de 19 mille visiteurs de la République tchèque ont visité le site web www.ifis.cz.
21. Liste Excel du nombre de créances – Le requérant affirme qu’il détient en réalité plus de 10 000 créances en République tchèque qui sont encore ouvertes.

Médias
22. « Écrit sur nous » – Couverture médiatique fournissant une liste comportant de nombreux liens vers des magazines et des sites d’actualités internet qui mentionnent « IFIS » ou « IFIS Investiční fond ». Cette annexe, affirme le requérant, sert de
⁶ Équivalents calculés par la division d’annulation sur le site web mentionné à la note de bas de page 5 en tenant compte des valeurs au 31/12/2017
⁷ Équivalents calculés par la division d’annulation sur le site web mentionné à la note de bas de page 5 en tenant compte des valeurs au 31/12/2018

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preuve de la reconnaissance publique et de la présence médiatique croissantes de la société et de sa marque depuis 2021.

23. Extrait d’article de Forbes, y compris un extrait traduit d’un article publié dans le magazine Forbes. L’article traite de la faillite de la société d’investissement « Arca Capital » mais mentionne également IFIS, ce qui indique sa présence dans d’importantes discussions financières au sein des médias. Cet article, affirme la requérante, a été publié à la fois en ligne et sous forme imprimée, atteignant un large public en République tchèque.

24. Extrait d’article de presse de Seznam.cz présentant un extrait traduit d’un article publié sur seznam.cz, le plus grand serveur internet de la République tchèque, spécifiquement dans sa section « NEWS ».

Cotations de la Bourse de Prague
25. Confirme que la Bourse de Prague a autorisé pour la première fois la négociation publique des actions IFIS IF (Investiční Fond) le 23/11/2015, marquant leurs « premières cotations ». Les actions ont continué à être négociées en 2016 et 2017.

26. Extrait du site officiel de la Bourse de Prague, montrant qu’en juin 2016, les actions « IFIS » ont augmenté de 34,81 %.

La requérante affirme que les deux annexes ci-dessus fournissent une preuve publiquement disponible de la présence de « IFIS Investiční fond » à la Bourse de Prague et soulignent le profil public significatif de « IFIS », sa reconnaissance médiatique, ainsi que sa présence et ses performances établies à la Bourse de Prague.

27. Informations sur la Bourse de Prague : Cette annexe fournit des informations supplémentaires sur la Bourse de Prague a.s. (BCPP), soulignant son importance en tant que bourse la plus importante de la République tchèque. Elle exploite le principal marché boursier du pays et est située au centre de Prague. L’indice boursier de la BCPP est nommé PX. La requérante affirme que ces informations contextualisent les détails précédents concernant la négociation des actions de « IFIS » sur cette bourse.

28. Procès-verbal d’appel d’offres daté du 12/10/2016, issu d’un appel d’offres auquel la requérante a participé. Cette annexe sert de preuve, estime la requérante, que depuis sa création et son enregistrement officiel, « IFIS » a activement participé et a réussi dans de nombreux appels d’offres émis par des institutions bancaires. Ceci, affirme la requérante, démontre l’interaction constante et fructueuse d’IFIS avec le secteur bancaire pour l’acquisition d’affaires.

Article 423, paragraphe 1 – Un nom commercial est le nom sous lequel un entrepreneur est enregistré au registre du commerce.

Article 423, paragraphe 2 – La protection des droits sur le nom commercial appartient à la personne qui l’a légitimement utilisé pour la première fois. Celui qui

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a subi un préjudice dans son droit à un nom commercial dispose des mêmes droits que ceux prévus en matière de protection contre la concurrence déloyale.

30. Document qui développe la protection contre la concurrence déloyale en vertu de l'article 2988 du code civil.

§ 2988 – Une personne dont le droit a été menacé ou violé par la concurrence déloyale peut exiger de l’auteur de l’infraction qu’il s’abstienne de toute concurrence déloyale ou qu’il remédie à la situation défectueuse. Elle peut également exiger une indemnisation raisonnable, des dommages et intérêts et la restitution de l’enrichissement sans cause.

31. Extrait de Wikipédia concernant Česká spořitelna, qui est la plus grande banque de la République tchèque, a été créée au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle et a été la première banque dans les pays tchèques.

Dispositions de la loi tchèque sur les marques (Signes non enregistrés et usage antérieur)
32. Document qui contient les articles pertinents de la loi nº 441/2003 Rec., loi sur les marques8:

Article 7, paragraphe 1, sous e) – Le signe demandé ne doit pas être inscrit au registre sur la base d’oppositions à l’enregistrement de la marque déposées auprès de l’Office (ci-après dénommées «oppositions») par un utilisateur d’un signe non enregistré ou d’un autre signe utilisé dans le commerce qui, avant la date de dépôt de la demande, a acquis des droits sur le signe non enregistré ou sur un autre signe utilisé dans le commerce, si, en raison de l’identité ou de la similitude du signe demandé avec le signe non enregistré ou un autre signe et de l’identité ou de la similitude des produits ou services auxquels ces signes se rapportent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion est réputé inclure le risque d’association.

Article 10, paragraphe 2 – Le titulaire de la marque est tenu de tolérer l’usage d’un signe identique ou similaire dans le commerce si les droits sur ce signe ont été créés avant le dépôt de la demande et si l’usage de ce signe est conforme au droit de la République tchèque.

33. Oppositions contre les demandes de marques tchèques déposées par le demandeur.

L’argumentation du titulaire de la MUE
Le titulaire de la MUE fait valoir que les preuves ne sont pas conformes à l’article 55, paragraphe 2, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne et ne devraient pas être prises en considération.

S’agissant du moyen tiré de l'article 8, paragraphe 4, du RMUE, le titulaire de la MUE fait valoir que:

Il n’est pas clair quel type de droit le demandeur souhaite invoquer. Dans le formulaire de demande, le demandeur en annulation indique que le droit dont il est titulaire est le
⁸ Loi sur les marques et portant modification de la loi nº 6/2002 Rec., sur les tribunaux, les juges, les juges et l’administration d’État des tribunaux et portant modification de certaines autres lois (loi sur les tribunaux et les juges), telle que modifiée

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marque non enregistrée « IFIS » en République tchèque. Dans ses observations, elle se réfère également à sa dénomination sociale et à d’autres signes utilisés dans le commerce.

En ce qui concerne le droit national applicable, la requérante a fourni copie des textes de certaines dispositions nationales, à savoir la section 423, l’article 2988 du code civil et l’article 7, paragraphe 1, sous e), de la loi tchèque sur les marques. La section 423 et l’article 2988 concernent les dénominations sociales, à savoir l’acquisition de droits sur celles-ci par leur enregistrement au registre du commerce et leur protection contre la concurrence déloyale. L’article 7, paragraphe 1, sous e), concerne les conditions sur la base desquelles des marques non enregistrées antérieures et d’autres signes utilisés dans le commerce peuvent empêcher l’enregistrement de marques postérieures. Il convient de noter que les dénominations sociales sont couramment incluses dans la catégorie plus générale des signes utilisés dans le commerce. Par conséquent, on peut supposer que l’article 7, paragraphe 1, sous e), est également appliqué en ce qui concerne les dénominations sociales. Néanmoins, la requérante n’a fourni aucune disposition indiquant ce qui constitue exactement la concurrence déloyale en droit tchèque. En outre, la requérante n’a pas fourni la jurisprudence nationale concernant la manière dont les dispositions susmentionnées doivent être interprétées et appliquées.

Il n’est pas possible d’évaluer si les preuves produites sont de nature à démontrer qu’avant le 08/04/2020 (date de dépôt de la MUE contestée), la requérante avait effectivement acquis des droits sur des signes non enregistrés ou des signes utilisés dans le commerce, ainsi qu’elle était en droit, sur leur base, d’interdire à des tiers d’utiliser des marques postérieures.

Ni l’extrait du registre du commerce ni les rapports annuels et l’extrait de la Bourse de Prague ne fournissent d’indication ou de confirmation que la société de la requérante fournit ses services sous le signe « IFIS ».

Les accords et les publicités montrent l’effort de la partie requérante en annulation pour promouvoir sa société. Néanmoins, ils ne prouvent pas si les services de la requérante ont été effectivement offerts et si le signe était effectivement connu et reconnaissable par le public pertinent avant la date de dépôt de la MUE. Quant au public pertinent, même si la requérante affirme que ses clients sont principalement des banques et des compagnies d’assurance, ses activités commerciales consistaient en « l’investissement dans des créances, à savoir, non seulement de sociétés commerciales, mais aussi dans des créances d’entrepreneurs et de personnes physiques » (comme la requérante elle-même l’a déclaré dans le formulaire de demande en nullité). Par conséquent, il est évident que le public pertinent se compose à la fois de professionnels et du grand public.

La lettre de SBERBANK fait référence au montant des achats de la requérante sur la période globale de 2016-2022. Par conséquent, il n’existe pas de données spécifiques concernant la période antérieure au 08/04/2020 justifiant l’intensité ou l’étendue de l’utilisation du signe « IFIS » en tant que dénomination sociale, et encore moins en tant que marque. Quant à la revue de presse, tous les articles datent de l’année 2021. Ils sont postérieurs à la date de dépôt pertinente. Ces documents peuvent suggérer que le signe « IFIS » a été utilisé comme dénomination sociale dans le commerce avant le 08/04/2020. Néanmoins, ils ne sont absolument pas suffisants pour prouver que le signe « IFIS » avait plus qu’une simple signification locale lorsque la MUE contestée a été déposée. Les documents déposés par la requérante ne fournissent aucune information sur la part de marché détenue par la société de la requérante ou sa marque, ni sur la proportion du public qui, grâce au signe, a pu identifier la société de la requérante ou ses services. En outre, ils ne démontrent pas que le signe IFIS a eu un impact économique pertinent ni qu’il était reconnu et reconnaissable comme un signe distinctif de la requérante avant le 08/04/2020.

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En ce qui concerne la revendication de mauvaise foi, le titulaire de la MUE fait valoir ce qui suit :

Le titulaire de la MUE, Banca IFIS, est une banque établie en Italie en 1983 pour exercer ses activités d’intermédiaire financier. Banca IFIS, agréée pour les activités bancaires en 2002 par la Banque d’Italie, a ensuite rejoint Factor Chain International pour étendre ses opérations mondiales de factoring. En 2003, elle a été cotée sur le marché télématique de la Bourse de Milan et plus tard sur le segment STAR de Borsa Italiana. Au cours des deux dernières décennies, Banca IFIS a établi de nombreux bureaux en Italie et en Roumanie. Elle opère également en Pologne, où elle a acquis Fidis Faktoring Polsk Sp. Z o.o., désormais connue sous le nom d’IFIS FINANCE, spécialisée dans le factoring. En outre, Banca IFIS est présente sur le marché allemand grâce à un partenariat avec Raisin WeltSparen, offrant certains de ses services bancaires. Le titulaire de la MUE est une entité importante et en croissance dans le secteur bancaire. Banca IFIS a promu ses services par une présence étendue dans les journaux et magazines, la publicité télévisée et sur internet, et le parrainage d’événements financiers et sportifs internationaux. La banque fournit divers services financiers, monétaires et bancaires, ainsi que la location de biens, et soutient les entreprises pour les questions de développement numérique, marketing, formation et commercial.

Le titulaire de la MUE possède plusieurs MUE comportant « IFIS » comme élément dominant et distinctif, qui fait également partie de sa dénomination sociale et de ses noms de domaine. Elles identifient des services différents et spécifiques fournis par le titulaire de la MUE. Ces services concernent principalement les secteurs financier et bancaire ainsi que la location de biens, mais ils consistent également en des services de soutien aux entreprises pour les questions numériques, de marketing, de formation et commerciales.

En 2020, le titulaire de la MUE contestée a décidé de restyler son logo et a procédé à un examen approfondi de son portefeuille de marques afin de le réorganiser et de le rationaliser. Cette évaluation a conduit au dépôt de 28 nouvelles MUE
entre février et avril 2020, à savoir les MUE nº 18 196 432 « »,
18 196 436 « IFIS », 18 196 442 « », 18 196 448 « », 18 196 450⁹ «
», 18 196 453 « », 18 196 456 « CAPITALFIN », 18 196 458
« », 18 196 462 « CREDIFARMA », 18 196 467 « »,
18 196 470 « », 18 196 474¹⁰ « IFISFINANCE », 18 196 478 « »,
18 222 614 « », 18 222 386 « IFIS NPL », 18 222 636 « », 18 222 155 « », 18 222 652 « IFIS » (la MUE contestée), 18 222 439 « », 18 222 444 « », 18 222 890 « », 18 222 692
⁹ Identifié à tort dans les observations comme 18169450
¹⁰ Identifié à tort dans les observations comme 1816474

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' ', 18 222 463 ' ', 18 222 902 ' ', 18 222 701
' ', 18 230 165 ' ', 18 242 660 ' ', 18 279 161
' '.

Ces nouvelles marques visaient à protéger les versions verbale et figurative de chacune de ses marques, chacune d’elles couvrant ses produits et services spécifiques inclus dans de nombreuses classes, à savoir 9, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45. L’élément principal et commun de nombreuses marques susmentionnées était le mot « IFIS ». Puisqu’il n’existait pas de marque antérieure pour « IFIS » protégée pour tous les services couverts par ses marques ultérieures et passées, le titulaire de la MUE a décidé de déposer la MUE contestée.

L’objectif était de couvrir tous les services de la société du titulaire de la MUE et de garantir une protection complète de l’élément le plus pertinent « IFIS ». En outre, la nouvelle marque aurait été la référence centrale pour autoriser l’utilisation de « IFIS » dans des accords avec des tiers coopérant avec la société de la MUE, évitant ainsi de se référer à plusieurs enregistrements de marques différents.

Le titulaire de la MUE reconnaît que certains services de la MUE contestée sont similaires à ceux de la « MUE 2003 ». Cependant, cette dernière inclut une description plus générale des services de la classe 36, tandis que la MUE contestée couvre une liste détaillée et précise de services pertinents « ce qui évite toute interprétation erronée de l’étendue de la protection de « IFIS » dans les procédures d’opposition ainsi que de l’autorisation d’utilisation de IFIS à des tiers ».

La MUE contestée a été déposée 16 ans après la date d’enregistrement de la « MUE 2003 » et moins de 3 ans après l’enregistrement de la « MUE 2016 ». Le titulaire de la MUE considère qu’il est totalement infondé de suspecter que la MUE contestée a été déposée pour éviter la perte de droits en raison du non-usage, puisque la marque « IFIS » est utilisée de manière continue depuis 1983.

Cet usage de longue date est démontré par les documents déposés à l’appui de la réponse au refus provisoire émis par l’Office concernant la MUE nº 18 903 775, et reconnu par la décision de l’EUIPO sur l’action en déchéance nº 14357 C ainsi que par les documents déposés concernant les procédures d’opposition nº B 3 184 719
Preuves soumises par le titulaire de la MUE :
Doc. A Extrait détaillé du registre du commerce de IFIS Investični fond, a.s. en tchèque.

Le titulaire de la MUE s’est référé aux documents suivants soumis dans d’autres procédures :
Doc. B Certificat de société de Banca IFIS spa, soumis à l’Office le 05/02/2024 en tant qu’annexe A.1 comme preuve d’usage dans la procédure d’opposition nº B 3 184 719 (en italien).

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Doc. C. C.1. Autorisation de la Banque d’Italie à Banca IFIS, déposée auprès de l’Office le 05/02/2024 en tant qu’annexe C.1 à titre de preuve d’usage dans la procédure d’opposition n° B 3 184 719. C.2 Traduction anglaise de l’autorisation, déposée auprès de l’Office le 05/02/2024 en tant qu’annexe C.2 à titre de preuve d’usage dans la procédure d’opposition n° B 3 184 719. Doc. D Documents concernant l’usage de « IFIS » en Roumanie, déposés auprès de l’Office le 05/02/2024 des annexes E.1 à E.5 à titre de preuve d’usage dans la procédure d’opposition n° B 3 184 719.

Doc. E Documents concernant l’usage de « IFIS » en Pologne, déposés auprès de l’Office le 05/02/2024 des annexes F.1 à F.12 à titre de preuve d’usage dans la procédure d’opposition n° B 3 184 719.

Doc. G Documents concernant l’usage de « IFIS » en Allemagne, déposés auprès de l’Office le 05/02/2024 des annexes G.1 à G.6 à titre de preuve d’usage dans la procédure d’opposition n° B 3 184 719.

Doc. H Rapports annuels consolidés pour les années 2001 – 2022, tels que déposés auprès de l’Office le 04/12/2023 des annexes D.1 à D.13 de la réponse à la décision de refus provisoire de l’Office émise à l’égard de la marque de l’Union européenne n° 18 903 775 « MYIFIS » du titulaire de la MUE.

Doc. I Brochure, publicité et revue de presse, déposées auprès de l’Office le 05/02/2024 des annexes H.1 à H.94 à titre de preuve d’usage dans la procédure d’opposition n° B 3184719.

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES
Article 55, paragraphe 2, du RMUE
Le titulaire de la marque de l’Union européenne a fait valoir que les preuves soumises par le demandeur ne sont pas conformes à l’article 55, paragraphe 2, du RMUE et ne devraient pas être prises en considération. La division d’annulation convient que les documents soumis ne contiennent pas le numéro de chaque annexe identifiant le document ; le nombre de pages ; le numéro de page de la soumission où le document ou l’élément est mentionné. Toutefois, le demandeur a soumis dans ses observations une brève description du document ou de l’élément, et la division d’annulation a pu identifier chaque document grâce à cette description. Par conséquent, elle n’estime pas nécessaire de rouvrir la procédure pour demander au demandeur de soumettre à nouveau ces documents afin de se conformer à l’article 55, paragraphe 2, du RMUE.

Preuves issues d’autres procédures auxquelles le titulaire de la MUE se réfère
Le titulaire de la MUE a soumis une liste de preuves dont une quantité substantielle a été soumise dans d’autres procédures (procédure d’opposition n° B 3 184 719 ou refus provisoire émis à l’égard de la marque de l’Union européenne n° 18 903 775). Le demandeur n’a pas reçu les documents soumis dans des procédures distinctes. Néanmoins, la division d’annulation, ayant examiné minutieusement ces documents, estime qu’il n’est pas nécessaire de rouvrir la phase contradictoire de la procédure pour permettre au demandeur de les commenter. Une réouverture entraînerait un retard indu, et les preuves supplémentaires, en tout état de cause, ne modifient pas l’issue de la décision d’annulation, ainsi qu’il sera détaillé ci-après.

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En outre, la division d’annulation souligne que cette mesure ne porte pas atteinte au droit d’être entendu du demandeur, pour des raisons qui seront exposées ultérieurement dans la décision.

MOTIFS ABSOLUS DE NULLITÉ – ARTICLE 59, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Principes généraux
L’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMCUE prévoit qu’une marque de l’Union européenne est déclarée nulle lorsque le demandeur était de mauvaise foi au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque.

Il n’existe pas de définition juridique précise de la notion de «mauvaise foi», qui est ouverte à diverses interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif fondé sur les intentions du demandeur au moment du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions, à elles seules, ne sont pas soumises à des conséquences juridiques. Pour qu’il y ait mauvaise foi, il doit y avoir, premièrement, un acte du titulaire de la MUE qui reflète clairement une intention malhonnête et, deuxièmement, une norme objective à l’aune de laquelle un tel acte peut être mesuré et qualifié par la suite de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement du demandeur d’une marque de l’Union européenne s’écarte des principes acceptés de comportement éthique ou des pratiques commerciales et d’affaires honnêtes, ce qui peut être identifié en évaluant les faits objectifs de chaque affaire au regard des normes (conclusions de l’avocat général Sharpston du 12 mars 2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, point 60).

La question de savoir si un titulaire de MUE a agi de mauvaise foi lors du dépôt d’une demande de marque doit faire l’objet d’une appréciation globale, prenant en considération tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11 juin 2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, point 37).

Il incombe au demandeur en nullité qui entend se fonder sur l’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMCUE de prouver les circonstances qui permettent de conclure qu’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne a été déposée de mauvaise foi, la bonne foi du demandeur de la marque étant présumée jusqu’à preuve du contraire (8 mars 2017, T-23/16, Formata (fig.), EU:T:2017:149, point 45 et la jurisprudence citée). Lorsque l’EUIPO constate que les circonstances objectives du cas d’espèce invoquées par le demandeur en nullité peuvent conduire à la réfutation de la présomption de bonne foi dont jouit le titulaire de la marque en cause lorsqu’il dépose la demande d’enregistrement de cette marque, il incombe au titulaire de cette marque de fournir des explications plausibles quant aux objectifs et à la logique commerciale poursuivis par la demande d’enregistrement de cette marque (23 mai 2019, T-3/18 et T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR e.a., EU:T:2019:357, points 36 et 37 et la jurisprudence qui y est citée, 21 avril 2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, point 43).

Le titulaire de la marque en cause est le mieux placé pour fournir des informations concernant ses intentions au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de cette marque et pour apporter des éléments de preuve de nature à le convaincre que, malgré l’existence de circonstances objectives, ces intentions étaient légitimes (5 mai 2017, T-132/16, VENMO, EU:T:2017:316, points 51 à 59).

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Toute personne est en droit d’invoquer le motif – absolu – de nullité prévu à l’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. En outre, l’article 63, paragraphe 1, sous a), du RMCUE n’exige pas que le demandeur en nullité invoquant l’existence de la mauvaise foi au moment du dépôt de la marque contestée soit titulaire d’un droit antérieur quelconque. En droit, la mauvaise foi est un motif absolu de nullité fondé sur le comportement et les intentions subjectives du titulaire de la marque de l’UE au moment du dépôt de la demande de marque – mais pas nécessairement sur les effets d’un tel comportement vis-à-vis du demandeur en annulation. Le but de cette disposition n’est pas de protéger des droits antérieurs, mais de sanctionner un comportement malhonnête. En ce sens, le motif de nullité tiré de la mauvaise foi ne constitue pas « structurellement » une exception au principe dit du « premier déposant » – comme on pourrait le déduire à tort d’une formulation fréquemment utilisée par le Tribunal dans ce contexte (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 16-17 ; 21/03/2012, T-227/09, FS, EU:T:2012:138, § 31-32 ; voir aussi 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 17-18) mais sanctionne un « vice de naissance » inhérent à la marque contestée qui pourrait fort bien être entièrement indépendant de l’existence de tout droit antérieur (conclusions de l’avocat général Sharpston du 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148 § 41, 22/07/2019, R 1849/2017-2, MONOPOLY, § 41).

À cet égard, il convient de relever qu’aucune disposition de la législation relative aux marques de l’Union européenne n’interdit le nouveau dépôt d’une demande d’enregistrement de marque et que, par conséquent, un tel dépôt ne saurait, à lui seul, établir l’existence d’une mauvaise foi de la part du demandeur de la marque, à moins qu’il ne soit assorti d’autres éléments de preuve pertinents qui sont avancés par le demandeur en nullité ou l’EUIPO (21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 70).

Exposé des faits pertinents
Le demandeur allègue que le titulaire de la marque de l’UE continue de déposer de nouvelles demandes de marque de l’UE couvrant des services des classes 35 et 36 afin d’empêcher d’autres parties de demander une preuve d’usage dans le cadre des procédures d’opposition ou de nullité. Selon le demandeur, le titulaire de la marque de l’UE a déposé la marque de l’UE contestée et les demandes de « marque de l’UE 2016 » pour éviter les conséquences de l’exigence d’usage en vertu du RMCUE.

La mauvaise foi peut être retenue s’il apparaît que le titulaire de la marque de l’UE n’a jamais eu l’intention d’utiliser la marque de l’UE contestée, par exemple si le titulaire de la marque de l’UE a déposé des demandes répétitives pour éviter les conséquences de la déchéance pour non-usage de ses enregistrements de marques de l’UE antérieurs, en tout ou en partie (03/06/2010, C-569/08, Internetportal, EU:C:2010:311, § 51 ; 13/12/2012, 13/12/2012, T-136/11, Pelikan (fig.), EU:T:2012:689, § 27).

Appréciation de la mauvaise foi
Afin d’examiner le bien-fondé des arguments avancés par le demandeur en annulation, il est nécessaire de se référer aux principes qui régissent le droit des marques de l’UE et à la règle relative à la preuve d’usage de ces marques. Bien qu’il ressorte clairement de l’article 9, paragraphe 1, du RMCUE que l’enregistrement d’une marque de l’UE confère à son titulaire des droits exclusifs sur celle-ci, il découle du considérant 24 du RMCUE qu’il n’y a pas de justification à protéger les marques de l’UE ou, à leur égard, toute marque qui a été enregistrée

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devant eux, sauf lorsque les marques sont effectivement utilisées. Une MUE qui n’est pas utilisée pourrait entraver la concurrence en limitant l’éventail des signes pouvant être enregistrés comme marques par d’autres et en refusant aux concurrents la possibilité d’utiliser cette marque ou une marque similaire lorsqu’ils mettent sur le marché intérieur des produits ou des services identiques ou similaires à ceux couverts par la marque en question. En conséquence, le non-usage d’une MUE risque également de restreindre la libre circulation des marchandises et des services (19/12/2012, C-149/11, Onel / Omel, EU:C:2012:816, § 32, 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 50).

S’agissant de l’usage sérieux d’une MUE, il convient de rappeler que l’article 18, paragraphe 1, du RMUE dispose que « si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, le titulaire n’a pas fait un usage sérieux de la MUE dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant une période ininterrompue de cinq ans, la MUE est soumise aux sanctions prévues par le présent règlement, à moins que des justes motifs n’existent pour le non-usage ».

En outre, l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE prévoit que « les droits du titulaire de la MUE sont déclarés déchus, sur demande présentée à l’Office ou sur la base d’une demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage ».

À cet égard, l’article 58, paragraphe 2, du RMUE dispose que « lorsque les motifs de déchéance des droits n’existent que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la MUE est enregistrée, les droits du titulaire ne sont déclarés déchus que pour les produits ou les services concernés ».

La ratio legis de l’exigence selon laquelle une marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être protégée en vertu du droit de l’Union est que l’inscription d’une MUE au registre de l’EUIPO ne saurait être considérée comme un dépôt stratégique et statique conférant à un titulaire inactif un monopole légal pour une durée illimitée. Au contraire, ce registre doit refléter fidèlement ce que les entreprises utilisent réellement sur le marché pour distinguer leurs produits et services dans la vie économique (21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 50 et la jurisprudence citée).

Il découle donc des principes régissant le droit des MUE et des règles relatives à la preuve de l’usage que, bien qu’un droit exclusif soit conféré au titulaire d’une marque, ce droit exclusif ne peut être protégé que si, à l’expiration du délai de grâce de cinq ans, ce titulaire est en mesure de prouver l’usage sérieux de sa marque. Un tel système équilibre les intérêts légitimes du titulaire de la marque, d’une part, et ceux de ses concurrents, d’autre part (21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 55).

Bien que les dépôts répétés d’une marque ne soient pas interdits en soi, il n’en demeure pas moins qu’un tel dépôt effectué afin d’éviter les conséquences entraînées par le non-usage de marques antérieures peut constituer un facteur pertinent susceptible d’établir la mauvaise foi de la personne qui a déposé cette marque (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 27, 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 57).

Un comportement répétitif peut être une indication de mauvaise foi s’il révèle une intention contraire à un comportement commercial acceptable, par exemple, l’intention de

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contourner le système d’enregistrement. Lorsque le titulaire de la marque de l’UE dépose des demandes répétées pour la même marque dans l’intention d’éviter les conséquences de la révocation pour non-usage de la marque de l’UE antérieure, en tout ou en partie, il agit de mauvaise foi (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 27).

Dans ce contexte, il convient de préciser qu’enregistrer une marque, puis enregistrer périodiquement une marque identique, peut servir à prolonger indûment et frauduleusement la période de grâce de cinq ans indéfiniment afin d’échapper à l’obligation légale d’usage sérieux et aux sanctions correspondantes, qui doivent être appliquées dans leur pleine effectivité requise par l’application égale et uniforme du droit de l’Union. Ces redépôts sont effectués in fraudem legis (en fraude à la loi), mais ils ne peuvent être invoqués pour échapper aux sanctions correspondantes conformément au principe général du droit de l’Union selon lequel la fraude à la loi et l’abus de droit sont interdits. Les particuliers ne doivent pas se prévaloir de manière indue ou frauduleuse du droit de l’Union, lequel ne saurait être étendu à des pratiques abusives (05/07/2007, C-321/05, Kofoed, EU:C:2007:408, § 38 et la jurisprudence citée), réalisées sous l’observation formelle des règles de l’Union ou nationales (en l’espèce, les règles régissant le dépôt des marques) mais enfreignant ou contournant en réalité un objectif législatif sérieux tel que celui poursuivi par les dispositions imposant l’obligation d’usage sérieux des marques, dont la pleine effectivité ne saurait être éludée (13/02/2014, R 1260/2013-2, KABELPLUS / CANAL PLUS et al.,
§ 17, 22/07/2019, R 1849/2017-2, MONOPOLY, § 46).

Les cinq années en question permettent au titulaire de disposer d’un délai raisonnable pour préparer puis lancer une gamme de produits ou de services sous une marque spécifique sans avoir à se soucier, pour le moment, de savoir si les critères d’usage sérieux tels que définis dans le RMCUE ont été satisfaits (13/02/2014, R 1260/2013-2, KABELPLUS / CANAL PLUS et al., § 18, 22/07/2019, R 1849/2017-2, MONOPOLY, § 47).

Maintenir un enregistrement, ne pas l’utiliser, l’abandonner après cinq ans et déposer une nouvelle demande dans le but d’obtenir une nouvelle période de cinq ans, prolonge artificiellement la période de grâce de cinq ans, et ce, en fin de compte, à l’infini, car ce schéma pourrait être répété aussi souvent qu’on peut l’imaginer (15/11/2011, R 1785/2008-4, PATHFINDER / MARS PATHFINDER, § 19, 22/07/2019, R 1849/2017-2, MONOPOLY, § 48).

La période de grâce de cinq ans est là pour permettre une période de réflexion, d’exploration du marché et de considérations économiques, afin que le titulaire de la marque puisse évaluer s’il peut lancer un produit sous une marque donnée, ce qui n’est pas lié à de simples numéros d’enregistrement figurant dans les journaux officiels. Cependant, il n’y a aucune raison légitime de permettre la prolongation de cette période de grâce pour la seule raison que la même marque apparaît désormais sur un registre national ou de l’Union sous un numéro d’enregistrement différent (15/11/2011, R 1785/2008-4, PATHFINDER / MARS PATHFINDER, § 20, 22/07/2019, R 1849/2017-2, MONOPOLY, § 49).

Les législateurs de l’Union n’ont pas prévu de renouvellement de la période de grâce de cinq ans. Au contraire, une interprétation littérale appropriée du terme « la marque antérieure (de l’Union ou nationale) » employé à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMCUE, doit être adoptée. En d’autres termes, une « marque antérieure » ne doit pas nécessairement être comprise comme une marque portant tel ou tel numéro d’enregistrement particulier, mais comme la même marque (au sens de la représentation de la marque en vertu de l’article 31 du RMCUE) « pour les mêmes produits et services » et, bien sûr, « sur le même territoire » (22/07/2019, R 1849/2017-2, MONOPOLY, § 49 et la jurisprudence citée).

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Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’annulation doit examiner si la MUE contestée est effectivement une MUE «redéposée» et, par conséquent, si le titulaire de la MUE a agi de mauvaise foi lors de son dépôt.

Il est fort probable qu’un titulaire de MUE enregistre une version «mise à jour» d’une marque antérieurement enregistrée, non pas parce que son seul objectif est d’empêcher un tiers d’entrer sur le marché, mais, par exemple, pour répondre à l’évolution des exigences du marché. Il s’agit d’une pratique commerciale tout à fait normale et particulièrement courante pour les logos figuratifs qui ont une longue durée de vie (13/12/2012, T- 136/11, Pelikan (fig.), EU:T:2012:689, § 36).

L’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMUE vise la mauvaise foi du «demandeur» au moment du dépôt afin de s’assurer que la marque entachée ne perde pas son stigmate par des cessions ultérieures. De telles marques seraient donc, à tout moment et entre les mains de quiconque, susceptibles d’être déclarées nulles (13/12/2004, R 582/2003-4, EAST SIDE MARIO’S, § 18).

Premièrement, il est noté que, à l’exception de la MUE contestée «IFIS», le titulaire de la MUE possède également:

MUE nº 3 559 127 «IFIS» (marque verbale) (précédemment surnommée «MUE 2003»), déposée le 19/12/2003, initialement enregistrée, entre autres¹¹, pour les intitulés de classes 35 et 36 (ci-après la «MUE 2003»):

Classe 35 Publicité et annonces; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

Classe 36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.

MUE nº 15 957 939 «IFIS» (marque verbale), déposée le 20/10/2016, enregistrée pour des services, notamment, des classes 35 et 36 (ci-après la «MUE 2016»).

Il est évident que les marques susmentionnées sont identiques, étant des marques verbales composées du terme «IFIS».

Deuxièmement, il convient d’examiner si la MUE contestée, dans la mesure où elle couvre des services mentionnés dans les «Motifs» ci-dessus, constitue un nouveau dépôt des marques antérieures du titulaire de la MUE, la «MUE 2016» et la «MUE 2003», pour les services pour lesquels ces marques étaient initialement protégées (la MUE 2003 ayant été par la suite partiellement révoquée par la division d’annulation à compter du 18/01/2017 dans l’affaire C 14357 (décision du 29/04/2019)).

Le tableau ci-dessous présente les services des classes 35 et 36 tels que couverts par la «MUE 2016». En ce qui concerne la MUE contestée, il présente la liste de la classe 35 dans sa totalité telle que couverte par la MUE contestée, les services contestés par le demandeur en nullité étant mis en évidence. Pour la classe 36, tous les services sont contestés.

¹¹ La liste complète couvre des produits et services des classes 9, 16, 35, 36 et 42

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Comme indiqué ci-dessus dans le résumé des arguments de la requérante, la requérante allègue qu’il existe une forte similitude entre les services des classes 35 et 36 visés par la MUE contestée et la « MUE 2016 », notamment :

Classe 35 Location de distributeurs automatiques ; Services d’agences de placement ; Compilation d’informations dans des bases de données informatiques ; Enquêtes commerciales ; Location de photocopieuses ; Location de machines de bureau ; Recrutement de personnel ; Sélection de personnel au moyen de tests psychologiques ; Services d’agences d’import-export ; Organisation de l’achat de marchandises pour des tiers ; Organisation de contrats d’achat et de vente pour des tiers ; Services d’approvisionnement pour des tiers
[achat de biens et de services pour d’autres entreprises] ;

Classe 36 Location de bureaux ; Location d’appartements ; Location de fermes ; Location de locaux commerciaux ; Location de bureaux pour le co-working ; Location de bâtiments ; Administration de biens immobiliers ; Gestion immobilière ; Conseils en matière d’achat de biens immobiliers ; Services de conseil en matière de propriété immobilière ; Dépôt de valeurs ; Services de coffres-forts ; Fourniture d’informations immobilières relatives aux biens et aux terrains ; Gestion de portefeuilles immobiliers ; Gestion de propriétés ; Location et location-bail de locaux commerciaux ; Location de biens immobiliers ; Location de bureaux [immobilier] ; Courtage immobilier ; Organisation de contrats de location ; Organisation de collectes monétaires ; Services de bureaux de logement
[appartements] ; Services d’agences immobilières ; Services de résiliation de baux immobiliers ; Collecte de fonds à des fins caritatives ; Conseil immobilier.

MUE 15 957 939 (MUE 2016) MUE 18 222 652 (MUE contestée) Déposée le 20/10/2016 Déposée le 08/04/2020 Enregistrée le 21/06/2017 Enregistrée le 26/12/2020
Classe 35 Classe 35 Location de machines et d’équipements de bureau ; Location de distributeurs automatiques ; Location de photocopieuses ; Administration des affaires ; Services de ventes aux enchères ; Analyse commerciale des marchés ; Assistance en matière de gestion de Analyse marketing immobilière ; Coût activités commerciales ; Conseils en gestion commerciale ; analyse des prix ; Analyse d’informations commerciales ; Prévisions économiques analyse à des fins commerciales ; Analyse économique à des fins commerciales ; Enquêtes commerciales ; Recherche commerciale ; Agences d’informations commerciales ; Assistance administrative pour la réponse à des appels d’offres ; Assistance en matière de gestion commerciale ou industrielle ; Compilation d’informations dans des bases de données informatiques ; Assistance, services de conseil et consultation en matière d’analyse commerciale ; Démonstration de marchandises ; Assistance en gestion commerciale ; Prévisions économiques ; Études commerciales et de marché concernant les domaines et services financiers et bancaires ; Experts en efficacité ; Conduite de Agences de placement ; Services d’agences d’import-export ; Fourniture d’assistance dans la gestion d’entreprises industrielles ou commerciales ; Services d’agences de placement ; Compilation de

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études commerciales et de marché concernant les domaines et services financiers et bancaires; services de coupures de presse; sondages d’opinion; expositions à des fins commerciales concernant les domaines et services financiers et bancaires; organisation de foires commerciales à des fins commerciales concernant les domaines et services financiers et bancaires; recrutement de personnel; services d’approvisionnement pour le compte de tiers (acquisition de biens et de services pour d’autres entreprises); sélection de personnel au moyen de tests psychologiques; services de relations publiques; compilation de statistiques; location de distributeurs automatiques; consommateurs (informations et conseils commerciaux pour les -) [boutique de conseils aux consommateurs]'.

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informations dans des bases de données informatiques; conduite, organisation et arrangement de salons professionnels et de foires commerciales à des fins commerciales et publicitaires; conseils en gestion commerciale; audit financier; démonstration de produits; compilation de statistiques; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de foires commerciales à des fins commerciales ou publicitaires; gestion commerciale; informations et conseils commerciaux pour les consommateurs [boutique de conseils aux consommateurs]; enquêtes commerciales; fonctions de bureau; marketing événementiel; arrangement de contacts commerciaux et d’affaires; négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; location de photocopieuses; location de machines de bureau; arrangement de l’achat de biens pour le compte de tiers; arrangement de contrats d’achat et de vente pour le compte de tiers; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation d’événements, d’expositions, de foires et de salons à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; organisation de foires commerciales à des fins commerciales ou publicitaires; arrangement de présentations commerciales; arrangement d’étalages à des fins commerciales; arrangement et conduite d’événements promotionnels; arrangement et conduite de ventes aux enchères immobilières; arrangement et conduite de ventes aux enchères sur Internet; organisation et conduite de salons de l’emploi; services d’experts en efficacité commerciale; prévisions et analyses économiques; promotion et conduite de salons professionnels; publication de matériel imprimé à des fins publicitaires; publication de textes publicitaires; collecte et systématisation de données commerciales; recrutement de personnel; rédaction de textes publicitaires; services de relations publiques; études de marché et analyses commerciales; études de marché

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Classe 36 Services actuariels; Estimation d’antiquités; Estimation d’œuvres d’art; Évaluation financière de la laine; Services bancaires; Courtage; Collecte de fonds à des fins caritatives; Émission de cartes de crédit; Traitement de paiements par cartes de débit; Agences de recouvrement de créances; Dépôt d’objets de valeur; Affacturage; Conseils financiers; Informations financières; Parrainage financier; Évaluations fiscales; Crédit-bail; Conseils en assurances; Informations en matière d’assurances; Estimation de bijoux; Organisation de la location de biens immobiliers; Location de bureaux; Location de fermes; Prêts [financement]; Estimation numismatique; Organisation de collections; Estimations immobilières; Services de coffres-forts; Estimation de timbres; Fiducies; Investissement de capitaux; Vérification (Chèques); Transfert électronique de fonds; Services de change et de négociation de devises; Émission de jetons de valeur; Gestion financière; Analyse financière; Courtage en valeurs mobilières et obligations; Émission de chèques de voyage; Placements de fonds; Services de cautionnement; Services de courtage en actions et obligations; Courtage en assurances; Services bancaires en ligne; Prêts à tempérament; Prêts sur nantissement; Organisation du financement de projets de construction; Cotations boursières; Agences de crédit; Services de caisses d’épargne; Services de conseil en matière d’endettement; Services de financement; Services de caisses de prévoyance; Courtage en bourse; Banque hypothécaire; Services de courtage en douane financiers; Souscription d’assurances;
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études; Recherches commerciales; Sélection de personnel au moyen de tests psychologiques; Services d’agences d’informations commerciales; Services d’agences d’import-export; Services d’analyse commerciale; Services d’analyse de données commerciales; Services d’approvisionnement pour le compte de tiers [achat de biens et de services pour d’autres entreprises]; Services d’informations relatifs aux entreprises; Services de relations publiques; Services de coupures de presse; Services de ventes aux enchères; Sondages d’opinion; Évaluations en matière commerciale; Études de projets pour entreprises; Études économiques à des fins commerciales; Études statistiques commerciales; Évaluation d’opportunités commerciales; Estimations commerciales.
Classe 36 Services financiers; Affaires monétaires; Location d’espaces de bureaux; Location d’appartements; Location de fermes; Location de locaux commerciaux; Location de bureaux pour le co-working; Location de bâtiments; Services de gestion immobilière et de biens; Administration de biens immobiliers; Gestion immobilière; Gestion financière; Analyse financière; Services d’assurance immobilière; Assurances pour propriétaires immobiliers; Souscription d’assurances; Financement participatif; Courtage en valeurs mobilières; Courtage; Conseils financiers relatifs aux fiducies; Conseils en matière d’achat de biens immobiliers; Conseils en assurances; Conseils financiers; Services de conseil relatifs à la propriété immobilière; Conseils financiers relatifs aux investissements immobiliers; Dépôts d’objets de valeur; Services de coffres-forts; Émission de chèques de voyage; Émission de jetons de valeur; Émission de cartes de crédit; Affacturage; Affacturage; Services de placement de fonds; Fourniture d’informations financières; Fourniture d’informations immobilières relatives aux biens et aux terrains; Fourniture d’informations en matière d’assurances; Fourniture d’informations relatives aux biens immobiliers

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Évaluation (financière -) [assurances, banque, immobilier]; Traitement de paiements par cartes de crédit.

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expertise; Fourniture d’informations en matière d’expertise d’œuvres d’art; Fourniture d’informations en matière d’expertise de pierres précieuses; Services de cautionnement; Services de gestion de placements immobiliers; Gestion financière de projets immobiliers; Gestion de portefeuilles immobiliers; Gestion de biens immobiliers; Informations financières; Informations en matière d’assurances; Courtage en valeurs mobilières; Placements immobiliers; Placements de capitaux; Location et location-bail de locaux commerciaux; Financement de locations-ventes; Location (organisation de -) [biens immobiliers uniquement]; Location de biens immobiliers; Location de bureaux [immobilier]; Courtage en assurances; Courtage immobilier; Services bancaires en ligne; Services de change et de transactions monétaires; Compensation financière; Organisation de contrats de location; Organisation de collectes monétaires; Prêts à tempérament; Prêts [financement]; Prêts sur nantissement; Prêts sur titres; Organisation de financements pour projets de construction; Cotations boursières; Recherches financières; Services d’actuariat; Services bancaires; Services d’agences de crédit; Services d’agences de logement
[appartements]; Services d’agences de recouvrement de créances; Services d’agences immobilières; Services de caisses d’épargne; Services de résiliation de baux immobiliers; Collecte de fonds pour œuvres de bienfaisance; Conseils en immobilier; Services de conseil en matière d’évaluations immobilières; Services de conseil en matière de dettes; Services de financement; Services de caisses de prévoyance; Services de gestion de biens immobiliers liés à des transactions immobilières; Services de liquidation d’affaires, financiers; Services de courtage en bourse; Courtage; Services de paiement de retraites; Services de planification financière et de conseil en investissement; Banque hypothécaire; Évaluation fiscale; Fiducie; Services de courtage en douane financiers; Services immobiliers liés à la gestion de placements immobiliers; Services d’informations informatisées en matière immobilière; Affaires immobilières; Assurances

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souscription; Parrainage financier; Estimation immobilière; Évaluation de biens mobiliers; Estimation de timbres; Estimation de bijoux; Estimation d’œuvres d’art; Estimation d’antiquités; Estimation numismatique; Évaluation financière [assurances, banques, immobilier]; Évaluation des coûts de réparation [estimation financière]; Évaluation financière de la laine; Transfert électronique de fonds; Traitement des paiements par carte de crédit; Traitement des paiements par carte de débit; Évaluation de bâtiments; Évaluation de biens immobiliers; Évaluation et gestion de biens immobiliers; Évaluation financière des coûts de développement liés aux industries pétrolière, gazière et minière; Évaluation financière de biens personnels et immobiliers; Évaluations [estimations] d’objets de valeur; Évaluations et estimations financières de biens immobiliers; Estimations financières en réponse à des appels d’offres; Évaluation relative à la conception de bâtiments; Évaluation relative à l’arpentage de bâtiments; Vérification de chèques.

Une comparaison entre les services énumérés montre que la liste des services de la classe 35 de la marque de l’UE contestée est plus large et plus détaillée que celle de la «marque de l’UE 2016». Certains des services de la classe 35 de la marque de l’UE contestée chevauchent, couvrent ou sont couverts par les services déjà inclus dans la «marque de l’UE 2016» (y compris des synonymes avec une formulation légèrement différente).

La division d’annulation note que certains services contestés (en caractères gras) sont également couverts par la marque antérieure «marque de l’UE 2016», tels que:

Location de distributeurs automatiques
Location de photocopieuses; Location de machines de bureau (qui relèvent de la catégorie plus large Location de machines et d’équipements de bureau de la «marque de l’UE 2016»).
Recherche commerciale.

Prévisions et analyses économiques et Analyses de prévisions économiques à des fins commerciales, identiques aux prévisions économiques de la «marque de l’UE 2016».

Compilation de statistiques.

Informations et conseils commerciaux pour les consommateurs [boutique de conseils aux consommateurs].

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Services d’experts en efficacité commerciale (identiques aux services d’experts en efficacité de la « marque de l’UE 2016 »)
Études de marché (y compris les études de marché concernant les domaines et services financiers et bancaires de la « marque de l’UE 2016 »)
En effet, d’autres services (non contestés par la requérante) sont identiques aux deux libellés, par exemple :

Services de ventes aux enchères
Conseils en gestion commerciale
Enquêtes commerciales
Services d’agences d’import-export
Services de coupures de presse
Sondages d’opinion
Recrutement de personnel
Toutefois, la division d’annulation observe la présence de certains libellés larges dans la liste de la marque de l’UE contestée qui n’apparaissent pas dans le libellé de la « marque de l’UE 2016 », tels que la gestion des affaires, l’administration des affaires (tous deux contestés par la requérante), les fonctions de bureau (non contestées) ou certains services spécifiques tels que le marketing événementiel ou la rédaction de textes publicitaires, la publication de textes publicitaires (non contestés).

En ce qui concerne les services contestés de la classe 36, ils sont également plus spécifiques que ceux figurant dans la liste de la « marque de l’UE 2016 » et ils chevauchent ou couvrent le libellé plus étroit des services déjà inclus dans la « marque de l’UE 2016 » (y compris les synonymes avec un libellé légèrement différent).

Les services contestés couvrent, contrairement à la marque de l’UE antérieure 2016, de larges catégories telles que les services financiers, les affaires monétaires et les services de gestion immobilière et de biens immobiliers. En outre, la liste de la marque de l’UE contestée est beaucoup plus complexe et détaillée que celle de la « marque de l’UE 2016 ». Par exemple, la marque contestée couvre une grande variété de services immobiliers, dont une partie pourrait être regroupée sous un libellé général de location de biens immobiliers et services immobiliers. Au contraire, la « marque de l’UE 2016 » ne couvre que quelques services qui sont regroupés sous une catégorie aussi large de location de biens immobiliers et services immobiliers : organisation de la location de biens immobiliers ; location de bureaux et location de fermes. D’autre part, la marque contestée couvre d’autres services spécifiques qui ne sont pas couverts par la liste de la marque de l’UE 2016 (par exemple, compensation, services financiers).

Afin de déterminer s’il y a eu mauvaise foi, il convient de prendre en considération l’intention du demandeur au moment où il dépose la demande d’enregistrement, un facteur subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce (27/06/2013, C-320/12, Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, § 36 ; 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 41-42 ; 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 49 ; 05/05/2017, T-132/16, VENMO, EU:T:2017:316, § 39-40 et la jurisprudence citée).

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La mauvaise foi alléguée doit être établie au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’UE contestée, à savoir le 08/04/2020 (29/06/2017, T-343/14, CIPRIANI / CIPRIANI, EU:T:2017:458, § 31).

Dans le cadre de l’analyse globale effectuée en vertu de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMC, il peut également être tenu compte de l’origine du signe contesté et de son utilisation depuis sa création, de la logique commerciale sous-tendant le dépôt de la demande d’enregistrement de ce signe en tant que marque de l’UE, et de la chronologie des événements ayant précédé ce dépôt (05/05/2017, T-132/16, VENMO, EU:T:2017:316, § 45 et la jurisprudence citée; 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 43).

Le titulaire de la marque de l’UE a expliqué pourquoi il avait déposé une marque identique pour des services dont la formulation était en partie identique à celle des services déjà couverts par la marque de l’UE 2016 et identiques en ce sens qu’ils relèvent des termes plus généraux déjà inclus dans l’enregistrement antérieur. Il a en fait expliqué qu’en 2020, il avait décidé de réorganiser et de rationaliser son portefeuille de marques et avait déposé 28 marques de l’UE énumérées ci-dessus lors de la présentation des arguments du demandeur. Certaines de ces marques incluent le terme «IFIS» soit seul (la marque contestée), soit accompagné d’autres termes plus ou moins descriptifs et couvrent, entre autres, les services des classes
35 et 36: marques de l’UE nº 18 196 432 « », 18 196 442 «
», 18 196 453 « », 18 196 474¹² «IFISFINANCE», 18 222 386
«IFIS NPL», 18 222 636 « », 18 222 155 « », 18 222 652 «IFIS»,
18 222 463 « », 18 230 165 « », 18 242 660 « »;

ou uniquement les services de la classe 36: 18 222 692 « », 18 279 161
« ».

Compte tenu du contexte, le dépôt par le titulaire de la marque de l’UE d’une nouvelle marque identique avec une liste plus spécifique est plus probablement une démarche stratégique visant à assurer une protection complète plutôt qu’un acte de mauvaise foi. Une nouvelle demande, utilisant la classification de Nice la plus récente et rédigeant le libellé avec une clarté et une précision absolues (comme exigé après l’arrêt IP Translator), offrirait une certitude immédiate et indéniable quant à l’étendue de la protection. Cela éviterait tout doute interprétatif persistant lié à l’enregistrement plus ancien et au processus de déclaration.

Il est rappelé qu’avant juin 2012, il était courant pour les titulaires de marques de l’UE d’enregistrer des marques pour des «intitulés de classe» entiers de la classification de Nice, estimant que cela conférait une large protection pour tous les produits et services relevant de cette classe.

Cependant, l’arrêt IP Translator de la CJUE (C-307/10) de juin 2012 a fondamentalement modifié cette pratique. La Cour a jugé que les libellés de produits et services devaient être clairs et précis, et que la protection ne s’étendrait qu’au sens littéral des termes utilisés. Cela signifiait que de nombreux enregistrements existants utilisant des intitulés de classe larges avaient soudainement une portée de protection plus étroite que celle initialement supposée.

¹² Identifié à tort dans les observations comme 1816474

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Pour y remédier, le règlement (UE) nº 2015/2424, qui est entré en vigueur le 23/03/2016, a introduit l'article 28, paragraphe 8 (devenu l’article 33, paragraphe 5, RMUE). Cet article a prévu une période transitoire de six mois (jusqu’au 24/09/2016) pour les titulaires de MUE déposées avant le 22/06/2012, et enregistrées pour des intitulés de classe entiers, de déposer une déclaration. Cette déclaration a permis aux titulaires de MUE de préciser des produits et services supplémentaires qu’ils avaient l’intention de couvrir au moment du dépôt initial, à condition que ces termes figurent dans la liste alphabétique de la classification de Nice en vigueur à cette date de dépôt initiale. La chronologie des événements en l’espèce est la suivante :

1. 19/12/2003 – La « MUE 2003 » est déposée :
o Cette marque a été enregistrée pour, notamment, les intitulés des classes 35 et 36 selon la 8e édition de la classification de Nice.

o En raison de l’arrêt IP Translator et du règlement 2015/2424 subséquent, sa portée de protection a été restreinte au seul sens littéral des intitulés de classe.

2. 22/09/2016 – Déclaration au titre de l’article 28 pour la « MUE 2003 » :
o Le 22/09/2016, le titulaire de la MUE a déposé une déclaration au titre de l’article 28 du règlement nº 207/2009 (devenu l’article 33, paragraphe 5, RMUE en vertu du nouveau règlement). Cette déclaration visait à étendre la portée de la « MUE 2003 » en précisant des services figurant dans la liste alphabétique de la 8e édition de la classification de Nice qui étaient destinés à être couverts lors du dépôt initial de la marque.

o L’examen de cette déclaration a été un processus long, impliquant des communications avec l’EUIPO où certains services demandés ont été rejetés (s’ils étaient déjà littéralement couverts par les intitulés de classe) et d’autres ont été admis. L’ensemble de la procédure relative à cette déclaration s’est achevée le 11/04/2019, lorsque la nouvelle liste actualisée de produits et services pour la « MUE 2003 » a finalement été inscrite au registre.

o Entre-temps, le 18/01/2017, une action en déchéance a été introduite par un tiers à l’encontre de la « MUE 2003 » (affaire C 14 357). Le titulaire de la MUE a fourni une preuve d’usage en ce qui concerne l’action en déchéance C 14 357 pour la période pertinente 18/01/2012 – 17/01/2017. Le 29/04/2019, la division d’annulation de l’EUIPO a confirmé dans sa décision dans l’affaire 14 357 C que la « MUE 2003 » avait été sérieusement utilisée pour « affaires financières ; affaires monétaires ; conseils financiers ; informations financières ; parrainage financier » dans la classe 36 au cours de la période pertinente 2012-2017.

3. 20/10/2016 – La « MUE 2016 » est déposée (après la déclaration susmentionnée) :
o Dans l’attente de la décision de l’EUIPO concernant la déclaration pour la « MUE 2003 », le titulaire a déposé une nouvelle demande, la « MUE 2016 ».

o L’examen de la déclaration au titre de l’article 28 pour la MUE 2003 a duré environ deux ans (de septembre 2016 à avril 2019). Le dépôt de la « MUE 2016 » suggère une démarche proactive pour garantir la protection tant que l’issue et la portée finale de la déclaration de la « MUE 2003 » restaient incertaines. Cette demande visait à satisfaire aux exigences actualisées de clarté et de précision en fournissant une détaillée

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description de ses services principaux de la classe 36, choisis dans la liste alphabétique de la 10e édition de la classification de Nice.

4. 08/04/2020 – la MUE contestée est déposée (Déposée après la réorganisation du portefeuille):
Ce dépôt a eu lieu après l’enregistrement de la «MUE 2016» (21/06/2017), et près d’un an après l’achèvement de la procédure de déclaration de la «MUE 2003» (11/04/2019) et après la décision dans l’affaire en déchéance 14 357 C contre la «MUE 2003» (29/04/2019).

Le titulaire n’a pas besoin d’avoir l’intention d’utiliser la marque pour tous les produits ou services pour lesquels il dépose la marque. Il n’est pas une condition pour l’enregistrement d’une marque que le domaine d’activité du demandeur de la marque coïncide avec la liste des produits et services (04/05/2011, R 1354/2010-1, yello, § 17).

En règle générale, il est légitime pour une entreprise de demander l’enregistrement d’une marque non seulement pour les catégories de produits et services qu’elle commercialise au moment du dépôt de la demande, mais aussi pour d’autres catégories de produits et services qu’elle a l’intention de commercialiser à l’avenir (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 25; 07/06/2011, T-507/08, 16PF, EU:T:2011:253, § 88).

La demande pour une grande variété de produits et services est une pratique assez courante pour les entreprises qui cherchent à obtenir un enregistrement de marque (de l’Union européenne) et ne s’écarte pas des principes acceptés de comportement éthique ou de pratiques commerciales et d’affaires honnêtes. Ce n’est pas une indication en soi qu’il n’y a pas d’intention d’utiliser la MUE contestée pour tous les produits et services concernés ou pour certains des produits et services spécifiquement (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 54).

Le demandeur a fait valoir que le titulaire a déposé la MUE afin de contourner de manière abusive et frauduleuse l’exigence d’usage et fait référence aux procédures d’opposition antérieures entre les parties où le titulaire (opposant dans cette affaire) s’est fondé sur la MUE contestée (qui n’était pas soumise à l’exigence d’usage) et la «MUE 2016».

Cependant, cela ne peut pas, à soi seul, conduire à la conclusion que la marque contestée a été déposée de mauvaise foi. Le dépôt d’oppositions contre des marques similaires constitue l’exercice légitime du droit exclusif du titulaire de la MUE, attaché à l’enregistrement de la MUE contestée, et ne peut en soi prouver une intention malhonnête de sa part (13/12/2012, T-136/11 «Pelikan», ECLI:EU:T:2012:689, § 66). De plus, le dépôt d’avis d’opposition en soi n’est pas un indicateur d’une éventuelle mauvaise foi de la part du titulaire de la MUE; des faits supplémentaires seraient nécessaires (04/05/2011, R 1354/2010-1, yello, § 17).

La demande pour la «MUE 2016» a été introduite près de six ans après la période de grâce de cinq ans de la «MUE 2003» antérieure et avant la demande en déchéance contre la «MUE 2003» (affaire C14 357'). Le dépôt de la MUE contestée faisait partie d’un effort complexe de réorganisation du portefeuille de marques du titulaire de la MUE et a eu lieu après l’enregistrement de la «MUE 2016» déposée dans les circonstances susmentionnées (21/06/2017), et près d’un an après l’achèvement de la procédure de déclaration de la «MUE 2003» (11/04/2019) et après la décision dans l’affaire en déchéance 14 357 C contre la MUE 2003 (29/04/2019).

Décision en matière de nullité n° C 63 011 Page 35 sur 51
La division d’annulation considère que le dépôt de la marque contestée ne constitue pas un simple redépôt de la «MUE 2016» ou de la «MUE 2003». Au contraire, il représente une nouvelle demande distincte et délibérée, initiée après une réorganisation du portefeuille de marques du titulaire de la MUE. Son objectif était d’obtenir une protection claire et précise pour ses services en utilisant la classification de Nice la plus récente, en particulier pour certains nouveaux services qui n’étaient pas couverts par la MUE 2016. Il vise à atteindre une clarté et une précision absolues, en évitant tout doute interprétatif persistant provenant d’enregistrements plus anciens ou du long processus de déclaration.

Par conséquent, on ne peut pas soutenir que le titulaire a tenté de contourner l’exigence d’usage dans ce cas.

Lors de l’examen d’une demande fondée sur la mauvaise foi, il ne s’agit pas d’examiner l’usage qui a été fait d’une MUE contestée, mais plutôt d’évaluer si, au moment du dépôt de la demande de MUE, le titulaire avait l’intention de faire usage de la MUE. En l’espèce, le demandeur n’a pas produit de preuves suffisantes pour prouver que le titulaire de la MUE n’avait pas l’intention d’utiliser la MUE contestée; le demandeur n’a pas non plus démontré que la seule intention du titulaire de la MUE était d’empêcher un tiers (tel que le demandeur en raison des procédures d’opposition) d’entrer sur le marché (13/12/2012, T-136/11 'Pelikan', ECLI:EU:T:2012:689, § 57-60).

Le demandeur n’a pas démontré que le titulaire a simplement enregistré la marque pour monopoliser le marché et empêcher des tiers d’entrer sur le marché. En effet, le titulaire de la MUE a montré que, bien qu’il ait déposé des oppositions fondées sur des marques «IFIS», parmi celles-ci figuraient également des marques soumises à une preuve d’usage pour lesquelles il a fourni de telles preuves lorsqu’elles ont été demandées et, en outre, il a montré sa stratégie commerciale et sa logique commerciale pour le dépôt. Par conséquent, ces arguments doivent être rejetés.

Pour les raisons exposées ci-dessus, étant donné que le demandeur n’a pas étayé ses allégations, aucun élément du dossier ne permet à la division d’annulation de tirer une conclusion affirmative quant aux intentions malveillantes du titulaire de la MUE au
moment du dépôt de la marque contestée. Le demandeur a fait référence aux oppositions déposées par le titulaire de la MUE contre les demandes de marque tchèques du demandeur; toutefois, cela seul ne peut servir de preuve de mauvaise foi de la part
du titulaire de la MUE, comme expliqué ci-dessus. Le titulaire a soumis des preuves étendues de l’usage du signe «IFIS» pendant de nombreuses années avant
le dépôt de la MUE contestée dans le cadre de procédures de révocation contre la «MUE 2003» et que son usage était étendu et de nature mondiale. Le titulaire de la MUE a établi que l’intention derrière le dépôt de la MUE contestée était d’obtenir une protection complète de manière stratégique, et non avec une intention malveillante. Par conséquent,
l’allégation de mauvaise foi du demandeur concernant le dépôt de la MUE par le titulaire de la MUE reste non étayée et est, par conséquent, rejetée. MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES ─ ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, SOUS C), DU RÈGLEMENT SUR LA MUE, LU EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RÈGLEMENT SUR LA MUE
La demande est fondée sur la marque non enregistrée et le signe non enregistré «IFIS», prétendument utilisés dans la vie des affaires en République tchèque, en relation avec les activités commerciales spécifiées ci-dessus.

Décision en annulation nº C 63 011 Page 36 sur 51
Aux termes de l’article 60, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée à l’Office lorsqu’il existe un droit antérieur, visé à l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE, et que les conditions énoncées à ce paragraphe sont remplies.

Aux termes de l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque et dans la mesure où, en vertu de la législation de l’Union ou du droit de l’État membre régissant ce signe :

a) des droits sur ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ou la date de priorité revendiquée pour la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ;

b) ce signe confère à son titulaire le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.

Par conséquent, les motifs de refus de l’article 60, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE, sont subordonnés aux exigences suivantes :

i. le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires et sa portée ne doit pas être seulement locale ;

ii. en vertu du droit qui le régit, avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque contestée, le demandeur doit avoir acquis des droits sur le signe sur lequel l’action en nullité est fondée, y compris le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure ;

iii. les conditions dans lesquelles l’usage d’une marque postérieure peut être interdit doivent être remplies à l’égard de la marque contestée. Les conditions susmentionnées sont cumulatives. Par conséquent, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, l’action en nullité fondée sur une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE, ne peut aboutir. Le droit en vertu de la loi applicable
Aux termes de l’article 95, paragraphe 1, du RMCUE, l’Office examine d’office les faits dans les procédures dont il est saisi. Toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office limite cet examen aux faits, preuves et arguments présentés par les parties ainsi qu’aux conclusions formulées.

Aux termes de l’article 16, paragraphe 1, sous b), du règlement d’exécution du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement d’exécution du RMCUE, si la demande est fondée sur un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE, le demandeur doit fournir, entre autres, la preuve de son acquisition, de son existence continue et de son étendue de protection, y compris lorsque le droit antérieur est invoqué en vertu du droit d’un État membre, ainsi qu’une identification claire du contenu du droit national invoqué en produisant des publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence.

Décision d’annulation n° C 63 011 Page 37 sur 51
Il incombe donc au demandeur de présenter toutes les informations nécessaires à la décision, y compris l’identification du droit applicable et la fourniture de toutes les informations nécessaires à sa bonne application. Selon la jurisprudence, il appartient au demandeur «… de fournir [à l’EUIPO] non seulement des indications démontrant qu’il remplit les conditions requises du droit national au titre duquel la protection est recherchée, mais également des indications établissant le contenu de ce droit» (05/07/2011, C-263/09 P, ELIO FIORUCCI, EU:C:2011:452, § 50).

Les informations sur le droit applicable doivent permettre à l’Office de comprendre et d’appliquer le contenu de ce droit, les conditions d’obtention de la protection et la portée de cette protection, et permettre au titulaire de la marque contestée d’exercer son droit de la défense.

En ce qui concerne les dispositions du droit applicable, le demandeur doit identifier clairement le contenu du droit national invoqué en produisant des publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence (article 16, paragraphe 1, sous b), EUTMDR, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, sous d), EUTMDR). Le demandeur doit fournir la référence de la disposition légale pertinente (numéro de l’article ainsi que le numéro et le titre de la loi) et le contenu (texte) de la disposition légale en produisant des publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence (par exemple, des extraits d’un journal officiel, un commentaire juridique, des encyclopédies juridiques ou des décisions de justice). Si la disposition pertinente renvoie à une autre disposition légale, celle-ci doit également être fournie pour permettre au titulaire de la MUE et à l’Office de comprendre la pleine signification de la disposition invoquée et de déterminer la pertinence éventuelle de cette autre disposition. Lorsque les preuves concernant le contenu du droit national pertinent sont accessibles en ligne à partir d’une source reconnue par l’Office, le demandeur peut fournir ces preuves en faisant référence à cette source (article 16, paragraphe 1, sous b), EUTMDR).

En outre, le demandeur doit présenter des preuves appropriées du respect des conditions d’acquisition et de la portée de la protection du droit invoqué, ainsi que des preuves que les conditions de protection vis-à-vis de la marque contestée ont effectivement été remplies. Les preuves doivent clarifier si le titulaire du droit est habilité à interdire l’usage d’une marque postérieure ainsi que les conditions dans lesquelles le droit peut prévaloir et être opposé à une marque postérieure.
En l’espèce, le demandeur a invoqué deux droits antérieurs au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE: une marque non enregistrée et un nom commercial, tous deux utilisés dans le commerce avec une portée qui dépasse la simple portée locale. Ces droits étaient fondés sur les articles suivants de la législation tchèque (annexes 29, 30 et 32):

Dispositions du Code civil tchèque (Protection du nom commercial et concurrence déloyale)
29. Détaille les dispositions pertinentes de la loi n° 89/2012 Rec., Code civil, concernant spécifiquement les noms commerciaux:
Article 423, paragraphe 1 – Un nom commercial est le nom sous lequel un entrepreneur est enregistré au registre du commerce.

Article 423, paragraphe 2 – La protection des droits sur le nom commercial appartient à la personne qui l’a légitimement utilisé pour la première fois. Celui qui a subi un préjudice dans son droit à un nom commercial dispose des mêmes droits que dans le cadre de la protection contre la concurrence déloyale.

Décision d’annulation nº C 63 011 Page 38 sur 51
30. Développe la protection contre la concurrence déloyale en vertu de l'article 2988 du code civil.

§ 2988 – Une personne dont le droit a été menacé ou violé par une concurrence déloyale peut exiger de l’auteur de la violation qu’il s’abstienne de toute concurrence déloyale ou qu’il remédie à la situation défectueuse. Elle peut également exiger une indemnisation raisonnable, des dommages et intérêts et la restitution de l’enrichissement sans cause.

Dispositions de la loi tchèque sur les marques (Signes non enregistrés et usage antérieur)
32. Contient les articles pertinents de la loi nº 441/2003 Coll., sur les marques13:

Article 7, paragraphe 1, sous e) – Le signe demandé ne peut être inscrit au registre sur la base d’oppositions à l’enregistrement de la marque déposées auprès de l’Office (ci-après dénommées «oppositions») par un utilisateur d’un signe non enregistré ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires qui, avant la date de dépôt de la demande, a acquis des droits sur le signe non enregistré ou sur l’autre signe utilisé dans la vie des affaires, si, en raison de l'identité ou de la similitude du signe demandé avec le signe non enregistré ou l’autre signe et de l’identité ou de la similitude des produits ou des services auxquels ces signes se rapportent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion inclut le risque d’association.
Article 10, paragraphe 2 – Le titulaire de la marque est tenu de tolérer l’usage d’un signe identique ou similaire dans la vie des affaires si les droits sur ce signe ont été créés avant le dépôt de la demande et si l’usage de ce signe est conforme au droit de la République tchèque.

Dénomination sociale Ifis Investiční Fond, A.S.
Selon les dispositions traduites du droit tchèque, les dénominations sociales enregistrées au registre du commerce sont protégées, et le titulaire d’une dénomination sociale qui a été violée a le droit de demander à l’auteur de la violation de cesser l’usage illicite. Toutefois, bien que ces dispositions précisent que les dénominations sociales sont protégées, elles sont vagues quant à l’étendue de cette protection. Plus précisément, elles ne clarifient pas les critères d’évaluation du préjudice ou de la violation de la dénomination sociale, si les critères d’identité ou de risque de confusion s’appliquent, et le rôle que jouent les produits et services dans la protection des dénominations sociales. En outre, l’étendue de la protection reste indéfinie, notamment quant à savoir si elle s’applique uniquement aux conflits entre dénominations sociales ou si elle s’étend à d’autres signes, tels que les marques.
En outre, en vertu de l’article 423, paragraphe 2, du code civil tchèque, le droit à une dénomination sociale appartient à la personne qui l’a utilisée en premier lieu de manière licite. L’interprétation de cette disposition par les autorités tchèques aurait dû être dûment expliquée par le demandeur, en particulier que, dans ce contexte, l’affirmation du titulaire de la marque de l’UE selon laquelle il a enregistré et utilisé sa dénomination sociale
¹³ Loi sur les marques et portant modification de la loi nº 6/2002 Coll., sur les tribunaux, les juges, les juges et l’administration d’État des tribunaux et portant modification de certaines autres lois (loi sur les tribunaux et les juges), telle que modifiée

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nom avant le demandeur et le demandeur n’est donc pas habilité à en interdire l’usage, pourrait devenir pertinente.
Toutes les informations susmentionnées sont essentielles pour que la division d’annulation puisse évaluer si les conditions de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont remplies ou non en l’espèce. Il ne suffit pas que le demandeur soumette quelques extraits généraux de la loi. Le demandeur aurait dû fournir des informations juridiques complètes et précises, soit en soumettant (et en traduisant) des dispositions légales plus complètes et détaillées qui traitent des questions susmentionnées, soit, lorsque le texte législatif manque de spécificité, en fournissant une jurisprudence pertinente, des commentaires juridiques ou des articles universitaires démontrant comment les dispositions sont interprétées et appliquées par les autorités nationales.

Étant donné que le demandeur n’a pas fourni d’informations suffisantes pour la bonne application du droit national régissant le signe sur lequel la demande est fondée, la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur la dénomination sociale invoquée par le demandeur, à savoir Ifis Investiční Fond, A.S.
Marque non enregistrée IFIS
Il est rappelé que les droits antérieurs relevant de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont protégés s’ils confèrent à leurs titulaires, en vertu du droit applicable, le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.

Cela exige, premièrement, de constater qu’en vertu du droit applicable, les droits du type en cause, dans l’abstrait, sont des droits exclusifs opposables au moyen d’une injonction à l’égard de marques postérieures et, deuxièmement, de constater que, dans le cas concret examiné, les conditions d’obtention d’une telle mesure d’injonction, si la marque faisant l’objet de la demande de marque de l’Union européenne contestée était utilisée sur le territoire en question, sont réunies (étendue de la protection) (arrêt du 29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 190). Les deux questions doivent être tranchées conformément au droit applicable.

L’article 8, paragraphe 4, du RMUE exige explicitement un droit qui confère à son titulaire le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure. L’Office, cependant, applique la disposition de manière large, sur la base d’une interprétation orientée par son objectif, ce qui signifie qu’une demande en nullité fondée sur des dispositions du droit national relatives à l’interdiction d’un enregistrement postérieur ne serait pas rejetée automatiquement.

Plusieurs considérations étayent cette approche : on peut soutenir que le droit d’interdire l’enregistrement d’un signe postérieur implique a fortiori l’interdiction d’utiliser ce signe sur le marché. L’enregistrement peut être considéré comme la première forme ou du moins une indication de la volonté d’utiliser une marque (le but d’un signe distinctif est d’identifier des produits ou des services et non de rester au Registre). Le droit d’interdire l’enregistrement englobe donc le droit d’interdire l’usage. Ce qui est important est le fait que le droit national contient des dispositions qui protègent les marques non enregistrées.

Cette approche a été confirmée par le Tribunal et les Chambres de recours, qui ont admis que, dans le cadre d’actions en annulation ou d’opposition fondées sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, une disposition permettant au titulaire d’un signe antérieur de s’opposer à l’enregistrement d’une marque postérieure doit être présumée conférer le droit de s’opposer à l’usage de cette marque. À cet égard, la division d’annulation estime d’une importance particulière pour la présente affaire les décisions des Chambres de recours dans les affaires R 2100/2011-2 42 BELOW (marque fig.)/VODKA 42 (marque fig.) et

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R 1529/2010-1 GLADIATOR/GLADIATOR où les Chambres ont fondé leurs décisions sur les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous g), de la loi tchèque sur les marques, en déclarant que les titulaires de marques non enregistrées acquises par l’usage ont le droit d'«interdire les marques postérieures», en considérant que les marques non enregistrées acquises par l’usage dans la vie des affaires d’une portée qui n’est pas seulement locale antérieurement à la date de dépôt de la demande d’enregistrement bénéficient d’une protection identique à celle d’une marque tchèque enregistrée (voir points 40 et 41 et, respectivement, point 19).

Usage dans la vie des affaires d’une portée qui n’est pas seulement locale: ASPECTS GÉNÉRAUX
La condition exigeant un usage dans la vie des affaires est une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne peut bénéficier d’une quelconque protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences à satisfaire en vertu du droit national pour acquérir des droits exclusifs. Cette exigence de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE est soumise aux normes juridiques de l’Union et doit être appréciée en conséquence, nonobstant le fait que la législation nationale puisse ne pas exiger un usage effectif dans le cas de certains droits antérieurs spécifiques.

En outre, un tel usage du signe en cause doit avoir eu une portée qui n’est pas seulement locale. La raison d’être de cette disposition est de restreindre le nombre de conflits entre signes en empêchant qu’un signe antérieur qui n’est pas suffisamment important ou significatif puisse contester l’enregistrement ou la validité d’une marque de l’Union européenne. Un droit d’opposition de cette nature doit être réservé aux signes ayant une présence réelle et effective sur leur marché pertinent. Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, le signe invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé de manière suffisamment significative dans la vie des affaires et son étendue géographique ne doit pas être seulement locale. Il en découle que lorsque le territoire dans lequel ce signe est protégé peut être considéré comme autre que local, le signe doit être utilisé dans une partie substantielle de ce territoire. Pour vérifier s’il en est bien ainsi, il convient de prendre en considération la durée et l’intensité de l’usage du signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires, à savoir les acheteurs et les consommateurs ainsi que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, l’usage fait du signe dans la publicité et la correspondance commerciale revêt une pertinence particulière. La question de savoir si l’usage d’un signe non enregistré a une portée qui n’est pas seulement locale sera tranchée par l’application d’un critère européen uniforme (18/04/2013, T-506/11 et T-507/11, Peek & Cloppenburg, EU:T:2013:197, point 19, 47-48). Ceci s’applique mutatis mutandis aux procédures de nullité.

Le Tribunal a jugé que la portée d’un signe utilisé pour identifier des activités commerciales spécifiques doit être établie en relation avec la fonction d’identification de ce signe. Cette considération implique que doit être tenu compte, premièrement, de la dimension géographique de la portée du signe, c’est-à-dire du territoire dans lequel il est utilisé pour identifier l’activité économique de son titulaire, ainsi qu’il ressort d’une interprétation textuelle de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Deuxièmement, il doit également être tenu compte de la dimension économique de la portée du signe, laquelle est appréciée au regard de la durée pendant laquelle il a rempli sa fonction dans la vie des affaires et du degré d’utilisation dont il a fait l’objet, du cercle des destinataires auprès desquels le signe en cause est devenu connu en tant qu’élément distinctif, à savoir les consommateurs, les concurrents ou même les fournisseurs, ou encore de la visibilité donnée au signe, par exemple, par la publicité ou sur l’internet (24/03/2009,

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T-318/06 – T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 36-37 et 30/09/2010, T-534/08, Granuflex, EU:T:2010:417, § 19).

Dans une demande en nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, sous c), du RMUE lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, le demandeur en nullité doit démontrer l’usage du signe antérieur dans la vie des affaires d’une portée qui n’est pas seulement locale à la date de dépôt de la MUE contestée (ou la date de priorité, le cas échéant). Dans le cadre d’une procédure en nullité, le demandeur doit également prouver que le signe a été utilisé dans la vie des affaires d’une portée qui n’est pas seulement locale à un autre moment, à savoir au moment du dépôt de la demande en nullité. Cette condition découle de la formulation de l’article 60, paragraphe 1, sous c), du RMUE, qui dispose qu’une MUE est déclarée nulle « lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, et que les conditions énoncées dans ce paragraphe sont remplies » (03/08/2011, R 1822/2010-2, Baby Bambolina (fig.), § 15). L’exigence de l'« existence continue » dans le contexte de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE dans les procédures en nullité est désormais explicitement énoncée à l’article 16, paragraphe 1, sous b), du RMDUE lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, sous d), du RMDUE.

Ce qui précède a été confirmé par le Tribunal dans son arrêt dans l’affaire Baby Bambolina (23/10/2013, T-581/11, Baby Bambolina, EU:T:2013:553). Le Tribunal a jugé que le droit antérieur invoqué à l’appui d’une opposition doit encore exister au moment du dépôt de l’opposition. Par analogie, le droit antérieur invoqué à l’appui d’une demande en déclaration de nullité doit encore exister au moment du dépôt de la demande. Cela présuppose normalement que le signe en question doit encore être utilisé au moment du dépôt de l’opposition ou de la demande en déclaration de nullité. En effet, c’est précisément l’usage du signe dans la vie des affaires qui fonde l’existence des droits sur ce signe (23/10/2013, T-581/11, Baby Bambolina, EU:T:2013:553, § 26 et 27).

Période pertinente
La marque contestée a été déposée le 08/04/2020. Par conséquent, le demandeur était tenu de prouver que les signes sur lesquels la demande est fondée étaient utilisés dans la vie des affaires d’une portée qui n’est pas seulement locale en République tchèque avant cette date. En outre, la demande en nullité a été déposée le 10/11/2023. Les preuves doivent également montrer que le signe du demandeur était encore utilisé à ce moment-là, et qu’il a été utilisé dans la vie des affaires pour les services revendiqués par le demandeur dans la section « Motifs ».

Le demandeur a soumis des preuves d’usage les 10/11/2023 et 13/11/2023 (Annexes 1-33) comme indiqué ci-dessus.

Usage antérieur dans la vie des affaires d’une portée qui n’est pas seulement locale : ÉVALUATION DES PREUVES
Comme indiqué ci-dessus, le critère relatif à l’usage d’une portée qui n’est pas seulement locale ne doit pas être interprété à la lumière du droit national, mais uniquement à la lumière du droit de l’Union (10/07/2014, C-325/13 P, Peek & Cloppenburg, EU:C:2014:2059, § 51 ; 19/11/2014, T-344/13, Funny Bands, EU:T:2014:974, § 36). Le RMUE établit des règles uniformes concernant l’usage des signes et leur portée, qui sont conformes aux principes qui sous-tendent le système établi par ce règlement (14/05/2013, T-322/11, Party for freedom, EU:T:2013:240, § 31).

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La portée d’un signe ne saurait dépendre de la seule étendue géographique de sa protection, puisque, s’il en était ainsi, un signe dont la protection n’est pas purement locale pourrait, de ce seul fait, faire obstacle à l’enregistrement d’une MUE, alors même qu’il ne serait utilisé dans la vie des affaires que de manière marginale (29/03/2011, C-96/09 P, EU:C:2011:189, Bud, point 158).
Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, le signe invoqué dans le cadre d’une opposition ou d’une action en annulation doit être effectivement utilisé de manière suffisamment significative dans la vie des affaires et son étendue géographique ne doit pas être purement locale, ce qui implique, lorsque le territoire dans lequel ce signe est protégé peut être considéré comme autre que local, que le signe doit être utilisé dans une partie substantielle de ce territoire (10/07/2014, C-325/13 P, Peek & Cloppenburg, EU:C:2014:2059, point 52 ; 29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, point 159). Pour déterminer s’il en est ainsi, il convient de tenir compte de l’intensité de l’usage de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires, à savoir les acheteurs et les consommateurs tels que les fournisseurs et les concurrents (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, point 160).
En outre, il convient de relever que la ratio legis de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE consiste à restreindre le nombre de conflits entre signes en évitant qu’un signe antérieur, qui n’est pas suffisamment important ou significatif, ne permette de contester l’enregistrement ou la validité d’une MUE. Par ailleurs, la portée d’un signe utilisé pour identifier des activités commerciales spécifiques doit être établie en relation avec la fonction d’identification de ce signe. Cette considération implique qu’il doit être tenu compte, premièrement, de la dimension géographique de la portée du signe, c’est-à-dire du territoire sur lequel il est utilisé pour identifier l’activité économique de son titulaire, ainsi qu’il ressort d’une interprétation textuelle de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Deuxièmement, il doit être tenu compte de la dimension économique de la portée du signe, qui est appréciée au regard de la durée pendant laquelle il a rempli sa fonction dans la vie des affaires et du degré de son utilisation, du groupe de destinataires auprès duquel il est connu en tant qu’élément distinctif, à savoir les consommateurs, les concurrents ou encore les fournisseurs, ou encore de l’exposition donnée au signe, par exemple, par la publicité ou sur l’internet. Enfin, ainsi que la Cour de justice l’a relevé, l’exigence d’un usage dans la vie des affaires du signe invoqué à l’appui de l’opposition doit être appliquée, selon un critère chronologique identique à celui expressément prévu à l’article 8, paragraphe 4, sous a), du RMUE, à l’acquisition du droit au signe en cause, c’est-à-dire au critère de la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la MUE (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, points 166 à 168).
Il ressort des éléments de preuve soumis à la division d’annulation que la partie requérante en annulation a utilisé le terme IFIS pour identifier un fonds d’investissement tchèque qui opère sur le marché des créances. Les documents les plus importants déposés sont les rapports annuels (annexes 13 à 19), les lettres de référence de la banque tchèque SBERBANK (annexe 5) et de UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (annexe 6), les accords de cession de créances (annexes 7 à 12), la couverture médiatique (annexes 22 à 24) et les extraits montrant la cotation de « IFIS » à la Bourse de Prague (annexes 25 et 26). Ils montrent que le signe « IFIS » a été utilisé pour identifier un fonds d’investissement tchèque qui opère sur le marché des créances. Ces documents doivent être corroborés par les publicités de l’annexe 3 dans lesquelles le nom « IFIS » est associé au fonds respectif et l’identifie clairement.

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Les éléments de preuve montrent également que l’usage du terme « IFIS » avait une portée plus que purement locale. Les rapports annuels fournis couvrent la période de 2015 à 2021, ce qui indique au moins sept années d’activité continue. Cela démontre une durée d’usage significative sur le marché tchèque. Les chiffres de revenus constamment élevés (atteignant plus de 14 millions d’euros en 2021) et, en particulier, les valeurs d’actifs/créances dépassant 39 millions d’euros pendant plusieurs années démontrent une empreinte économique significative et durable sur le marché tchèque. Cette échelle d’opérations indique fortement une « portée plus que purement locale ».

Bien que les données fournies n’indiquent pas explicitement la répartition géographique des clients ou des opérations du fonds en République tchèque, la nature du « marché des créances », tant pour les entités non bancaires que pour les banques, implique généralement une clientèle géographiquement dispersée et une portée opérationnelle à travers le pays, plutôt que d’être confinée à une seule ville comme Prague. Les créances sont souvent acquises auprès de sources diverses à travers un pays. Compte tenu des chiffres financiers substantiels, il est hautement improbable qu’un tel fonds n’opère que dans une zone géographique très limitée en République tchèque. Pour atteindre plus d’un milliard de CZK en créances, le fonds devrait presque certainement traiter avec des entités et des particuliers dans diverses régions de la République tchèque, comme le confirme la lettre de référence SBERBANK (annexe 5). Les chiffres de revenus totaux constamment élevés (allant de 7,45 millions d’euros à 14,45 millions d’euros par an) et, plus particulièrement, les valeurs d’actifs et de créances dépassant 1 milliard de CZK (plus de 39 millions d’euros) à partir de 2019, indiquent une présence économique très significative. Ces chiffres sont bien trop importants pour être considérés comme purement « locaux » dans un pays comme la République tchèque.

Le nom IFIS a été utilisé en relation avec l’investissement dans des créances, à savoir des créances non seulement de sociétés commerciales, mais aussi des créances d’entrepreneurs et de personnes physiques. Il s’agit de la catégorie de services la plus large pour laquelle le demandeur a invoqué l’usage du terme IFIS. L’achat de portefeuilles de créances de détail, de créances hypothécaires et de créances d’entreprises. L’acquisition de portefeuilles de créances, généralement auprès de banques nationales, de sociétés de leasing et d’institutions financières. L’acquisition de créances individuelles, généralement auprès de banques, auquel cas il s’agit soit d’une créance unique d’un débiteur spécifique, soit d’un ensemble plus restreint de créances qui sont cependant pour un seul débiteur ou un groupe de débiteurs économiquement liés. L’acquisition de créances à divers stades de recouvrement tels que le recouvrement extrajudiciaire, judiciaire, l’exécution forcée et l’insolvabilité et l’utilisation d’une main-d’œuvre nombreuse et qualifiée pour les différentes parties du processus de recouvrement, y compris l’utilisation d’un centre d’appels pour le recouvrement extrajudiciaire, pour lesquels le demandeur a revendiqué l’usage d’une portée plus que purement locale de la marque non enregistrée IFIS, sont inclus dans la catégorie générale précédente et la marque est considérée comme utilisée également pour ceux-ci.

Pour l’économie de la procédure, la division d’annulation se concentrera sur la catégorie la plus large d’investissement dans des créances, à savoir des créances non seulement de sociétés commerciales, mais aussi des créances d’entrepreneurs et de personnes physiques, ce qui ne portera pas préjudice au demandeur. Aucun usage d’une portée plus que purement locale n’est démontré pour l’investissement dans l’immobilier et les sociétés immobilières, les participations au capital de sociétés commerciales, y compris les actions de sociétés commerciales.

Le droit du demandeur vis-à-vis de la marque contestée

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Les marques non enregistrées sont généralement protégées contre les marques postérieures selon les mêmes critères que ceux applicables aux conflits entre marques enregistrées, à savoir l’identité ou la similitude entre les signes, l’identité ou la similitude entre les produits ou les services, et l’existence d’un risque de confusion. Dans ces cas, les critères élaborés par les juridictions et par l’Office en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, du RMUE peuvent être appliqués mutatis mutandis lors de l’examen de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.

Ainsi qu’il ressort des dispositions citées ci-dessus, la loi tchèque sur les marques, à l’article 7, paragraphe 1, sous e), prévoit la protection des signes non enregistrés ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires. Il ressort de cette disposition que plusieurs conditions doivent être remplies conformément au droit national tchèque. Le droit antérieur doit être une marque non enregistrée (ou un autre signe) utilisée dans la vie des affaires, et le droit doit avoir été acquis avant la date de dépôt de la marque contestée. En outre, il doit exister un risque de confusion, y compris un risque d’association (les signes doivent être identiques ou similaires et doivent couvrir des produits/services identiques ou similaires).

Sur la base des éléments de preuve présentés, l’usage de la marque dans la vie des affaires et l’acquisition du droit y afférent avant la date de dépôt de la marque contestée ont été établis. La conclusion formulée ci-dessus dans la section Usage antérieur dans la vie des affaires d’une portée plus que purement locale s’applique également du point de vue du droit tchèque applicable. La question restante du risque de confusion potentiel, y compris le risque d’association, sera examinée ci-après.

Comparaison des signes
La marque de l’UE contestée et la marque non enregistrée sont identiques, IFIS.

Comparaison des services :
Services de la marque non enregistrée antérieure
Classe 36 Investissement dans des créances, à savoir des créances non seulement de sociétés commerciales, mais aussi des créances d’entrepreneurs et de personnes physiques.

Services contestés
Classe 35 Administration commerciale ; Analyse commerciale de marchés ; Analyse des prix de revient ; Analyse d’informations commerciales ; Analyse de prévisions économiques à des fins commerciales ; Analyse économique à des fins commerciales ; Assistance, services de conseils et de consultation en matière d’analyse commerciale ; Assistance en matière de gestion commerciale ; Audit financier ; Compilation de statistiques ; Gestion commerciale ; Informations et conseils commerciaux pour consommateurs [boutique de conseils aux consommateurs] ; Organisation de contacts commerciaux et d’affaires ; Négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers ; Location de distributeurs automatiques ; Location de photocopieuses ; Location de machines de bureau ; Services d’experts en efficacité commerciale ; Prévisions et analyses économiques ; Collecte et systématisation de données commerciales ; Études de marché et affaires

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analyses; Études de marché; Recherche commerciale; Services d’analyse de données commerciales; Services d’information relatifs aux entreprises; Études de projets pour entreprises; Études économiques à des fins commerciales; Évaluations d’entreprises.

Classe 36 Services financiers; Affaires monétaires; Location de bureaux; Location d’appartements; Location de fermes; Location de locaux commerciaux; Location de bureaux pour le co-working; Location de bâtiments; Services de gestion immobilière et de biens immobiliers; Administration immobilière; Gestion immobilière; Gestion financière; Analyse financière; Services d’assurance immobilière; Assurance pour propriétaires immobiliers; Souscription d’assurances; Financement participatif; Courtage en valeurs mobilières; Courtage; Conseils financiers relatifs aux fiducies; Conseils en matière d’achat de biens immobiliers; Conseils en assurances; Conseils financiers; Services de conseil relatifs à la propriété immobilière; Conseils financiers relatifs aux investissements immobiliers; Dépôts d’objets de valeur; Services de coffres-forts; Émission de chèques de voyage; Émission de jetons de valeur; Émission de cartes de crédit; Affacturage; Affacturage; Services d’investissement de fonds; Fourniture d’informations financières; Fourniture d’informations immobilières relatives aux biens et aux terrains; Fourniture d’informations en matière d’assurances; Fourniture d’informations relatives à l’évaluation immobilière; Fourniture d’informations relatives à l’évaluation d’œuvres d’art; Fourniture d’informations relatives à l’évaluation de pierres précieuses; Services de cautionnement; Services de gestion d’investissements immobiliers; Gestion financière de projets immobiliers; Gestion de portefeuilles immobiliers; Gestion de patrimoine; Informations financières; Informations en matière d’assurances; Courtage en actions et obligations; Investissement immobilier; Investissement en capital; Crédit-bail et location de locaux commerciaux; Financement de ventes à tempérament; Location (organisation de -) [biens immobiliers uniquement]; Location de biens immobiliers; Location de bureaux [biens immobiliers]; Courtage en assurances; Courtage immobilier; Services bancaires en ligne; Services de change et de négociation de devises; Compensation financière; Organisation de contrats de location; Organisation de collectes monétaires; Prêts à tempérament; Prêts
[financement]; Prêts sur garantie; Prêts sur titres; Organisation de financements pour projets de construction; Cotations boursières; Recherche financière; Services actuariels; Services bancaires; Services d’agences de crédit; Services d’agences de logement [appartements]; Services d’agences de recouvrement de créances; Services d’agences immobilières; Services de caisses d’épargne; Services de résiliation de baux immobiliers; Collecte de fonds caritatifs; Conseils immobiliers; Services de conseil relatifs aux évaluations immobilières; Services de conseil en matière de dettes; Services de financement; Services de caisses de prévoyance; Services de gestion de patrimoine relatifs aux transactions immobilières; Services de liquidation d’entreprises, financiers; Services de courtage en bourse; Courtage; Services de paiement de retraites; Services de planification financière et de conseil en investissement; Banque hypothécaire; Évaluation fiscale; Fiducie; Services de courtage en douane financiers; Services immobiliers liés à la gestion d’investissements immobiliers; Services d’informations informatisées relatifs à l’immobilier; Affaires immobilières; Souscription d’assurances; Parrainage financier; Évaluation immobilière; Évaluation de biens mobiliers; Évaluation de timbres; Évaluation de bijoux; Évaluation d’œuvres d’art; Évaluation d’antiquités; Évaluation numismatique; Évaluation financière [assurances, services bancaires, immobilier]; Évaluation des coûts de réparation

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[évaluation financière] ; Évaluation financière de la laine ; Transfert électronique de fonds ; Traitement des paiements par carte de crédit ; Traitement des paiements par carte de débit ; Évaluation de bâtiments ; Évaluation de biens ; Évaluation et gestion de biens immobiliers ; Évaluation financière des coûts de développement relatifs aux industries pétrolière, gazière et minière ; Évaluation financière de biens mobiliers et immobiliers ; Évaluations
[expertises] de valeurs ; Évaluations et expertises financières de biens ; Expertises financières en réponse à des appels d’offres ; Évaluation relative à la conception de bâtiments ; Évaluation relative à l’arpentage de bâtiments ; Vérification de chèques.

Classe 35
Il n’existe aucune similitude entre les services contestés de la classe 35 et les services antérieurs de la classe 36 pour lesquels un usage d’une portée plus que purement locale a été prouvé (y compris la liste des services sur lesquels la division d’annulation n’a pas axé cette évaluation, comme expliqué ci-dessus : Achat de portefeuilles de créances de détail, de créances hypothécaires et de créances d’entreprise. Acquisition de portefeuilles de créances, généralement auprès de banques nationales, de sociétés de leasing et d’institutions financières. Acquisition de créances individuelles, généralement auprès de banques, auquel cas il s’agit soit d’une créance d’un débiteur spécifique, soit d’un ensemble plus restreint de créances qui sont cependant, pour un seul débiteur ou un groupe de débiteurs économiquement liés. Acquisition de créances à différents stades de recouvrement tels que extrajudiciaire, judiciaire, exécution et insolvabilité et utilise une main-d’œuvre nombreuse et qualifiée pour les différentes parties du processus de recouvrement, y compris l’utilisation d’un centre d’appels pour le recouvrement extrajudiciaire). Les services contestés de la classe 35 sont des services généralement rendus par des entreprises spécialisées dans ce domaine spécifique, telles que les consultants en affaires. Ils recueillent des informations et fournissent des outils et une expertise pour permettre à leurs clients d’exercer leurs activités ou pour fournir aux entreprises le soutien nécessaire pour se développer, s’étendre et acquérir une plus grande part de marché. Ces services sont destinés à une clientèle professionnelle. Les services de la marque antérieure non enregistrée sont généralement rendus par des institutions financières.

Classe 36
Les services contestés peuvent être regroupés en services bancaires et monétaires de base, services d’investissement et de valeurs mobilières, services de gestion financière et de conseil, services de dette et de crédit, services d’assurance, services d’évaluation et d’expertise et services immobiliers. Parmi ces services, les suivants, qui concernent spécifiquement les affaires immobilières, ne sont pas similaires aux services antérieurs :

Location de bureaux ; Location d’appartements ; Location de fermes ; Location de locaux commerciaux ; Location de bureaux pour le co-working ; Location de bâtiments ; Services de gestion immobilière et de biens ; Administration de biens immobiliers ; Gestion immobilière ; Conseil en matière d’achat de biens immobiliers ; Services de conseil relatifs à la propriété immobilière ; Fourniture d’informations immobilières relatives aux biens et aux terrains ; Fourniture d’informations relatives à l’évaluation immobilière ; Gestion de portefeuille immobilier ; Gestion de biens immobiliers ; Location et bail de locaux commerciaux ; Baux (organisation de -) [biens immobiliers uniquement] ; Location de biens immobiliers ; Location de bureaux [biens immobiliers] ; Organisation de contrats de location ; Services de bureaux de logement [appartements] ; Services d’agences immobilières ; Services de résiliation de baux immobiliers ; Conseil immobilier ; Services de conseil relatifs aux évaluations immobilières ; Gestion de biens immobiliers

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services relatifs aux transactions immobilières ; services d’informations informatisées concernant l’immobilier ; affaires immobilières ; évaluation immobilière ; évaluation de bâtiments ; évaluation de biens immobiliers ; estimation et gestion de biens immobiliers ; évaluations (…) de biens immobiliers ; évaluation relative à la conception de bâtiments ; évaluation relative à l’arpentage de bâtiments.

« Investissement en créances » est un service financier qui pourrait impliquer des créances issues de transactions immobilières, mais il n’est pas intrinsèquement un service immobilier en soi. La nature, la finalité et le mode d’utilisation sont distincts des activités immobilières principales. Les services financiers sont fournis par des institutions financières dans le but principal de gérer les fonds des clients. Cela inclut des activités telles que la détention de dépôts, le transfert de fonds, l’octroi de prêts et la réalisation de diverses opérations financières. En revanche, les services immobiliers s’articulent autour des transactions immobilières. Ces services comprennent la location, l’achat, la vente et la gestion de biens immobiliers. L’objectif principal des services immobiliers est le bien immobilier lui-même, tandis que les services financiers se concentrent sur la gestion d’actifs financiers. Dès lors, ces services n’ont pas la même nature, la même finalité ou le même mode d’utilisation. En outre, les services immobiliers ne sont pas, en principe, fournis dans les mêmes locaux que les services financiers et les consommateurs n’attribueraient pas la responsabilité des deux services à la même entreprise. Ces services sont donc dissemblables même si les services financiers sont essentiels ou importants pour l’utilisation de biens immobiliers (17/09/2015, T-323/14, BANKY, EU:T:2015:642, points 34 à 39).

Dès lors, ces services n’ont pas la même nature, la même finalité ou le même mode d’utilisation. En outre, les consommateurs n’attribueraient pas la responsabilité des deux services à la même entreprise. Une évaluation immobilière est effectuée par un évaluateur agréé ou certifié, et non par une entité financière. Bien que les institutions financières exigent souvent des évaluations pour estimer la valeur d’un bien immobilier en vue de prêts, l’évaluation elle-même est réalisée par un professionnel qualifié spécialisé dans l’évaluation immobilière.

De plus, même dans les cas où les services financiers et immobiliers sont interconnectés, comme lorsqu’un financement est nécessaire pour acquérir un bien immobilier, il n’en découle pas que les consommateurs s’attendraient à ce que les deux services soient fournis par la même entité. Les services financiers peuvent en effet être nécessaires aux transactions immobilières, mais ils restent distincts des services immobiliers eux-mêmes. Les consommateurs s’adressent généralement aux agences immobilières pour trouver des biens, puis se tournent vers les institutions financières pour obtenir le financement nécessaire. Cette séparation est claire pour les consommateurs, qui n’attendent pas d’une banque qu’elle leur trouve un bien immobilier ou d’un agent immobilier qu’il gère leurs affaires financières (voir, par analogie, arrêt du 11/07/2013, T-197/12, EU:T:2013:375, METRO, points 44 et 45).

En outre, l’argument selon lequel ces services pourraient être complémentaires n’implique pas qu’ils soient similaires. Bien que les services financiers et bancaires puissent être essentiels pour l’achat de biens immobiliers, cela n’amène pas les consommateurs à croire que la même entreprise offre les deux services. Le besoin de financement ne rend pas les services interchangeables ni ne suggère qu’ils sont fournis par la même entité. Les consommateurs différencient clairement le rôle d’un agent immobilier qui les aide à trouver un bien et le rôle d’une institution financière qui finance cet achat (voir arrêt du 11/07/2013, T-197/12, EU:T:2013:375, METRO, points 46 à 49).

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Les services contestés portent principalement sur la facilitation des transactions immobilières et la fourniture d’informations pertinentes aux acheteurs potentiels. En revanche, les services du demandeur portent sur la gestion des ressources financières et ne recoupent pas les fonctions essentielles des services immobiliers. Il est donc clair que ces services diffèrent par leur nature, leur finalité et leurs canaux de distribution, et que les consommateurs ne les associent pas au même prestataire.

En conclusion, malgré l’interaction potentielle entre les services financiers et les services immobiliers dans certaines transactions, ces services restent dissemblables (voir 17/09/2015, T 323/14, BANKY, EU:T:2015:642, points 34 à 39). Les rôles distincts qu’ils jouent pour le consommateur — de la recherche d’un bien immobilier à son financement — renforcent leur séparation sur le marché. Ainsi, il est évident que les services financiers et les services immobiliers ne devraient pas être considérés comme similaires ou complémentaires d’une manière qui induirait les consommateurs en erreur en leur faisant croire qu’ils sont fournis par la même entité.

Ces services contestés sont également dissemblables des autres services pour lesquels la marque antérieure non enregistrée a été invoquée et sur lesquels la division d’annulation n’a pas concentré la présente évaluation (achat de portefeuilles de créances de détail, de créances hypothécaires et de créances d’entreprise. acquisition de portefeuilles de créances, généralement auprès de banques nationales, de sociétés de leasing et d’institutions financières. acquisition de créances individuelles, généralement auprès de banques, auquel cas il s’agit soit d’une créance d’un débiteur spécifique, soit d’un ensemble plus restreint de créances qui sont cependant pour un seul débiteur ou un groupe de débiteurs économiquement liés. acquisition de créances à différents stades de recouvrement tels que extrajudiciaire, judiciaire, exécution et insolvabilité et utilise une main-d’œuvre importante et qualifiée pour les différentes parties du processus de recouvrement, y compris l’utilisation d’un centre d’appels pour le recouvrement extrajudiciaire). Ces services sont également des services financiers, et le même raisonnement s’applique dans leur cas.

Le reste des services contestés sont soit identiques (tels que l'affacturage, les services financiers ou les affaires monétaires, les services d’investissement de capitaux ou de fonds) parce qu’ils sont synonymes, ils recoupent les services de la marque antérieure non enregistrée ou couvrent en tant que catégories larges les services antérieurs ou sont similaires à divers degrés aux services pour lesquels la marque antérieure non enregistrée a été utilisée.

Ces services qui sont similaires (à divers degrés) se rapportent à l’infrastructure financière et aux méthodes transactionnelles qui facilitent l’investissement dans les créances ou facilitent les transactions pour les clients (par exemple, services bancaires, transfert électronique de fonds, courtage), impliquent l’évaluation et l’acceptation du risque financier, similaire à l’évaluation des risques requise lors de l’investissement dans des créances (souscription d’assurance), ou l’évaluation d’actifs à des fins fiscales (évaluation fiscale), ou la fourniture de soutien financier, ce qui peut être conceptuellement similaire à la fourniture de capitaux par l’investissement dans des créances (parrainage financier). Ces services peuvent partager des canaux de distribution (par exemple, les banques), peuvent avoir la même origine habituelle au sein du secteur financier et cibler des publics pertinents (grand public, institutions financières).

Par exemple, l’évaluation financière [assurance, banque, immobilier] se concentre sur l’analyse de la performance d’investissement et de la viabilité économique d’un bien immobilier. Contrairement à une expertise/évaluation, qui détermine la valeur marchande à un moment donné, l’évaluation financière examine les rendements futurs en analysant les flux de trésorerie projetés, le revenu d’exploitation net (NOI), le retour sur investissement (ROI), le taux de rendement interne (IRR), la période de récupération et les facteurs de risque. Elle prend en compte les structures de financement, les implications fiscales et la création de valeur à long terme pour évaluer si un bien immobilier est

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financièrement attractifs pour les investisseurs, les promoteurs ou les entreprises. Ces évaluations sont généralement effectuées par des consultants financiers ou des conseillers en investissement, et elles sont similaires à un faible degré aux services du demandeur car elles peuvent coïncider dans leurs canaux de distribution, leurs prestataires et leur public pertinent. Un autre exemple est le courtage en assurances qui est similaire aux services du demandeur car ils ont la même nature, ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution.

Appréciation globale des conditions au regard du droit applicable
Les services sont en partie identiques et similaires (éventuellement à des degrés divers) et en partie dissemblables et les signes sont identiques. La division d’annulation considère qu’il existe un risque de confusion en l’espèce pour les services contestés qui sont identiques ou similaires (à quelque degré que ce soit) aux services antérieurs.

L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17). En l’espèce, l’identité des signes contrebalance tout degré de similitude éventuellement plus faible entre les services.

Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, la demande est bien fondée sur la base de la marque non enregistrée antérieure du demandeur dans la mesure où elle est dirigée contre les services suivants :

Classe 36 Services financiers ; Affaires monétaires ; Gestion financière ; Analyse financière ; Services d’assurance immobilière ; Assurances pour propriétaires immobiliers ; Souscription d’assurances ; Financement participatif ; Courtage en valeurs mobilières ; Courtage ; Conseils financiers relatifs aux fiducies ; Conseils en assurances ; Conseils financiers ; Conseils financiers relatifs aux investissements immobiliers ; Dépôts de valeurs ; Services de coffres-forts ; Émission de chèques de voyage ; Émission de jetons de valeur ; Émission de cartes de crédit ; Affacturage ; Affacturage ; Services d’investissement de fonds ; Fourniture d’informations financières ; Fourniture d’informations en matière d’assurances ; Fourniture d’informations relatives à l’estimation d’œuvres d’art ; Fourniture d’informations relatives à l’estimation de pierres précieuses ; Services de cautionnement ; Services de gestion d’investissements immobiliers ; Gestion financière de projets immobiliers ; Informations financières ; Informations en matière d’assurances ; Courtage en actions et obligations ; Investissements immobiliers ; Investissements en capital ; Financement de ventes à tempérament ; Courtage en assurances ; Courtage immobilier ; Services bancaires en ligne ; Services de change et de négociation de devises ; Compensation financière ; Organisation de collectes monétaires ; Prêts à tempérament ; Prêts [financement] ; Prêts sur garantie ; Prêts sur titres ; Arrangement de financements pour projets de construction ; Cotations boursières ; Recherche financière ; Services actuariels ; Services bancaires ; Services d’agences de crédit ; Dettes

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services d’agences de recouvrement; services de caisses d’épargne; collecte de fonds à des fins caritatives; services de conseil en matière d’endettement; services de financement; services de caisses de prévoyance; services de liquidation d’affaires, financiers; services de courtage en valeurs mobilières; courtage; services de paiement de retraites; services de planification financière et de conseil en investissements; banque hypothécaire; évaluation fiscale; fiducie; services de courtage en douane financiers; services immobiliers liés à la gestion de placements immobiliers; souscription d’assurances; parrainage financier; évaluation de biens mobiliers; expertise de timbres; expertise de bijoux; expertise d’œuvres d’art; expertise d’antiquités; expertise numismatique; évaluation financière [assurances, banques, immobilier]; évaluation des coûts de réparation
[expertise financière]; évaluation financière de la laine; transfert électronique de fonds; traitement de paiements par cartes de crédit; traitement de paiements par cartes de débit; évaluation financière des coûts de développement relatifs aux industries pétrolière, gazière et minière; évaluation financière de biens personnels et immobiliers; évaluations [expertises] d’objets de valeur; expertises financières de biens immobiliers; expertises financières en réponse à des appels d’offres; vérification de chèques.

Par conséquent, la marque contestée doit être déclarée nulle pour ces services contestés.

La demande n’est pas accueillie en ce qui concerne les services restants.

DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure de nullité doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une autre répartition des dépens.

Étant donné que l’annulation n’est prononcée que pour une partie des services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie doit supporter ses propres dépens.

La division d’annulation
Michaela SIMANDLOVA Ioana MOISESCU Richard BIANCHI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même

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date. L’acte de recours ne sera réputé formé qu’une fois que la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.