LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la cinquième chambre de recours du 29 septembre 2025
Dans l’affaire R 603/2024-5
Jean-Charles de Castelbajac
2, rue Poncelet 75017 Paris
France Demanderesse en nullité/requérante représentée par Edouard Fortunet, 2, rue Saint Florentin, 75001 Paris (France)
V
PMJC SAS
5 récepteur de passage Titulaire de l’enregistrement 75011 Paris
France international/défenderesse représentée par Aurélie Scialom, 138 avenue Victor Hugo, 75016 Paris (France)
Recours concernant la procédure d’annulation no C 57 129 (enregistrement international no 1 378 638 désignant l’Union européenne)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), S. Rizzo (membre) et A. Pohlmann (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
29/09/2025, R 603/2024-5, CASTELBAJAC

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Décision provisoire
Résumé des faits
1 Le 12 juin 2017, PMJC SAS (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international — avec la marque coréenne no 4009198700000, demandée le 2 avril 2012, étant son enregistrement de base
— pour la marque verbale
CASTELBAJAC
pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 18: Parties métalliques de parapluies; anneaux de parapluies; housses de parapluies; cadres de parapluies; peaux brutes; laisses; sacs bananes; sacoches pour porter les bébés; écharpes pour porter les nourrissons; sacs de transport pour bébés; sacs flexibles pour vêtements; sacs à main de soirée; petits sacs à dos; petites valises; sacs de charme (omamori-ire); petits porte-monnaie; sacs à roulettes; porte-documents pliants; cadres de porte-monnaie; poignées de cannes; cannes-sièges; portefeuilles porte-cartes; sacs de campeurs; cuir de polyuréthane; ceintures d’épaule [courroies] en cuir; sacs de randonnée; sacs à dos de randonnée; cartables; sacs de paquetage scolaire; sacs à main; cadres pour sacs à main; mallettes vides pour produits cosmétiques; sacs à main; cuir; peaux d’animaux; imitations de cuir; sacs; sacs de sport; porte-monnaie; boîtes en cuir; parapluies de golf; parasols (parapluies solaires); parapluies; valves en cuir; enveloppes en cuir pour ressorts; harnais pour chevaux; laisses en cuir; colliers pour chiens; malles de voyage; sacs de voyage; cannes; parasols; sacs de voyage (maroquinerie); trousses de voyage en cuir; étuis à clés (articles en cuir); porte-monnaie en cuir; sacs d’alpinistes; sacs à dos pour alpinistes; alpenstocks; sacs de plage; parapluies de plage; porte- documents; attachés-cases; sacs à provisions; filets à provisions; sacs à bandoulière; valises; cuir pour chaussures; colliers pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; sacs de voyage pour le voyage; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; baleines de parapluies ou de parasol; châssis de parapluies ou de parasols; bâtons de parapluies; poignées de parapluies.
Classe 25: Chemises à manches courtes; pantoufles à ballette; chaussures de ballette; chaussettes d’ancrage; chaussettes anti-transpirants; pantalons pour la transpiration; vestes imperméables; vêtements imperméables; couvre-oreilles [habillement]; gants d’hiver; bottes d’hiver; chaussures de volley-ball; Gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; Shorts de Bermudes; moufles; bérets; pyjamas pour poupées pour bébés; voiles (vêtements); camisoles [lingerie]; boas [tours de cou]; chaussures de boxe; chaussures à bowling; bottes; tiges de bottes; colliers amovibles; soutiens-gorge; chemisiers; blazers; blousons; chaussures en vinyle; chancelières non chauffées électriquement; bavoirs non en papier; chaussures de plage; vêtements de plage; gants
[chapeaux]; saris; sabots; habillement pour cyclistes; chaussures de cyclisme; sandales; sabots de sandales; bonnets de douche; serapes; chemises; empiècements de chemises; façades de chemises; maillots sans manches; tiroirs (vêtements); costumes de mascarades; chaussures en cuir; vêtements en cuir; chapellerie en cuir; combinaisons en cuir;
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pantoufles en cuir; jardiniers; spats; sangles; gabardines [vêtements]; gaines (sous- vêtements); vêtements d’extérieur; chaussures en caoutchouc; galoches; pantalons de golf; chemises de golf; jupes de golf; chaussures de golf; uniformes scolaires. semelles de chaussures; pardessus; kimonos; vêtements confectionnés; doublures confectionnées
[parties de vêtements]; chemises à manches longues; semelles intérieures; chaussures en bois; cravates d’arc; robes de nuit; bonnets de nuit; vestes de pêche; vestes de pêcheurs; chaussures pour coupe-oreilles; chemises à Aloha; ceintures de suspension pour hommes; maillots de bain pour hommes; combinaisons pour hommes; négligees; foulards de cou; cravates; basket-ball (basket-ball); chaussures de basket-ball; culottes [culottes]; sous- vêtements tricotés; bonnets tricotés; tricots (vêtements); chaussures; manteaux de poussière; Coats de denim; chaussures de décoration; Pardessus coréens [durumagi]; robes; combinaisons d’habillage; peignoirs; bottes d’alpinistes; bottes d’alpinisme; survêtements; bas absorbant la transpiration; sous-vêtements absorbant la transpiration; radiateurs à léger; chaussures de rugby; combinaisons de course; vêtements pour jeux de repos; imperméables; nappes; vestes longues; Liveries; porte-greffes; Vestes d’extérieur coréennes portées sur un vêtement de base [magoja]; mantillas; manchettes; ceintures à monnaie (vêtements); bandeaux pour la tête [habillement]; manchons [habillement];
Coats en coton; manteaux de matin; casquettes (chapellerie); châssis de chapeaux; vestes de cravate [vêtements]; manchons de fourrure; étoles [fourrures]; fourrures (vêtements); écharpes; peignoirs de bain; sandales de bain; souliers de bain; vêtements de danse; mules; vestes coupe-vent; gilets de vent; serre-pantalons; bandanas [foulards]; pantalons courts; demi-bottes; tee-shirts à manches courtes ou à manches longues; sweat-shirts; vêtements de dessous; jupes; caleçons; bandeaux pour poignets; châles; châles et étoles; épaules (vêtements); écharpes à épaulement; mèches; maniples; masques pour dormir; bonnets de bain; maillots de bain; caleçons de bain; bottes pour dames; combinaisons pour dames; Chemisettes; chemises; combinaisons; chemises pour costumes; pantalons pour planches à neige; vestes de snowboard; combinaisons d’embarquement pour la neige; vestes à fumer; blouses; vestes de suede; chandails; bandeaux de transpiration; sweat-shirts; pantalons de survêtement; foulards; jupes; combinaisons de jupe; tenues de patinage; vestes de ski; combinaisons de ski; pantalons de sk i; chaussures de ski; bas; suspenleurs d’entreposage; talonnettes pour les bas; châles; chemises de sport; bottes de sport; maillots de sport; vestes de sport; chaussures de sport; tringeons; semelles à glissière; glissières [sous-vêtements]; culottes pour l’habillement; bottes d’équitation; articles de chaussures; semelles intérieures; semelles de chaussures; empeignes de chaussures; trépointes de chaussures; talonnettes pour chaussures; antidérapants pour chaussures; bouts de chaussures; foulards en soie; vêtements pour enfants; Ascots; bottines de cheville; casquettes de base-ball; chaussures de base-ball; chaussettes; fixe- chaussettes; chaussettes en laine; chapeaux en laine; pochettes [habillement]; pantalons; soutiens-gorge sans chepless; articles de chapellerie pour enfants; vestes de pêcheurs; espare-chaussures ou sandales; tabliers [vêtements]; costumes de bain pour femmes; chaussures pour femmes; robes de cérémonie pour femmes; blouses; sur chaussures; pardessus; surpantalons; écrans d’habillage; chemises d’habillage; bas de sport; uniformes d’athlétisme; chaussures d’entraînement; combinaisons d’une pièce; robes de mariée; pare-vent; Unitards; vêtements pour l’habillement en judo; vêtements pour nourrissons; chaussures pour l’athlétisme de pistes et de terrain; bretelles (suspenleurs); ceintures (habillement); gants [habillement]; robes de soirée; vêtements en imitations du cuir; blouses de travail; bottes de travail; chemises de nuit; vestes [vêtements]; vêtement supérieur de base de vêtements traditionnels coréens [jeogori]; jerseys [vêtements]; pantalons de jogging; combinaisons de jogging; gilets; chapeaux en papier [habillement]; vêtements en papier; chemises de sport à manches courtes; jerkins; bouchons avec
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visières; vêtements de gymnastique; chaussures de gymnastique; chaussures de football; crampons de chaussures de football; cardigans; colliers; blouses; manchettes; camisoles; capes; corsets [sous-vêtements]; corselets; Coats; combinaisons [vêtements]; cravates; collants; pardessus; combinaisons Taekwondo; hauts de réservoirs; turbines; tuxedos; ceintures Tuxedo; vestes en duvet; shorts de tennis; jupes de tennis; chaussures de tennis; bonnets de skulle; togaz; hauts-de-forme; tuniques; combinaisons de survêtements; combinaisons de formation; imperméables; châles [en tricot uniquement]; ensembles de jumelles; tee-shirts; pareos; pareus; pyjamas; parkas; pantalons; culottes; tuyau de pantyter; pelerines; petticoats; pelisses; bottes de lacets; polos; pullovers; chemises piques; robes en peaux; chaussures de hockey; costumes de plage; chaussures de handball; ceintures (ceintures); vestes lourdes.
2 L’EI a été publié le 11 décembre 2017.
3 Le 9 novembre 2022, M. Jean-Charles de Castelbajac ( la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement international pour une partie des produits et services, à savoir les produits contestés (voir paragraphe 1 ci-dessus).
4 Les motifs de la demande en déchéance sont ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point
c), du RMUE.
5 À l’appui de ses arguments, le demandeur en nullité a produit les éléments de preuve suivants, tous en français (sauf indication):
− Pièce no 1: Cour d’appel de Paris, 12/10/2022, PMJC/M. Jean-Charles de Castelbajac;
− Pièce no 2: des conclusions signifiées devant la Cour de justice de Paris par M. Jean- Charles de Castelbajac, à l’appui de sa demande en déchéance pour usage trompeur;
− Pièce no 3: conclusions signifiées devant la cour d’appel de Paris par M. Jean-Charles de Castelbajac, à l’appui de sa demande en déchéance pour usage trompeur en date du 10/05/2022;
− Pièce no 4: TGI Paris, 20/12/2019, M de Castelbajac c. PMJC;
− Pièce no 5: comptes annuels de la société PMJC déposés en juin 2021;
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− Pièce no 6: l’affaire Dagobear
• Pièce 6.1: lettre de demande envoyée à Dagobear Company le 12/12/2017
;
• Pièce 6.2: contrat entre PMJC et Guanxi Company, entré en vigueur le 01/06/2017;
− Pièce no 7: l’affaire Louis Quatorze
• Pièce 7.1: lettre de demande envoyée à Louis Quatorze Company le 13/12/2017;
• Pièce 7.2: Réponse de Louis Quatorze Company du 10/01/2018;
• Pièce 7.3: contrat conclu entre le PMJC et Louis Quatorze (Création 14) le 02/05/2017;
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− Pièce no 8: l’affaire Fiftieth anniversaire
• Pièce 8.1: convocation à l’arrêt sommaire de PMJC et Hyungji dans le cadre de la célébration du quinzième anniversaire de l’œuvre artistique de M. de Castelbajac;
• Pièce 8.2: Publication Instagram PMJC (1 sur 2);
• Pièce 8.3: publications sur Facebook du PMJC;
• Pièce 8.4: La publication Instagram de PMJC (2 sur 2);
• Pièce 8.5: notification du conseil de M. de Castelbajac au conseil du PMJC en date du 12/01/2018;
• Pièce 8.6: Publication Instagram d’Hyungji (Castelbajac Home);
• Pièce 8.7: extrait du site www.castelbajachome.com;
• Pièce 8.8: Document de présentation d’entreprise d’Hyungji;
• Pièce 8.9: travaux antérieurs de M. de Castelbajac;
• Pièce 8.10: cessation des actes litigieux de la société PMJC dans le cadre de la célébration du quinzième anniversaire de l’œuvre artistique de M. de Castelbajac;
• Pièce 8.11: cessation des actes litigieux d’Hyungji liés à la célébration du quinzième anniversaire de l’œuvre artistique de M. de Castelbajac;
− Pièce no 9: Affaire Les Gourmandises des Français
• Pièce 9.1: écrit devant le tribunal de grande instance de Paris (Les Gourmandises des Français);
• Pièce 9.2: des articles de presse faisant état du partenariat contesté;
• Pièce 9.3: extraits des œuvres antérieures de M. de Castelbajac;
• Pièce 9.4: écriture personnelle de M. de Castelbajac;
• Pièce 9.5: des extraits d’œuvres antérieures créées par M. de Castelbajac;
• Pièce 9.6: jugement du tribunal de grande instance de Paris du 06/06/2019 (M. de Castelbajac/PMJC et LGF);
• Pièce 9.7: CA Paris, 07/09/2021 (M de Castelbajac c. PMJC, LGF);
− Pièce no 10: l’étui de boutique en ligne
• Pièce 10.1: Collection PMJC capsule, mai 2018;
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• Pièce 10.2: courriel à M. Diebold, huissier de justice, demandant un exposé des faits, daté du 25/05/2018;
• Pièce 10.3: rapport de vérification daté du 22/05/2018;
• Pièce 10.4: affiches proposées à la vente par PMJC, mai 2018;
• Pièce 10.5: convocation à un jugement de synthèse horaire (e-shop);
• Pièce 10.6: lettre du PMJC du 19/06/2018;
• Pièce 10.7: Ordonnance de référé rendue dans l’affaire 17/07/2018;
• Pièce 10.8: Cour d’appel de Paris, 01/03/2019;
• Pièce 10.9: TJ Paris, 10/01/2020;
− Pièce no 11: l’affaire L’Occitane
• Pièce 11.1: échange de courriels entre M. de Castelbajac et M^me Julie Chan daté du 29/01/2018;
• Pièce 11.2: copie des travaux antérieurs (phylactères);
• Pièce 11.3: copie de l’œuvre créée pour Gala le 13/10/2016;
• Pièce 11.4: copie des œuvres créées pour le Mall de Sao Paulo en novembre 2017;
• Pièce 11.5: copie des œuvres antérieures (oiseau);
• Pièce 11.6: copie d’extraits du dictionnaire Larousse Illustrated, 2015;
• Pièce 11.7: document de comparaison des œuvres antérieures de M. de Castelbajac et des dessins litigieux;
• Pièce 11.8: copie des œuvres antérieures (main);
• Pièce 11.9: copie des travaux antérieurs (bouche);
• Pièce 11.10: copie des œuvres antérieures (étoiles et moons);
• Pièce 11.11: copie des œuvres antérieures (cadeau — Cidade Jardim);
• Pièce 11.12: copie des travaux antérieurs (cœur);
• Pièce 11.13: écriture personnelle de M. de Castelbajac;
• Pièce 11.14: rapport de saisie du 19/12/2018, accompagné de la liste en kit, des maquettes (cavirades), des maquettes graphiques et des statuts de L’Occitane;
• Pièce 11.15: des exemples de communication dans lesquelles la marque «CASTELBAJAC» est mentionnée;
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• Pièce 11.16: photographies des magasins L’Occitane;
• Pièce 11.17: Publications Instagram et Facebook de L’Occitane et du PMJC;
• Pièce 11.18: rapport de l’huissier de justice réalisé le 14/09/2018;
• Pièce 11.19: copie d’une publication Instagram de Madame le Figaro;
• Pièce 11.20: des articles de journaux faisant état de la confusion;
• Pièce 11.21: exemples de confusion;
• Pièce 11.22: TGI Paris, ordonnance sommaire, 24/09/2018;
• Pièce 11.23: les écrits devant le tribunal de grande instance de Paris (L’Occitane);
• Pièce 11.24: TJ Paris, 18/11/2021 (M de Castelbajac/PMJC et L’Occitane);
− Pièce no 12: l’étui de boutique en ligne
• Pièce 12.1: extrait du site Instagram de PMJC: https://www.instagram.com/castelbajacofficiel/?hl=fr
;
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• Pièce 12.2: extrait de la page Facebook de PMJC https://www.facebook.com/pg/castelbajacparis/
;
• Pièces 12.3 à 12.11: rapports datés entre le 10/05/2018 et le 20/06/2018
;
• Pièce 12.12: similitudes entre les œuvres de M. de Castelbajac et les objets offerts sur la boutique en ligne en avril et mai 2018;
• Pièce 12.13: écriture manuscrite de M. de Castelbajac;
• Pièce 12.14: Réponse PMJC à un internaute (Jolittle), 30/05/2018;
• Pièce 12.15: écrire devant le tribunal de grande instance de Paris (e-shop);
• Pièce 12.16: TGI Paris, 10/01/2020, M de Castelbajac c. PMJC;
• Pièce 12.17: CA Paris, 10/12/2021, M de Castelbajac/PMJC;
− Pièce no 13: Cour de cassation, 08/02/2017, Christian Lacroix.

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6 À l’appui de ses arguments, la titulaire de l’enregistrement international a produit les documents suivants, en français (sauf indication):
− Pièce 1: acte de transfert d’actifs de Jean-Charles DE CASTELBAJAC au PMJC, daté du 03/02/2012;
− Pièce 1bis — Annexe 2: «Liste de marques» à l’acte de transfert, datée du 03/02/2012;
− Pièce 2: accord de services entre le PMJC et M. de Castelbajac, daté du 21/07/2011;
− Pièce 3: courriel envoyé par le conseil de M. de Castelbajac à la société PMJC en anglais;
− Pièce 4: statuts de la société Jean-Charles DE CASTELBAJAC;
− Pièce 5: Cass. COM, 27/02/1990 — n 88-19.194;
− Pièce 6: Cass. COM, 12/03/1985, n 84-17163, Bordas;
− Pièce 7: extraits du code civil — Legifrance;
− Pièce 8: Cass. COM, 31/01/2006, RG 05-10116, Inès de la Fressange;
− Pièce 9: Lamy Droit du Contrat, chapitre 2, section 3, L’action directe — mise à jour 07/2018;
− Pièce 10: Le Droit Maritime Français, no 531, 01/10/1993;
− Pièce 11: TGI Paris, 3e chambre, 1er section, 16/12/1998;
− Pièce 12: déclaration de pourvoi en cassation, datée du 05/12/2022.
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7 Par décision du 24 janvier 2024 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en déchéance dans son intégralité. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
− Le demandeur en nullité doit prouver que la marque est devenue propre à induire le public en erreur, notamment en ce qui concerne la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou des services en cause, après la date d’enregistrement de la MUE. Si le signe était déjà trompeur ou susceptible de tromper le public à la date de la demande, cela serait pertinent dans le cadre d’une action en nullité.
− Les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité doivent prouver que l’enregistrement international contesté désignant l’Union européenne a été utilisé de manière trompeuse entre le 12/06/2017 et le 09/11/2022. Les éléments de preuve qui ne sont pas directement ou indirectement liés à cette période ne sont donc pas pertinents.
− Les deux parties ont produit des éléments de preuve en français sans traduction dans la langue de procédure. Les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité à l’appui de la demande, tels que les éléments de preuve visant à démontrer un usage trompeur dans la vie des affaires, sont soumis à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE (auquel l’article 10, paragraphe 6, du RDMUEs’applique mutatis mutandis) et à l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE (auquel l’article 24 du REMUE s’applique directement). La preuve de l’usage peut être produite dans n’importe quelle langue officielle de l’Union européenne.
− Si la preuve de l’usage n’est pas fournie dans la langue de procédure, l’Office peut exiger de la partie concernée d’en produire une traduction dans cette langue dans un délai déterminé. Lorsque l’Office exerce son pouvoir discrétionnaire dans ce domaine, il prend en considération la nature de la preuve et les intérêts des parties. Dans les cas où l’Office invite la partie à produire des traductions des éléments de preuve, le fait de ne pas l’avoir fait dans le délai imparti signifie que les documents non traduits ne seront pas pris en considération.
− En l’espèce, l’Office n’a pas demandé de traductions. Ledemandeur en nullité a traduit les parties pertinentes de certaines affaires mentionnées dans ses observations, alors qu’il est considéré que d’autres traductions, qui seraient fournies après une réouverture de la procédure, n’auront pas d’incidence sur l’issue.

− Le caractère trompeur est apprécié sur la base de toutes les perceptions possibles de la marque par le consommateur pertinent. Si la marque est trompeuse sous l’une des perceptions possibles, elle sera déchue de ses droits conformément à l’article 58, paragraphe 1, point c), du RMUE.
− Pour qu’il y ait tromperie, il est probable que le consommateur se fiera au message contenu dans le signe et soit trompé en achetant les produits ou services en croyant à tort qu’ils possèdent une caractéristique indiquée mais qu’ils ne peuvent pas posséder.
− La demanderesse en nullité s’appuie principalement sur une décision de la cour d’appel de Paris du 12/10/2022 (etnon définitive) pour apporter la preuve que l’enregistrement international contesté est devenu trompeur du fait de l’usage. Néanmoins, comme indiqué par la titulaire de l’enregistrement international, les
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décisions des juridictions nationales et des offices nationaux dans des affaires concernant des conflits entre des marques identiques ou similaires au niveau national n’ont pas d’effet contraignant sur l’Office.
− Toutefois, leur raisonnement et leur résultat devraient être dûment pris en considération, en particulier lorsque la décision a été prise dans l’État membre pertinent pour la procédure. Les juridictions nationales ont une connaissance approfondie des caractéristiques spécifiques de leur État membre, notamment en ce qui concerne la réalité du marché dans laquelle les produits et services sont commercialisés et la perception des signes par les consommateurs.
− Le tribunal français fait référence à diverses jurisprudence et éléments de preuve tels que cités par la demanderesse en nullité. Comme indiqué par la titulaire de l’enregistrement international, certaines des affaires sont dénuées de pertinence en ce qui concerne la présente demande en déchéance, étant donné qu’elles couvrent des produits différents. Dans l’affaire «Fiftieth anniversaire», la question n’était pas l’usage de la marque sur des produits, mais le message promotionnel concernant l’entreprise. Par conséquent, bien que la marque contestée ait été utilisée, cet usage n’est pas considéré comme pertinent, étant donné qu’il ne concerne pas directement l’usage dans la vie des affaires des produits contestés ou d’une partie de ceux-ci.
− Le Dagobear, Louis Quatorze, et les boîtes en ligne pourraient être pertinents étant donné qu’ils couvrent au moins une partie des produits contestés compris dans les classes 18 et 25 au cours de la période pertinente.
− L’enregistrement international contesté est exclusivement composé du mot «CASTELBAJAC» et les éléments de preuve figurant dans la jurisprudence montrent qu’il est généralement utilisé dans le comarquage avec d’autres marques et avec la mention supplémentaire «PARIS» (par exemple, Pièce 6 avec Dagobear, Pièce 12 pour l’étui de la boutique en ligne). L’élément «PARIS» n’est pas distinctif et il est fréquemment utilisé dans des marques d’articles de mode précisément en raison de la renommée de PARIS pour la mode, renforçant ainsi la perception de «CASTELBAJAC» en tant que marque, en plus d’être un nom. Néanmoins, la marque française frappée de déchéance était composée des noms ou initiales complets, «Jean-
Charles De CASTELBAJAC» ou «JC De CASTELBAJAC», ce qui fait plus clairement référence au nom du demandeur et à son monde artistique.
− Néanmoins, les preuves d’un usage trompeur sont jugées insuffisantes pour apprécier le caractère trompeur de l’usage au sens du RMUE.
− La division d’annulation ne voit pas de preuves claires d’un usage trompeur de la marque contestée pour les produits contestés ou une partie de ceux-ci. Les questions liées à l’utilisation indue de l’œuvre artistique de la demanderesse en nullité ne sauraient servir à prouver que l’enregistrement international contesté a été utilisé de manière trompeuse, à savoir pour amener le public à penser que le demandeur en nullité était toujours impliqué dans la société de la titulaire de l’enregistre me nt international. L’enregistrement international contesté est clairement utilisé en tant que marque et, comme l’a indiqué la titulaire de l’enregistrement international, la tromperie porte sur l’usage trompeur de la marque elle-même et non sur d’éventuels manœuvres frauduleuses ou une communication trompeuse sur l’entreprise.
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− Les produits contestés en l’espèce relèvent des classes 18 et 25 et, comme la titula ir e de l’enregistrement international l’a également mentionné, les marques françaises composées du nom du créateur ont été jugées trompeuses pour des produits limités compris dans la classe 25 (vêtements et vêtements pour femmes, hommes et enfants), tandis que de nombreux autres produits étaient couverts, y compris ceux compris dans les classes 18 et 25. Par exemple, la raison pour laquelle la déchéance des marque s françaises n’a pas été prononcée pour certains produits compris dans la classe 25 et pour les sacs fourre-tout compris dans la classe 18 n’est pas donnée.
− En ce qui concerne l’interprétation de l’affaire Elizabeth Emanuel mentionnée par les deux parties, le Tribunal a déclaré dans son arrêt (30/03/2006,-259/04, Elizabet h
Emanuel, EU:C:2006:215) que:
le titulaire d’une marque correspondant au nom du créateur et premier fabricant des produits revêtus de cette marque ne saurait, en raison de cette seule particularité, être privé de ses droits au motif que la marque induira it le public en erreur au sens de l’article 12, paragraphe 2, point b), de la directive 89/104.
− Néanmoins, la division d’annulation souscrit à l’affirmation de la demanderesse en nullité selon laquelle cette décision n’exclut en aucun cas la possibilité de prononcer la déchéance d’une marque au cas où sa titulaire en ferait un usage trompeur.
− Les seuls éléments de preuve visibles de l’usage mentionnés par la demanderesse en nullité pour les produits compris dans les classes 18 et 25 concernent les «fourre-tout » inclus dans la catégorie plus large des «sacs» et pour certains articles vestimenta ires couverts par l’enregistrement international contesté. Néanmoins, la marque contestée suivie du mot «PARIS» est clairement apposée sur les produits et est suffisante pour indiquer l’origine des produits (voir pièce 12). Les éléments de preuve relatifs à l’éventuel usage trompeur de l’enregistrement international contesté concernent davantage la référence au monde artistique de la demanderesse en nullité qu’à l’usage de la marque contestée elle-même.
8 Le 20 mars 2024, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 24 mai 2024.
9 Le 12 juillet 2024, la titulaire de l’enregistrement international a demandé la suspensio n du recours jusqu’à ce qu’une décision dans l'-affaire C 168/24, PMJC, soit rendue par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).
10 Le 17 juillet 2024, la première chambre de recours a accordé la suspension demandée et a indiqué qu’un nouveau délai pour déposer les observations en réponse au mémoire exposant les motifs du recours serait fixé après la reprise de la procédure de recours.
11 Le 26 août 2024, le recours R 603/2024-1 a été réattribué à la cinquième chambre de recours sous le numéro de référence suivant: R 603/2024-5.
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Raisons
12 Par arrêt du 28 février 2024, la Cour de cassation a saisi la Cour de la question suivante:
L’article 12, paragraphe 2, point b), de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques et l’article 20, point b), de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la déchéance d’une marque fondée sur le nom de famille d’un créateur au motif qu’elle est utilisée après le transfert de manière à donner au public l’impression effective que le créateur participe toujours à la création des produits revêtus de la marque, alors que tel n’est plus le cas?
13 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le cessionnaire d’une marque composée du nom de famille d’un créateur peut être privé de ses droits sur cette marque, sur la base des textes précités, au motif qu’il utilise la marque de manière à amener le public à croire effectivement que le créateur participe toujours à la création des produits marqués, alors que tel n’est plus le cas.
14 Le 27 mars 2025, l’avocat général M. Nicholas Emiliou a rendu ses conclusions dans l’affaire 168/24-, indiquant ce qui suit (27/03/2025, conclusions de l’avocat général Emiliou, EU:C:2025:221):
88 il me semble incohérent, avec cette conclusion, de suggérer que, puisque le caractère détachable du lien n’est, en tant que tel, pas problématique pour l’enregistrement et n’est pas pertinent aux fins de la déchéance, aucun usage d’une telle marque patronymique «détachée» ne peut jamais entraîner la déchéance. En effet, une telle conclusion reviendrait à assurer une protection potentiellement permanente d’une marque en dépit du fait que son usage par son titulaire va à l’encontre de la logique susmentionnée, empêchant le consommateur de distinguer facilement les produits couverts par la marque de ceux fabriqués sous le contrôle d’une autre entité (en tirant éventuellement un avantage indu de l’œuvre d’une autre entreprise).
89 fou ce point, j’observe que le Tribunal a déjà adopté la même position que celle que je préconise en l’espèce dans l’arrêt Fiorucci. Pour expliquer, lorsqu’elle a rejeté la demande tendant à la déchéance de la marque correspondant au nom d’un créateur de mode, elle s’est fondée sur le fait que la requérante n’avait pas produit d’éléments de preuve suffisants à cet effet, mais non parce qu’une telle demande ne pouvait pas être invoquée pour cause de déchéance pour usage trompeur de la marque. (39)
90 une position similaire a également été adoptée par l’avocat général Ruiz- Jarabo Colomer dans ses conclusions dans l’affaire Emanuel. Rappelant, en substance, que la séparation du lien entre la marque et le créateur n’affecte pas la fonction essentielle de la marque aux fins de la déchéance, il a ajouté que,
«pour se prononcer sur la tromperie du public qui aurait pu se produire, il appartient [toutefois] au juge national de procéder à une mise en balance des circonstances concrètes du cas d’espèce, afin de vérifier les conséquences précises de l’utilisation de la marque». (40)
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91 enfin, je rappelle qu’il découle de la conclusion de la Cour dans l’arrêt
Emanuel que la séparation du lien entre le créateur et le titulaire d’une marque patronymique ne permet pas, en soi («en raison de cette seule particularité »), de rendre le titulaire de la marque déchu de ses droits. Toutefois, cet élément du raisonnement indique de manière tout à fait logique qu’une telle dissociation, si elle est combinée à d’autres éléments, peut conduire à un résultat contraire, comme l’a également fait valoir le gouvernement français.
92 dans le même temps, et comme le relève en substance la Commission, les conclusions de l’arrêt Emanuel doivent encore, à mon sens, être comprises comme la règle principale qui s’applique dans une situation où le lien est rompu entre une marque patronymique et le créateur dont le nom correspond à cette marque. Dans cet ordre d’idées, je rappelle une nouvelle fois l’observation faite ultérieurement selon laquelle «l’usage de marques patronymiques est une pratique répandue dans tous les secteurs commercia ux et le public concerné sait pertinemment que derrière chaque marque patronymique il n’y a pas nécessairement de créateur de mode de ce nom». (41)
93 par conséquent, la constatation du caractère trompeur de l’usage d’une marque patronymique détachée doit nécessairement reposer sur un faisceau d’indices sérieux démontrant que la marque a perdu sa capacité à remplir sa fonction essentielle, en raison d’une tromperie, ou d’un risque sérieux, de la part du titulaire de la marque quant à l’origine stylistique des produits provoqués par l’usage de celle-ci.
94 en particulier, j’estime que, pour déclencher la déchéance d’une marque incorporant le nom d’un créateur, les éléments de preuve doivent démontrer un comportement de la part du titulaire visant à créer, dans l’esprit des consommateurs, une fausse impression de liens entre les produits couverts par la marque et le créateur initial, et que ce comportement doit être d’une intensité, d’une étendue ou d’une logique telle qu’il amène à conclure que le public ciblé ne peut raisonnablement plus supposer que le créateur donné a participé à la conception des produits (ou services) spécifiques.
95 la question de savoir si le comportement tel que celui décrit par la juridic t io n de renvoi justifie, en définitive, la déchéance pour cause d’usage trompeur des marques en cause relève évidemment d’une appréciation de nature factuelle qu’il appartient à la juridiction de renvoi de trancher. À cet égard, je suis néanmoins d’avis que des éléments pertinents pour un tel examen pourraient impliquer, par exemple, une campagne publicitaire du titulaire de la marque qui caractériserait le concepteur et impliquerait faussement son implica t io n effective dans la supervision artistique des produits concernés, comme le propose en substance la Commission ou d’autres types de communications du titulaire indiquant que des produits spécifiques ont été conçus en collaboratio n avec le créateur, voire l’usage, sur les produits couverts par la marque, des décorations qui relèvent ou sont caractéristiques de l’univers créatif spécifiq ue du créateur, non couvertes par les droits de propriété cédés avec les marques en cause, ce qui conduit à une perception erronée, de la part du consommate ur, quant à l’origine (stylistique) des produits couverts par la marque.
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96 à la lumière des considérations qui précèdent et conformément à la position exprimée par le gouvernement français et la Commission, je suis d’avis que l’article 20, point b), de la directive 2015/2436 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à la déchéance d’une marque constituée du nom de famille d’un créateur au motif qu’elle est utilisée après la cession de manière à faire croire effectivement au public que ce créateur participe toujours à la conception des produits revêtus de la marque, alors que tel n’est plus le cas. En outre, je suis d’avis que, pour déterminer si un tel usage d’une marque doit être considéré comme trompeur, au sens de la disposition précitée, il faut déduire des éléments apportés que la marque en cause ne peut plus remplir sa fonction essentielle d’indication d’origine, notamment parce que le comportement de son titulaire crée effectivement, dans l’esprit du public ciblé, une impression erronée d’association entre les produits désignés par la marque et le créateur ou lorsque l’usage de la marque entraîne un risque suffisamme nt grave d’une telle tromperie, et que l’on ne saurait raisonnablement s’attendre à ce que le public ciblé ne présume pas que le créateur déterminé a été impliq ué dans la conception des produits spécifiques couverts par la marque.
97 en outre, il me reste à examiner l’argument du PMJC selon lequel la conclusion générale qui précède, selon laquelle le comportement décrit dans la question préjudicielle relève de la cause de déchéance en cause et peut, le cas échéant, conduire au retrait d’une marque patronymique, constitue une «sanction disproportionnée» portant atteinte à son droit de propriété, garanti par l’article 17, paragraphe 2, de la Charte, car un tel comportement serait traité de manière plus appropriée en vertu des règles d’autres domaines du droit.
15 Par conséquent, l’arrêt préliminaire rendu dans l’affaire -C 168/24, PMJC, pourrait avoir une incidence sur le présent pourvoi. Pour des raisons d’économie de procédure et afin de mettre en balance les intérêts des parties, le présent recours est suspendu, conformément à l’article 71, paragraphe 1, point a), du RDMUE, jusqu’à ce qu’une décision soit prise.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne: Suspend le recours jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue par la Cour de justice des-Communautés européennes dans son arrêt préliminaire C 168/24, PMJC.



Signé Signé Signé
V. Melgar S. Rizzo A. Pohlmann
Greffier faisant fonction:
Signé
P. O. E. Wagner
29/09/2025, R 603/2024-5, CASTELBAJAC