DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 231 170
DE GRISOGONO FZE, Bureau n° LB 15410A Jafza Building 15, Jebel Ali Free Zone, Dubaï, Émirats arabes unis (opposante), représentée par Isern Patentes y Marcas, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2° piso, 08036 Barcelone, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Sergey Mardakhaev, Cristóbal Balenciaga 40, 20008 Saint-Sébastien, Espagne (demandeur). Le 09/02/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 231 170 est accueillie pour l’ensemble des produits et services contestés.

2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 063 675 est rejetée dans son intégralité.

3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.

MOTIFS
Le 02/01/2025, l’opposante a formé opposition contre l’ensemble des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 063 675
(marque figurative), à savoir contre l’ensemble des produits et services des classes 14 et 42. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international de marque n° 688 965 (marque figurative) désignant l’Autriche, la Bulgarie, le Benelux, la République tchèque, l’Allemagne, la France, l’Espagne, la Hongrie, l’Italie, la Pologne, le Portugal, la Roumanie et la Slovaquie. L’opposante a invoqué les articles 8, paragraphe 1, sous b), et 8, paragraphe 5, du RMUE.

OBSERVATION PRÉLIMINAIRE S’agissant de la communication de l’Office du 17/06/2025, à laquelle l’opposante a fait référence, par laquelle il était demandé au demandeur de fournir un permis de séjour renouvelé pour l’Espace économique européen en vertu de l’article 5s, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) du Conseil

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nº 833/2014, tel que modifié par le règlement (UE) 2024/1745 du Conseil[1][1], et auquel la requérante n’a pas répondu, la division d’opposition constate que, compte tenu de l’issue de l’opposition, l’autorisation mise à jour n’est pas nécessaire à ce stade et, par conséquent, son absence n’empêche pas que la présente décision soit rendue.

RENOMMÉE – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, RMUE, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée soient identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, ou non similaires à ceux-ci, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies :

Les signes doivent être identiques ou similaires.

La marque de l’opposant doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée ; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.

Risque de préjudice : l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, RMUE (16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529,
point 41).

Toutefois, le respect de toutes les conditions susmentionnées peut ne pas être suffisant. L’opposition peut néanmoins échouer si la requérante établit un juste motif pour l’usage de la marque contestée. En l’espèce, la requérante n’a pas allégué avoir un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il doit être présumé qu’aucun juste motif n’existe.

a) Renommée de la marque antérieure
Selon l’opposant, l’enregistrement de marque internationale nº 688 965
jouit d’une renommée dans tous les territoires de protection pertinents, y compris la France.

[1] [1] Texte consolidé : règlement (UE) nº 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 1), tel que modifié en dernier lieu.

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La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.

En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 04/08/2024. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que la marque antérieure jouissait d’une renommée dans les territoires pertinents avant cette date. Les preuves doivent également démontrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposant a revendiqué la renommée, à savoir :

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ainsi que les produits en métaux précieux ou en plaqué de ces métaux compris dans cette classe ; bijouterie, joaillerie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques.

L’opposition vise les produits et services suivants :

Classe 14 : Mouvements de montres ; bracelets de montres ; chronographes [montres] ; montres mécaniques ; boîtiers de montres [pièces de montres] ; montres en platine ; verres de montres ; bracelets et montres combinés ; montres automatiques ; montres ; montres-bracelets ; garde-temps ; instruments d’horlogerie ; échappements ; cadrans pour articles d’horlogerie ; cadrans (horlogerie et montres) ; cadrans [horlogerie et montres] ; cadrans pour l’horlogerie et la fabrication de montres ; chronomètres ; chronographes en tant que montres ; cadrans pour l’horlogerie et la fabrication de montres ; diamants ; bijoux en diamants ; bijoux incorporant des diamants ; diamant [brut] ; pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations ; bijouterie ; joaillerie ; colliers [joaillerie] ; colliers [bijouterie] ; bijoux, y compris les bijoux fantaisie et les bijoux en plastique ; bracelets [bijouterie] ; bracelets [joaillerie] ; bijoux de fantaisie ; broches [bijouterie] ; broches de bijouterie ; bijoux personnels ; broches étant des bijoux ; broches de joaillerie ; broches [joaillerie] ; ornements
[joaillerie] ; bracelets d’identification [bijouterie] ; bagues de fiançailles ; bagues plaquées argent ; bagues en platine ; alliances éternité ; bagues [joaillerie] ; bagues [bijouterie] ; or ; lingots d’or ; colliers en or ; bracelets en or ; bijoux en or ; boucles d’oreilles en or ; médailles en or ; bijoux avec broderie en or ; or et ses alliages ; alliages d’or ; lingots d’or ; bijoux contenant de l’or ; chaînes en or ; fil d’or [bijouterie] ; fil d’or
[joaillerie] ; argent ; platine ; platine [métal] ; bijoux en platine ; platine et ses alliages ; alliages de platine ; lingots de platine ; lingots d’alliage de platine ; alliages à base d’or ; bracelets ; bracelets joncs ; bracelets en argent ; bracelets plaqués or ; colliers ; breloques de bracelets ; bracelets de cheville ; colliers ras-du-cou ; colliers en argent ; joncs ; bracelets pour montres.

Classe 42 : Conception de montres.

Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, tous les faits pertinents de l’espèce doivent être pris en considération, y compris la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.

Le 07/07/2025 l’opposant a soumis les preuves suivantes :

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ANNEXE 1 : plusieurs articles en anglais et en français décrivant l’histoire de la maison de joaillerie de luxe et de la marque de l’opposant, qui a été établie en 1993 par le spécialiste libano-italien du diamant noir Fawaz Gruosi, après son départ de Bvlgari. Les documents comprennent un article de blog de 2019, « The story of de GRISOGONO » ; une critique de BeckerTime de 2021, « De Grisogono Wacht Review » ; un article de 2015, « De Grisogono, Entre Savoir-Faire et Excellence » (haussmann.galerieslafayette.com) ; un article de 2018, « De Grisogono: 25 years of daring creativity » (highjewellerydream.com) concernant une exposition de pièces uniques de haute joaillerie à Milan ; une interview de Fawaz Gruosi de 2023 (lux-mag.com) ; un article non daté de « The Eye of Jewelry » – boutique et magazine de luxe en ligne ; et un extrait non daté de Wikipédia concernant la marque antérieure et l’entreprise, notant la faillite de l’entreprise en 2020 et son acquisition en 2022 par le groupe DAMAC de Dubaï.

Ces sources soulignent, entre autres, la vision créative du fondateur et l’identité distinctive de la marque antérieure. Elles retracent l’origine du nom et la première commande de la marque — des boucles d’oreilles en perles et diamants pour Begum Salimah Aga Khan — ainsi que l’expansion qui a suivi. La première boutique a ouvert en 1993 rue du Rhône à Genève, en présence de l’actrice italienne Sophia Loren. Des implantations à Londres et Gstaad ont rapidement suivi, la marque atteignant finalement plus de 150 magasins à son apogée. En 2000, la maison a lancé sa première montre, l’Instrumento No Uno, qui est devenue l’un des nombreux modèles emblématiques, contribuant à un chiffre d’affaires d’environ 100 millions de CHF, encore une niche sur le marché, au début des années 2000.

Les documents soulignent constamment le positionnement unique et haut de gamme de la marque antérieure, en utilisant des expressions telles que « iconic label », « creative genius … that broke all existing conventions », « synonymous for superlative expertise and impeccable execution », « outstanding compositions transcend time and trends and embody a combination of distinctive signatures, exceptional stones and state-of-the-art setting techniques », « high-end jewellery that stands out for unorthodox design and exceptional craftsmanship ». Les articles décrivent le style instantanément reconnaissable défini par les volumes, les contrastes, les lignes baroques et l’innovation.

Un élément différenciateur clé qui est indiqué est l’utilisation pionnière par la marque des diamants noirs. En 2002, Gruosi a dévoilé « The Spirit of de Grisogono », une bague ornée d’un diamant noir de 312,30 carats qui a attiré l’attention internationale, étant exposée au Musée d’Histoire de Paris, et devenant emblématique du style de la maison.

Enfin, les documents réitèrent le Tapis Rouge — en particulier le Festival de Cannes — comme plateforme centrale pour la marque afin de présenter des créations portées par des mannequins, actrices et célébrités mondialement reconnus.

Les documents comprennent des images de montres et de bijoux de haute joaillerie — bracelets, bagues, boucles d’oreilles et colliers — ornés de pierres précieuses et de perles. Le

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l’élément verbal du signe antérieur est clairement visible sur certaines pièces (par ex.

).

ANNEXE 2 : couverture médiatique concernant « de GRISOGONO », notamment : un article de 2023, « The Giant Gems: Top 10 Largest Diamonds Worldwide » (senydajewels.com), présentant « The Spirit of de Grisogono Diamond »
, décrit comme « le plus grand diamant noir taillé au monde et le cinquième plus grand diamant au niveau mondial… un chef-d’œuvre unique en son genre » ; un article de 2021, « Celebrity Diamond Jewellery – Spotlight: Dua Lipa » (naturaldiamonds.com), montrant la chanteuse de renommée internationale Dua Lipa portant des boucles d’oreilles « Sizzling Snakes » de « de GRISOGONO » lors du Gala de l’amfAR à Cannes en 2019 ; un reportage de 2021, « Black Diamonds for Queen Letizia in Barcelona » (The Court Jeweller Newsletter), représentant la Reine d’Espagne portant des boucles d’oreilles « de GRISOGONO » serties de diamants noirs et blancs lors d’un événement littéraire à Barcelone ; un article de 2024, « Top 25 Most Expensive Jewelry in the World in 2025 » (Marketing91), répertoriant le collier de diamants et d’émeraudes « de GRISOGONO » à la 14e place, une pièce vendue pour
33,7 millions de dollars, et saluée pour son savoir-faire exceptionnel, sa vision artistique,
Dazzling Red Carpet Jewelry », montrant Cheryl Tweedy et Bella Hadid portant des pièces « de GRISOGONO » ; un article de Point de Vue de 2024, « Spain’s Bourbons Rock Black at the Princess of Asturias Awards », mettant en lumière les boucles d’oreilles pendantes en diamants noirs et blancs « de GRISOGONO » de la Reine Letizia ; un article de 2024, « Top 10 of the Most Expensive Pieces of Jewelry in the World » (vascoassets.com), présentant le collier de diamants et d’émeraudes « de GRISOGONO », remarqué pour son émeraude verte centrale, ses 43 diamants blancs et son savoir-faire exceptionnel ; un article de 2018, « Best Jewellery Moments of the Year » (Tatler), présentant à nouveau Dua Lipa portant des ear cuffs « de GRISOGONO » au Gala de l’amfAR ; un article de 2019, « Cannes You Believe These Red Carpet–Ready Rings From de Grisogono? » (jckonline.com), montrant plusieurs mannequins et actrices — dont Alessandra Ambrosio, Naomi Campbell et Praya Lundberg — portant les bijoux de la marque antérieure ; un article non daté de BOAT International, « 10 Celebrities Wearing de Grisogono Jewels », présentant Cara Delevingne, Karlie Kloss, Natalie Portman et d’autres ; un article de Vogue France de 2019, « De Grisogono signe une collection de haute joaillerie tout en dualité avec Emmanuel Tarpin » ; un article de blog de 2022 rapportant l’acquisition de « de GRISOGONO » par le groupe DAMAC suite à son effondrement financier médiatisé ; et des articles faisant référence à la fiancée de Brad Pitt, Inés de Ramón, et à son parcours professionnel chez « de GRISOGONO ».

ANNEXE 3 : captures d’écran du compte Instagram « de GRISOGONO », montrant
344 000 abonnés. Le signe est représenté comme , et le

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des images montrant des célébrités et des personnalités, telles que Rita Ora et la reine Letizia d’Espagne, portant des bijoux 'de GRISOGONO'.

ANNEXE 4: captures d’écran WebArchive du site web 'de GRISOGONO', montrant une activité d’août 2000 à 2025.

ANNEXE 5: captures d’écran montrant la présence de montres et de bijoux 'de GRISOGONO’ sur des plateformes de vente au détail renommées, avec des prix en euros et des informations en anglais, français et espagnol, à savoir Farfetch, montrant
des pièces portant la marque antérieure ; goxip.com, présentant des bracelets, des bagues, des montres pour femmes, des pendentifs, des boucles d’oreilles, des boutons de manchette et des colliers ; MyWatch, montrant des montres portant la marque antérieure et qualifiées de 'garde-temps emblématiques’ ; godechot-
pauliet.com, basé à Paris, présentant le signe tel que , et décrivant les pièces de l’opposante comme ayant un 'style affirmé et hautement reconnaissable', qui 'illustre l’art de la joaillerie à travers des matériaux nobles, une attention extrême aux détails, l’utilisation des dernières technologies et des finitions haut de gamme, conférant aux créations de GRISOGONO un caractère exclusif'. Certaines des pièces représentent les différents éléments de la marque antérieure, tels que l’anneau en or blanc
chevalière .

ANNEXE 6: une sélection de factures (2021-2023) pour la vente de montres, de bracelets de montres et de bijoux de luxe (bracelets et boucles d’oreilles) 'de GRISOGONO’ au sein de l’Union européenne. Les factures affichent le signe
sur leur en-tête et incluent des prix en EUR et CHF. Les adresses des clients comprennent Augsbourg (Allemagne), Karlovy Vary (République tchèque), Paris (France) et Amsterdam (Pays-Bas). Cette annexe contient également un bon de commande émis en avril 2025 à DAMAC Properties Co. pour un événement.

ANNEXE 7: deux décisions en français de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI France) dans les procédures d’opposition OPP 20-1719 02/07/2021 et OPP 20-1717 01/07/2021, reconnaissant une similitude partielle de confusion concernant les demandes de marques françaises 'DE GRISOGNO
[sic] FRANCE’ et 'DE GRISOGONO', respectivement, pour des produits de la classe 14.

ANNEXE 8: trois catalogues de 2023 en anglais concernant DAMAC Properties, montrant des pierres précieuses et des pièces de joaillerie 'de GRISOGONO'.

Appréciation des preuves

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Les preuves produites comprennent des articles de publications spécialisées (annexes 1 et 2), des documents montrant la présence de produits portant la marque antérieure sur des plateformes de vente au détail (annexe 5), et des factures attestant des ventes dans certains des territoires de protection pertinents, y compris la France (annexe 6).

Les pièces se réfèrent à « de GRISOGONO » en tant qu’entreprise et en tant que marque. Ce fait n’est pas déterminant car un signe peut remplir plusieurs fonctions (voir 26/04/2023, T-546/21, R.T.S. ROCHEM Technical Services (fig.) / ROCHEM MARINE (fig.), EU:T:2023:221,
§ 61). Par exemple, le signe antérieur est systématiquement apposé sur les produits eux-mêmes et en haut des en-têtes de facture (voir, i.a., annexes 5 et 6). Cette utilisation du signe va au-delà de la simple identification de l’entreprise et renvoie à l’origine commerciale des produits fournis. La présentation des factures permet un lien étroit entre le signe et les produits facturés (03/10/2019, T-666/18, ad pepper (fig.), EU:T:2019:720, § 82).

S’agissant de la presse et des publications spécialisées, leur valeur probante dépend de la question de savoir si elles constituent des reportages indépendants ou du matériel promotionnel déguisé. Elles sont particulièrement précieuses lorsqu’elles fournissent une couverture objective de l’histoire de la marque ou de sa position sur le marché, comme en l’espèce. À cet égard, il est noté que la connaissance par le public d’événements négatifs (par exemple, des difficultés financières ou même de réputation à un moment donné) ne nuit pas nécessairement à la notoriété de la marque, car de tels événements peuvent, en fait, accroître l’exposition du public, comme l’indiquent certains éléments des annexes 1 et 2.

Bien que l’opposant n’ait pas fourni certains indicateurs de réputation couramment utilisés — tels que des sondages d’opinion ou des enquêtes — les preuves montrent une utilisation intensive et une présence et une visibilité de longue date de la marque antérieure dans le secteur de l’horlogerie de luxe et de la joaillerie haut de gamme, où la marque antérieure jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders, véhiculant une image reconnaissable de créativité, d’expertise technique et d’innovation. Ceci est corroboré par les divers articles présentés, dans lesquels certaines des pièces créées sous la marque antérieure sont citées parmi les plus pertinentes au monde, et qui sont parsemés d’expressions dénotant l’authenticité et le caractère extraordinaire.

La stratégie publicitaire de l’opposant — en particulier sa présence lors d’événements internationaux comme le Festival de Cannes et son association avec des célébrités et des personnalités — soutient davantage l’image cultivée de luxe et de créativité de la marque. Les images figurant dans les annexes 1 et 2 montrant la marque antérieure lors de séances photo constituent un signe clair de parrainage reconnu, tout cela amenant le public à associer la marque antérieure à une identité de marque distinctive et haut de gamme.

Dans l’ensemble, les preuves démontrent que la marque antérieure jouit d’un degré de reconnaissance significatif, ce qui conduit à la conclusion qu’elle jouit d’une forte réputation, notamment en France, territoire qui suffit aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, en relation avec, au moins, certains des produits pertinents, à savoir les bijoux ; les articles d’horlogerie et les instruments chronométriques.

En conséquence, l’examen au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE se fera sur la base du fait que l’enregistrement international de marque antérieure n° 688 965 est réputé en France pour les bijoux ; les articles d’horlogerie et les instruments chronométriques de la classe 14.

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b) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.

L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, il suffit de constater, au vu du tableau comparatif ci-dessus, que les signes sont quasi identiques. Visuellement, la principale différence perceptible à première vue est l’ajout de l’élément verbal « GENEVE » en petits caractères au bas du signe contesté. Il s’agit d’un élément descriptif, compte tenu des produits et services pertinents, qui sera perçu comme un indicateur de leur origine géographique, et donc dépourvu de toute force distinctive. Cela influence également les aspects phonétique et conceptuel, puisque les signes sont susceptibles d’être prononcés de manière identique, sans que le concept introduit par l’élément descriptif n’ajoute de signification significative pour distinguer les marques. Il convient également de noter que le signe contesté correspond à l’une des versions du signe antérieur qui a été présentée dans les preuves soumises.

À la lumière de ce qui précède, il sera procédé à l’examen de l’existence d’un risque de préjudice.

c) Le « lien » entre les signes
Pour établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel « lien » entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31 ; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655,
§ 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire, mais elle reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’un préjudice ou un avantage indu est susceptible de se produire après que tous les facteurs pertinents pour l’affaire ont été évalués.

Les facteurs pertinents possibles pour l’examen d’un « lien » comprennent (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42) :

le degré de similitude entre les signes ;

la nature des produits et services, y compris le degré de similitude ou de dissimilitude entre ces produits ou services, et le public pertinent ;

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la force de la renommée de la marque antérieure ;

le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage ;

l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

Cette liste n’est pas exhaustive, et d’autres critères peuvent être pertinents selon les circonstances. En outre, l’existence d’un « lien » peut être établie sur la base de certains seulement de ces critères.

Les marques ont été jugées quasi identiques dans l’ensemble. En ce qui concerne les produits et services en cause, une renommée a été constatée pour les bijoux, les articles d’horlogerie et les instruments chronométriques de l’opposant de la classe 14.

Les produits contestés de la classe 14 sont les montres et leurs parties (cadrans, échappements et mouvements), les articles de joaillerie, les métaux précieux et les pierres précieuses, les perles et leurs imitations, tous appartenant à la même classe que les produits renommés de l’opposant et au même secteur de marché (ou proche, dans le cas des imitations). Le degré de renommée de la marque antérieure est fort. Il existe un risque de confusion pour la plupart des produits (c’est-à-dire tous les produits contestés qui sont identiques ou similaires aux produits de l’opposant). En ce qui concerne les services contestés de la classe 42 (conception de montres), ils appartiennent également au secteur de l’horlogerie, comme les articles d’horlogerie renommés de l’opposant, et un risque de confusion existe également, compte tenu de leur similarité. Il est donc indéniable qu’un lien se produira dans l’esprit des consommateurs en relation avec tous les produits et services contestés.

Par conséquent, la division d’opposition conclut que, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée, les consommateurs pertinents (qu’il s’agisse du grand public ou du public professionnel) l’associeront, à tout le moins, sinon la confondront directement, avec la marque antérieure. Il s’ensuit que la division d’opposition évaluera ensuite si un préjudice ou un avantage indu est probable en l’espèce (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).

d) Risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE lorsque l’une des situations suivantes se présentera :

il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ;

il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure ;

il porte atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure.

Bien qu’un préjudice ou un avantage indu puisse n’être que potentiel dans une procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE soit applicable. Bien que le titulaire de la marque antérieure ne soit pas tenu de démontrer un préjudice actuel et réel à sa marque, il doit « apporter des éléments de preuve prima facie d’un risque futur, non hypothétique, d’avantage indu ou de préjudice » (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).

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Il s’ensuit que l’opposant doit établir que le préjudice ou l’avantage indu est probable, en ce sens qu’il est prévisible dans le cours normal des choses. À cette fin, l’opposant devrait déposer des preuves ou, à tout le moins, présenter une argumentation cohérente démontrant en quoi consisterait le préjudice ou l’avantage indu et comment il se produirait, ce qui pourrait conduire à la conclusion prima facie qu’un tel événement est effectivement probable dans le cours normal des choses.

En l’espèce, l’opposant fait valoir en substance ce qui suit :

Avantage indu (parasitisme) : Compte tenu, en particulier, du fait que la marque antérieure jouit d’un degré de renommée très élevé, que les signes sont quasi identiques et qu’il existe un lien étroit entre les produits de l’opposant et les produits et services contestés, rendant probable un transfert d’image, il est à prévoir que l’usage du signe contesté conduira à du parasitisme. Cela signifie qu’il tirerait indûment profit de la renommée bien établie de la marque antérieure et des investissements considérables réalisés par l’opposant pour acquérir cette renommée.

Avantage indu (parasitisme)
L’avantage indu, dans le contexte de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, couvre les cas où il y a une exploitation claire et un « parasitisme » de la réputation d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa renommée. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques qu’elle projette soient transférées aux produits et services couverts par la marque contestée, de sorte que la commercialisation de ces produits et services est facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48 ; 22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93,
§ 40).

Selon la Cour de justice de l’Union européenne
… en ce qui concerne le préjudice consistant en un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est interdit est le fait de tirer un avantage de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence d’un tel préjudice doit être appréciée par référence aux consommateurs moyens des produits ou services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, qui sont normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés.

(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36.)
À cet égard, il convient tout d’abord de rappeler qu’il existe un « lien » clair entre les signes, y compris un risque de confusion dans une mesure considérable.

Deuxièmement, la renommée dont jouit la marque antérieure en France en relation avec les produits pertinents est forte. Avec un modèle commercial basé sur des pièces emblématiques, un savoir-faire innovant et exquis, et suivant une stratégie marketing soigneusement planifiée, l’opposant a construit une image d’exclusivité et d’unicité pour ses produits auprès du public pertinent.

Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que, eu égard aux liens particuliers entre les produits renommés antérieurs et les produits contestés et

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services pour lesquels il existe un « lien » évident entre les signes, une partie substantielle des consommateurs sera soit induite en erreur quant à l’origine des produits et services, soit pourra décider de se tourner vers les produits et services du demandeur en raison de l’association mentale avec la marque renommée de l’opposant, s’appropriant ainsi ses pouvoirs d’attraction (transfert d’image) et sa valeur publicitaire. Cela peut stimuler les ventes des produits et services du demandeur dans une mesure qui peut être disproportionnellement élevée par rapport à l’ampleur de son propre investissement promotionnel et conduire ainsi à la situation inacceptable où le demandeur est autorisé à « profiter indûment » de l’investissement de l’opposant dans la promotion et la construction de la notoriété de sa marque. Par conséquent, la division d’opposition considère que l’usage sans juste motif de la marque contestée à l’égard des produits et services contestés conduira certainement à un profit indu. C’est-à-dire que la marque contestée tirera indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. e) Conclusion Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est bien fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés. Étant donné que l’opposition est entièrement accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE et de l’enregistrement international de marque antérieur n° 688 965 avec effets en France, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs et droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée.

DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.

Le demandeur étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.

Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.

La division d’opposition
María del Carmen Alicia Marzena COBOS PALOMO BLAYA ALGARRA MACIAK

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Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.