DC21-0153 Le 30/06/2022 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 714-4 à L. 714-6, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714- 6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020- 35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 14 octobre 2021, la société par actions simplifiée LORIS DEVELOPPEMENT (le demandeur), a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC21-0153 contre la marque n°4272137, déposée le 13 mai 2016 et portant sur le signe verbal ci-dessous reproduit : L’enregistrement de cette marque, au nom de la société par actions simplifiée LORIS AZZARO (titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2016-35 du 2 septembre 2016. 2. La demande porte sur la totalité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 11 Appareils d’éclairage et installations d’éclairage ; lampes et luminaires électriques, lampes d’éclairage ; ampoules d’éclairage ; ampoules électriques, filaments de lampes électriques ; flambeaux ; guirlandes lumineuses ; lampadaires ; lanternes d’éclairage ; tubes lumineux pour l’éclairage ; lustres ; manchons de lampes ; plafonniers ; torches pour l’éclairage ; spots». 3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en déchéance. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt ainsi que par courrier simple adressé au mandataire ayant procédé au dépôt de la marque. 6. La demande en déchéance a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement par courrier recommandé en date du 1er décembre 2021, reçu le 3 décembre 2021. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Le 31 janvier 2022, le titulaire de la marque contestée a présenté des observations en réponse ainsi que des pièces destinées à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée à l’égard des produits visés par la demande en déchéance dans le délai imparti. L’ensemble de ces éléments a été transmis au demandeur par courrier recommandé en date du 8 février 2022, reçu le 11 février 2022. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et à produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier. 2

8. Le demandeur n’a pas présenté d’observations en réponse dans le délai d’un mois imparti. Toutefois, par courrier du 21 mars 2022, reçu le 23 mars 2022, et en application des dispositions de l’article R.716-6,3° du code de la propriété intellectuelle, l’Institut a imparti au titulaire de la marque contestée, un nouveau délai d’un mois à compter de la réception de cette notification pour compléter ses observations et produire des pièces propres à établir que la marque visée en objet a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou justifier d’un juste motif de sa non-exploitation. 9. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut par le titulaire de la marque contestée dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 25 avril 2022. 10. Le 12 mai 2022, un transfert total de propriété de la marque contestée au profit de la société L’OREAL (société anonyme) a été inscrit au Registre national des marques sous le n° 0857434, ce dont le demandeur a été informé par l’Institut. Prétentions du demandeur 11. Lors du dépôt de la demande en déchéance, le demandeur a transmis un exposé des moyens sollicitant que soit prononcée la déchéance de la marque contestée pour défaut d’usage sérieux de celle-ci et sans juste motif de non-usage, et ce pour tous les produits visés. Prétentions du titulaire de la marque contestée 12. D ans ses observations en réponse, le titulaire soutient que la marque AZZARO a été exploitée pour désigner des appareils d’éclairage, « à savoir des appareils d’éclairage, lampes électriques et lampes d’éclairage », distribués par PROMECO en 2016 et 2017 dans l’ensemble du réseau des hypermarchés Carrefour et magasins Carrefour Market, dans le cadre d’un accord de partenariat conclu par la société LORIS AZZARO avec la société PROMECO le 1 juin 2016. Il soutient à ce titre que : o les « lampes et lustres » font expressément partie des produits objets dudit partenariat o sur une période de 6 mois, soit du 1 septembre 2016 au 31 mars 2017, plus de 5500 exemplaires de cette lampe AZARRO ont été commercialisés en France Il en conclut que « la demande en déchéance devra donc être rejetée pour les produits précités ». 3

II.- DECISION 13. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. 14. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] ; 3° L’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». 15. En vertu de l’article L.716-3 dernier alinéa, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 16. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 17. Enfin, l’article R.716-6 du code précité prévoit dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». Appréciation de l’usage sérieux 18. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. 19. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des produits et services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces produits et services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). 20. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. 4

21. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et produits et services pertinents. Période pertinente 22. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 13 mai 2016 et son enregistrement a été publié au BOPI 2016-35 du 2 septembre 2016. La demande en déchéance a quant à elle été déposée le 14 octobre 2021. 23. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 24. Le titulaire de la marque contestée devait ainsi prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 14 octobre 2016 au 14 octobre 2021 inclus, et ce pour la totalité des produits désignés dans l’enregistrement. 25. L es éléments de preuves fournis par le titulaire de la marque contestée sont les suivants :  Pièce No.1 : Contrat de « partenariat » conclu pour une période fixée entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017, entre la société LORIS AZZARO et la société belge PROMECO. Il prévoit d’accorder à PROMECO le « droit exclusif de fabriquer ou faire fabriquer, commercialiser et distribuer les produits au sein du réseau des hypermarchés CARREFOUR et magasins CARREFOUR MARKET en France dans le cadre d’une opération évènementielle qui aura lieu entre le 1er septembre 2016 et le 15 janvier 2017 avec un écoulement possible jusqu’au 31 mars 2017 ». Les produits objets du contrat sont notamment les « lampes et lustres ».  Pièces No.2 : Un tableau (non daté) que le demandeur présente comme étant un « récapitulatif des ventes des produits objets du contrat de partenariat AZZARO/ PROMECO dans les magasins Carrefour sur le territoire national par catégories de produits avec le nombre d’exemplaires vendus et le chiffre d’affaires ». Ces tableaux listent, sous la rubrique « 154 AZZARO », divers articles et notamment les produits intitulés « lampe déco », indiquant notamment la quantité livrée et le montant correspondant (en euros).  Pièce No. 3 : Brochure ayant pour titre « nouvelle collection – AZZARO Paris » et comportant la marque « CARREFOUR », consistant en une « offre exceptionnelle » valable « jusqu’au 7 janvier 2017 » pour les produits suivants : « bougie, coffret cadeau, sortie de bain, lampe déco, plaid et maxi coussin » ;  Pièce No. 4 : Communiqué de presse « AZZARO PARIS » comportant l’indication : « Jusqu’au 7 janvier 2017, une belle surprise attend les clients des enseignes Carrefour lors de leur passage en caisse. La Maison Azzaro s’associe au géant de la distribution autour d’une ligne exclusive de linge de maison. (…) Parures de lit, linge de bain, coussins, plaids.. le linge de maison Azzaro propose un large choix de produits (….) une 5

soixantaine de références ont été développées, et sont déjà disponibles dans plus de 227 hypermarchés Carrefour et 613 Carrefour Market » ;  Pièce No.5 : Article intitulé « Azzaro, Cinquante ans d’éclats, au Musée des Arts Décoratifs » issu du site internet https://www.luxe-en-france.com/ relatif à l’exposition consacrée à la Maison AZZARO par le Musée des Arts Décoratifs publié le 30 avril 2018. 26. La plupart des pièces fournies sont datées de la période pertinente et/ou font référence à cette période. Ainsi, relèvent à tout le moins partiellement de la période pertinente les pièces produites pour justifier de l’usage de l’opération commerciale invoquée par le titulaire de la marque contestée qui se serait déroulée entre le 1er septembre 2016 et le 7 janvier 2017 (pièces 1, 3 et 4). 27. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par le titulaire de la marque contestée contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente, ce qui n’est pas contesté par le demandeur. Usage par le titulaire ou avec son consentement 28. Les preuves d’usage doivent démontrer que le signe contesté est utilisé à titre de marque pour désigner un produit ou service, commercialisé ou fourni par son titulaire ou une personne autorisée. 29. En l’espèce, il ressort des arguments et pièces fournis par le titulaire de la marque contestée, précédemment décrites, que le signe AZZARO a été exploité pendant la période pertinente par la société PROMECO pour notamment des lampes, en application d’un contrat de partenariat conclu avec la société LORIS AZZARO, et ce dans le cadre des réseaux de distribution portant l’enseigne « CARREFOUR » et « CARREFOUR MARKET », ce qui n’est pas contesté par le demandeur. 30. En conséquence, pendant la période pertinente, le signe AZZARO apparaît avoir été utilisé avec le consentement du titulaire de la marque contestée, pour certains produits revendiqués. Lieu de l’usage 31. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en France. 32. En l’espèce, il n’est pas contesté que les documents produits, parmi lesquels figurent notamment un article rédigé en langue française, ainsi qu’une brochure et un communiqué de presse faisant état d’une opération commerciale sur le territoire français, établissent un usage du signe AZZARO en France. 6

33. Ainsi, les preuves fournies par le titulaire de la marque contestée démontrent bien un usage du signe AZZARO en France. 7

Nature et Importance de l’usage 34. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est-à- dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits et produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée. 35. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37). 36. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence. Nature de l’usage 37. La marque contestée telle qu’enregistrée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : AZZARO 38. En l’espèce, les pièces fournies font état d’un usage du signe AZZARO à titre de marque, soit employé seul sous forme verbale, soit accompagné de la dénomination PARIS (placée en dessous et en plus petits caractères) qui n’altère nullement le caractère distinctif de la marque AZZARO, ce que ne conteste du reste pas le demandeur. 39. Ainsi, au vu des pièces fournies, il apparaît que le signe AZZARO a été utilisé à titre de marque pour identifier l’origine commerciale de produits. Sur l’importance de l’usage 40. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les produits et services protégés par la marque dépend de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces produits et services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des produits et services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). 41. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, § 39 ; Cass. Com. 8

24/05/2016, n° 14-17.533). A cet égard,« l’usage même minime peut être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les produits et services protégés par la marque » (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 9 novembre 2010, 09-11.999). 42. En l’espèce, il résulte des éléments et pièces (1, 3 et 4) apportés par le titulaire de la marque contestée qu’une opération commerciale auprès d’hypermarchés « CARREFOUR » et de magasins « CARREFOUR MARKET », s’est déroulée partiellement au cours de la période pertinente (à savoir entre le 14 octobre 2016 et le 7 janvier 2017). 43. A cette égard, le titulaire de la marque contestée soutient qu’au cours de cette opération, plus de 5500 exemplaires de lampe AZARRO ont été commercialisés en France pour un chiffre d’affaires de 36 000€. 44. Toutefois, si ces chiffres sont présents dans le tableau interne produit par le titulaire, ils ne sont en revanche corroborés par aucun document comptable ou commercial. En outre, aucun élément extérieur et public permettant de confirmer la réalité de la réalisation de l’opération commerciale auprès des hypermarchés « CARREFOUR » et des magasins « CARREFOUR MARKET » pour des lampes (pas de photographies de l’évènement au sein des enseignes précitées, ni d’articles de journaux, etc.) n’a été produit par le titulaire de la marque contestée. A cet égard, l’article intitulé « Azzaro, Cinquante ans d’éclats, au Musée des Arts Décoratifs » (pièce n°5), qui porte uniquement sur l’hommage rendu par le Musée des arts décoratifs à la Maison Azzaro, de même que le communiqué de presse (pièce 4), ne comporte aucun élément de nature confirmer un usage de la marque contestée pour les produits revendiqués par la marque tels que notamment des lampes. De même, si la photographie d’une « lampe déco » apparait parmi les produits visés par l’opération commerciale dans la brochure produite en pièce n°3, cette seule brochure et le tableau interne précité n’apparaissent pas suffisants pour justifier de la réalité de l’opération commerciale auprès des enseignes « CARREFOUR » pour des lampes, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée. 45. Ainsi, les pièces et éléments transmis ne fournissent pas d’indications suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque contestée par le titulaire et/ou avec son consentement au cours de la période pertinente, pour les produits de la marque contestée. Usage pour les produits et services enregistrés 46. La preuve de l’usage doit porter sur la période, le lieu, la nature et l’importance de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents, ces exigences étant cumulatives. 9

47. Dans la mesure où le titulaire de la marque contestée n’a pas justifié de l’usage sérieux de sa marque, l’examen de la preuve de l’usage au regard des produits enregistrés n’apparaît pas nécessaire. 48. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les produits de la marque contestée, à savoir : « Appareils d’éclairage et installations d’éclairage ; lampes et luminaires électriques, lampes d’éclairage ; ampoules d’éclairage ; ampoules électriques, filaments de lampes électriques ; flambeaux ; guirlandes lumineuses ; lampadaires ; lanternes d’éclairage ; tubes lumineux pour l’éclairage ; lustres ; manchons de lampes ; plafonniers ; torches pour l’éclairage ; spots». Conclusion 49. Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée n’a démontré son usage sérieux pour aucun des produits visés dans la marque contestée, en sorte qu’il doit être totalement déchu de ses droits sur cette dernière. 50. L’article L.716-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 51. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande. 52. Par conséquent, le titulaire de la marque contestée est déchu de ses droits à compter du 14 octobre 2021, pour tous les produits visés à l’enregistrement. 10

PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC21-0153 est partiellement justifiée. Article 2 : la société L’OREAL (actuellement titulaire de la marque contestée) est déclarée déchue de ses droits sur la marque n°01/4272137 à compter du 14 octobre 2021 pour l’ensemble des produits désignés à l’enregistrement. 11