DC21-0170 01/02/2023

DECISION

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 10 novembre 2021, Madame D R (le demandeur) a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC21-0170 contre la marque n° 14/4101016, déposée le 26 juin 2014, ci-dessous reproduite :

L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur A L D Y est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2014-42 du 17 octobre 2014.

2. La demande porte sur la totalité des produits de la marque contestée, à savoir :

« Classe 16 : Produits de l’imprimerie ; photographies ; albums ; journaux ; objets d’art gravés ou lithographiés ; dessins ».

3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ».

4. Un exposé des moyens a été fourni à l’appui de la demande en déchéance.

5. L’institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

6. A défaut de rattachement électronique effectué dans le délai indiqué, la demande en nullité a été notifiée au titulaire de la marque contestée conformément à l’article R 718-3 du code de propriété intellectuelle, par courrier recommandé en date du 4 janvier 2022, reçu le 6 janvier 2022. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation, et ce dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

7. Au cours de la phase d’instruction, et dans les délais impartis, le titulaire de la marque contestée, représenté par un mandataire rattaché postérieurement à la notification de la demande, a présenté au total trois jeux d’observations, et le demandeur en a présenté deux.

8. Par ailleurs, une audition ayant été accordée, à la requête du titulaire de la marque contestée, les parties ont été invitées par l’Institut à présenter des observations orales, en application de l’article R. 716-6 du code de la propriété intellectuelle.

9. L’audition a eu lieu le 14 novembre 2022 en présence des deux parties qui ont chacune présenté des observations.

10. Le jour de présentation des observations orales marquant la fin de la phase d’instruction, conformément aux dispositions de l’article R.716-8 du code de la propriété intellectuelle, les parties ont été informées d’une fin de phase d’instruction fixée au 14 novembre 2022.

Prétentions et arguments du demandeur 11. Lors du dépôt de la demande en déchéance, le demandeur a produit un exposé des moyens sollicitant que, dans le cas où le titulaire de la marque ne serait pas en mesure de démontrer un usage de celle-ci, la déchéance prenne effet à compter de la date de la demande en déchéance, à savoir le 10 novembre 2021, « ou à compter de la date à laquelle est survenu un motif de déchéance si cette date est antérieure ».

12. Dans ses premières observations, le demandeur :

— Soutient que la demande de suspension de procédure émanant du titulaire de la marque contestée est non fondée. Il précise notamment que le litige judiciaire invoqué par le titulaire ne vise pas la marque contestée et est postérieur à la demande en déchéance, et que les faits reprochés, eux-mêmes postérieurs à la demande, ne sont pas de nature à justifier l’absence d’exploitation de la marque pendant la période pertinente.

— Conteste l’existence d’un abus de droit dans la présentation de la demande en déchéance, dont se prévaut le titulaire de la marque contestée. Il précise notamment ne pas agir pour le compte du tiers désigné par le titulaire de la marque contestée, à savoir Monsieur W E, ni pour une société dont ce dernier serait le représentant.

— Relève l’absence totale de preuves d’usage de la marque contestée pendant la période pertinente.

— Conteste l’existence de justes motifs de non exploitation de la marque contestée pendant la période pertinente. Il fait à cet égard valoir que le titulaire ne prouve nullement l’existence d’un conflit antérieur à la demande en déchéance et qu’en tout état de cause, en tant que titulaire unique de la marque, il lui était pleinement possible de l’exploiter pour un autre magazine que celui co-créé avec W E, ainsi que pour les autres produits revendiqués au dépôt. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Il précise également que les difficultés de financement invoquées par le titulaire ne sauraient davantage constituer un juste motif de non usage de la marque, dont la non exploitation résulte d’un choix volontaire.

— Requiert la déchéance totale de la marque à compter du 17 novembre 2016.

— Sollicite le paiement des frais de procédure à la charge du titulaire de la marque contestée, conformément à l’article L. 716-1-1 du code de la propriété intellectuelle, à hauteur de 1100 euros.

13. Dans ses secondes observations, le demandeur réitère et complète ses prétentions présentées dans ses premières observations.

Concernant la qualité du demandeur et l’abus de droit invoqué, il précise notamment que le titulaire de la marque contestée procède par voie d’affirmations sans rien prouver, et qu’en tant qu’avocat il est recevable à agir lui-même en déchéance, sans être dans l’obligation de briser le secret professionnel sur l’identité de son client.

Il réaffirme du reste ne pas agir pour le compte de M. E ou d’une société dont ce dernier serait le représentant.

14. Dans ses observations orales, le demandeur :

— Demande à ce qu’il ne soit pas tenu compte des affirmations, invoquées oralement par le titulaire de la marque contestée, relatives au principe du procès équitable et à l’effet dévolutif d’un recours devant la Cour d’appel, en ce qu’elles n’ont pas été consignées dans ses observations écrites.

— Réitère ses arguments présentés dans ses observations écrites, insistant notamment sur le caractère postérieur à la demande en déchéance du litige invoqué, et sur le fait que rien n’interdisait le titulaire d’exploiter la marque contestée pour un autre magazine et tous les autres produits enregistrés.

Prétentions et arguments du titulaire de la marque contestée

15. Dans ses premières observations, le titulaire de la marque contestée :

— Expose un historique des circonstances du cas d’espèce. Il précise à cet égard : • que la marque contestée a été déposée en vue de la commercialisation d’un magazine intitulé « BASTILLE », lequel magazine a été co-créé par lui et Monsieur W E ; • qu’un « numéro pilote » de ce magazine a été édité en mars 2015 mais que faute de financements suffisants, que W E était en charge de trouver, le projet a été suspendu ; • qu’en mars 2021 W E a repris contact avec lui pour lui proposer de lui racheter la marque contestée (prétextant souhaiter s’en servir pour un autre projet), ce qu’il a refusé ; • que le lendemain de ce refus, Monsieur W E a déposé une demande de marque « BASTILLE MAGAZINE » pour des produits identiques et similaires en classe 16 ; • que par l’entremise de la société BASTILLE MEDIA qu’il dirige, W E a ensuite commercialisé le magazine « BASTILLE » (dont le premier numéro est paru en décembre 2021), sans l’accord du titulaire de la marque contestée, reprenant à l’identique les caractéristiques du projet de magazine développé initialement avec ce dernier ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

• que le titulaire de la marque contestée a dès lors engagé une action judiciaire en contrefaçon de ses droits d’auteurs contre la société BASTILLE MEDIA et W E, laquelle est pendante devant le Tribunal judiciaire de Paris.

— Sollicite une suspension de la procédure à l’initiative de l’INPI, jusqu’à l’issue définitive du litige judiciaire en cours. Il précise à cet égard que ce litige est de nature à démontrer la mauvaise foi de Monsieur W E , qui est manifestement à l’origine de la présente demande en déchéance, et l’impossibilité qui en a résulté d’exploiter la marque contestée.

— Demande à ce que la demande en déchéance soit déclarée irrecevable car constitutive d’un abus de droit, Monsieur W E détournant la demande en déchéance de son objectif d’intérêt général pour nuire aux intérêts du titulaire de la marque contestée, cherchant ainsi à lui nier tout droit sur le projet de magazine « Bastille ».

— Invoque par ailleurs de justes motifs de non exploitation de la marque contestée. A cet égard, il fait valoir : • l’existence d’actes préparatoires à l’exploitation de la marque en 2014 et 2015, aboutissant à l’édition d’un « numéro pilote » du magazine « Bastille » en mars 2015, présenté à des investisseurs et contributeurs potentiels ; • la suspension du lancement commercial du magazine faute d’investissements suffisants ; • la survenance d’un conflit avec le co-concepteur du magazine, W E, qui aurait selon lui empêché toute exploitation de la marque. Il précise à cet égard que ce magazine étant une œuvre de collaboration, exploiter la marque contestée pour ce produit aurait été une violation des droits de son co- auteur et aurait en outre créé la confusion avec l’autre magazine « Bastille » que ce dernier a commencé à commercialiser.

16. Dans ses secondes observations, le titulaire de la marque contestée :

— Réitère l’ensemble de ses prétentions, précisant notamment : • Sur sa demande de suspension : que contrairement à ce qu’affirme le demandeur le conflit avec Monsieur W E est bien antérieur à la demande en déchéance. Il cite à cet égard les dates de l’offre de rachat de la marque BASTILLE par M. E (mars 2021), et de l’utilisation faite par ce dernier de la marque BASTILLE (octobre 2021) pour annoncer la sortie prochaine du magazine litigieux sur les réseaux sociaux (fournissant à cet égard une nouvelle pièce). • Sur l’abus de droit : Que la prétendue demanderesse étant une avocate, elle a nécessairement agi pour un client qui est manifestement W E vu la chronologie des faits ; Que la dissimulation du véritable demandeur est en soi constitutive d’un abus de droit car elle vise à priver le titulaire de la marque contestée de la possibilité d’invoquer un moyen de défense. • Sur le juste motif de non usage de la marque : que la suspension du projet de magazine « Bastille » n’était pas volontaire, contrairement à ce qu’affirme le demandeur, mais due à des circonstances extérieures, à savoir l’incapacité de W E à trouver les financements nécessaires.

— Sollicite le paiement des frais de procédure à la charge du demandeur, conformément à l’article L. 716-1-1 du code de la propriété intellectuelle, à hauteur de 1100 euros.

17. Dans ses troisièmes et dernières observations écrites, le titulaire réitère et précise ses prétentions développées dans ses précédentes observations écrites.

18. Dans ses observations orales, le titulaire de la marque contestée réitère ses arguments écrits. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Il insiste notamment sur le fait que ne pas connaître l’identité du client de l’avocate demanderesse le prive d’un moyen de défense, précisant que cela va à l’encontre du principe du droit au procès équitable qui doit être respecté par l’INPI et qui le sera par la Cour d’appel en cas de recours, dont l’effet est dévolutif.

II.- DECISION

A. Sur l’abus de droit

19. Le titulaire de la marque contestée soutient que la demande en déchéance est constitutive d’un abus de droit, en ce que :

— La demanderesse, en tant qu’avocate, a nécessairement agi pour le compte d’un client, lequel n’est pas révélé, une telle dissimulation étant à elle seule constitutive d’un abus de droit, privant le titulaire de la marque contestée d’un moyen de défense lié au véritable instigateur de la demande en déchéance ; dans ses observations orales, il invoque à cet égard le principe du droit au procès équitable que l’INPI doit respecter tout comme le fera la Cour d’appel en cas de recours, dont l’effet est dévolutif ;

— Le client à l’initiative de cette demande en déchéance est manifestement Monsieur W E , ainsi que le révèle la chronologie des faits, lequel détourne la demande en déchéance de son objectif d’intérêt général dans le but de nuire aux intérêts du titulaire, cherchant ainsi à lui nier tout droit sur le projet de magazine initial « Bastille ».

20. Le demandeur soutient, en réplique, qu’une demande en déchéance peut être formée par toute personne sans nécessité de prouver son intérêt à agir, notamment par un avocat. Il ajoute qu’en tant qu’avocat il ne saurait être tenu de briser le secret professionnel sur l’identité de son client, lequel n’est du reste pas le prétendu W E ni une société dont ce dernier serait le représentant. Dans ses observations orales, il soutient que les affirmations du titulaire sur le droit au procès équitable et l’effet dévolutif d’un recours doivent être écartées comme n’ayant pas été mentionnées dans ses observations écrites.

21. A titre liminaire, il convient de relever que les affirmations orales du titulaire sur le droit au procès équitable et l’effet dévolutif d’un recours n’ont pas lieu d’être considérées comme des moyens nouveaux au sens de l’article 6 de la décision du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020, dès lors qu’elles consistent seulement en un rappel de règles et principes procéduraux que le titulaire rattache directement à son argument écrit selon lequel l’anonymat du client de l’avocat demandeur le priverait d’un moyen de défense en rapport avec ce client.

Il n’y a dès lors pas lieu de les écarter des débats au motif qu’elles n’auraient pas été consignées dans des observations écrites.

22. Concernant la notion d’abus de droit dans la procédure en déchéance, il doit être rappelé que l’intérêt à agir n’est pas requis dans le cadre des demandes en déchéance formées devant l’Institut, en application de l’article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle, et que la notion d’abus de droit ou de procédure abusive est indépendante des règles relatives à la personne habilitée à introduire la demande de déchéance. Le droit de présenter une demande en déchéance est susceptible de dégénérer en abus uniquement s’il relève en réalité d’une intention de nuire de la part du demandeur.

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23. En l’espèce, il ressort du récapitulatif de la demande en déchéance que celle-ci a été formée par Madame D R, indiquée en tant que demandeur et également en tant qu’avocat mandataire (sous le nom D R ).

24. Il convient de considérer, d’une part, que dès lors qu’une demande en déchéance peut être formée par « toute personne physique ou morale » (article L. 716-3 précité) et sans condition d’intérêt à agir, un avocat apparaît recevable à présenter, en son propre nom, une demande en déchéance, comme le fait justement valoir le demandeur (en ce sens : CJUE 25 février 2010, C-408/08 P, invoqué par le demandeur), et ce sans avoir à en préciser la raison.

25. D’autre part, le fait que, comme en l’espèce, l’avocat demandeur ne révèle pas l’identité du client pour le compte duquel il a formé la demande en déchéance n’apparaît pas, en soi, révélateur d’un abus de droit dans la présentation de la demande en déchéance.

En effet, le choix de maintenir confidentielle l’identité dudit client, dont les raisons peuvent être tout autres que malignes ou malhonnêtes, n’établit pas en lui-même que la demande en déchéance procède d’une intention de nuire.

Par ailleurs, l’avocat demandeur ne saurait être sanctionné, au titre de l’abus de droit, du fait que les textes en vigueur rendent possible la présentation de la demande en déchéance en son propre nom et sans justification d’un intérêt à agir, et ce nonobstant les conséquences qu’une telle possibilité légale peut engendrer notamment sur les moyens de défense invocables par le titulaire de la marque contestée.

26. Ainsi, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, la demande en déchéance ne saurait être déclarée abusive du seul fait qu’elle ait été présentée par un avocat et sans révélation de l’identité de son client.

27. Par ailleurs, au vu des éléments apportés par les parties, il n’est nullement établi que la demande en déchéance ait été présentée dans une intention de nuire, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée.

A cet égard, si le titulaire de la marque contestée soutient que la demande a été formée pour le compte d’un certain W E, qui chercherait par cette demande à lui nuire, les éléments qu’il fournit ne permettent toutefois pas de le démontrer.

En effet, si le contexte litigieux et la chronologie des faits relatés par le titulaire de la marque contestée, dont les dates sont très proches de celle de la demande en déchéance, laissent à penser que l’instigateur de cette demande pourrait être ledit W E ou en lien avec ce dernier, ils ne suffisent toutefois nullement à le prouver, et l’avocat demandeur le nie quant à lui expressément.

28. Ainsi, les arguments et éléments apportés par le titulaire de la marque contestée ne permettent pas de caractériser un abus de droit dans la présente demande en déchéance.

29. En conséquence, il n’y a pas lieu de considérer la demande en déchéance comme abusive, de sorte qu’elle est recevable.

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B. Sur la demande de suspension de la procédure

30. Le titulaire de la marque contestée sollicite une suspension de la procédure à l’initiative de l’Institut, sur le fondement du litige judiciaire l‘opposant à Monsieur W E , actuellement pendant devant le Tribunal judiciaire de Paris, dont il estime qu’il est étroitement lié à la présente procédure.

Il affirme à cet égard que cette procédure judiciaire démontrera la mauvaise foi de cette personne qui serait manifestement à l’origine de la présente demande en déchéance, et l’impossibilité qui en a résulté d’exploiter la marque contestée.

31. Le demandeur conteste quant à lui le bien-fondé de cette demande de suspension, en ce que la décision judiciaire à venir n’a selon lui aucune incidence sur l’issue du présent litige ou la situation des parties, au sens de l’article R.716-9 du code de la propriété intellectuelle.

Il précise notamment que cette action judiciaire en contrefaçon de droits d’auteurs ne vise pas la marque contestée et est postérieure à la demande en déchéance, et que les faits reprochés, eux-mêmes postérieurs à la demande, ne sauraient justifier l’absence d’exploitation de la marque pendant la période pertinente.

32. L’article R.716-9 du code précité prévoit que « La phase d’instruction et le délai mentionné au premier alinéa de l’article R. 716-8 peuvent être suspendus : […] 5° A l’initiative de l’Institut, notamment dans l’attente d’informations et d’éléments susceptibles d’avoir une incidence sur l’issue du litige ou la situation des parties ».

33. En l’espèce, comme le relève le demandeur, l’issue du litige judiciaire invoqué par le titulaire de la marque contestée apparaît sans incidence sur la présente procédure en déchéance.

En effet, cette procédure judiciaire, initiée le 4 mars 2022, soit postérieurement à la demande en déchéance (formée le 10 novembre 2021), a pour objet une action en contrefaçon de droits d’auteurs fondée sur des faits contemporains de cette demande (notamment la parution d’un magazine le 1er décembre 2021, précédée d’annonces sur les réseaux sociaux effectuées seulement en octobre 2021), de sorte que la décision judiciaire à venir n’apparaît pas de nature à influer sur l’appréciation de l’usage de la marque contestée ou de justes motifs de son non usage au cours des cinq ans précédant la demande en déchéance.

34. En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer la suspension de la présente procédure en déchéance.

C. Au fond

35. Conformément aux articles L.714-4 et L714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage.

1. Sur l’usage sérieux de la marque contestée

36. L’article L.716-3-1 du code précité prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens.

37. L’article R.716-6 du même code précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ».

38. En l’espèce, l’enregistrement de la marque contestée a été publié au BOPI 2014-42 du 17 octobre 2014. La demande en déchéance a quant à elle été déposée le 10 novembre 2021.

39. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance.

40. Le titulaire de la marque contestée devait ainsi prouver l’usage de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 10 novembre 2016 au 10 novembre 2021, et ce pour la totalité des produits désignés dans l’enregistrement, à savoir :

« Classe 16 : Produits de l’imprimerie ; photographies ; albums ; journaux ; objets d’art gravés ou lithographiés ; dessins ».

41. Force est constater qu’aucune preuve d’usage de la marque contestée BASTILLE n’a été transmise pour la période s’étalant du 10 novembre 2016 au 10 novembre 2021, de sorte qu’il convient de considérer que la marque n’a fait l’objet d’aucun usage sérieux pour les produits désignés pendant la période pertinente.

2. Sur le juste motif de non usage

42. La Cour de Justice de l’Union européenne a dit pour droit que constituent de justes motifs de non-usage d’une marque les obstacles qui présentent une relation directe avec cette marque rendant impossible ou déraisonnable l’usage de celle-ci, et qui sont indépendants de la volonté du titulaire de ladite marque (CJUE, 14 juin 2007, A H, C246/05).

43. La jurisprudence française a par ailleurs précisé que « pour retenir l’existence de justes motifs d’inexploitation, le titulaire de la marque doit démontrer une réelle volonté d’exploiter la marque en cause, un commencement d’exploitation avant la période d’empêchement alléguée et avoir essayé de contourner les obstacles d’empêchement » (CA de Bordeaux, 20 octobre 2015, RG 14/09395).

44. En l’espèce, le titulaire de la marque contestée invoque de justes motifs de non-exploitation de celle-ci.

Il fait à cet égard valoir l’existence d’actes préparatoires à l’exploitation de la marque en 2014 et 2015, pour un magazine co-créé par lui et Monsieur W E, précisant qu’un « numéro pilote » a été communiqué à des investisseurs et contributeurs potentiels, mais que faute de financements suffisants, que W E était en charge de trouver, le lancement commercial de ce magazine « Bastille » a été mis en suspens.

Il soutient par ailleurs qu’en raison d’un conflit avec W E, il a par la suite été empêché d’exploiter la marque contestée. Il précise à cet égard que :

- Ledit magazine « Bastille » étant une œuvre de collaboration, il ne pouvait l’exploiter sans l’accord de ce co-auteur, sans quoi il aurait violé les droits d’auteurs de ce dernier ;

— W E ayant de son côté commencé à commercialiser un autre magazine « BASTILLE », il ne pouvait dès lors exploiter la marque contestée pour un magazine sans créer de confusion dans l’esprit du public ;

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— Compte tenu du « pillage du projet initial » par W E (ayant lancé sans son accord la commercialisation d’un autre magazine « Bastille » reprenant l’ensemble des caractéristiques du magazine co-créé par tous deux), le processus de développement de produits sous la marque contestée est donc à recommencer.

45. A l’appui de son argumentation, il fournit des pièces, notamment :

— Un extrait du « numéro pilote » de magazine « BASTILLE » portant la date de mars 2015 ;

— Des échanges de courriels datés de 2014 et 2015, émanant notamment du titulaire de la marque contestée et de W E ;

— Un échange de deux courriels entre W E et le titulaire de la marque contestée, datés respectivement du 31 mars 2021 et du 13 avril 2021;

— Une assignation devant le Tribunal judiciaire de Paris délivrée le 4 mars 2022, à la demande du titulaire de la marque contestée contre W E et la société BASTILLE MEDIA, pour contrefaçon de ses droits d’auteurs, d’une part, sur la maquette du magazine initial « Bastille », et également sur le titre « Bastille » dont il affirme être l’unique auteur.

46. Le demandeur soutient quant à lui que le titulaire ne prouve nullement l’existence d’un conflit antérieur à la demande en déchéance et qu’en tout état de cause, les faits reprochés dans le litige judiciaire qu’il invoque ne sauraient constituer un juste motif de non usage de sa marque, dès lors qu’en tant que titulaire unique de celle-ci, il lui était pleinement possible de l’exploiter pour un magazine distinct, ainsi que pour tous les autres produits revendiqués au dépôt.

Il soulève par ailleurs que les difficultés de financement invoquées par le titulaire ne sauraient davantage justifier le non usage de la marque, dont le défaut d’exploitation résulte d’un choix volontaire.

47. En l’espèce, s’il peut être admis, au vu des éléments apportés, que des actes préparatoires à l’exploitation de la marque contestée BASTILLE ont été entrepris, au cours des années 2014 et 2015, pour un magazine, aucun début d’exploitation effective de la marque par son titulaire ne s’en est suivi.

48. Si le titulaire de la marque contestée affirme que cette absence de début d’exploitation de la marque contestée s’explique par une suspension du projet de lancement commercial du magazine « Bastille » faute de financements suffisants que le co-auteur était chargé de trouver, cet argument ne saurait constituer un juste motif de non exploitation de la marque.

En effet, la notion de juste motif se réfère à des circonstances qui doivent être externes au titulaire de la marque et qui rendent l’usage de celle-ci impossible ou déraisonnable, plutôt qu’aux circonstances liées à des difficultés d’ordre commercial ou financier (cf. TUE 18/03/2015, T-250/13, SMART WATER, § 66-69).

A cet égard, des difficultés dans la recherche de financements ne sauraient être qualifiées d’imprévisibles ou d’anormales mais constituent des aléas normaux de la vie des affaires, et la non exploitation de la marque suite à une insuffisance de financements apparaît notamment imputable à la viabilité du projet en lui-même ainsi qu’aux capacités financières et implications du titulaire, et non à des obstacles totalement indépendants de sa volonté.

49. En outre, il convient de relever que le titulaire de la marque contestée n’apporte aucun élément de nature à prouver qu’il ait véritablement cherché à exploiter la marque. Notamment, rien n’établit qu’il ait pris des mesures aux fins d’obtenir des financements autrement que par l’intermédiaire du co-auteur chargé d’en trouver, les pièces fournies ne Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

révélant à cet égard aucune démarche de sa part suite au courriel du co-auteur l’informant de ses difficultés pour trouver des fonds, le 30 juillet 2015.

50. Ainsi, il apparaît, au vu des éléments produits par le titulaire de la marque contestée, que l’absence de tout début d’exploitation de la marque contestée ne résulte pas d’un obstacle indépendant de sa volonté ayant rendu impossible ou déraisonnable l’usage de celle-ci.

51. Par ailleurs, le conflit invoqué par le titulaire de la marque contestée avec le co-auteur du projet de magazine « Bastille » ne saurait davantage constituer un juste motif de l’absence d’usage de la marque contestée pendant la période de référence.

En effet, au vu des pièces fournies, ce conflit s’avère contemporain de la demande en déchéance de sorte qu’il ne peut avoir eu une quelconque incidence sur la décision du titulaire de ne pas utiliser la marque pendant l’entière période de cinq ans ayant précédé cette demande.

A cet égard, comme le souligne à juste titre le demandeur, l’assignation émanant du titulaire de la marque contestée, datée du 4 mars 2021, est postérieure à la demande en déchéance, et les faits reprochés dans cette assignation apparaissent également contemporains de cette demande (parution du magazine litigieux le 1er décembre 2021, annonces sur les réseaux sociaux en octobre 2021).

Par ailleurs l’échange de mails en mars et avril 2021 invoqué par le titulaire, dont le contenu est seulement une proposition de rachat de la marque contestée par W E, cordialement refusée par le titulaire qui lui propose en retour une licence, ne saurait révéler un quelconque conflit entre eux à cette période.

52. Enfin, comme le relève le demandeur, le fait que le titulaire n’ait pas été en droit d’exploiter le magazine co-créé avec W E sans le consentement de ce dernier, du fait de droits d’auteurs partagés sur cette œuvre de collaboration, ne l’empêchait pas d’exploiter la marque contestée BASTILLE pour un autre magazine et pour l’ensemble des autres produits désignés par la marque contestée, ce qu’il n‘a pas fait.

Est à cet égard inopérant l’argument du titulaire selon lequel la commercialisation par W E d’un autre magazine « Bastille » l’aurait empêché d’exploiter la marque contestée pour un autre magazine sans quoi s’en serait suivie une confusion dans l’esprit du public ; en effet, la commercialisation très récente du magazine litigieux par W E n’a pu avoir aucun effet sur la décision du titulaire de ne pas utiliser la marque contestée pendant la période de cinq ans précédant la demande en déchéance.

53. Ainsi, au vu des éléments transmis, l’Institut ne peut conclure que le titulaire de la marque contestée ait rencontré un obstacle présentant une relation directe avec la marque contestée, indépendant de sa volonté, et rendant impossible ou déraisonnable l’usage de celle-ci pour les produits désignés, au cours des cinq ans précédant la demande en déchéance.

54. Par conséquent, le titulaire de la marque contestée ne justifie pas d’un juste motif de non- exploitation de la marque contestée.

Conclusion

55. Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée n’a pas démontré son usage sérieux pour les produits désignés au cours de la période pertinente, pas plus qu’il n’a justifié d’un juste motif de sa non-exploitation, en sorte qu’il doit être déchu de ses droits sur la marque contestée pour l’ensemble des produits visés à l’enregistrement.

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56. Par ailleurs, l’article L.716-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ».

57. Dans ses observations, le demandeur a sollicité que la déchéance soit prononcée à compter du 17 novembre 2016.

58. Toutefois, le point de départ de la période ininterrompue de cinq ans visée à l’article L.714-5 du code précité est fixé « au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque ».

L’article R.712-23 du code précité précise quant à lui que « la date à laquelle une marque est réputée enregistrée, notamment pour l’application des articles (…) L. 714-5, est : 1° Pour les marques françaises, celle du Bulletin officiel de la propriété industrielle dans lequel l’enregistrement est publié ».

En l’espèce, l’enregistrement de la marque contestée a été publié au BOPI 2014-42 du 17 octobre 2014, date à laquelle elle est donc réputée enregistrée, en application des dispositions susvisées.

Ainsi, la marque contestée n’était susceptible d’encourir la déchéance qu’à compter du 17 octobre 2019, soit cinq ans à partir de son enregistrement.

59. En conséquence, il ne peut être fait droit à la requête du demandeur de déchoir le titulaire de la marque contestée à compter du 17 novembre 2016.

60. Par ailleurs, dans son exposé des moyens, le demandeur avait sollicité que la déchéance prenne effet « à compter de la date de la demande en déchéance, à savoir le 10 novembre 2021, ou à compter de la date à laquelle est survenu un motif de déchéance si cette date est antérieure ».

61. Toutefois, cette date « antérieure » à celle de la demande en déchéance et « à laquelle est survenu un motif de déchéance » n’est pas suffisamment précisée par le demandeur.

62. Ainsi, la déchéance sera prononcée à la date de la demande en déchéance, soit le 10 novembre 2021.

63. Par conséquent, le titulaire de la marque contestée est déchu de ses droits à compter du 10 novembre 2021, pour l’ensemble des produits visés dans l’enregistrement.

D. Sur la répartition des frais 64. L’article L. 716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».

65. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ».

66. En l’espèce, chacune des parties a sollicité la prise en charge des frais par la partie perdante, en application de l’article L.716-1-1 du code précité, à hauteur de 1100 euros.

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67. En l’espèce, le demandeur doit être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits visés par celle-ci.

68. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le titulaire de la marque contestée, personne physique représentée par un mandataire, a présenté au total trois jeux d’observations écrites, ainsi que des observations orales. Le demandeur, personne physique représentée par elle-même, a répondu à deux reprises aux observations du titulaire de la marque contestée, et a présenté des observations orales.

69. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 350 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (300 euros) et des observations orales (50 euros).

Il convient à cet égard de préciser qu’à défaut pour le demandeur d’avoir été représenté par un tiers mandataire, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du titulaire de la marque contestée une somme correspondant à des frais de représentation.

PAR CES MOTIFS DECIDE

Article 1 : La demande en déchéance DC21-0170 est justifiée.

Article 2 : Monsieur A L D Y est déclaré déchu de ses droits sur la marque n°14/4101016 à compter du 10 novembre 2021, pour l’ensemble des produits désignés à l’enregistrement.

Article 3 : La somme de 350 euros est mise à la charge de Monsieur A L D Y au titre des frais exposés.

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