DC 21-0181 Le 29/04/2022 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 714-4 à L. 714-6, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

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I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 6 décembre 2021, la société SQ I A , société de droit suisse (le demandeur) a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC 21-0181 contre la partie française de l’enregistrement international n° 216809, ayant fait l’objet d’une désignation postérieure le 28/01/1959 notamment pour la France et portant sur le signe verbal ci-dessous reproduit : Cet enregistrement international, dont la société Sanofi-Aventis Deutschland GmbH – société de droit allemand- est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été notifiée le 22 février 1979 par l’OMPI aux offices nationaux concernés dont l’Institut national de la propriété industrielle, publié à la Gazette de l’OMPI le 1er mars 1979 et régulièrement renouvelé. 2. La demande porte sur l’ensemble des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 5 : Médicaments » 3. Le demandeur a invoqué le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en déchéance. Le demandeur sollicite le prononcé de la déchéance à compter du 1er juillet 1984 et de manière subsidiaire au 1er novembre 2019, date du dernier renouvellement. Il demande également la prise en charge des frais exposés selon le maximum du barème. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courriers simples envoyés à l’adresse du titulaire de l’enregistrement international contesté indiqué sur la base de données de l’OMPI (Portail Madrid Office). 6. La demande en déchéance a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement, par courrier recommandé en date du 20 décembre 2021, reçu le 23 décembre 2021. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Aucune observation ou preuve de l’usage de la marque contestée n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 23 février 2022.

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II.- DECISION A. Sur le fond 8. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. 9. En vertu de l’article L.716-3 dernier alinéa, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance». 10. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 11. Enfin, l’article R.716-6 du code précité prévoit dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». 12. L’article R.712-23 du code de la propriété intellectuelle précise : « […] La date à laquelle une marque est réputée enregistrée, notamment pour l’application des articles L. 712-4 et L. 714-5, est : […]2° Pour les marques internationales n’ayant pas fait l’objet d’une notification d’irrégularité fondée sur le 2° de l’article R. 712-11 ou d’une opposition, celle de l’expiration du délai prévu à l’article R. 717-4 ou, si elle est postérieure, celle de l’expiration du délai pour former opposition ; […] ». 13. L’article R.717-4 du code précité, dans son deuxième alinéa, prévoit ainsi que : « Le délai de quatre mois dans lequel doivent être émises les notifications d’irrégularité, conformément à l’article R. 712-11 (2°), court à compter de la notification à l’Institut national de la propriété industrielle de l’extension à la France de l’enregistrement international ». 14. Par ailleurs, selon l’article R.717-5 du code précité : « Le délai pour former opposition, conformément à l’article L. 712-4, court à compter de la publication du bulletin La gazette par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. […] ». 15. En l’espèce, l’enregistrement international contesté a fait l’objet d’une désignation postérieure notamment pour la France le 28 janvier 1959 et cette désignation postérieure a été notifiée aux offices nationaux concernés dont l’Institut, le 22 février 1979. Aucune notification de refus provisoire ni d’opposition n’ayant été communiquée par l’Institut pour la partie française à l’expiration du délai de quatre mois, soit le 22 juin

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1979, la marque contestée est réputée enregistrée pour la France à cette date. La demande en déchéance a été déposée le 6 décembre 2021. 16. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 17. Le titulaire de la marque contestée devait prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 6 décembre 2016 au 6 décembre 2021 inclus, pour l’ensemble des produits désignés dans l’enregistrement. 18. En l’absence de toute réponse du titulaire de de la marque contestée, il n’existe aucune preuve de l’usage sérieux de cette marque pour les produits contestés, ni aucune indication de motifs valables de non-usage. 19. Le demandeur a présenté une requête, au sens du dernier alinéa de l’article L.716-3 du code de la propriété intellectuelle, relative à la date de déchéance de la marque contestée et ainsi sollicité que la déchéance prenne effet « à compter d’un délai de 5 années suivant l’enregistrement de la marque , soit le 1er juillet 1984 et de manière subsidiaire au 1er novembre 2019 ». 20. A la lumière de l’article L.714-5 du même code, la date à laquelle est survenu un motif de déchéance doit s’entendre comme celle faisant suite à une période de non-usage ininterrompue de cinq ans au plus tôt après la date d’enregistrement de la marque contestée. 21. En l’espèce, en l’absence de la preuve d’un usage sérieux, le motif de déchéance est intervenu le 22 juin 1984 (la marque étant réputée enregistrée pour la France à la date du 22 juin 1979, voir infra point 15). 22. La requête du demandeur étant postérieure à la survenance du motif de déchéance, il y a lieu de donner droit à cette requête. 23. Il convient par conséquent de déchoir le titulaire de la marque contestée de ses droits sur la protection pour la France de la marque contestée à compter du 1er juillet 1984 pour tous les produits visés dans l’enregistrement. B. Sur la demande de répartition des frais 24. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».

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25. L’arrêté du 4 décembre 2020, prévoit en son article 2.II., qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : … le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. ». Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 26. En l’espèce, le demandeur a présenté dans sa demande en déchéance une demande de prise en charge des frais exposés. Il doit être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait droit à la demande pour l’intégralité des produits visés initialement dans la demande en déchéance. 27. En outre, le titulaire de la marque contestée n’a pas présenté d’observations dans le délai qui lui était imparti. La présente procédure n’a par conséquent donné lieu à aucun échange entre les parties au cours de la phase d’instruction, en sorte que le demandeur, représenté par un mandataire, n’a pas exposé d’autres frais que ceux nécessaires à la présentation de sa demande. 28. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros).

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC-21-0181 est justifiée. Article 2 : La société la société Sanofi-Aventis Deutschland GmbH est déclarée déchue de ses droits sur la partie française de la marque internationale n°216809 à compter du 1er juillet 1984 pour l’ensemble des produits désignés à l’enregistrement. Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de la société Sanofi-Aventis Deutschland GmbH au titre des frais exposés