OPP 21-0304 02/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur B L , agissant pour le compte de DAMRAZ, société en cours de formation a déposé le 2 novembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 696 843 portant sur le signe verbal DAMRAZ. Le 22 janvier 2021, la société SOCIEDAD ANONIMA DAMM (société de droit espagnole) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union Européenne portant sur le signe complexe DAMM, déposée le 27 mai 2015, et enregistrée sous le numéro 014 169 461, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, la société déposante a contesté la comparaison des produits et services ainsi que cel e des signes. La société opposante a également été invitée à fournir des preuves d’usage de la marque antérieure. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION a) Sur la preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intel ectuel e, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où el e est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels el e est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, el e était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une tel e preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’el e est utilisée conformément à sa fonction essentiel e qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels el e a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 2 novembre 2020. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union Européenne au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 2 novembre 2015 au 2

n ovembre 2020 inclus, pour les produits et services invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir : «Bières; Bières enrichies en minéraux; Bières blondes; Porter [bière]; Stout. Services de vente en gros et au détail de boissons et produits alimentaires; Mise à disposition d’aliments et de boissons ». Sur l’invitation du déposant, la société SOCIEDAD ANONIMA DAMM a fourni, dans le délai imparti, plusieurs pièces dont notamment :

- Captures écran des résultats de recherche comprenant « DAMM BIERE » sur la période de 2015 à 2020 ;

- Divers articles de presse sur les produits de la société opposante de 2016 à 2018 ;

- Divers articles en ligne sur l’évaluation et la critique positive des produits de la société opposante, postées au cours de la période concernée ;

- Un article sur l’organisation d’un pop-up de quatre jours en 2016 ;

- Factures sur la vente de bières, qui couvrent la période concernée. L’argumentation de la déposante conteste les preuves d’usage en invoquant l’utilisation de marque de famil e. Toutefois, pour apprécier l’usage sérieux, l’Institut doit prendre en considération les éléments de preuve dans leur intégralité. Même si certains facteurs pertinents font défaut dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents dans tous les éléments de preuve peut quand même établir un usage sérieux. Force est de constater, dans le cadre de l’appréciation globale des pièces, que l’usage sérieux a été suffisamment démontré pour les « Bières; Bières enrichies en minéraux; Bières blondes; Porter [bière]; Stout » pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent. Dans les pièces produites par l’opposante, la marque figure accompagnée d’autres éléments qui n’altèrent pas le caractère distinctif du signe tel qu’enregistré, notamment les termes « bock », « lemon », « inedit » ou encore, « free », dans la mesure où ces termes sont évocateurs des produits pertinents. Certes, deux ou plusieurs marques peuvent être utilisées ensemble de manière autonome, avec ou sans mention du nom de l’entreprise, sans altérer le caractère distinctif de la marque enregistrée antérieure. Il est fréquent, dans le commerce, de présenter des marques indépendantes dans des tail es et des polices différentes, de sorte que ces différences évidentes, qui soulignent la marque de fabrique, indiquent que deux marques différentes sont utilisées conjointement mais de manière autonome. A cet égard, en ce qui concerne les « Bières; Bières enrichies en minéraux; Bières blondes; Porter [bière]; Stout », les nombreuses pièces fournies par la société opposante (catalogues, articles de presse, factures) démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pour les produits et services précités, pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent. En revanche, en ce qui concerne les services de « Services de vente en gros et au détail de boissons et produits alimentaires; Mise à disposition d’aliments et de boissons », il ne ressort pas des documents fournis par la société opposante que la marque antérieure est exploitée pour ce type de services. En effet, dans son courrier accompagnant les preuves d’usage, la société opposante indique des articles de presse portant sur l’organisation d’un pop-up appelée La Boqueria et la brasserie Estrel a DAMM située dans l’enceinte du club de footbal du FC Barcelone et qui propose à manger et à boire ainsi que plusieurs factures de vente de produits de bières portant la mention DAMM. Toutefois, les articles de presse et les factures mettent en avant la promotion de ses propres services. Aucun usage pour les services précités n’est démontré lorsque le fabricant vend et met à disposition ses propres produits à partir de son magasin ou de son site internet. Il ne serait pas approprié d’assimiler la protection des produits compris dans la classe 32 à ceux conférés par l’enregistrement pour les services de vente au détail et de mise à disposition compris dans la classe 35.

Il convient de rappeler que la vente par le fabricant de ses propres produits n’est pas un service indépendant mais une activité couverte conférée par l’enregistrement de la marchandise. En conséquence, la société opposante ayant prouvé l’usage de la marque antérieure invoquée pour les « Bières; Bières enrichies en minéraux; Bières blondes; Porter [bière]; Stout », la marque antérieure est réputée enregistrée dans le cadre de l’opposition pour les produits et services précités. b) Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits et services suivants : « sous-bocks de bières; dessous de chopes de bières ; chopes à bières; verres à bières; rafraichisseurs de boissons [récipients]; supports isothermes pour canettes de boissons; vaissel e pour le service de boissons; récipients isothermes pour aliments ou boissons; sacs isothermes pour aliments ou boissons; tire-bouchons; bouteil es; ouvre-bouteil es; plateaux à servir non en métaux précieux; dessous de bouteil es non en papier autres que le linge de table; gobelets en papier et en matière plastique ; bières; bières artisanales ; services de vente au détail de bières; services de vente en gros concernant des bières; services de vente au détail par le biais de catalogues liés aux bières ; services de distribution [livraison] de boissons tel es que des boissons alcooliques ; services de bar à bières; fournitures de services de boissons; services d’approvisionnement de boissons; services de restauration [aliments et boissons]; services de boissons à emporter; services de bars ». Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, les services de la marque antérieure à prendre en compte dans le cadre de la comparaison des produits et services sont les suivants : « Bières; Bières enrichies en minéraux; Bières blondes; Porter [bière]; Stout ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les « bières; bières artisanales » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.

C ontrairement aux assertions de la déposante, les « sous-bocks de bières; dessous de chopes de bières ; chopes à bières; verres à bières » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent unis par un lien étroit et obligatoire avec les « bières » de la marque antérieure, en ce que les premiers sont utilisés pour la consommation des seconds. Ils sont commercialisés dans les mêmes magasins de distribution, bars et restaurants. Il s’agit donc de produits complémentaires, et dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. En revanche, les « rafraichisseurs de boissons [récipients]; supports isothermes pour canettes de boissons; vaissel e pour le service de boissons; récipients isothermes pour aliments ou boissons; sacs isothermes pour aliments ou boissons; tire-bouchons; bouteil es; ouvre-bouteil es; plateaux à servir non en métaux précieux; dessous de bouteil es non en papier autres que le linge de table; gobelets en papier et en matière plastique » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent des contenants pour divers liquides et les accessoires permettant d’ouvrir les contenants, ne présentent pas les mêmes les mêmes nature, fonction et destination que les « Bières » de la marque antérieure invoquée qui désignent des boissons alcoolisées. Ils ne présentent pas, davantage, de lien étroit et obligatoire, dès lors que les premiers n’ont pas nécessairement pour objet de contenir les seconds, lesquels ne sont pas exclusivement consommés à l’aide des premiers. Ainsi, ces produits ne sont pas complémentaires, ni dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce qu’indique la société opposante. Par ail eurs, ne saurait être prise en considération la comparaison effectuée par la société opposante entre les « services de vente au détail de bières; services de vente en gros concernant des bières; services de vente au détail par le biais de catalogues liés aux bières ; services de distribution [livraison] de boissons tel es que des boissons alcooliques ; services de bar à bières; fournitures de services de boissons; services d’approvisionnement de boissons; services de restauration [aliments et boissons]; services de boissons à emporter; services de bars» de la demande d’enregistrement contestée et les « Services de vente en gros et au détail de boissons et produits alimentaires; Mise à disposition d’aliments et de boissons » de la marque antérieure invoquée, dès lors que suite à l’absence de preuve de leur usage, ces derniers ne peuvent être pris en compte dans le cadre de la comparaison de produits et services. En conséquence, les produits et services précités de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DAMRAZ, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe complexe DAMM, reproduits ci-dessous : Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est constitué d’une dénomination alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination et d’une présentation particulière. Si les signes commencent par la séquence DAM(M), force est de constater que la présence de la séquence finale RAZ au sein du signe contesté engendre d’importantes différences de structure et de physionomie, ainsi que de rythme et de sonorités entre les deux signes. En effet, visuel ement, ces signes se différencient par leur longueur (six lettres pour le signe contesté / quatre lettres pour la marque antérieure) du fait notamment de la terminaison RAZ du signe contesté, en sorte qu’ils possèdent une physionomie distincte. Cette différence visuel e entre les deux signes est renforcée par le caractère inhabituel de la lettre Z du signe contesté ainsi que par la présentation de ce dernier en lettres gothiques rouges. Phonétiquement, ces signes se distinguent par leur rythme (deux temps pour le signe contesté ; un seul temps pour la marque antérieure) et par leurs sonorités finales ([rase] pour le signe contesté / [ame] pour la marque antérieure). Contrairement à ce que soutient la société opposante, le fait que la séquence DAM est située en position d’attaque au sein du signe contesté ne saurait suffire à lui conférer un caractère prépondérant et individualisable. En effet, les séquences DAM et RAZ apparaissent étroitement associées pour former l’ensemble verbal DAMRAZ dans lequel la séquence DAM n’est plus perceptible en tant que tel e. La séquence DAM apparaît donc fondue dans un ensemble dont el e ne peut être détachée que par une opération purement artificiel e et dans lequel, malgré sa position d’attaque, el e n’est pas de nature à retenir à el e seule l’attention du consommateur. Il résulte de ce qui précède que les deux signes produisent une impression d’ensemble différente. En outre, ne saurait être retenue l’argumentation de la société opposante tenant aux décisions d’opposition rendues précédemment par l’Institut, ces dernières ayant été rendues dans des circonstances différentes de la présente espèce.

A insi, compte tenu des différences d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, le consommateur n’est pas susceptible de confondre ni d’associer les deux signes. Le signe verbal contesté DAMRAZ n’est donc pas similaire à la marque complexe antérieure DAMM. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité de certains des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal DAMRAZ peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.