OPP 21-5348 17/05/2022

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame N N K M et Monsieur C Z D ont déposé le 20 septembre 2021, la demande d’enregistrement n° 4 801 323 portant sur le signe verbal NEVE ELLÉ – SUSTAINABLE LUXURY FRAGRANCES.

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Le 13 décembre 2021, la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

— la marque complexe française ELLE déposée le 30 avril 2019 et enregistrée sous le n° 4 547 833, sur le risque de confusion ;

— la marque complexe de l’Union européenne ELLE déposée le 18 février 2021, enregistrée sous le n° 018402081, sur le fondement de l’atteinte à la marque de renommée ;

L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

A. Sur l’appréciation du risque de confusion au regard de la marque complexe française ELLE n° 4 547 833

Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des produits

Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

L’opposition est formée contre les produits suivants : « Parfums ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « produits de parfumerie ; eaux de toilette ; eaux de Cologne ».

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La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal NEVE ELLÉ – SUSTAINABLE LUXURY FRAGRANCES, ci-dessous reproduit :

La marque antérieure porte sur le signe complexe ELLE, reproduit ci-dessous :

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de cinq éléments verbaux et d’un tiret alors que la marque antérieure est constituée d’un unique élément verbal dans une calligraphie particulière.

Si les signes en présence comportent les lettres ELL- ainsi que la lettre E (présentée avec un accent aigu dans le signe contesté), cette seule circonstance ne saurait suffire à justifier un risque de confusion entre les signes qui pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement.

En effet, visuel ement, la présence du terme NEVE en attaque du signe contesté engendre des différences manifestes de structure, de longueur et de présentation entre les éléments verbaux NEVE ELLÉ et ELLE en présence (deux éléments verbaux totalisant huit lettres pour le signe contesté / un seul élément verbal de quatre lettres pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie très différente.

Phonétiquement, les signes diffèrent par leur rythme (trois ou quatre temps selon la prononciation pour le signe contesté, contre un seul temps pour la marque antérieure) ainsi que par l’ensemble de leurs sonorités ; en effet, même si l’on peut considérer que l’accent « ajouté au dernier E de la séquence ELLÉ [du signe contesté] apparaît (…) visuel ement

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secondaire », en revanche phonétiquement il engendre de grandes différences de rythme et prononciation entre les éléments verbaux ELLÉ et ELLE ([é-lé] / [èl]) ce qui renforce les différences entre les signes.

Enfin, intel ectuel ement, la marque antérieure ELLE renvoie à un pronom personnel singulier féminin. Cette référence est totalement absente du signe contesté dès lors que, contrairement à ce que soutient la société opposante, la présence d’un accent aigu sur le terme ELLÉ exclue cette évocation.

Ces différences d’ensemble sont renforcées par la présence de l’ensemble verbal anglais SUSTAINABLE LUXURY FRAGRANCE au sein du signe contesté, lequel même s’il peut renvoyer à la nature des produits comme le fait valoir la société opposante, occupe une place non négligeable en raison de sa longueur et participe également à l’impression d’ensemble différente laissée par les signes.

Ces signes présentent donc une impression d’ensemble distincte que la prise en considération des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer.

En effet, si l’élément verbal ELLÉ apparaît certes distinctif au regard des produits en cause, il ne présente pas pour autant un caractère dominant dans le signe contesté, dès lors que le terme NEVE qui le précède est tout aussi distinctif au regard desdits produits et perceptible en raison de sa présentation sur une même ligne, de longueur identique et dans une police de caractères de même tail e.

En outre, le terme NEVE est placé en attaque du signe contesté, de sorte qu’il y est mis en exergue ; il convient à cet égard de rappeler que selon une jurisprudence constante, les éléments d’attaque des signes sont d’autant plus de nature à être remarqués et mémorisés par le consommateur, en ce qu’ils sont lus et prononcés en premier.

Ainsi, rien ne permet de considérer que l’élément verbal ELLÉ constitue l’élément dominant du signe contesté, l’élément verbal d’attaque NEVE apparaissant au moins d’égale importance.

A cet égard, la société opposante se contente d’affirmer que « le terme ELLÉ est visuel ement individualisable au sein de la demande contestée dans la mesure où il est séparé par un espace de la séquence d’attaque NEVE » mais ne démontre pas en quoi il serait dominant.

Ainsi, le signe contesté ne sera pas perçu comme une référence à la marque antérieure ELLE mais comme un tout dans lequel le terme ELLÉ ne retiendra pas nécessairement l’attention du consommateur.

Dès lors, comme tenu de leurs différences d’ensemble ainsi que de leurs éléments distinctifs et dominants, les signes produisent une impression d’ensemble distincte excluant tout risque de confusion ou d’association. En particulier, et contrairement à ce qu’invoque la société opposante, le signe contesté ne risque pas d’être perçu comme une « déclinaison de la marque antérieure pour des parfums ».

Enfin, ne sauraient être pris en considération les précédents cités par la société opposante tirés de décisions rendues par l’Institut, dès lors que ces décisions ont été prises dans des circonstances différentes de la présente espèce.

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Le signe verbal contesté NEVE ELLÉ – SUSTAINABLE LUXURY FRAGRANCES n’est donc pas similaire à la marque complexe antérieure ELLE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

Toutefois, si un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et/ou services, encore faut-il qu’il existe un risque de confusion entre les signes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

A cet égard, la société opposante invoque l’interdépendance des critères d’appréciation du risque de confusion et l’identité des produits de la marque antérieure.

Toutefois, la proximité des produits en cause ne permet pas de compenser l’absence de similarité entre les signes en cause, tel e qu’exposée ci-dessus.

De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.

En l’espèce, la société opposante invoque la connaissance de la marque antérieure pour désigner un magazine féminin dans le domaine de la mode et de la beauté.

Cependant, cette connaissance de la marque antérieure n’est pas établie au regard des produits servant de base à l’opposition sur le fondement du risque de confusion, à savoir les « produits de parfumerie ; eaux de toilette ; eaux de Cologne ».

En effet, la connaissance de la marque antérieure sur le marché n’est qu’un facteur aggravant du risque de confusion et ne saurait pallier à l’existence d’un tel risque. En l’espèce, les signes en présence possèdent des différences prépondérantes, exclusives de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine.

Ainsi, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l’esprit du public, et ce malgré l’identité des produits en cause.

B. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque complexe de l’Union européenne ELLE n° 018402081

Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment

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profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.

Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.

Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.

Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.

En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque de l’Union européenne n° 018402081 portant sur le signe complexe ELLE, reproduit ci-dessous :

La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « magazines dans les domaines de la mode, la beauté ».

A cet égard, et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante indique notamment que la marque antérieure ELLE « …dispose d’une renommée certaine dans l’Union Européenne, en relation avec un magazine dans les domaines de la mode et de la beauté ».

El e fait valoir que le magazine « a fait l’objet d’un usage continu depuis… 1945 ».

La société opposante ajoute que le magazine est « … désormais proposé dans tous les pays membres de l’Union Européenne [dont] la majorité… dispose de sa propre édition du magazine ». El e souligne également l’étendue géographique de l’usage de sa marque antérieure, précisant que le magazine ELLE est importé dans les pays de l’Union Européenne qui ne disposent pas de leur propre édition (à savoir « l’Autriche, Chypre, l’Estonie, la Lituanie, la Lettonie, le Luxembourg, Malte et la Slovaquie »).

La société opposante relève que les documents fournis font état de volumes de vente entre 2015 et 2019, autour de 350 000 exemplaires par semaine, et un total de 10 mil ions de

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lecteurs en 2015 en totalisant les versions imprimée et digitale. En outre le site www.el e.fr disposait de 4 148 000 visiteurs uniques et 68 715 000 pages vues).

La société opposante indique en outre que le magazine ELLE a été reconnu « meil eur magazine de l’année » en 2013 et que la marque est citée comme exemple de la marque notoire dans des manuels de droit de la Propriété Industriel e.

Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit des documents répartis dans de nombreuses annexes, parmi lesquel es :

— Annexe 3 : couverture du premier numéro du magazine ELLE en France datée du 21 novembre 1945 ;

— Annexes 4 à 8 : pages indiquant la popularité de El e sur les réseaux sociaux : page Facebook ELLE comportant les indications suivantes « 1 599 572 personnes aiment ça – 1 594 521 personnes suivent ce lieu » ; Extrait du compte Instagram ELLE comportant l’indication suivante « 382 000 abonnés » ; Extrait du compte Twitter ELLE comportant l’indication suivante « 510 000 abonnés » ; Extrait du compte YouTube ELLE comportant les indications suivantes « 361 000 abonnés » et « 52 006 026 vues – actif depuis le 22 mai 2007 » ;

— Annexe 9 : capture écran ACPM.fr (Al iance pour les chiffres de la Presse et des Médias) relative aux résultats de diffusion de la marque ELLE en France, faisant état :

 pour 2019, d’un nombre de « diffusion France payée » de 330 153 exemplaires et de 344 117 pour la « diffusion totale » ;

 pour 2018, d’un nombre de « diffusion France payée » de 332 522 exemplaires et de 348 315 pour la « diffusion totale » ;

 pour 2017, d’un nombre de « diffusion France payée » de 329 932 exemplaires et de 346 690 pour la « diffusion totale » ;

 pour 2016, d’un nombre de « diffusion France payée » de 333 141 exemplaires et de 351 121 pour la « diffusion totale » ;

 pour 2015, d’un nombre de « diffusion France payée » de 330 715 exemplaires et de 349 034 pour la « diffusion totale » ;

— Annexe 11 : Un document Lagardère citant un chiffre sourcé ACPM : 11 mil ions de lecteurs en version imprimée et digitale cumulées ;

— Annexes 14 à 19 : pages de couverture du magazine ELLE du 2 janvier 2015 au 10 avril 2020 (au total 276 pages de couverture) ;

— Annexe 20 : Une copie d’une page du magazine annonçant que la marque ELLE a été élue « meil eure marque de magazine de l’année » en 2013 ;

— Annexe 33 : extrait d’un livre intitulé « ELLE était une fois de 1945 à nos jours » paru aux Editions du Chêne à l’occasion des 70 ans du magazine ;

— Annexe 35 : Document de Presstalis faisant état de tableaux de résultats d’exploitation par pays.

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Il ressort clairement de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-dessus, lesquel es proviennent pour la plus grande partie de sources externes, indépendantes et récentes, que la marque antérieure ELLE a fait l’objet d’un usage intensif et qu’el e est connue sur le marché pertinent de l’Union Européenne, où el e occupe une position solide parmi les marques leaders du marché des périodiques.

Les pièces produites témoignent également :

— de sa valorisation à 255 mil ions d’euros tel e qu’el e ressort du mensuel L’Expansion de juil et/août 2007 (Annexe n°44) ;

— de sa réputation, notamment en raison de son élection comme « meil eure marque magazine de l’année 2013 » (Annexe n°20) ou encore de l’ouvrage « ELLE était une fois de 1945 à nos jours » qui lui est consacré (Annexe n°33) ;

— et plus généralement, de sa reconnaissance comme marque « largement connue du grand public » comme cela ressort de l’ouvrage « Droit de la Propriété Industriel e » de S (Annexe n°21).

Ainsi la marque antérieure est renommée en France pour les « magazines dans les domaines de la mode, la beauté » invoqués.

En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure au regard des produits précités.

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal NEVE ELLÉ – SUSTAINABLE LUXURY FRAGRANCES, ci-dessous reproduit :

La marque antérieure porte sur le signe complexe ELLE, reproduit ci-dessous :

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté et la présente marque antérieure présentent des différences visuel es, phonétiques et intel ectuel es prépondérantes, de sorte que le signe contesté doit être considéré comme différent de la présente marque antérieure.

Le signe verbal NEVE ELLÉ – SUSTAINABLE LUXURY FRAGRANCES n’est donc pas similaire à la marque antérieure complexe ELLE.

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Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes.

Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si cel e-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un.

En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure ELLE est dirigée à l’encontre de l’ensemble des produits de la demande d’enregistrement contestée à savoir les « Parfums ».

Comme indiqué précédemment, il est établi par la société opposante que la marque antérieure ELLE possède un caractère distinctif accru du fait de sa renommée auprès du grand public en tant que magazine féminin traitant notamment de la mode et de la beauté. Toutefois, les signes sont si éloignés l’un de l’autre que le signe contesté ne risque pas d’évoquer la marque antérieure dans l’esprit du public concerné.

En conséquence, eu égard à l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce et après appréciation de ces derniers, il apparaît improbable que le public concerné établisse une connexion mentale entre les signes en conflit, c’est-à-dire qu’il établisse un « lien » entre ceux-ci. Dès lors, l’atteinte à la renommée de la marque antérieure ne peut pas être reconnue.

L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition n’apparaît donc pas bien fondée sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure pour les produits précités.

CONCLUSION

En conséquence, le signe verbal NEVE ELLÉ – SUSTAINABLE LUXURY FRAGRANCES peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.

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PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : L’opposition est rejetée.

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