OPP 21-5664 12/07/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame Madame G C a déposé le 15 octobre 2021, la demande d’enregistrement n° 4 808 764 portant sur le signe verbal UNE PETITE ROBE NOIRE. Le 30 décembre 2021, la société GUERLAIN (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque verbale française LA PETITE ROBE NOIRE, déposée le 23 mars 2007 et renouvelée par première déclaration en date du 13 juillet 2017 sous le n°3 490 167. 1

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque verbale française n° 3 490 167 portant sur le signe suivant : LA PETITE ROBE NOIRE. La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « Produits de parfumerie». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit des pièces, parmi lesquelles :

- A nnexe 3 : Attestation concernant les investissements publicitaires engagés pour le parfum « La Petite Robe Noire » entre les années 2012 et 2021.

- A nnexe 4 : Exemples d’efforts promotionnels du parfum « La Petite Robe Noire » entre les années 2017 et 2021. 2

- A nnexe 5 : Articles de presse entre les années 2012 et 2021 portant sur le parfum « La Petite Robe Noire »
- A nnexe 6 : Les chiffres de Nomenclature de dédouanement des produits en France pour le parfum « La Petite Robe Noire » en 2014
- A nnexe 7 : Résumé des récompenses attribuées au parfum « La Petite Robe Noire » sur l’année 2013. Il ressort de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-avant, que la marque antérieure LA PETITE ROBE NOIRE a fait l’objet d’un usage intensif depuis de nombreuses années, et qu’elle est connue en France et notamment sur le marché français pour les « Produits de parfumerie». Les pièces démontrent notamment que la marque LA PETITE ROBE NOIRE a une position consolidée sur le marché du fait de sa croissance, de l’augmentation des chiffres de vente et des efforts marketing et publicitaires dont la marque antérieure a fait l’objet. Les nombreuses références dans les publications relatives à la marque LA PETITE ROBE NOIRE et à son succès constituent autant de circonstances qui établissent que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance, ce que ne conteste pas la déposante. Cette appréciation tient compte des particularités et des caractéristiques du marché en question et du fait que le pourcentage du public qui connaît en réalité la marque peut être beaucoup plus élevé que le nombre d’acheteurs réels des produits concernés. Ainsi, la marque antérieure invoquée LA PETITE ROBE NOIRE jouit d’un certain degré de reconnaissance auprès du public pertinent, ce qui permet de conclure que la marque antérieure a bien acquis une renommée en France, pour les produits précités, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes en cause La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal UNE PETITE ROBE NOIRE reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal LA PETITE ROBE NOIRE reproduit ci- dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. 3

L 'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux composés de quatre éléments verbaux. Les signes en cause ont en commun les éléments verbaux PETITE ROBE NOIRE, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques importantes. Ils diffèrent par la présence, dans le signe contesté, de l’article indéfini UNE et dans la marque antérieure de l’article défini LA. Toutefois, la prise en considération des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer cette différence. En effet, les éléments verbaux PETITE ROBE NOIRE apparaissent distinctifs au regard des produits visés. Toutefois, les éléments verbaux UNE et LA seront perçus comme des articles renvoyant aux termes PETITE ROBE NOIRE et ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant de ces termes. En conséquence, il ressort de l’impression d’ensemble produite entre les signes que le signe verbal contesté UNE PETITE ROBE NOIRE apparaît similaire, à un degré élevé, à la marque verbale antérieure LA PETITE ROBE NOIRE. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. Ainsi, l’établissement d’un tel lien entre les signes, implique d’examiner également la nature des produits en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits concernés. 4

E n l’espèce, et comme démontré précédemment, la marque antérieure LA PETITE ROBE NOIRE jouit d’une renommée importante pour les produits suivants : « Produits de parfumerie» En outre, les signes en présence présentent un degré de similarité important, comme précédemment établi. Suite à une notification de l’Institut en date du 11 janvier 2022, la demande d’enregistrement contestée est limitée aux produits suivants : « fourrures (vêtements); sous-vêtements » Ainsi, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure LA PETITE ROBE NOIRE ne porte que sur ces derniers. A cet égard, la société opposante fait valoir que « les juridictions françaises reconnaissent la similarité des parfums / cosmétiques de la classe 3 et des vêtements de la classe 25, estimant notamment que l’ensemble de ces produits relèvent du secteur de la mode, sont fréquemment commercialisés par les mêmes entreprises et ont la même destination. ». En l’espèce, compte tenu de la renommée de la marque antérieure, de la similarité importante des signes, et du fait que les produits en cause sont souvent distribués par les mêmes sociétés et appartiennent au secteur de la mode, les consommateurs concernés pourront faire à l’évidence un lien entre la demande d’enregistrement contestée et la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En conséquence, les consommateurs seront incités à établir un lien entre le signe contesté et la marque antérieure au regard des produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « fourrures (vêtements); sous-vêtements ». Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. Il appartient à la société opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. En l’espèce, l’opposant a établi que l’image véhiculée par la marque antérieure (à savoir, de proposer des produits très largement connus des consommateurs français) est susceptible d’affecter positivement le signe contesté, influençant ainsi le choix des consommateurs sans efforts marketing significatifs de la part de la déposante. L’usage de la demande contestée conduirait ainsi la déposante à tirer profit de la renommée de la marque antérieure invoquée, notamment en lui permettant d’amoindrir la nécessité 5

d 'investir dans la publicité et de bénéficier des efforts et de la réputation de la société opposante sur ce marché. Par conséquent, les consommateurs pourraient décider de se tourner vers les produits en question en croyant que la demande d’enregistrement contestée est liée à la marque de renommée de la société opposante, détournant ainsi son pouvoir attractif. Il en résulte que l’usage de la demande d’enregistrement contestée UNE PETITE ROBE NOIRE est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure LA PETITE ROBE NOIRE, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure LA PETITE ROBE NOIRE, la demande d’enregistrement contestée UNE PETITE ROBE NOIRE ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner les produits suivants : « fourrures (vêtements); sous- vêtements ». CONCLUSION En conséquence, le signe verbal UNE PETITE ROBE NOIRE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits pouvant faire naître un lien avec la marque antérieure, sans porter atteinte à la marque antérieure de renommée de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 6