NL22-0194 Le 26 avril 2023 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L.713-2, L.713-3 et L.714-3 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 3 novembre 2022, la société à responsabilité limitée ABATTOIR DE L’ORIENT (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL22-0194 contre la marque

n° 17/ 4395326 déposée le 11 octobre 2017, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur I B J est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2018-09 du 2 mars 2018. 2. La demande en nullité est formée à l’encontre de la totalité des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Classe 32 : eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Classe 35 : présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ». 3. Les motifs de nullité invoqués dans le récapitulatif de la demande en nullité sont :

- un motif relatif fondé sur le risque de confusion avec le nom commercial antérieur H MARKET
- un motif absolu, à savoir le dépôt de la marque contestée effectué de mauvaise foi. 2

4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple ainsi que par courriel. 6. Suite au rattachement électronique effectué par ce dernier, la demande en nullité lui a été notifiée par courrier recommandé en date du 29 novembre 2022, reçu le 13 décembre 2022. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 13 février 2023. II.- DECISION A – Sur le motif absolu de nullité de la mauvaise foi 1. S ur le droit applicable 8. La marque contestée a été déposée le 11 octobre 2017, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, le 11 décembre 2019. 9. En conséquence, la validité de la marque contestée doit être appréciée au regard de la loi n°92- 597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de cette marque. 10. Ainsi, conformément à l’adage « fraus omnia corrumpit » ainsi qu’à la jurisprudence (notamment Cass. Com. 25 avril 2006, pourvoi n°04-15641), peut être déclaré nul l’enregistrement d’une marque déposée de mauvaise foi. 11. A cet égard, la Cour de cassation a pu préciser que toute marque déposée en fraude des droits d’autrui étant nécessairement déposée de mauvaise foi, la jurisprudence française selon laquelle l’annulation d’une marque déposée en fraude des droits d’autrui peut être demandée, sur le fondement du principe « fraus omnia corrumpit » combiné avec l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, satisfait aux exigences qui découlent de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de transposition des directives sur ce motif d’annulation (Cass. Com. 17 mars 2021, 18-19.774). 12. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 2. S ur le fond 13. En application du principe général du droit selon lequel la fraude corrompt tout, le dépôt d’une marque est susceptible d’être qualifié de frauduleux dès lors qu’il porte atteinte aux intérêts d’un tiers, notamment lorsqu’il a été effectué dans l’intention de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité, présente ou future, et/ou de s’approprier indûment le bénéfice 3

d’une opération légitimement entreprise ou d’y faire obstacle en lui opposant la propriété de la marque frauduleusement obtenue. 14. La Cour de justice de l’Union européenne a posé en principe que la notion de mauvaise foi constitue une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l’Union (CJUE, 29 janvier 2020, C-371/18, § 73 ; CJUE, 27 juin 2013, C-320/12), et pour laquelle il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce, appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, et notamment de prendre en considération l’intention du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce. 15. A cet égard, la mauvaise foi est susceptible d’être retenue lorsqu’il ressort « d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, § 75). 16. La jurisprudence a pu relever que pouvait notamment constituer un facteur pertinent de la mauvaise foi, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est contesté (CJUE, 11 juin 2009, LINDT GOLDHASE, C-529/07). 17. Il est également admis par la jurisprudence que peut être qualifié de mauvaise foi le dépôt d’une marque effectué en connaissance de l’usage d’un signe identique antérieur bénéficiant d’une renommée et motivé par l’intention de profiter de sa renommée (même résiduelle) ou de sa force d’attraction (TUE, 8 mai 2014, SIMCA, T-327/12 ; TUE, 14 mai 2019, NEYMAR, T-795/17). 18. Enfin, il convient de préciser que le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue. 19. Le demandeur doit donc démontrer, d’une part, que le titulaire de la marque contestée avait connaissance, au jour du dépôt de la marque contestée, de l’usage de la marque antérieure, et, d’autre part, que le dépôt contesté a été effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité ou d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque. 20. Le demandeur avance qu’il est titulaire d’un signe antérieur qu’il exploite depuis plus de 15 ans et qu’il est « notoirement connu des consommateurs de produits alimentaires orientaux et halal sur une partie substantielle du territoire national ». Il précise qu’il avait effectué une demande d’enregistrement de marque portant sur ce signe le 15 décembre 2010 auprès de l’Institut en classe 35 et que sa demande a été publiée au BOPI 2011- 01 du 7 novembre 2011. Bien que n’ayant pas été enregistrée, la seule publication du dépôt « constitue la preuve publique de la connaissance par le déposant de l’existence de H MARKET 4

et de la volonté de la requérante d’en octroyer la protection à titre de marque ». Enfin, il indique que le titulaire de la marque contestée a son domicile personnel à quelques minutes de l’un des magasins H MARKET. 21. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 11 octobre 2017. Il convient donc de rechercher si, à cette date, le titulaire de la marque contestée avait connaissance d’un usage antérieur du signe . 22. Si le demandeur soutient que son signe antérieur H MARKET est notoirement connu, force est de constater qu’il n’apporte aucune pièce visant à le démontrer, de sorte que cette notoriété n’a pas été établie. 23. Le fait que le demandeur ait procédé à une demande d’enregistrement de marque publiée au bulletin officiel de la propriété industrielle ne permet pas d’établir que le titulaire de la marque contestée ait eu connaissance effective de cette publication. En tout état de cause, à supposer que le titulaire de la marque contestée ait eu connaissance de cette publication, cela permettrait uniquement de justifier de la connaissance de la publication d’un dépôt de marque et non de la connaissance d’un usage de la marque antérieure, qui au demeurant n’a pas été enregistrée. 24. Enfin, si le demandeur soutient que le titulaire de la marque contestée a son domicile personnel à quelques minutes de l’un des magasins H MARKET, force est de constater qu’il n’a apporté aucune pièce permettant de le démontrer. 25. Ainsi, au vu des éléments et arguments fournis par le demandeur, il n’est pas démontré que le titulaire de la marque contestée avait connaissance, au jour de son dépôt, de l’usage antérieur du signe invoqué par le demandeur. 26. En tout état de cause, le demandeur ne démontre pas davantage en quoi le titulaire de la marque contestée aurait, au jour du dépôt contesté, le 11 octobre 2017, agi dans l’intention de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité. 27. Or, ainsi qu’il ressort de jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, « La circonstance que l’auteur de cette demande sait ou doit savoir qu’un tiers utilise une marque à l’étranger au moment du dépôt de sa demande qui peut être confondue avec la marque dont l’enregistrement est demandé ne suffit pas, à elle seule, à établir l’existence, au sens de ladite disposition, de la mauvaise foi de l’auteur de ladite demande » (CJUE – C 320/12, § 37). 28. A cet égard, est inopérant l’argument du demandeur selon lequel la marque contestée « n’a fait l’objet d’aucune exploitation depuis sa date de dépôt le 11 octobre 2017, soit depuis plus de 5 ans ». En effet, la prétendue absence d’exploitation de la marque contestée (l’obligation d’exploitation ne courant au demeurant qu’à compter de 5 ans suivant la date d’enregistrement), ne permet pas d’établir une intention frauduleuse du titulaire de la marque contestée, qui doit s’apprécier au jour du dépôt de la marque contestée. 5

29. Par conséquent, la demande en nullité est rejetée sur le fondement du dépôt de mauvaise foi. B- Sur le motif relatif de nullité 1. S ur le droit applicable 30. La marque contestée a été déposée le 11 octobre 2017, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, le 11 décembre 2019. 31. En conséquence, la disponibilité du signe doit être appréciée au regard de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée. 32. Ainsi, conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ». 33. A cet égard, l’article L. 711-4 du même code dispose notamment que « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : (…) c) à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». 34. En conséquence, la présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 2. Sur le fond 35. Le demandeur soutient qu’il exploite le nom commercial depuis 2006 « de manière sérieuse et continue ». La marque contestée portant sur un signe identique susciterait un risque de confusion avec ce nom commercial. Il fournit une « Pièce n° 1 : Extrait K-bis ». 36. Il est de jurisprudence constante que le droit sur le nom commercial s’acquiert par le premier usage public (Cass.com., 3 juillet 2001, n°98-22.995). Le nom commercial ne peut constituer une antériorité opposable au dépôt d’une marque postérieure qu’à la condition qu’il ait donné lieu à une exploitation permanente et stable à compter de son premier usage public et antérieurement à la date de dépôt de la marque contestée et qu’il bénéficie d’une 6

connaissance sur l’ensemble du territoire national (TGI Paris, 3e ch., 8 juillet 2011, n°09/11931). 37. La portée non seulement locale des signes d’usage doit s’apprécier non seulement au plan géographique mais aussi au plan économique. Ainsi, il faut que le signe soit « effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires » (CJUE, 29 mars 2011, affaire C-96/09 P). 38. La marque contestée a été déposée le 11 octobre 2017. Le demandeur doit donc démontrer l’exploitation effective du nom commercial invoqué avant cette date. 39. Force est de constater qu’en l’espèce, le demandeur n’a fourni aucune pièce visant à démontrer l’exploitation effective du nom commercial antérieur invoqué. 40. A cet égard, l’extrait KBIS fourni (pièce 1) permet de justifier de l’existence d’un nom commercial antérieur H MARKET, mais aucunement de son exploitation et de sa portée non seulement locale. 41. En conséquence, la demande en nullité fondée sur le nom commercial antérieur H MARKET est rejetée. C. Conclusion 42. En conséquence, la demande en nullité est :

- Rejetée sur le fondement du motif absolu de dépôt de mauvaise foi
- Rejetée sur le fondement du motif relatif de risque de confusion D. Sur la répartition des frais 43. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 44. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […]c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 7

45. En l’espèce, le demandeur a présenté une demande de prise en charge des frais exposés. Toutefois, il ne peut être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il n’est pas fait droit à sa demande en nullité. 46. Il convient par conséquent de rejeter la demande de répartition des frais exposés formulée par le demandeur. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL22-0194 est totalement rejetée. Article 2 : La demande de répartition des frais est rejetée. 8