NL 22-0227 Le 12 octobre 2023

DECISION

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ;

Vu le code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.711-1 à L.711-3, L.714-3, L.716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L.716-2-8, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;

Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 26 décembre 2022, la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE (société anonyme) (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL22-227 contre la marque française n°21/4 829 277 déposée le 27 décembre 2021, ci-dessous reproduite :

L’enregistrement de cette marque, dont la société DAVLO, société par actions simplifiée, est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publiée au BOPI 16/2022 du 22 avril 2022.

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2. La demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « classe 43 Services de restauration (alimentation); services de traiteurs ».

3. Le demandeur invoque deux motifs relatifs de nullité et se fonde sur les droits antérieurs suivants :

— une atteinte à la marque française antérieure n°19/4 547 833 déposée le 30 avril 2019 portant sur le signe verbal ci-dessous reproduit :

— une atteinte à la marque de l’Union européenne antérieure n°18402081 portant sur le signe ELLE, en ce qu’elle bénéficierait d’une renommée.

4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité.

5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt.

6. La demande a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement, par courrier recommandé en date du 23 février 2023 et reçu le 28 février 2023. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée et le demandeur ont respectivement présenté un jeu d’observations.

8. Les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 21 juillet 2023. Prétentions du demandeur

9. Dans son exposé des moyens, concernant l’atteinte à la marque française antérieure n°19/4 547 833, le demandeur fait valoir que les services visés sont similaires.

Il relève également la similarité entre les signes par la reprise, au sein de la marque contestée, de la marque antérieure de façon identique et en position d’attaque, les autres éléments verbaux de ce signe étant donc insuffisants de ce fait pour retenir l’attention du consommateur ; en outre, les deux marques sont toutes les deux composées du pronom personnel féminin ELLE, leur conférant une similitude conceptuelle.

Le demandeur souligne la distinctivité accrue de la marque antérieure du fait de sa grande connaissance en France et dans l’Union européenne et s’appuie sur un certain nombre de pièces pour démontrer cette notoriété (pièces qui seront listées ci-dessous).

Concernant l’atteinte à la renommée de la marque de l’Union européenne n°18402081, le demandeur a produit un certain nombre de pièces destinées à démontrer cette renommée et fait valoir que l’usage de la marque contestée porterait atteinte à la renommée de la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

3 marque antérieure, en ce qu’elle permet à son titulaire de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure.

10. Dans ses premières et dernières observations en réponse, le demandeur réitère son argumentation développée dans son exposé des moyens et répond aux arguments du titulaire de la marque contestée :

— Il précise que les négociations à l’amiable n’ont pas abouti en raison du refus du titulaire de la marque contestée de procéder à une limitation du libellé de la classe 43 (annexe 88) ;

— Concernant la comparaison des services, le demandeur rappelle d’une part qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des circonstances justifiant le dépôt d’une marque ni de l’usage qui en est projeté ; en outre, la marque antérieure n’est pas soumise à obligation d’usage ; il souligne que la marque ELLE est bien utilisée pour des services de restauration notamment au sein de son hôtel ;

— il cite à l’appui de son argumentation des décisions de l’INPI (annexes 90 et 91) ;

— Il rappelle que les deux signes font référence tous les deux au pronom personnel féminin ELLE, l’association avec un jeu de mots entre les prénoms des exploitants ne sera pas perçue par le public concerné ; en outre le terme DEE’S n’a pas de signification particulière ;

— Concernant l’atteinte à la renommée, il constate que le titulaire de la marque contestée n’a pas contesté la renommée de la marque antérieure pour un magazine et rappelle la protection élargie accordée aux marques de renommée de sorte qu’il n’est pas nécessaire que les produits et services pour lesquels la renommée est invoquée soient les mêmes que ceux visés par la marque contestée ;

— le demandeur réitère ses arguments concernant le lien entre les signes ainsi que sur le profit tiré indûment de la renommée de la marque antérieure.

Prétentions du titulaire de la marque contestée 11. Dans ses observations, le titulaire de la marque contestée effectue un rappel du contentieux initial entre les parties : en effet, le demandeur l’a préalablement informé de son intention de formuler une opposition à l’encontre de sa demande d’enregistrement ; suite à plusieurs échanges, il a procédé au retrait partiel de son dépôt (retrait des produits en classe 25) ; malgré tout et sans en avoir au préalable informé son mandataire, le demandeur a donc procédé à une demande en nullité.

Il fait également valoir les arguments suivants :

— Concernant le risque de confusion avec la marque française antérieure, la marque contestée est exploitée pour une saladerie tandis que la marque antérieure a été déposée pour l’usage de services hôteliers ; les deux activités des parties sont donc sans rapport.

Visuellement et phonétiquement, les signes sont différents en raison de la présence de l’esperluette et du terme DEE’S dans la marque contestée et présentent un sens distinct, la marque contestée correspondant à la combinaison des premières initiales du prénom David, exploitant de la saladerie et celui de sa femme.

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Des marques similaires ont été valablement enregistrées en classe 43 postérieurement à la marque antérieure.

La marque antérieure ne bénéficie pas d’une grande connaissance pour les services en cause.

— sur l’atteinte à la renommée de la marque antérieure de l’Union européenne, la marque contestée n’a pas été déposée pour les produits pour lesquels la marque antérieure a acquis une connaissance certaine sur le territoire de l’Union européenne. En outre, il a été démontré que les signes sont différents et que les services pour lesquels la marque contestée est exploitée sont distincts de sorte qu’aucun argument ne justifie d’un lien pertinent dans l’esprit du public entre les marques en cause.

Enfin, le demandeur n’a aucunement démontré l’existence d’un quelconque préjudice ou profit tiré par la marque contestée du fait de l’existence de la marque antérieure.

II.- DECISION

A. Sur le droit applicable

12. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 13. A cet égard, l’article L.711-3 du même code dispose notamment que « Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : b) lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ».

2° Une marque antérieure enregistrée ou une demande de marque sous réserve de son enregistrement ultérieur, jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, que les produits ou les services qu’elle désigne soient ou non identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou demandée et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu’il leur porterait préjudice ».

14. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.

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B. Sur le fond 15. En l’espèce, la demande en nullité de la marque française ELLE & DEE’S n°21/4 829 277 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion entre la marque contestée et la marque française antérieure ELLE n°19/4 547 833 ainsi que sur l’atteinte à la renommée de la marque antérieure de l’Union européenne ELLE n°18402081. 1) Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion avec la marque n°19 / 4 547 833

16. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

17. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.

 Sur les produits et services 18. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 19. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des produits et services de la marque contestée, à savoir : « services de restauration (alimentation); services de traiteurs ».

20. La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les services suivants, invoqués par le demandeur : « salons de thé ; services de bars ; services hôteliers ».

21. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par le demandeur que l’Institut fait siens, démontrant que les services de de la marque contestée présentent les mêmes nature, fonction et destination en ce qu’ils consistent tous à la fourniture d’aliments et de boissons aux consommateurs et sont donc similaires aux services de la marque antérieure.

22. A cet égard ne saurait être retenu l’argument du titulaire de la marque contestée selon lequel la marque contestée est exploitée pour une saladerie tandis que la marque antérieure a été déposée pour l’usage de services hôteliers, les deux activités des parties étant donc selon lui sans rapport.

En effet, la comparaison des produits et/ou services dans le cadre de l’une demande en nullité doit uniquement s’apprécier eu égard aux produits et services pour lesquelles les marques en présence ont été enregistrées, indépendamment des conditions d’exploitation effectives ou supposées ou de l’activité réelle des parties. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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 Sur les signes

23. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :

24. La marque antérieure porte quant à elle sur le signe verbal reproduit ci-dessous :

25. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

26. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

L’impression d’ensemble produite par les signes

27. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté, est composé de trois éléments verbaux séparés d’une esperluette ainsi que par une apostrophe et que la marque antérieure est composée d’un seul élément verbal.

28. Visuellement et phonétiquement les signes ont en commun un terme identique, ELLE.

Ils se distinguent néanmoins par la présence d’une esperluette et de l’ensemble verbal DEE’S au sein de la marque contestée.

Il en résulte des ressemblances visuelles moyennes entre les signes. 29. Phonétiquement, les signes ont en commun la même sonorité d’attaque, [èl].

En revanche, les signes se distinguent par leur sonorité finale, du fait de la présence de l’ensemble verbal DEE’S au sein de la marque contestée.

Il en résulte des ressemblances phonétiques moyennes entre les signes.

30. Intellectuellement, les signes en présence ont en commun le pronom personnel féminin ELLE.

Par ailleurs, les signes se distinguent par la présence au sein du signe contesté de l’ensemble verbal DEE’S au sein de la marque contestée.

Il en résulte des ressemblances intellectuelles moyennes entre les signes.

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7 31. Ainsi, les signes en cause présentent des similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles à un degré moyen.

Les éléments distinctifs et dominants des signes

32. Si le terme ELLE commun aux deux signes est le seul élément verbal de la marque antérieure, il n’en va pas de même dans la marque contestée où il est suivi d’une esperluette ainsi que de l’ensemble verbal DEE’S.

33. En l’espèce, cet ensemble verbal, placé sur la même ligne que le terme ELLE et dans une calligraphie identique, apparaît tout aussi distinctif au regard des services en cause que le terme ELLE ; en outre, placé sur la même ligne et dans une calligraphie identique que le terme ELLE est tout aussi perceptible et de ce fait tout aussi dominant.

En conséquence, et contrairement aux affirmations du demandeur, le consommateur percevra spontanément la marque contestée dans sa globalité et sera incité à retenir chacun des éléments qui le composent. 34. Par conséquent, les signes en présence présentent des similitudes moyennes, amoindries par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants.  Sur les autres facteurs pertinents du cas d’espèce

Le public pertinent

35. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion.

36. En l’espèce, il n’est pas discuté que le public pertinent des services en cause est incarné par le grand public doté d’une attention moyenne, raisonnablement attentif et avisé.

Le caractère distinctif de la marque antérieure

37. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.

38. En l’espèce, le demandeur soutient que « la marque antérieure ELLE dispose d’un caractère distinctif important du fait de son usage intensif et de longue durée en France et dans l’Union européenne ».

A cet égard :

— Il rappelle notamment que : « la marque antérieure ELLE, utilisée depuis 75 ans en France, est aujourd’hui devenue le magazine de référence dans le domaine de la mode et de la beauté en raison de la grande qualité des produits sélectionnés et mis en avant au sein du magazine et des articles publiés » ;

- Il précise que « la page Facebook de l’édition française du magazine ELLE est aujourd’hui suivie par plus de 1.5 millions de personnes (Annexe 8). La page Instagram du magazine est quant à elle suivie par plus de 381 000 personnes (Annexe 9), le compte Twitter par plus de 509 000 personnes (Annexe 10), la chaîne YouTube par plus de 361 000 personnes, pour Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

8 un total de plus de 52 millions de vues (Annexe 11) et le compte Pinterest de l’édition française du magazine ELLE est visité par plus de 10 millions de personnes pars mois (Annexe 12) » ;

- Et que selon l’ACPM (Alliance pour les chiffres de la presse et des médias) « les ventes du magazine ELLE en France, durant les 5 dernières années, sont les suivantes (Annexe 13) :

- 2015 : 349 034 par semaine ;

- 2016 : 351 121 par semaine ;

- 2017 : 346 690 par semaine ;

- 2018 : 348 315 par semaine ;

- 2019 : 344 117 par semaine ;

- 2020 : 335 025 par semaine
- 2021 : 317 053 par semaine».

Par ailleurs, il soutient qu’« à la simple vue des unes du magazine ELLE, il apparait évident que la mode est associée avec ce magazine en ce qu’il est le thème principal du magazine. Les annexes 18 à 23 correspondent à toutes les unes de l’édition française du magazine du 02/01/2015 au 10/04/2020 et permettent de constater que la femme est au centre du magazine et que la mode en est le sujet principal ».

Il en conclu qu’il « apparait évident que la marque ELLE a été utilisée de façon intensive en France pour désigner un magazine féminin dans le domaine de la mode et de la beauté ».

39. A l’appui de son argumentation, le demandeur produit les annexes suivantes :

• Annexe7 : 1e Une du magazine Elle en France datée du 21 novembre 1945 ; marque ELLE adoptée pour la 1e fois en 1945 pour désigner un magazine féminin dont la mode la beauté et la culture sont les thèmes principaux.

• Annexe 8 : page Facebook suivie par 1,5M de personnes

• Annexe 9 : page Instagram suivie par 381 000 personnes

• Annexe 10 : compte Twitter suivi par 509 000 personnes

• Annexe 11 : la chaîne Youtube suivie par 361 000 personnes pour un total de 52M de vues

• Annexe 12 : compte Pinterest de l’édition française du magazine Elle visité par plus de 10M de personnes/mois

• Annexe 13 : vente du magazine ELLE sur les 5 dernières années, certifiées par l’ACPM (Alliance pour les chiffres de la presse et des médias) :

- 2015 : 349 034 par semaine ;

- 2016 : 351 121 par semaine ;

- 2017 : 346 690 par semaine ;

- 2018 : 348 315 par semaine ;

- 2019 : 344 117 par semaine
- 2020 : 335 025 par semaine
- 2021 : 317 053 par semaine

• Annexe 14 : en 2015 le magazine ELLE a dépassé les 10M de lecteurs au total ; la même année, 2nd magazine féminin en France et le site Internet www.elle.fr a été visité plus de 45 M de fois Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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• Annexe 15 : en 2016 le magazine ELLE a dépassé les 11M de lecteurs au total ; lectorat de la version imprimée s’élève à 1 897 327 ; la même année, site Internet www.elle.fr disposait de 2 320 000 de visiteurs uniques et 28 410 000 pages ont été vues.

• Annexe 16 : en 2017 le magazine ELLE a dépassé les 11M de lecteurs au total ; lectorat de la version imprimée s’élève à 2 073 779 ; la même année, site Internet www.elle.fr disposait de 2 277 000 de visiteurs uniques et 26 473 000 pages ont été vues.

• Annexe 17 : en 2018 site Internet www.elle.fr disposait de 4 148 000 de visiteurs uniques et 68 715 000 pages ont été vues. • Annexes 18 à 23 : unes de l’édition française du magazine du 02/01/2015 au 10/04/2020 permettant de constater que la mode et la beauté en sont les sujets principaux. • Annexe 24 : en 2013 le magazine ELLE a été reconnu meilleur magazine de l’année lors de la 11e édition des « magazines de l’année ». • Annexe 25 : la marque ELLE a été citée à deux reprises comme exemple de marque notoire dans de manuels de droit de la propriété industrielle • Annexes 26 à 28 : reconnaissance de la renommée de la marque ELLE par les juridictions françaises et l’EUIPO
- Cour de Cassation, arrêt du 23/09/2008;

- – Cour d’Appel de Paris, arrêt du 09 /05/2017;

- – EUIPO, décision d’opposition du 27/05/2013 • Annexes 29 à 33 : décisions de l’INPI ayant reconnu à plusieurs reprises que la marque antérieure ELLE disposait d’un caractère distinctif important en raison de sa large connaissance dans le domaine de la mode :

- ELLE / ELLE TARIKH, décision du 09/12/2019 ;

- – ELLE / ELLE CLUB, décision du 18/03/2019 ;

- – ELLE / EL, décisions du 05/11/2018 ;

- ELLE / EL, décision statuant sur une demande en nullité du 13/01/2021 • Annexes 34 et 34bis : jurisprudence antérieure montrant que dans des cas similaires, les signes suivants ont été reconnus similaires par l’INPI : ELLE/ELL&LUI ainsi que ELLE/LUX&ELLES.

40. En l’espèce, il convient de rappeler que les services invoqués de la marque antérieure, avec lesquels les services de la marque contestée sont considérés comme similaires, sont les suivants : « salons de thé ; services de bars ; services hôteliers ».

41. A cet égard, il n’est pas contesté que la marque antérieure bénéficie d’une grande connaissance pour désigner « un magazine féminin dans le domaine de la mode et de la beauté » (voir infra point 55).

42. Toutefois, force est de constater que les magazines ou périodiques ne sont pas invoqués par le demandeur.

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10 43. Or, la connaissance de la marque antérieure ne peut être étendue aux services invoqués dès lors que celle-ci ne bénéficie pas d’une connaissance pour ces services.

44. Le fait que « la marque ELLE a été utilisée de façon intensive en France pour désigner un magazine » ne saurait avoir pour effet de conférer à la marque antérieure une connaissance particulière pour les services visés au point 40.

45. Ainsi, force est de constater que le demandeur ne justifie pas, pour les services invoqués, d’une connaissance particulière de la marque antérieure de nature à accroitre le risque de confusion.

46. Ainsi, la marque antérieure sera considérée comme ayant un caractère distinctif normal pour les services invoqués.

Appréciation globale du risque de confusion

47. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

48. En l’espèce, malgré la similarité entre les services cités au point 21, il y a lieu de constater que les similitudes moyennes entre les signes se trouvent amoindries par la prise en compte des éléments distinctifs des signes en présence. En outre, compte tenu du caractère distinctif normal de la marque antérieure en l’absence de connaissance particulière de celle-ci sur le marché des services invoqués, le public pertinent, ne sera pas enclin à attribuer aux marques en cause une origine commune.

49. Par conséquent, aucun risque de confusion n’est établi entre les marques en présence.

50. Ainsi, la demande en nullité doit être rejetée en ce qu’elle est fondée sur l’existence d’un risque de confusion.

2. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée

51. L’atteinte à une marque de renommée, au sens des articles précités, suppose l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, dans l’Union, l’identité ou la similitude des marques en conflit, et la démonstration d’une atteinte à la renommée, c’est-à-dire lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte ou porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à écarter l’atteinte.

a. Sur la renommée de la marque antérieure de l’Union européenne n°018 402 081

52. La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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53. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 27 décembre 2021. Par conséquent, le demandeur doit démontrer que la marque antérieure de l’Union européenne n°018 402 081 a acquis une renommée sur le territoire de l’Union européenne avant cette date, pour les produits et services pour lesquels la renommée est invoquée par le demandeur, à savoir :

« Classe 16 : magazines dans les domaines de la mode, la beauté, le textile, la décoration, la gastronomie, la culture, l’art de vivre, le bien-être, l’insertion socio-professionnelle des femmes, l’accompagnement et la défense des femmes dans la société ».

54. Le demandeur se réfère aux arguments et pièces susvisés aux points 38 et 39, et fait en outre valoir la durée de l’usage de sa marque antérieure, relevant qu’elle « fait l’objet d’un usage continu depuis le 21 Novembre 1945 en France ». Il précise également que le magazine ELLE « est désormais proposé dans tous les pays membres de l’Union Européenne et [que] la majorité des Etats membres dispose de sa propre édition du magazine » (Royaume-Uni – également distribuée en Irlande – depuis 1985 ; Espagne depuis 1986 ; Italie depuis 1987 ; Portugal, Grèce, Suède et Allemagne depuis 1988 ; Pays Bas depuis 1989 ; Pologne et République Tchèque depuis 1994 ; Roumanie depuis 1997 ; Hongrie depuis 2001 ; Croatie depuis 2002 ; Belgique depuis 2003 ; Slovénie et Bulgarie depuis 2005 ; Danemark et Finlande depuis 2008). (Annexes 7, 35 et 36)

55. Il souligne également l’étendue géographique de l’usage de sa marque antérieure, précisant que le magazine ELLE est importé dans les pays de l’Union Européenne qui ne disposent pas de leur propre édition (à savoir « l’Autriche, Chypre, l’Estonie, la Lituanie, la Lettonie, le Luxembourg, Malte et la Slovaquie »). (Annexes 37 à 38)

56. Enfin, Il fait également valoir l’intensité de l’usage de la marque antérieure. Il s’appuie, à cet égard, sur les chiffres de vente, par semaine, du magazine ELLE en France, (de 2015 à 2021), sur la moyenne du nombre de copies vendues, par mois, dans les autres états membres de l’Union Européenne sur la même période, sur le nombre moyen de lecteurs par mois des éditions imprimées (de 2015 à 2021), sur le nombre de visiteurs uniques des éditions digitales (pour l’année 2019 et 2021) ainsi que sur le nombre de lecteurs au total (versions imprimées et digitales) pour les années 2015 à 2018 et sur le nombre de visiteurs uniques et de vues des pages du site internet www.elle.fr. Il s’appuie, en outre, sur le nombre total d’abonnés sur les réseaux sociaux. (Annexes 13 à 16 et 40 à 47)

57. Il soutient que « la valeur de la marque ELLE, dans le Monde, a été estimée à 255 millions d’euros ».

58. Il invoque également des décisions des juridictions françaises et de l’EUIPO ayant reconnu la renommée de la marque antérieure (Annexes 26 à 28, 33, 48 à 56).

59. Par ailleurs, il soutient que la marque antérieure ELLE fait l’objet d’un usage intensif dans le domaine culinaire, en ce qu’elle fait l’objet d’un usage pour désigner des services d’organisation de concours dans le domaine du vin, que le demandeur a développé un magazine culinaire nommé ELLE A TABLE, lancé en France puis proposé dans d’autres pays européens. Il invoque également les fiches de cuisine présentes dans tous les magazines ELLE et fait à cet égard état d’une décision de la première chambre des recours de l’EUIPO du 11/11/2010 qui a considéré que la marque ELLE a « acquis une renommée en rapport aux guides et fiches culinaires du magazine et distingue une gamme de publications consacrées à la cuisine et à la gastronomie » (annexe 78).

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Le demandeur produit à l’appui de cette argumentation les pièces suivantes : Annexes 57 58 et 59 : usage de la marque ELLE pour désigner des services d’organisation de concours dans le domaine du vin ; depuis 2015, concours organisé par le magazine ELLE sous le nom ELLE A TABLE visant à récompenser les meilleurs vins de l’année et leur décernant ainsi des médailles ; des macarons portant la marque ELLE peuvent ainsi être apposés sur les bouteilles de vin sélectionnés Annexe 60 : illustration d’étiquettes ELLE A TABLE apposées sur les vins MOUTON CADET récompensés Annexe 61 et 62 : Revues de presse concours ELLE A TABLE 2018 et 2019 ayant pour objet la publication des vins sélectionnés accompagnés de propositions de recettes Annexe 63 : publication tous les deux mois du magazine culinaire ELLE A TABLE en France depuis 1999 ; en 2017, le magazine français ELLE A TABLE disposait de 1 272 000 lecteurs et était distribué à hauteur de 88 752 copies en 2018 Annexe 64 : Médiapack ELLE A TABLE France 2018
- 2018 : 94 800 magazines par édition (tous les deux mois) ;

- – 2019 : 92 775 magazines par édition (tous les deux mois) ;

- – 2020 : 96 400 magazines par édition (tous les deux mois) ;

- – 2021 : 101 508 magazines par édition (tous les deux mois) Annexe 65 : page Facebook du magazine ELLE A TABLE suivie par 979 000 personnes Annexe 66 : Fiches recettes pour lesquelles le magazine ELLE est connu et reconnu (entre septembre 2018 et novembre 2020) Annexe 67 : recettes publiées dans le magazine ELLE et ELLE A TABLE (entre 2003 et 2005) Annexe 68 : usage des signes ELLE et ELLE A TABLE pour désigner un livre de cuisine Annexe 69 : usage des signes ELLE et ELLE A TABLE pour désigner un coffret de fiches de cuisine Annexe 70 : exportations du magazine ELLE dans les pays membres de l’Union européenne (12 pays au sein desquels il est présent) Annexe 71 : En 2020, le magazine français ELLE A TABLE disposait de 887 000 lecteurs et a été imprimé à hauteur de 100 831 copies

Annexe 72 : en 2020, aux Pays-Bas, la même année, le nombre de visiteurs uniques du site internet elleeten.nl était de 494 743, pour un total de 1 1130845 pages vues Annexe 73 : En 2018, en Espagne, le magazine ELLE GOURMET a été imprimé à hauteur de 50 000 exemplaireset disposait de 120 000 lecteurs Annexe 74 : en 2018, le magazine Suédois ELLE MAT &VIN disposait de 117 000 lecteurs et a été imprimé à hauteur de 20 450 copies

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13 Annexe 75 : en 2018, le magazine Italien ELLE GOURMET a été imprimé à hauteur de 130 000 copies Annexe 76 : Le site internet elle.com/es/living/elle-gourmet/, correspondant à la page du magazine espagnol ELLE GOURMET a été visité par plus de 3 000 000 de visiteurs uniques pour un total de pages vues de 49 074 973 en 2018 Annexe 77 : fiches et coffrets de cuisine en Italie

60. Il ressort de l’ensemble des documents produits que la marque de l’Union Européenne antérieure jouit d’une grande renommée en France et dans d’autres pays de l’Union européenne, en relation avec des « magazines dans les domaines de la mode, la beauté, la gastronomie ».

61. En effet, les pièces produites permettent de caractériser la forte renommée de la marque antérieure ELLE n° n°003 475 365, compte tenu des indications qu’elles donnent quant à :

— La durée de son usage en raison de sa longévité particulièrement importante ;

— L’étendue géographique de son usage, en raison de la commercialisation d’éditions nationales en France ainsi que dans la plupart des Etats membres de l’Union Européenne, de sa diffusion dans les autres états membres de l’UE mais également de sa présence à travers le monde;

— L’intensité de son usage en raison des volumes de vente, du nombre de lecteurs en France et dans d’autres états de l’Union Européenne et notamment en Allemagne, en Italie, au Royaume Uni , ou encore du nombre d’abonnés aux pages et aux comptes des principaux réseaux sociaux.

Les pièces produites témoignent également :

— De sa valorisation à 255 millions d’euros telle qu’elle ressort du mensuel L’Expansion de juillet/août 2007 ;

— De sa réputation, notamment en raison de son élection comme « meilleure marque magazine de l’année 2013 » (Annexe n°24) ;

— Et plus généralement, de sa reconnaissance comme marque « largement connue du grand public » comme cela ressort de l’ouvrage « Droit de la Propriété Industrielle » de J S (Annexe n°25).

62. Plus particulièrement, le demandeur indique qu’« en complément du magazine ELLE, la marque antérieure ELLE fait l’objet d’un usage intensif dans le domaine culinaire ».

En l’espèce, il ressort des pièces 57 à 59 que la marque ELLE fait l’objet d’un usage pour désigner des services d’organisation de concours dans le domaine du vin et démontre l’utilisation de macarons portant la marque ELLE directement apposés sur les bouteilles de vins sélectionnées ; en outre, la marque antérieure distingue également des publications ayant pour objet la cuisine et la gastronomie ELLE A TABLE (annexe 63) , ELLE GOURMET (annexe 73) ; par ailleurs, les pièces 66 à 69 et 77 démontrent également une renommée de la marque ELLE pour des fiches de cuisine ; enfin, les chiffres de tirage, le nombre de lecteurs (annexe 64, 71 à 76) ainsi que le nombre d’abonnés au compte Facebook (annexe 65) témoignent d’un usage intensif de la marque antérieure.

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14 63. Ainsi les pièces produites par le demandeur permettent d’établir qu’elle jouit d’une grande renommée sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, et particulièrement en France, pour des « magazines dans les domaines de la mode, la beauté, la gastronomie ». b. Sur la comparaison des signes en cause 64. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :

65. La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :

66. Pour les raisons développées précédemment aux points 23 à 34 et auxquelles il convient de se référer (le signe de la présente marque antérieure étant identique au signe de la précédente marque antérieure), le signe contesté doit être considéré comme présentant des similitudes à un degré moyen avec la marque antérieure lesquelles sont amoindries par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

c. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public 67. Il est constant que pour déterminer si l’utilisation de la marque contestée risque de porter préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure, ou d’en tirer un profit indu, il convient d’analyser si, compte tenu de tous les facteurs pertinents, un lien ou une association entre les signes s’établira dans l’esprit du public concerné.

68. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similitude ou de dissemblance entre ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

69. La demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des produits et services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir : « services de restauration (alimentation); services de traiteurs ». 70. En outre, il ressort des points 23 à 34 que les signes en présence présentent des similitudes à un degré moyen avec la marque antérieure lesquelles sont amoindries par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

71. Comme il l’a été précédemment établi (point 63), la marque antérieure bénéficie d’une grande renommée pour les « magazines dans les domaines de la mode, la beauté, la gastronomie ».

72. Le demandeur indique que la marque antérieure est renommée pour désigner un magazine notamment dans le domaine culinaire et utilisée pour désigner un concours dans le domaine du vin pour un livre de recette et pour des fiches culinaires et en déduit que ces activités en Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

15 lien avec le domaine de la gastronomie sont liées aux services désignés par la marque contestée.

73. Il ressort, en effet nettement des pièces transmises par le demandeur que la marque antérieure ELLE bénéficie d’une grande renommée sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, notamment pour des « magazines dans le domaine de la gastronomie ».

74. La marque antérieure distingue des publications et fiches ayant pour objet la cuisine et la gastronomie, tout comme les services de la marque contestée.

75. Par conséquent, en raison de l’ensemble des éléments précités, en tenant compte notamment de la forte connaissance dont bénéficie la marque antérieure auprès du public, il convient de considérer que les consommateurs concernés par les services de la marque contestée sont susceptibles d’opérer un lien entre la marque contestée ELLE & DEE’S, appliqué à ces services, et la marque antérieure ELLE.

d. Sur la démonstration de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure

76. L’existence d’un lien entre les marques ne dispense pas le demandeur de rapporter la preuve d’une atteinte effective et actuelle à sa marque ou d’un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur (C-252/07 Intel, 27 novembre 2008).

77. Cette atteinte est constituée par un usage sans juste motif de la marque contestée qui soit tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, soit porte ou porterait préjudice à son caractère distinctif, soit porte ou porterait préjudice à sa renommée. Un seul de ces trois types d’atteinte suffit pour que la protection de la marque de renommée puisse s’appliquer.

Sur le risque de profit indu

78. En l’espèce, le demandeur fait valoir que « l’usage de la marque contestée permettrait à son titulaire de tirer profit de la renommée de la marque antérieure lors de l’usage de sa maque ELLE & DEE’S pour désigner les services visés au dépôt de la classe 43 ».

79. La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. Il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée.

80. A cet égard, le demandeur fait valoir que « la marque ELLE est aujourd’hui liée dans l’esprit des consommateurs à l’image d’une femme active, émancipée, moderne, à la page et en adéquation avec son temps, qui porte une attention particulière à son image, et pour laquelle la mode, la décoration, la beauté et le bien-être sont importants ». Il précise également que les investissements effectués pour promouvoir cette marque et la diversifier ont été importants ».

Il en déduit que l’usage de la marque contestée pour « désigner des services en classe 43 tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure ».

81. En l’espèce, il a été prouvé par le demandeur que la marque antérieure bénéficie une renommée pour des magazines dans le domaine de la gastronomie et bénéficie d’une image positive. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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82. Dès lors, ce transfert de l’image positive de la marque antérieure pourrait faciliter la mise sur le marché des services de la marque contestée, réduisant ainsi la nécessité d’investir dans la publicité, et permettrait alors aux titulaires de la marque contestée de bénéficier, sans contrepartie, des efforts commerciaux déployés par le demandeur pour créer et entretenir cette image et diversifier ses activités.

83. Ainsi, il apparait que la marque contestée est susceptible de tirer indument profit de la renommée de la marque antérieure.

84. En conséquence, sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque de l’Union Européenne antérieure n°018 402 081, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les « services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ».

CONCLUSION 85. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée partiellement nulle en ce qu’elle porte atteinte à la renommée de la marque antérieure de l’Union Européenne ELLE n°018 402 081.

86. En revanche l’atteinte à la marque antérieure française ELLE n°19/4 547 833 n’est pas démontrée (point 50).

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : La demande en nullité NL22-0227 est justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ».

Article 2 : La marque n°21/4 829 277 est déclarée partiellement nulle, pour les services précités.

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