OP18-5127 15/ 05/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

I.- FAITS ET PROCEDURE La société KARELIA TOBACCO COMPANY INC. (société de droit grec) a déposé, le 2 août 2018, la demande d’enregistrement n°4487660 portant sur le signe verbal ORIENTAL MIST. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « Tabac ; cigares ; cigarettes ; cigarettes électroniques ; cigarillos ; articles pour fumeurs ; cendriers ; étuis à cigarettes ; briquets ; papier à cigarettes ; allumettes ; solutions liquides pour cigarettes électroniques ». Le 18 décembre 2018, la société STARBUZZ TOBACCO, INC. (société de droit américain régie selon les lois de l’Etat de Californie) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale de l’Union européenne OCEAN MIST, déposée le 16 février 2012, enregistrée et renouvelée sous le n° 010651008. Cet enregistrement portait notamment sur les produits suivants : « Tabac ; Articles pour fumeurs ; Allumettes ». L’opposition a été notifiée à la société déposante le 20 décembre 2018 sous le n°2018- 5127. Cette notification l’informait qu’une action en annulation avait été engagée à l’encontre de la marque antérieure devant l’EUIPO. La procédure a dès lors été suspendue, ce dont les parties ont été informées. Suite à la décision de l’EUIPO du 8 avril 2021, devenue définitive, l’Institut a informé les parties, en date du 17 novembre 2022, que la procédure d’opposition reprenait à cette date, au stade où elle se trouvait le 20 décembre 2018, jour de la suspension. Le 21 janvier 2023, la société déposante a présenté des observations en réponse à l’opposition, transmises à la société opposante par l’Institut en application du principe du contradictoire. Dans ses observations, la titulaire de la demande d’enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d’usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 2 février 2023, des pièces ont été fournies dans le délai imparti. Lors de la transmission des preuves d’usage de la marque antérieure, la société opposante a présenté également des observations en réponse à celles de la déposante. Toutefois, la présentation d’observations par la société opposante n’étant pas prévue à ce stade de la procédure, elles ne peuvent être prises en considération pour l’établissement du présent projet de décision. Par courrier émis le 16 mars 2023, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

La société opposante et la société déposante ont successivement présenté des observations en réponse à ce projet. Suite à une demande de la part de l’opposante et de la déposante, une commission orale s’est tenue en présence des deux parties le 12 mai 2023. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- LA SOCIETE OPPOSANTE La société opposante fait valoir, à l’appui de son opposition, les arguments exposés ci- après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée. Elle sera perçue comme une déclinaison de la marque antérieure. L’opposant invoque l’interdépendance des facteurs qui doit être prise en considération dans l’appréciation du risque de confusion. B.- LA TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT CONTESTÉE

Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société déposante invite la société opposante à fournir des éléments de preuve de l’usage sérieux de sa marque. Elle conteste également la comparaison des produits ainsi que celle des signes. Dans ses observations en réponse au projet de décision, elle conteste le bien-fondé de ce projet quant à la comparaison des produits ainsi à celle des signes. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

III.- DECISION A – SUR LA PRODUCTION DES PIÈCES PROPRES À ÉTABLIR QUE LA DÉCHÉANCE DE LA MARQUE ANTÉRIEURE POUR DÉFAUT D’EXPLOITATION N’EST PAS ENCOURUE Selon l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans juste motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés par l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ». Aux termes de l’article R. 712-17 dudit code, « Le titulaire de la demande d’enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l’opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation n’est pas encourue. Ces pièces doivent établir l’exploitation de la marque antérieure, au cours des cinq années précédant la demande de preuves d’usage, pour au moins l’un des produits ou services sur lesquels est fondée l’opposition ou faire état d’un juste motif de non-exploitation ». Enfin, selon les termes de l’article R. 712-18 1° du code précité, « La procédure d’opposition est clôturée…[lorsque] l’opposant… n’a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n’est pas encourue ». S’il est vrai que la société déposante a fondé sa demande de preuves d’usage sur des textes du code de la propriété intellectuelle ne s’appliquant pas à l’espèce, il n’en demeure pas moins que sa demande est recevable car elle est claire et non équivoque au sens de l’ancien article R712-17 dudit Code applicable à la présente procédure. En l’espèce, la société opposante invoque à l’appui de son opposition notamment les produits suivants : « Tabac ; Articles pour fumeurs ; Allumettes ». Toutefois, suite à la décision d’annulation de l’EUIPO précitée à l’encontre de la marque antérieure, les produits de la marque antérieure invoqués par la société opposante sont les suivants : « Tabac pour narguilé ». Sur l’invitation de la société déposante à produire de telles pièces, la société opposante a notamment fourni, dans le délai imparti, des catalogues datés de 2018 et 2020 à 2022 proposant des produits vendus par la société opposante, des photographies et factures démontrant l’exposition de produits de tabac à narguilé vendus sous la marque antérieure lors du salon INTERTABAC de Dortmund en 2018, ainsi que des extrait de factures de 2018, à 2022 correspondant à la vente de produits vendus sous la marque antérieure au sein de l’Union européenne. Il convient de rappeler que, compte tenu de la réglementation applicable à l’opposition, dans le cadre d’une procédure d’opposition, dès lors que des pièces sont fournies dans le délai imparti, qu’elles attestent d’un usage à titre de marque du signe antérieur invoqué et qu’elles portent sur au moins un des produits sur lesquels est fondée l’opposition, il n’appartient pas à l’Institut de se substituer aux juridictions compétentes pour apprécier notamment la portée, la durée et la fréquence de l’usage sur le maintien du droit à la marque. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Ainsi, les pièces fournies attestent d’un usage sur le territoire de l’Union européenne à titre de marque du signe verbal OCEAN MIST en cause. La titulaire de la marque antérieure a donc satisfait à l’obligation qui lui est faite par l’ancien article R.712-17 du Code de la Propriété Intellectuelle. En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer la clôture de la procédure. C.- SUR LE FOND Sur la comparaison des produits L’opposition porte sur les produits suivants : « Tabac ; cigares ; cigarettes ; cigarettes électroniques ; cigarillos ; articles pour fumeurs ; cendriers ; étuis à cigarettes ; briquets ; papier à cigarettes ; allumettes ; solutions liquides pour cigarettes électroniques ». Les produits restants de la marque antérieure sont les produits suivants : « Tabac pour narguilé ». Contrairement aux arguments de la société déposante, le « tabac » de la demande d’enregistrement constitue une catégorie générale incluant le « tabac pour narguilé » de la marque antérieure, peu important la différence de « texture » invoquée par la société déposante. Il s’agit donc de produits identiques ou à tout le moins similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine économique. Les « cigares ; cigarettes ; cigarettes électroniques ; cigarillos ; articles pour fumeurs ; papier à cigarettes ; solutions liquides pour cigarettes électroniques » de la demande d’enregistrement contestée tout comme le « Tabac pour narguilé » de la marque antérieure, s’entendent de produits composés de tabac ou de substituts du tabac ou d’articles destinés à fumer. Ainsi, malgré certaines différences quant à leur nature ou à leur utilisation telles que relevées par la société déposante, ces produits visent tous à répondre directement aux besoins des fumeurs Il s’agit donc de produits similaires à l’évidence, que ce soit à un degré fort ou faible. En ce qui concerne les « cendriers ; étuis à cigarettes ; briquets ; allumettes » de la demande d’enregistrement, la société opposante souligne, dans ses dernères observations, que ces produits constituent des « articles pour fumeurs [en ce que ces derniers] englobent tout produit utilisé par un fumeur et nécessaire à l’action de fumer », et que « ces produits sont … 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

vendus en bureau de tabac et peuvent être utilisés pour permettre ou faciliter l’action de fumer » . Elle ajoute qu’ « il est très fréquent que les sites internet spécialisés dans les produits de tabac proposent à la vente dans la rubrique et/ou catégorie « articles pour fumeurs » / « accessoires pour fumeurs » des cendriers, étuis à cigarettes, briquets ou allumettes que les consommateurs peuventacheter directement en ligne », en fournissant plusieurs copies d’écran en ce sens. La société a ainsi démontré que les « cendriers ; étuis à cigarettes ; briquets ; allumettes » de la demande constituent des accessoires pour fumeurs et qu’ils présentent donc un certain degré de similarité avec le « Tabac pour narguilé» de la marque antérieure. Cette position est d’ailleurs conforme à une décision de la chambre de recours du 13 mai 2022 (R1191/2021-2, BUZZ / BUZZ)), qui a confirmé l’analyse selon laquelle « les «hookahs et leurs accessoires; tabac pour narguilé…. » sont similaires à un faible degré aux «briquets» de l’opposante [en ce qu]’ils peuvent être achetés dans les mêmes magasins de tabac spécialisés qui proposent une variété d’articles pour fumeurs. Leur public coïncide en grande partie (fumeurs) ». L’argument de la société déposante selon lequel certains des produits de la demande contestée seraient destinés à des « hommes de pouvoir » alors que les produits de la marque antérieure seraient destinés « aux jeunes » et associés « aux pays d’Afrique du Nord ou du Moyen- Orient » ne saurait être pris en compte car les produits présentent à l’évidence les mêmes nature, fonction et destination et appartiennent tous à la même industrie, à savoir l’industrie du tabac.

Par conséquent, les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ORIENTAL MIST, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal OCEAN MIST, également présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produits par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominant. 7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes en présence sont tous les deux composés de deux éléments verbaux. Visuellement, comme le souligne la société opposante, les signes ont en commun la dénomination MIST, placée en seconde position, précédée d’un terme « commençant par la lettre O », à savoir ORIENTAL et OCEAN. Phonétiquement, les signes ont le même rythme ainsi que les sonorités d’attaque [o] et finales [miste]. Ainsi, les deux signes pris dans leur ensemble présentent d’importantes ressemblances visuelles et phonétiques. Par ailleurs, malgré leur sens distinct, les termes ORIENTAL et OCEAN seront perçus par les consommateurs comme évoquant la saveur des produits, à savoir une saveur orientale ou marine, de sorte que l’association de ces termes au terme MIST confère aux deux signes une structure et une évocation communes dont il peut résulter un risque d’association dans l’esprit du public. Par ailleurs, la société déposante soutient que le terme anglais MIST (qui signifie « brume, brouillard ») est « descriptif [et] ne présente qu’un caractère faiblement distinctif … en ce qu’il signifie brume ou l’idée de vaporiser quelque chose ». Toutefois, il n’est pas certain que les consommateurs français de culture moyenne comprennent ce terme (et ce malgré l’existence de « la nouvelle The Mist de Stephen King [et son adaptation] en série télévisée par Netflix »). En tout état de cause, à supposer même que ce terme soit compris comme tel, il n’en demeure pas moins distinctif au regard des produits en cause, comme l’a d’ailleurs considéré une décision de chambre de recours de l’EUIPO n° R 69/2018-5 du 21 juin 2018 statuant sur une opposition entre les signes MIST et ORIENTAL MIST pour des produits du tabac (« La chambre considère que ce mot [MIST] n’est aucunement descriptif ou autrement faible pour les produits pertinents dans la mesure où il ne permet pas de décrire directement les produits pertinents ou leurs caractéristiques»). De plus, si le terme MIST apparaît utilisé pour décrire certains types de produits cosmétiques (pièce 18 pour des sprays, décision de l’Institut ayant rejeté la marque MIST&CARE pour défaut de caractère distinctif à l’égard de certains produits cosmétiques), il n’est nullement établi que ce terme MIST soit fréquemment utilisé dans le domaine des produits du tabac. A cet égard, les deux captures d’écran fournies en annexe 20 relatives à deux produits pour chichas vendus sous les marques BLUE MIST ne suffisant pas à démontrer la banalité du terme MIST au regard des produits en présence. De même, si la déposante a fourni des exemples d’utlisation du terme MIST pour des produits du tabac (pièces déposant 2 et 3), seul une dizaine d’exemples justifie d’un usage des signes concernés sur le marché, les autres documents consistant en des copies d’enregistrements de marques dont l’usage effectif n’est pas établi. Il s’ensuit que les documents fournis ne suffisent pas à démontrer que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de signes incluant le terme MIST et s’y seraient habitués. 8 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

En tout état de cause, la similitude des signes ne tient pas à la seule séquence MIST mais à son association aux termes d’attaque ORIENTAL et OCEAN et à la perception d’ensemble qui en résulte. Les décisions de justice ou de l’Institut invoquées par la société déposante sont sans incidence en ce qui concerne la comparaison des signes dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce. Il existe donc un risque d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure invoquée. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés. A cet égard, et contrairement à ce qu’affirme la société déposante, le risque de confusion dans l’esprit du public, qui est en l’espèce un risque d’association, ne saurait être exclu du fait que « le degré d’attention du public [à savoir les fumeurs] doit être considéré comme élevé ». CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ORIENTAL MIST ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 9 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée. 10 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI