OPP 20-1114 3 août 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société Rumble! SARL (société à responsabilité limitée) a déposé, le 17 décembre 2019, la demande d’enregistrement n° 4 608 076 portant sur le signe verbal SUPERPITCH. Le 10 mars 2020, Monsieur P L a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants, sur le fondement du risque de confusion :

- Le nom commercial SUPERPITCH ;

- Le nom de domaine « superpitch.fr ». L’opposition a été notifiée au déposant. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites et, suite à une demande expresse de l’opposant, une commission interne à l’INPI a été constituée pour recueil ir leurs observations orales. La commission orale s’est tenue en présence des mandataires respectifs des deux parties. Suite à cette commission orale, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION A) Sur le fondement du nom commercial SUPERPITCH L’opposant invoque une atteinte au nom commercial suivant : SUPERPITCH. L’article L. 712-4 du code de la propriété intel ectuel e dispose que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur de l’Institut national de la propriété industriel e en cas d’atteinte à un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : 4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». Selon l’article L. 712-4-1 du même code, « Peuvent former opposition sur le fondement d’un ou de plusieurs droits mentionnés à l’article L. 712-4 sous réserve que ces droits appartiennent au même titulaire, les personnes suivantes : 5° Toute personne agissant au titre du 4° de l’article L. 712-4 sur le fondement du nom commercial sous lequel el e exerce son activité ou de l’enseigne désignant le lieu où s’exerce cette activité ». Enfin, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque (pris en application des articles R 712-14 et 26) précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : [… ] e) si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom commercial ou à une enseigne, les pièces de nature à établir son exploitation par l’opposant et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ». Par conséquent, l’opposant doit non seulement justifier de l’existence du nom commercial invoqué mais il doit également démontrer qu’il l’exploite. En outre, il est constant que pour conférer un droit privatif à celui qui l’invoque, l’usage du nom commercial doit notamment être public et continu. En effet, le nom commercial étant un signe d’usage, il n’est protégé que dans la mesure où il est effectivement exploité dans la vie des affaires, et ce de manière stable et continue. Il en résulte que pour se prévaloir du nom commercial invoqué dans la procédure d’opposition, il appartient à l’opposant de justifier non seulement qu’il exploite ce nom commercial depuis une date antérieure à cel e du dépôt de la demande d’enregistrement contestée, mais encore qu’il en poursuit l’usage. En l’espèce, l’opposant a fourni dans l’acte d’opposition plusieurs pièces aux fins de prouver l’existence et l’exploitation de son nom commercial, qu’il a nommées comme suit :

- Pièce 1. Extraits de la vidéo Superpitch publiée sur Youtube par P L le 14/11/2013
- Pièce 2. Attestations de personnes prospectées en septembre et octobre 2014
- Pièce 3. Extraits de correspondances de l’Opposant avec des tiers concernant les activités de Superpitch : 1/ à propos de la création de Superpitch (02/12/2013) –1 page 2/ à propos de la commande d’une voix off pour la vidéo de présentation de Superpitch (17/12/2013) –3 pages 3/ pour la rédaction d’un article sur Superpitch (12/01/2014) –1 page 4/ pour la présentation de l’agence Superpitch(10/01 -13/01/2014) –14 pages

- Pièce 4. Copies de factures et devis émis sous le Nom Commercial Superpitch par l’Opposant Toutefois, ces documents, tous datés des années 2013 à 2015 (y compris les factures dont les dates sont comprises entre le 31 décembre 2013 et le 30 mars 2015), ne sont nul ement de nature à démontrer une exploitation du nom commercial par l’opposant au-delà de l’année 2015. Ainsi, aucune de ces pièces ne permet d’établir la continuité de l’usage du nom commercial par l’opposant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement. En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant les autres conditions de recevabilité de ce droit antérieur, celui-ci ne peut être pris en considération dans la présente procédure. B) Sur le fondement du nom de domaine SUPERPITCH.FR L’article L 711-3 dispose que « ne peut être valablement enregistrée… une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 4°)… un nom de domaine dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] f) si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom de domaine, les pièces de nature à établir sa réservation par l’opposant, son exploitation et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ». En l’espèce, ainsi qu’il le précise dans son exposé des moyens, l’opposant invoque une atteinte à son nom de domaine « superpitch.fr », réservé le 31 décembre 2013 et expirant le 31 décembre 2021. Le nom de domaine étant un signe d’usage, il n’est protégé qu’en vertu de son exploitation effective. En outre, ainsi que le précisent expressément les dispositions précitées, l’opposant doit démontrer, par des pièces pertinentes, que la portée du nom de domaine n’est pas seulement locale pour les activités invoquées. La portée non seulement locale doit être établie à la fois dans sa dimension économique et géographique. Il doit en l’occurrence être démontré que le signe invoqué est effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et qu’il présente une étendue géographique qui n’est pas seulement locale, ce qui implique que cet usage ait lieu sur une partie importante du territoire (cf. CJUE 29/03/2011, C-96/09 P, « Bud » EU:C:2011:189, § 159). Aux fins de justifier de la portée non seulement locale du nom de domaine « superpitch.fr », l’opposant affirme qu’ « en vertu du principe de territorialité des signes distinctifs, les noms de domaine enregistrés en «.fr» sont réputés couvrir l’ensemble du territoire national français ». Il ajoute que « l’extension @superpitch.fr est exploitée de façon continue par l’Opposant depuis janvier 2014 (Pièce 3.3) ». Il précise que « le site vitrine hébergé sur ce nom de domaine est rédigé en langue française et ses visiteurs sont situés dans toute la France (Pièce 9) ». Il fait par ail eurs état de ce qu’« un export depuis l’outil Google Analytics permet de déterminer depuis quel es communes le site internet accessible depuis le Nom de Domaine a été consulté entre le 14 novembre 2019 et le 6 mars 2020. Cet outil a pointé non pas moins de 387 commune distinctes (Pièce 8) ».

T outefois, les arguments et pièces invoqués par l’opposant n’apparaissent pas de nature à établir la portée non seulement locale du nom de domaine « superpitch.fr », pour les raisons ci-après énoncées : Le fait que ce nom de domaine ait été réservé avec l’extension « .fr » ne saurait manifestement constituer un argument pertinent pour démontrer sa portée non seulement locale, laquel e doit être établie par des pièces permettant de jauger son exploitation effective, dans sa dimension à la fois économique et géographique. En l’occurrence, les pièces auxquel es fait référence l’opposant ne contiennent pas les indications nécessaires permettant d’estimer la portée réel e de l’exploitation du nom de domaine. En effet, la pièce 8 invoquée par l’opposant consiste exclusivement en une liste de communes, sans aucune indication de source, de titre, ni de date, et qui ne contient aucune mention du nom de domaine « superpitch.fr » ; Rien ne permet dès lors de considérer qu’il s’agisse, comme l’affirme l’opposant, d’un extrait de « l’outil Google Analytics » mentionnant l’ensemble des communes ayant consulté le site internet « superpitch.fr » entre le 14 novembre 2019 et le 6 mars 2020 ; Dès lors, ce document n’a en lui-même aucune valeur probante quant à la portée de l’usage du nom de domaine. Par ail eurs, la pièce 9 invoquée par l’opposant consiste en des extraits du site internet « superpitch.fr » qui décrivent les types d’activités proposées par l’agence et l’équipe constituée. S’il peut être relevé, parmi ces extraits du site, une page intitulée « ils nous font confiance », contenant la reproduction de diverses marques éponymes de sociétés tel es que TOTAL, EDF, LA POSTE (..), et si certaines pages font état de témoignages de clients, ces seules indications, non corroborées par des éléments tangibles et probants permettant de confirmer la réalité d’une tel e clientèle pour les activités invoquées et la situation géographique des sociétés concernées, ne sauraient suffire à établir que le site Internet « superpitch.fr » a une portée qui n’est pas seulement locale. La pièce 3.3 quant à el e n’apporte aucun éclairage sur la portée du nom de domaine invoqué, s’agissant d’un simple email, daté du 12 janvier 2014, dans lequel l’opposant informe un tiers qu’il a fondé une agence de production. Les autres pièces fournies par l’opposant dans l’acte d’opposition ne fournissent pas davantage d’éléments permettant de juger de la portée du nom de domaine « superpitch.fr » invoqué. Ainsi, au vu des pièces produites, il n’est nul ement établi que le nom de domaine invoqué « superpitch.fr » ait une portée qui n’est pas seulement locale, et ce tant sur le plan géographique qu’économique. Ce nom de domaine ne peut dès lors pas être pris en considération dans la présente procédure. En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence d’un risque de confusion entre les signes en cause au regard des produits et services contestés, l’opposition ne peut être accueil ie sur le fondement de l’atteinte au nom commercial SUPERPITCH et au nom de domaine « superpitch.fr » invoqués.

PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.