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OP21-5043 25/10/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société NAVA 1872 PTE. LTD. (société de droit singapourien) est titulaire de l’enregistrement international n° 1614293 désignant la France et portant sur le signe figuratif THE 1872 CLIPPER TEA CO. A HISTORICAL BLEND OF TASTE & TEA. Le 19 novembre 2021, la société KALLO FOODS LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale

figurative désignant la France CLIPPER NATURAL, FAIR & DELICIOUS, enregistrée le 25 novembre 2019 sous le n° 1505946, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à l’O.M. P.I. par courrier du 22 décembre 2021 pour qu’elle la transmette à l’administration du pays d’origine et à la titulaire de l’enregistrement international contesté. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire ayant son domicile, son siège ou son établissement en France dans le même délai. Le 24 février 2022 les parties ont présenté conjointement, conformément à l’article R. 712-17 4° du Code de la propriété intellectuelle, une demande de suspension de la procédure d’opposition pour une période de quatre mois accordée par l’Institut. Deux demandes conjointes de prolongation de quatre mois chacune de la durée de la suspension ont été demandées par les parties et acceptées par l’Institut. Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, la procédure d’opposition a repris le 27 février 2023, au stade où elle se trouvait le 24 février 2022, date de la suspension initiale. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Thé; thé chai; thé glacé; thé noir; thés aux fruits; thé vert; thé blanc; thé au gingembre; thé oolong; thé au ginseng; thé au jasmin;

thé rooibos; thés aromatiques; thé emballé; thé au cynorrhodon; thé à la camomille; thé Earl Grey; thé fermentés; thé à la menthe poivrée; tieguanyin (thé); thé sans théine; sachets de thé, remplis; thé vert japonais; feuilles de thé, transformées; fleurs ou feuilles à utiliser en tant que succédanés de thé; tisanes aux plantes, autres qu’à usage médicinal ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits : « Thé; sachets de thé; tisanes; thé vert; thé blanc; thés aromatisés; thé glacé; succédanés de thé ». La société opposante soutient que les produits de l’enregistrement international contesté, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent identiques à certains des produits invoqués de la marque antérieure. En effet, les produits de l’enregistrement international contesté relèvent de la catégorie générale des produits de la marque antérieure ayant trait au thé. Sur la comparaison des signes L’enregistrement international contesté porte sur le signe figuratif THE 1872 CLIPPER TEA CO. A HISTORICAL BLEND OF TASTE & TEA, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe figuratif CLIPPER NATURAL, FAIR & DELICIOUS, reproduit ci-dessous : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composée de dix éléments verbaux, d’un nombre, d’une esperluette, d’éléments figuratifs, de couleurs, d’une calligraphie et d’une présentation particulières et que la marque antérieure est composée de quatre éléments verbaux, d’une esperluette, de couleurs, d’une calligraphie et d’une présentation particulières. Visuellement et phonétiquement, les signes en présence ont en commun le terme CLIPPER, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. A cet égard, la société titulaire de l’enregistrent international contesté soutient que « la présence du dessin d’un voilier de type « clipper » de manière prédominante dans la marque opposée permettra aux consommateurs de percevoir immédiatement la signification et l’évocation de ce terme, permettant ainsi la différenciation conceptuelle des signes ». Toutefois, il est peu probable que le consommateur français d’attention et de culture moyennes des produits en cause, qui dispose d’un niveau moyen de connaissance dans le domaine maritime, perçoive une telle évocation, quand bien même l’élément figuratif en serait l’illustration. En tout état de cause, à la supposer perçue, rien ne permet d’affirmer qu’elle sera perçue différemment dans la marque antérieure. Les signes diffèrent, au sein du signe contesté, par la présence des éléments verbaux et numériques THE, 1872, TEA, CO., A, HISTORICAL, BLEND, OF, TASTE, &, et TEA, des éléments figuratifs, des couleurs, de la calligraphie et de la présentation particulières, et au sein de la marque antérieure, par la présence de l’ensemble verbal NATURAL, FAIR & DELICIOUS, des couleurs, de la calligraphie et de la présentation particulières. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme commun CLIPPER apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause, dès lors qu’il ne présente aucun lien direct et concret avec les produits en cause, pas plus qu’il n’en indique une caractéristique précise. En outre, le terme CLIPPER revêt un caractère essentiel dans le signe contesté dès lors que :

- les éléments verbaux et numériques THE 1872, et TEA, apparaissent descriptifs des produits en cause en ce qu’ils en désignent la date de création ainsi que leur nature ;

- le terme CO, abréviation usuelle du terme « compagnie », dont l’usage est courant dans la vie des affaires, apparaît accessoire en ce qu’il se rapporte directement au terme CLIPPER et n’apparaît pas de nature à retenir l’attention du consommateur ;

- les éléments verbaux A HISTORICAL BLEND OF TASTE & TEA positionnés sur une ligne inférieure en police de caractères de plus petite taille, apparaissent accessoires et purement descriptifs, ces derniers apparaîtront comme un simple slogan se rapportant directement au terme CLIPPER, le mettant ainsi particulièrement en exergue. A cet égard, si, comme le soutient la titulaire de l’enregistrement international contesté, ces éléments verbaux et numériques sont perceptibles tant d’un point de vue visuel que phonétique, il n’en résulte pas moins que s’agissant de mentions accessoires, ils ne seront pas de nature à retenir particulièrement l’attention du consommateur. Par ailleurs, le fait que l’élément numérique 1872, présent au sein du signe contesté, précède le terme CLIPPER, ne saurait suffire à lui conférer en soi un caractère prépondérant ou tout du moins équivalent au terme CLIPPER. Les éléments figuratifs représentant notamment « un voilier stylisé », la calligraphie particulière et la couleur au sein de l’enregistrement international contesté ne sont pas de nature à faire perdre au terme CLIPPER son caractère essentiel, dès lors qu’ils apparaissent comme de simples éléments d’ornementation, le terme CLIPPER apparaissant comme le seul terme arbitraire au regard des produits en cause. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société titulaire de l’enregistrement international contesté, le signe contesté ne forme pas « un ensemble unitaire au sein duquel le terme CLIPPER perd son individualité ». De même, au sein de la marque antérieure, le terme CLIPPER revêt un caractère dominant, en raison de sa présentation en attaque et en très gros caractères, et dès lors que l’ensemble verbal NATURAL, FAIR & DELICIOUS positionné sur une ligne inférieure en police de caractères de plus petite taille, apparaît comme un slogan descriptif de la qualité des produits se rapportant directement au terme CLIPPER, le mettant ainsi particulièrement en exergue. La calligraphie particulière ainsi que les couleurs au sein de la marque antérieure ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion, dès lors qu’il s’agit d’éléments purement décoratifs n’altérant pas le caractère immédiatement perceptible du terme CLIPPER par lequel la marque sera spontanément désignée. Il en résulte que tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure, le terme CLIPPER, commun aux deux signes, apparaît comme le seul terme à même de retenir l’attention du consommateur, de sorte que malgré les différences pouvant exister entre les signes, celui-ci sera naturellement amené à percevoir le signe contesté comme présentant une affiliation avec la marque antérieure. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.

Le signe figuratif contesté THE 1872 CLIPPER TEA CO. A HISTORICAL BLEND OF TASTE & TEA est donc similaire à la marque figurative antérieure CLIPPER NATURAL, FAIR & DELICIOUS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. De même, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. En l’espèce, la société opposante invoque la connaissance de la marque antérieure dans le domaine des thés et des infusions par une partie significative du public concerné et a fourni un certain nombre de pièces tendant à la prouver. A cet égard, elle produit notamment les pièces suivantes :

- Annexe 2 : extraits des réseaux sociaux de la marque sur Instagram et Facebook ;

- Annexe 3 : extraits internet des enseignes de supermarché distribuant les produits de la marque CLIPPER NATURAL, FAIR & DELICIOUS (système U, Auchan, Leclerc, Intermarché, Monoprix) ;

- Annexe 5 : plusieurs articles de la presse française en ligne et notamment :  Un article sur le site du magazine ELLE de 2021 et titré « Les calendriers de l’Avent des thés 2021 pour faire une pause jusqu’à Noël » qui indique notamment que « Lipton (Unilever), qui a fait migrer son offre vers le bio, a crû de 135% sur le thé bio et s’adjuge 35,7% de PDM devant Clipper (13,6%) et Jardin Bio (12,6%) » ;  Article de presse internet du site France NET INFO en date du 10 août 2020 intitulé « Clipper : à la découverte de thés & tisanes bio aux recettes originales » ;  Article de presse internet du magazine BIOADDICT en date du 6 juillet 2017 intitulé « « Amazing » le nouveau thé vert bio Clipper ! » ;  Un article du site internet Myfood indiquant que le thé CLIPPER est une « véritable institution britannique depuis plus de 25 ans » et que « cette

marque de thés et d’infusions est connue et reconnue pour n’utiliser que des produits naturels ».

- Annexe 6 : publication du réseau social Facebook de CLIPPER datée du 27 février 2019 indiquant que le « Lovely thé blanc citron bio de la marque a été élu deuxième meilleur produit du mois par les consommateurs Carrefour ». Il ressort clairement de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, lesquelles proviennent principalement de sources externes, indépendantes et récentes, que la marque antérieure CLIPPER NATURAL, FAIR & DELICIOUS jouit d’une certaine connaissance dans le domaine des thés et infusions. Il convient donc de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure pour apprécier plus largement le risque de confusion. A cet égard, les arguments de la titulaire de l’enregistrement international contesté selon lesquels « CLIPPER NATURAL, FAIR & DELICIOUS n’est pas première dans son secteur, que ce soit en valeur ou en volume, ni même qu’elle se situe parmi les leaders du marché du thé en France » et « plusieurs acteurs du marché des thés en France présentent un nombre d’abonnés bien plus important sur leurs comptes Instagram Respectifs » ne permettent pas d’exclure une certaine connaissance de la marque antérieure dans le domaine des thés et infusions, dès lors qu’il n’est pas nécessaire qu’une marque soit leader sur le marché pour que sa connaissance par une partie significative du public concerné soit prouvée. En conséquence, en raison de l’identité et de la forte similarité des produits en cause, de la similarité entre les signes et de la connaissance de la marque antérieure dans le domaine des thés et des infusions, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif THE 1872 CLIPPER TEA CO. A HISTORICAL BLEND OF TASTE & TEA ne peut pas bénéficier d’une protection en France à titre de marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE

Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La protection en France de l’enregistrement international est refusée.