OP21-5268 07/11/2022

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ;

Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société GIACO’TP (société à responsabilité limitée) a déposé le 13 septembre 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 799 514 portant sur le signe complexe GIACO’TP. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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Le 7 décembre 2021, la société GIACOMINI S.P.A (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe internationale désignant l’Union européenne GIACOMINI déposée le 6 mai 2016 et enregistrée sous le n° 1325181, sur le fondement du risque de confusion.

L’opposition a été notifiée au déposant par courrier du 11 janvier 2022 sous le n° 21- 5268. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des services

Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

L’opposition est formée contre les services suivants : « Construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; démolition d’édifices ; location de machines de chantier ».

La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Installation et réparation d’appareils de climatisation ; supervision [direction] de travaux de construction de bâtiments ; services d’isolation de bâtiments ; installation et réparation d’équipements de chauffage ; construction et maintenance de canalisations ; travaux de plomberie ».

La société opposante soutient que les services contestés de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.

Les services de « supervision (direction) de travaux de construction » de la demande Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

3 d’enregistrement, constituent une catégorie générale incluant nécessairement les services de « supervision (direction) de travaux de construction de bâtiment » de la marque antérieure.

A cet égard, contrairement à ce que soutient la société déposante, le fait que les services précités de la marque antérieure soient rendus « dans le secteur du bâtiment » n’est pas de nature à les faire échapper à la catégorie générale constituée par les premiers.

Ainsi, il s’agit de services identiques ou à tout le moins similaires, le public étant fondé à attribuer une origine commune.

Le service de « construction » de la demande d’enregistrement contestée, présente un lien étroit et obligatoire avec le service de « supervision (direction) de travaux de construction » de la marque antérieure, en ce que le premier est nécessairement et obligatoirement rendu en association avec le second et inversement.

Ainsi, il s’agit de services complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à attribuer une origine commune.

Les services de « conseils en construction ; maçonnerie » de la demande d’enregistrement, qui désignent des prestations de mise à disposition de connaissances sur l’ensemble des prestations visant notamment à réaliser, ériger et édifier un bâtiment et des travaux de construction comprenant l’édification du gros œuvre et certains travaux de revêtement, présentent un lien étroit et obligatoire avec les « services d’isolation de bâtiment » de la marque antérieure, lesquels désignent des prestations visant à la mise en œuvre de procédés afin de réduire les échanges thermique à l’intérieur d’un bâtiment et l’extérieur.

En effet, ces services qui relèvent tous du secteur du bâtiment et qui sont indispensables à la construction d’un édifice, sont nécessairement et obligatoirement rendus en association les uns des autres.

Ainsi, il s’agit de services complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

Le service de « démolition de constructions » de la demande d’enregistrement contestée, est étroitement lié au service de « supervision de travaux de construction » de la marque antérieure ; en effet, ainsi que le fait valoir la société opposante, le premier est souvent le préalable au second ; en outre, ces services sont tous relatifs aux constructions et relèvent donc de ce domaine.

Il s’agit donc de services complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

Enfin, le service de « location de machines de chantier » de la demande d’enregistrement contestée présente un lien étroit et obligatoire avec le service de « construction et maintenance de canalisations » de la marque antérieure, en ce que le premier est nécessairement utilisé dans le cadre du second.

Ces services sont donc complémentaires et dès lors similaires, le consommateur étant fondé à leur attribuer la même origine.

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4 A cet égard, sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la société déposante selon lesquels la société opposante intervient dans le secteur du bâtiment alors qu’elle ne vise que le secteur des travaux publics, de sorte que leurs clientèles respectives sont bien distinctes (collectivités locales et particuliers pour la société déposante, grossistes en équipements sanitaires, chauffages, hydrauliques pour la société opposante).

En effet, la comparaison des services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer en prenant en considération uniquement les services visés par l’opposant et tels que désignés dans les libellés des marques en cause, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ou de l’activité réelle des parties.

En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires, à certains des services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe GIACO’TP, ci-dessous reproduit :

Ce signe a été déposé en couleurs.

La marque antérieure porte sur le signe complexe GIACOMINI, ci-dessous reproduit :

La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, de couleurs et d’une présentation particulière et la marque antérieure est constituée d’un élément verbal, d’une typographie particulière et d’un élément figuratif.

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5 Les signes ont en commun l’élément verbal GIACO, présenté en attaque au sein des deux signes, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques.

Ces signes pris dans leur ensemble diffèrent par la présence au sein du signe contesté de l’élément verbal TP, d’une apostrophe, d’une typographie particulière et de couleurs, et par la présence au sein de la marque antérieure de la séquence -MINI, d’une typographie particulière et d’éléments figuratifs ; toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer lesdites différences.

En effet, l’élément verbal GIACO commun aux deux signes apparaît parfaitement distinctif au regard des services en cause.

Ce terme GIACO présente un caractère manifestement dominant au sein du signe contesté, en raison de sa position d’attaque et en ce que l’élément verbal TP qui le suit, abréviation courante de « travaux publics » apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des services visés dont il désigne la nature ou l’objet.

A cet égard, contrairement à ce que soutient la société déposante, la présence de la lettre G stylisée rappelant le « domaine de la Construction de routes / autoroute » n’est pas de nature à affecter le caractère lisible et immédiatement perceptible du terme GIACO.

Dans la marque antérieure le terme GIACO présente également un caractère dominant en raison de sa position d’attaque et en ce que l’élément verbal MINI qui lui est accolé, n’est qu’un simple adjectif se rapportant directement au terme GIACO, le mettant ainsi en exergue. Contrairement à ce que soutient la société déposante, la présence d’un élément figuratif représentant un « disque gris où figure un personnage stylisé » constitue un simple élément de décoration et présente donc un caractère accessoire.

A cet égard, la société déposante invoque une différence d’évocation des signes en raison d’une part de la présence dans la marque antérieure d’un élément figuratif faisant référence à la « nature connue des services proposés par l’opposant […] rattachés à l’élément de l’eau : la plomberie, le chauffage, la canalisation de bâtiment, la climatisation… » et d’autre part, de l’élément TP dans le signe contesté faisant référence aux « travaux publics , le travail du sol » ; toutefois, outre le fait que la référence à « la plomberie, le chauffage, la canalisation de bâtiment, la climatisation » n’est nullement évidente dans le signe contesté et relève en tout état de cause de l’exploitation du signe qui constitue un élément extérieur à la présente procédure, ces évocations relèvent tous du domaine de la construction et du bâtiment de sorte qu’elles ne sauraient en tout état de cause, supplanter les ressemblances visuelles et phonétiques précédemment relevées.

De même, les différences de présentations, de typographies et de couleurs relevées par la société déposante ne sont pas de nature à écarter le risque de confusion entre les signes, celui-ci résultant de la présence commune du terme GIACO placé en attaque dans les deux signes et constituant le seul élément à même de retenir l’attention du consommateur tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure comme précédemment démontré.

Ainsi, il résulte tant des ressemblances d’ensemble entre les marques que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les deux signes.

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6 Est extérieure à la présente procédure l’argumentation de la société déposante tirée de la comparaison du signe contesté avec d’autres marques appartenant à la société opposante et utilisant « la même typographie « standard », le même figuratif (l’homme versant une jarre d’eau) et des codes couleurs quasi similaires pour elle et ses extensions », dès lors que le bien- fondé d’une opposition doit s’apprécier uniquement eu égard aux droits conférés par la seule marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la seule demande contestée.

Enfin, est inopérant l’argument de la société déposante relatif à l’existence d’une marque GIACO STUDIO déposée postérieurement à la marque antérieure, la société opposante étant seule juge de l’opportunité d’engager des poursuites à l’encontre des tiers.

Le signe complexe contesté GIACO’TP est donc similaire à la marque complexe antérieure GIACOMINI.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.

CONCLUSION

En conséquence, le signe complexe contesté GIACO’TP ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe antérieure GIACOMINI.

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7 PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée.

Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.

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