OPP 21-5134 06/10/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame O E a déposé, le 12 septembre 2021, la demande d’enregistrement n° 4 799 107 portant sur le signe verbal YALLA. Le 29 novembre 2021, la société YALLA LAND (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants, sur le fondement du risque de confusion :

- La dénomination ou raison sociale YALLA LAND ;

- Le nom commercial YALLA ; Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

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— L’enseigne YALLA SECOND HAND STORE. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la dénomination sociale YALLA LAND Aux termes de l’article L 711-3, 3° du Code de la Propriété Intellectuelle, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment : […] 3° A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle en cas d’atteinte à un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : (…) 3° Une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». De plus, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque (pris en application des articles R 712-14 et 26) précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : (…) d) si l’opposition est fondée sur une atteinte à une dénomination ou raison sociale, les pièces de nature à établir son existence et son exploitation pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ». Sur l’exploitation effective de la dénomination sociale

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L’opposant invoque une atteinte à la dénomination sociale suivante : YALLA LAND. En l’espèce, en rubrique 6-1 du récapitulatif de l’opposition, intitulé « Fondements de l’opposition – Dénomination ou raison sociale », la société opposante a notamment renseigné les informations suivantes :

- Type de fondement : Dénomination ou raison sociale
- Désignation de la dénomination ou raison sociale : YALLA LAND
- Date d’immatriculation : 07/07/2021
- Numéro d’immatriculation : 901196543
- Activités qui servent de base à l’opposition : « Activité de commerce et e-commerce de vêtements, Maroquinerie, chaussures, bijoux, chapeaux, accessoires, meubles de créateurs ou autre et, plus Généralement tous produits de l’équipement de la personne, de l’art de vivre et de l’art de la table, Articles d’occasion en dépôt-vente, vente et création d’articles et vêtements artisanaux, objets de décoration, articles de parfumerie, bougies et bijoux artisanaux, accueil de boutiques éphémères dédiées à la mode et à l’art, show-room ». L’article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, l’opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle en cas d’atteinte à un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : 3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n°2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] d) si l’opposition est fondée sur une atteinte à une dénomination ou raison sociale, les pièces de nature à établir son existence et son exploitation pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ». Par conséquent, l’opposante doit non seulement démontrer l’existence de sa dénomination sociale mais également son exploitation réelle à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de marque contestée. En effet, la dénomination sociale étant un signe d’usage, elle n’est protégée qu’à la date de son exploitation effective dans la vie des affaires, indépendamment de la date de son inscription au registre. A l’appui de l’opposition, la société opposante a fournit un extrait KBIS établissant l’existence de sa dénomination sociale YALLA LAND. Toutefois, force est de constater que les autres pièces du dossier ne permettent pas de justifier d’une exploitation effective de la dénomination sociale YALLA LAND pour les activités revendiquées.

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A cet égard, la facture du prestataire informatique pour la création du site internet, qui mentionne bien la dénomination sociale (« Client : YALLA LAND ») ne porte pas sur l’activité de revente de vêtements auprès du public mais constitue un usage de cette dénomination dans le cadre d’une prestation informatique à usage interne. De plus, l’indication de la dénomination sociale YALLA LAND dans les mentions légales du site internet ne permet pas, à elle seule, d’établir si la dénomination sociale était effectivement exploitée en lien avec les activités invoquées, avant la date de dépôt de la demande contestée. Dès lors, en l’absence de preuve d’une exploitation effective de la dénomination sociale YALLA LAND pour les activités invoquées, cette dénomination sociale ne saurait être prise en considération dans le cadre de la présente procédure. B. Sur le fondement du nom commercial YALLA L’article L 711-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « Ne peut être valablement enregistrée […] une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : […] 4°) Un nom commercial […] dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L 712-4 du Code précité dispose que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : […] 4° Un nom commercial […] dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° Au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] e) si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom commercial ou à une enseigne, les pièces de nature à établir son exploitation par l’opposant et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ». Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’une opposition est fondée sur un nom commercial, l’opposant doit non seulement démontrer l’existence de son nom commercial mais également son exploitation réelle sur le territoire français à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de marque contestée, ainsi que sa portée non seulement locale.

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En effet, le nom commercial étant un signe d’usage, il n’est protégé qu’en vertu de son exploitation effective. A cet égard, l’exploitation doit s’entendre d’une mise en contact concrète avec la clientèle et d’une commercialisation effective des produits et services concernés. En outre, ainsi que le précisent expressément les dispositions précitées, l’opposant doit démontrer, par des pièces pertinentes, que la portée du nom commercial n’est pas seulement locale pour les activités invoquées. Ces dispositions ont pour finalité de limiter le nombre de conflits entre des signes en empêchant qu’un signe antérieur qui n’est pas suffisamment important ou significatif dans la vie des affaires puisse faire obstacle à l’enregistrement d’une marque. La portée non seulement locale doit ainsi être établie à la fois dans sa dimension économique et géographique. Il doit en l’occurrence être démontré que le signe invoqué est effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et qu’il présente une étendue géographique qui n’est pas seulement locale, ce qui implique que cet usage ait lieu sur une partie importante du territoire. Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont tant les acheteurs et les consommateurs que les fournisseurs et les concurrents (CJUE 29/03/2011, C-96/09 P, « Bud » EU:C:2011:189, § 159). La portée d’un signe utilisé pour identifier des activités commerciales déterminées doit être définie par rapport à la fonction d’identification jouée par celui-ci. Cette considération exige de tenir compte, en premier lieu, de la dimension géographique de la portée du signe, c’est-à-dire du territoire sur lequel il est utilisé pour identifier l’activité économique de son titulaire. Il convient de tenir compte, en second lieu, de la dimension économique de la portée du signe, qui est évaluée au regard de la durée pendant laquelle il a rempli sa fonction dans la vie des affaires et de l’intensité de son usage, au regard du cercle des destinataires parmi lesquels le signe en cause est devenu connu en tant qu’élément distinctif, à savoir les consommateurs, les concurrents, voire les fournisseurs, ou encore de la diffusion qui a été donnée au signe, par exemple, par voie de publicité ou sur internet (24/03/2009, T-318/06 – T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 36-37; 30/09/2010, T- 534/08, Granuflex, EU:T:2010:417, § 19). En l’espèce, la société opposante YALLA LAND a formé opposition sur la base du nom commercial : YALLA. A cet égard, l’opposant a renseigné en rubrique 6 du récapitulatif de l’opposition, intitulée « FONDEMENTS DE L’OPPOSITION », au titre du premier fondement, les informations suivantes :

- Type de fondement : Nom commercial ou enseigne
- Origine : Nom commercial
- Signe de forme verbale ? Non
- Désignation du signe : YALLA

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— Activités qui servent de base à l’opposition : « Activité de commerce et e-commerce de vêtements, Maroquinerie, chaussures, bijoux, chapeaux, accessoires, meubles de créateurs ou autre et, plus Généralement tous produits de l’équipement de la personne, de l’art de vivre et de l’art de la table, Articles d’occasion en dépôt-vente, vente et création d’articles et vêtements artisanaux, objets de décoration, articles de parfumerie, bougies et bijoux artisanaux, accueil de boutiques éphémères dédiées à la mode et à l’art, show-room ». A l’appui de son opposition, l’opposant a transmis les pièces suivantes :

- Un document intitulé « Publications Instagram.pdf », au 29 novembre 2021 en tant qu’existence du nom commercial ou enseigne ;

- Un document intitulé « Publications Instagram.pdf », au 29 novembre 2021 en tant qu’autres pièces ou documents ; - Un document intitulé « GRF-KBIS.PDF », au 29 novembre 2021 en tant qu’existence du nom commercial ou enseigne ;

- Un document intitulé « Representation signe YALLA second hand store.docx », au 29 novembre 2021 en tant que représentation du signe (nom commercial ou enseigne) consistant en un document word avec le signe stylisé ;

- La copie de la demande d’enregistrement contestée ;

- Un exposé des moyens ;

- Pièce 5 : facture du prestataire informatique pour la création de son site internet https://yallastore.fr ;

- Pièce 6 : de nombreuses publications sur les réseaux sociaux portant sur le nom YALLA STORE PARIS de juillet 2021 à mai 2022 ;

- Pièce 7 et 8 : articles de presse sur le web et site internet yallastore.fr en 2022 ;

- Pièce 9 : des captures écran de son site internet https://yallastore.fr ; Toutefois, outre que la plupart des pièces sont postérieures à la date de dépôt de la demande contestée, les quelques pièces antérieures ne suffisent pas à démontrer que le terme YALLA était utilisé pour les activités invoquées d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires, tant au plan géographique qu’économique, pour être considéré comme n’ayant pas une portée seulement locale à leur égard. En effet, les pièces fournies ne justifient pas d’un nombre de ventes ou d’un chiffre d’affaires permettant d’établir un usage suffisant du nom commercial dans la vie des affaires avant le 12 septembre 2021. En conséquence, l’opposant n’ayant pas démontré la portée non seulement locale dans la vie des affaires du nom commercial YALLA, la présente opposition doit être rejetée sur le fondement de ce droit antérieur.

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C. Sur le fondement de l’enseigne YALLA SECOND HAND STORE L’article L 711-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « Ne peut être valablement enregistrée […] une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : […] 4°) une enseigne […] dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L 712-4 du Code précité dispose que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : […] 4° une enseigne […] dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° Au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] e) si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom commercial ou à une enseigne, les pièces de nature à établir son exploitation par l’opposant et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ». Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’une opposition est fondée sur une enseigne, l’opposant doit non seulement démontrer l’existence de son enseigne mais également son exploitation réelle sur le territoire français à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de marque contestée, ainsi que sa portée non seulement locale. En effet, l’enseigne étant un signe d’usage, il n’est protégé qu’en vertu de son exploitation effective. A cet égard, l’exploitation doit s’entendre d’une mise en contact concrète avec la clientèle et d’une commercialisation effective des produits et services concernés. En outre, ainsi que le précisent expressément les dispositions précitées, l’opposant doit démontrer, par des pièces pertinentes, que la portée de l’enseigne n’est pas seulement locale pour les activités invoquées. Ces dispositions ont pour finalité de limiter le nombre de conflits entre des signes en empêchant qu’un signe antérieur qui n’est pas suffisamment important ou significatif dans la vie des affaires puisse faire obstacle à l’enregistrement d’une marque. La portée non seulement locale doit ainsi être établie à la fois dans sa dimension économique et géographique. Il doit en l’occurrence être démontré que le signe invoqué est effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et qu’il présente une étendue

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géographique qui n’est pas seulement locale, ce qui implique que cet usage ait lieu sur une partie importante du territoire. Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont tant les acheteurs et les consommateurs que les fournisseurs et les concurrents (CJUE 29/03/2011, C-96/09 P, « Bud » EU:C:2011:189, § 159). La portée d’un signe utilisé pour identifier des activités commerciales déterminées doit être définie par rapport à la fonction d’identification jouée par celui-ci. Cette considération exige de tenir compte, en premier lieu, de la dimension géographique de la portée du signe, c’est-à-dire du territoire sur lequel il est utilisé pour identifier l’activité économique de son titulaire. Il convient de tenir compte, en second lieu, de la dimension économique de la portée du signe, qui est évaluée au regard de la durée pendant laquelle il a rempli sa fonction dans la vie des affaires et de l’intensité de son usage, au regard du cercle des destinataires parmi lesquels le signe en cause est devenu connu en tant qu’élément distinctif, à savoir les consommateurs, les concurrents, voire les fournisseurs, ou encore de la diffusion qui a été donnée au signe, par exemple, par voie de publicité ou sur internet (24/03/2009, T-318/06 – T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 36-37; 30/09/2010, T- 534/08, Granuflex, EU:T:2010:417, § 19). En l’espèce, la société opposante YALLA LAND a formé opposition sur la base du nom commercial : YALLA. A cet égard, l’opposant a renseigné en rubrique 6 du récapitulatif de l’opposition, intitulée « FONDEMENTS DE L’OPPOSITION », au titre du premier fondement, les informations suivantes :

- Type de fondement : Nom commercial ou enseigne
- Origine : Enseigne
- Signe de forme verbale ? Non
- Désignation du signe : YALLA
- Activités qui servent de base à l’opposition : « Activité de commerce et e-commerce de vêtements, Maroquinerie, chaussures, bijoux, chapeaux, accessoires, meubles de créateurs ou autre et, plus Généralement tous produits de l’équipement de la personne, de l’art de vivre et de l’art de la table, Articles d’occasion en dépôt-vente, vente et création d’articles et vêtements artisanaux, objets de décoration, articles de parfumerie, bougies et bijoux artisanaux, accueil de boutiques éphémères dédiées à la mode et à l’art, show-room ». A l’appui de son opposition, l’opposant a transmis les pièces suivantes :

- Un document intitulé « Publications Instagram.pdf », au 29 novembre 2021 en tant qu’existence du nom commercial ou enseigne ;

- Un document intitulé « Publications Instagram.pdf », au 29 novembre 2021 en tant qu’autres pièces ou documents ; - Un document intitulé « GRF-KBIS.PDF », au 29 novembre 2021 en tant qu’existence du nom commercial ou enseigne ;

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— Un document intitulé « Representation signe YALLA second hand store.docx », au 29 novembre 2021 en tant que représentation du signe (nom commercial ou enseigne) consistant en un document word avec le signe stylisé ;

- La copie de la demande d’enregistrement contestée ;

- Un exposé des moyens ;

- Pièce 5 : facture du prestataire informatique pour la création de son site internet https://yallastore.fr ;

- Pièce 6 : de nombreuses publications sur les réseaux sociaux portant sur le nom YALLA STORE PARIS de juillet 2021 à mai 2022 ;

- Pièce 7 et 8 : articles de presse sur le web et site internet yallastore.fr en 2022 ;

- Pièce 9 : des captures écran de son site internet https://yallastore.fr ; En l’espèce, si ces pièces démontrent bien l’existence de l’enseigne YALLA SECOND HAND STORE et d’une exploitation, elles ne sont toutefois pas suffisantes pour établir que l’enseigne invoquée a une portée qui n’est pas seulement locale pour les activités invoquées, tant dans sa dimension géographique qu’économique. En effet, les nombreuses capture d’écran montrent une boutique située dans le 18ème arrondissement de Paris et les captures de son site internet indiquent l’adresse de l’enseigne, le lieu de dépôt des vêtements qui sont situés à la même adresse. Elles établissent une exploitation de l’enseigne limitée à une partie réduite du territoire français. En outre, si des pages extraites de réseaux sociaux et relatives à YALLA SECOND HAND STORE font état d’un certain nombre de « personnes touchées », de 2251 personnes, ainsi que de nombreuses mentions « j’aime » sur l’une de ces pages, ces publications ne suffisent pas à établir que l’enseigne YALLA SECOND HAND STORE serait exploité de manière intensive et dans un cadre dépassant le simple contexte local, dès lors qu’elles ne fournissent pas d’informations sur la quantité ou le montant des services qui auraient pu être fournis avant le 12 septembre 2021. Ainsi, si le signe YALLA SECOND HAND STORE apparaît effectivement utilisé en tant qu’enseigne, il n’est pas démontré qu’elle bénéficie d’une connaissance sur l’ensemble du territoire national et qu’elle soit utilisée pour les activités invoquées d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires pour être considérée comme n’ayant pas une portée seulement locale à leur égard. En conséquence, l’opposant n’ayant pas démontré la portée non seulement locale dans la vie des affaires de l’enseigne YALLA SECOND HAND STORE, la présente opposition doit être rejetée sur le fondement de ce droit antérieur. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.