OPP 23-0194 27/07/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame S B et Monsieur J B a déposé le 28 octobre 2022 la demande d’enregistrement n°22 4909168 portant sur le signe complexe UBLIES. Le 16 janvier 2023, la société CANTERBURY LIMITED (Société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne UGLIES, déposée le 5 octobre 2010 sous le n°9422171, et régulièrement renouvelée. 1

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les déposants ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 3

II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures; Tiges de bottes; Bottes (trépointes pour -); Visières de casquettes; Dessous-de- bras; Chaussures (ferrures de -); Empeignes; Talonnettes pour chaussures; Talonnettes pour les bas; Talons; Premières; Souliers (antidérapants pour); Poches de vêtements; Doublures confectionnées [parties de vêtements]; Plastrons de chemises; Empiècements de chemises; Chaussures (trépointes pour -); Semelles; Crampons de chaussures de football; Bouts de chaussures ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les déposants présentent une argumentation relative aux produits en cause. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée présentent les mêmes nature, fonction et destination, ou relèvent de la catégorie générale, des produits précités de la marque antérieure. A cet égard, sont extérieurs à la présente procédure les arguments des déposants qui soulignent que « [leur] marque vise des vêtements de style rock’n’roll, inspirée du milieu du tatouage contrairement à Uglies (vêtements de rugby, de sport) » ; en effet, la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation supposées ou réellement exercées. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques pour les uns, et, pour les autres, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe UBLIES, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal UGLIES, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Les déposants présentent une réponse à l’argumentation de la société opposante. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément verbal sous une police de caractères particulières, ainsi que de plusieurs éléments graphiques, et ce dans une présentation stylisée ; la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Visuellement, les dénominations UBLIES du signe contesté et UGLIES de la marque antérieure sont composées de six lettres, dont cinq sont placées dans le même ordre et selon le même rang formant les séquences d’attaque U- et finale -LIES, ce qui leur confère une physionomie très proche. Phonétiquement, ces dénominations se prononcent pareillement en deux temps et comportent les mêmes sonorités liées aux lettres U et IES. Si les signes diffèrent par la substitution de la lettre B à la lettre G dans le signe contesté, cette différence ne saurait affecter la similitude des dénominations UBLIES et UGLIES, dès lors que cette différence porte sur une seule lettre située au sein même de chaque dénomination et que ces deux dénominations restent dominées par les lettres U et LIES, respectivement en attaque et en séquence finale. Le signe contesté diffère également par la présence d’un élément figuratif. Toutefois, comme le relève la société opposante, ce dernier « n’a aucune incidence du point de vue phonétique et, suivant une jurisprudence constante, est moins apte à retenir l’attention qu’un élément verbal distinctif par lequel la marque sera le plus aisément identifiée et reproduite ». Cet élément figuratif n’est donc pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible du terme UBLIES, seul élément verbal par lequel le signe sera lu et prononcé. 5

A cet égard, rien ne permet aux déposants d’affirmer que « la marque figurative déposée porte le nom OUBLIES (…) [et que] l’œil stylisé (symbole du mauvais œil) remplace la lettre O ». En effet, il n’est pas certain que cette évocation de la lettre O soit nécessairement et de manière évidente perçue par les consommateurs d’attention moyenne. De plus, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé à leur choix et aux intentions de leurs titulaires. Enfin, ne saurait être retenu l’argument des déposants selon lequel « [ils sont] une marque française à la différence d’Uglies, donc pas la même indication géographique » ; en effet, la marque antérieure, en tant que marque de l’Union Européenne, est également protégée sur le territoire national, au même titre que le signe contesté. Ainsi, il en résulte une même impression d’ensemble entre les signes. Le signe complexe contesté UBLIES est donc similaire à la marque verbale antérieure UGLIES. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté UBLIES ne peut être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale UGLIES.

PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2nd : La demande d’enregistrement est totalement rejetée. 7