OPP 23-4076 04/09/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame M A a déposé, le 12 août 2023, la demande d’enregistrement n° 4 984 144 portant sur le signe verbal COMME TROIS POMMES. Le 2 novembre 2023, la société ID GROUP (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque française portant sur le signe verbal 3 POMMES, déposée le 13 mai 1983,

enregistrée sous le n° 1235887 et régulièrement renouvelée, dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au Registre national des marques. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. La société opposante a également été invitée à fournir des preuves d’usage de la marque antérieure. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION 1. À TITRE LIMINAIRE, SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION La déposante « constate que l’opposition apparaît irrégulière en ce qu’elle ne satisfait pas les conditions de l’article R 712 -14- 4° du code de la Propriété Intellectuelle relative à la justification du paiement de la redevance prescrite ». L’article R 712-14 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : (…) 4° La justification du paiement de la redevance prescrite ; (…) ». En l’espèce, dans le récapitulatif de l’opposition, il est bien mentionné en rubrique 9 que la société opposante s’est acquittée de la redevance INPI d’un montant de 400 euros via son compte client. Par conséquent, la présente opposition ne saurait encourir l’irrecevabilité sur la base de ce motif, contrairement aux assertions de la titulaire de la demande d’enregistrement. 2. A U FOND A. Sur l’usage de la marque antérieure 2

Preuve de l’usage Conformément à l’article L 712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. A cet égard, l’article L 714-5 du Code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ; 4° L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l’exportation ». Aux termes de l’article L 712-5-1 in fine du Code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». En l’espèce, dans ses observations en réponse à l’opposition, la titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la marque française n° 1235887, 3 POMMES, a fait l’objet d’un usage sérieux. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 17 avril 2024, des pièces ont été fournies par la société opposante dans le délai imparti. Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les 3

caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 12 août 2023. La société opposante était par conséquent tenue de prouver que la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire français au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 12 août 2018 au 12 août 2023 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir : « Vêtements y compris les bottes, les souliers et les pantoufles ». Afin d’établir l’usage sérieux de la marque antérieure pour les produits précités, la société opposante a fourni notamment les pièces suivantes :

- Pièce 1 : captures d’écran de publications promotionnelles (photos et vidéos) postées sur le réseau social Facebook, du 16 août 2018 au 30 novembre 2020, sur les comptes 3 POMMES et KIDILIZ (nom du groupe détenant la société Z Retail, précédant propriétaire de la marque antérieure, la société opposante ayant acquis cette marque par acte inscrit auprès du Registre National des Marques le 3 mars 2022 sous le n° 850 567) et relatifs aux produits de la marque antérieure ;

- Pièce 2 : Vidéos publiées sur le réseau social YouTube, sur la page 3 POMMES, présentant les collections de la marque antérieure pour les saisons automne – hiver 2018, printemps – été 2019 et automne – hiver 2019 ;

- Pièce 3 : Extraits du site internet https://www.ventesprivees-fr.com/brand/3-pommes/, relatifs à la marque antérieure, récapitulant les ventes passées des produits de cette marque sur le site showroomprivé (10 ventes passées sur la période allant du 2 mars 2020 au 7 août 2022) ; En l’espèce, il ressort de l’ensemble des pièces fournies par la société opposante ainsi que de son argumentaire, que la marque antérieure 3 POMMES a fait l’objet d’un usage sérieux, pour les produits suivants : « Vêtements », pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent. Suite à la fourniture de ces pièces la société déposante n’a pas présenté d’observations. En conséquence, il résulte de l’ensemble des éléments ci-dessus que la marque antérieure 3 POMMES a fait l’objet d’un usage sérieux, en ce qui concerne les produits suivants : 4

« Vêtements » et est donc réputée enregistrée dans le cadre de la procédure d’opposition pour les produits précités. B. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « : Vêtements ; Bavoirs pour bébés [non en papier] ; Vêtements pour bébés ; Vêtements pour enfants ; Vêtements pour jeunes enfants ; Sorties-de-bain à capuche ; Foulards [vêtements] ». Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, les produits de la marque antérieure, à prendre en considération, sont les suivants : « Vêtements ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques à ceux de la marque antérieure invoquée, pour lesquels un usage a été reconnu. A cet égard, la déposante ne saurait faire valoir qu’elle a « fait l’effort lors de la demande d’enregistrement de la marque Comme trois pommes d’identifier ceux correspondant spécifiquement à son projet commercial se limitant au monde de la petite enfance » tandis que « l’Opposante a fait le choix de s’abstenir de tout effort d’identification en ne précisant que très peu le type ou les caractéristiques des produits pouvant se rapporter à la qualification de vêtement (…) permettant à l’Opposante de contester le dépôt d’une marque identique à la sienne relativement à tout produit ayant les caractéristiques même lointaines d’un vêtement ». 5

En effet, d’une part, force est de constater que dans le libellé de la demande contestée, seul à prendre en compte dans le cadre de la présente procédure, tous les produits ne sont pas uniquement destinés à la petite enfance. D’autre part, si certains produits sont effectivement destinés aux bébés et aux enfants, cette précision n’a pas pour effet de les exclure de la catégorie générale formée par les « Vêtements » de la marque antérieure, qui recouvrent tout type de vêtements, y compris ceux visés par la demande contestée. En ce qui concerne les « Bavoirs pour bébés [non en papier] » de la demande contestée, définis comme des pièces de tissu qui protègent la poitrine des bébés lorsqu’ils bavent, relèvent, contrairement à ce que soutient la société déposante de la catégorie générale des « Vêtements » de la marque antérieure, qui désignent des articles d’habillement destinés à recouvrir le corps humain pour le protéger contre diverses agressions ou le parer, en ce qu’il s’agit de produits tous deux destinés à recouvrir le corps humain pour le protéger. Il s’agit donc de produits identiques. Enfin, la société déposante fait valoir « … l’originalité créative des produits commercialisés sous la marque Comme trois pommes, dont la confection est entièrement réalisée par [ses] soins et est personnalisée par des broderies (prénom, date de naissance) convenues au préalable et au cas par cas avec les clients. Cette particularité exclut nécessairement tous circuits de distribution ou modèles de diffusion à grande échelle en privilégiant une commercialisation de proximité ». Toutefois, ces arguments sont sans incidence sur la procédure d’opposition dès lors que la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des parties. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, pour lesquels un usage a été reconnu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal COMME TROIS POMMES, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal 3 POMMES. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. 6

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de trois éléments verbaux et que la marque antérieure est composée d’un chiffre et d’un élément verbal. Les signes ont en commun des éléments des plus proches du fait de leurs prononciation et signification identiques, à savoir TROIS POMMES pour le signe contesté et 3 POMMES pour la marque antérieure, dont il résulte des ressemblances d’ensemble prépondérantes. A cet égard, le terme COMME dans le signe contesté ne vient qu’introduire les éléments TROIS POMMES et sera ainsi perçu comme venant directement s’y rapporter. En outre, l’argument de la société déposante selon lequel « avec l’adjonction de la conjonction « comme » la marque Comme trois pommes se distingue nécessairement de 3 pommes, en ce qu’elle évoque spontanément et presque naturellement le monde de la petite enfance en référence à l’expression populaire « haut comme trois pommes » souvent employée dans le langage courant et dans la littérature pour dépeindre avec poésie et tendresse la taille d’un petit enfant » n’est pas de nature à écarter une perception très proche des deux signes, la marque antérieure faisant pareillement référence à ladite expression. Ainsi, tant en raison des ressemblances précitées que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté COMME TROIS POMMES est donc similaire à la marque verbale antérieure 3 POMMES. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la grande similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. A cet égard, est sans incidence la copie versée par la déposante d’une autre marque dont elle serait titulaire, dès lors que le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier uniquement eu égard aux droits conférés par la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement du signe contesté. 7

CONCLUSION En conséquence, le signe verbal COMME TROIS POMMES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale 3 POMMES. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Vêtements ; Bavoirs pour bébés [non en papier] ; Vêtements pour bébés ; Vêtements pour enfants ; Vêtements pour jeunes enfants ; Sorties-de- bain à capuche ; Foulards [vêtements] » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. 8