OPP23-4296 01/08/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société REVEAL LAB (société par actions simplifiée) a déposé le 1ier septembre 2023, la demande d’enregistrement n° 4987692 portant sur la marque figurative NA 1 DK 10 ENADEKA. Le 22 novembre 2023, la société DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale DEKA, déposée le 29 juillet 2021, enregistrée sous le numéro 018523733, sur le fondement du risque de confusion.

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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Dans le récapitulatif de son opposition, la société opposante agit à l’encontre de l’ensemble des produits et services visés par la demande contestée. Toutefois, au sein de son exposé des moyens, la société opposante indiquer former opposition à l’encontre des produits et services suivants : « Logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuelle ; machines à calculer ; supports d’enregistrement numériques ; Mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; Développement de logiciels ; architecture ; location de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; recherches technologiques ; conception de logiciels ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; numérisation de documents ; conseils en technologie de l’information ; services de conception d’art graphique ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; maintenance de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; mise à jour de logiciels ; analyse de systèmes informatiques ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Logiciels pour ordinateurs; Logiciels pour l’analyse de données financières; Logiciels pour l’analyse du développement des risques; Logiciels de simulation de données sur les fonds; Logiciels de gestion des actifs/passifs; Applications web; Logiciels en rapport avec les affaires relatives

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aux produits financiers et aux services financiers, Spécialement, Logiciels en rapport avec les opérations sur titres; Plateformes [logiciels] pour l’exécution de produits financiers et de services financiers, en particulier de titres; Applications logicielles pour téléphones mobiles; Logiciels d’applications; Logiciels applicatifs téléchargeables pour téléphones intelligents; Tous les produits précités destinés à être utilisés, En rapport avec les domaines suivants: Affaires monétaires, Affaires financières, Biens immobiliers ; Services de télécommunications; Mise à disposition d’accès à des banques de données; Fourniture d’accès à des plateformes internet, en particulier pour le règlement et le transfert de titres; Communication informatique et accès à Internet; Fourniture d’accès à des contenus, des sites web et des portails; Communication d’informations par ordinateur; Services de communications par réseaux informatiques; Transmission assistée par ordinateur de programmes et d’informations en rapport avec le commerce et les affaires en matière de devises, de taux d’intérêts, titres, investissements et autres affaires monétaires; Transmission de courriels; Transmission de courriels; tous les services précités, En rapport avec les domaines suivants: Opérations monétaires, fiscale, Affaires immobilières ; Mise à disposition temporaire d’applications logicielles non téléchargeables accessibles par le biais d’un site Web; Fournisseur de services d’applications [ASP]; Services des technologies de l’information; Développement, programmation et implémentation de logiciels; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; Hébergement de logiciels et de matériel informatique; Hébergement de plates-formes sur Internet; Plateforme informatique en tant que service [PaaS]; Programmation de plateformes sur l’internet; Services d’analyse et de recherche en mathématiques financières; Stockage de données par l’intermédiaire de chaînes de blocs; Certification de données par l’intermédiaire de chaînes de blocs; Chaînes de blocs en tant que service [BaaS]; Logiciels en tant que service [SaaS]; Location de logiciels; Services liés aux technologies de l’information dans le domaine de la réalisation d’études de faisabilité d’allocations stratégiques d’actifs via l’informatique; tous les services précités, En rapport avec les domaines suivants: Affaires monétaires, fiscale, Biens immobiliers ». La société opposante soutient que les produits et services, objets de l’opposition, de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; machines à calculer ; Mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; Développement de logiciels ; location de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conception de logiciels ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ; maintenance de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; mise à jour de logiciels ; analyse de systèmes informatiques » de la demande contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure.

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A cet égard, et pour ce qui est des « Logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; machines à calculer » il importe peu, contrairement à ce qu’indique la société déposante, que les « Logiciels pour ordinateurs; Logiciels pour l’analyse de données financières; Logiciels pour l’analyse du développement des risques; Logiciels de simulation de données sur les fonds; Logiciels de gestion des actifs/passifs; Applications web; Logiciels en rapport avec les affaires relatives aux produits financiers et aux services financiers, Spécialement, Logiciels en rapport avec les opérations sur titres; Plateformes [logiciels] pour l’exécution de produits financiers et de services financiers, en particulier de titres ; Applications logicielles pour téléphones mobiles ; Logiciels d’applications ; Logiciels applicatifs téléchargeables pour téléphones intelligents » de la marque antérieure soient limités comme suit : « Tous les produits précités destinés à être utilisés, En rapport avec les domaines suivants: Affaires monétaires, Affaires financières, Biens immobiliers » dès lors que la protection conférée par l’enregistrement d’une marque s’étend non seulement aux produits identiques à ceux mentionnés dans son libellé car désignés dans les mêmes termes, mais également à ceux identiques du fait de leur appartenance à une catégorie de produits de la marque antérieure, ou à ceux similaires notamment par leur nature comme c’est le cas en l’espèce. Dès lors, la précision du libellé de la marque antérieure ne saurait faire échapper ces produits à tout lien de similarité avec ceux de la demande d’enregistrement contestée. Egalement, les « machines à calculer » de la demande contestée, qui s’entendent de machines conçues pour effectuer des opérations de calculs, partagent les mêmes nature, fonction et destination que les « Logiciels pour l’analyse de données financières; Tous les produits précités destinés à être utilisés, En rapport avec les domaines suivants: Affaires monétaires, Affaires financières, Biens immobiliers » de la marque antérieure. Ces produits sont donc similaires. Les services de « Mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation » de la demande contestée, qui s’entendent de prestations de mise à disposition de contenus, partagent les mêmes nature, objet et destination que les services de « Fourniture d’accès à des contenus, des sites web et des portails » de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société déposante. Ces services sont donc similaires. Sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments de la déposante fondés sur de précédentes décisions de l’Institut dès lors que ces décisions ont été rendues dans des cas d’espèce différents de la présente affaire. En revanche, les « lunettes 3d ; casques de réalité virtuelle » de la demande contestée, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Logiciels pour ordinateurs; Tous les produits précités destinés à être utilisés, En rapport avec les domaines suivants: Affaires monétaires, Affaires financières, Biens immobiliers » de la marque antérieure, ces produits étant vendus indépendamment les uns des autres et proposés par des entités

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différentes : les seconds étant distribués par des éditeurs de logiciels, contrairement aux premiers. Il ne saurait suffire, pour les déclarer similaire, d’indiquer, comme la fait la société opposante, que « ce type de casques est de plus en plus souvent proposé par des professionnels de l’immobilier pour permettre aux potentiels acheteurs de visiter les biens sans se rendre sur place ou de se projeter dans des biens non encore construits ». En effet, ce lien est trop large et reviendrait à déclarer similaire un grand nombre de produits et services qui ont, pourtant, des spécificités propres à la distinguer nettement. Et, si les produits de la demande contestée peuvent faire appel, pour certains d’entre eux, à des logiciels, cette circonstance ne saurait être de nature à faire naître un risque de confusion sur l’origine de ces produits, compte tenu de la généralisation de l’outil informatique à tous les secteurs d’activités. En effet, rien ne démontre la généralité d’une telle pratique et ce lien apparaît trop général. En outre, si les produits de la demande contestée peuvent faire appel, pour certains d’entre eux, à des logiciels, cette circonstance ne saurait être de nature à faire naître un risque de confusion sur l’origine de ces produits, compte tenu de la généralisation de l’outil informatique à tous les secteurs d’activités. Ces produits ne sont donc pas similaires. Les « supports d’enregistrement numériques » de la demande contestée, qui s’entendent de différents supports matériels sur lesquels peuvent être enregistrées des données ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Logiciels pour ordinateurs; Tous les produits précités destinés à être utilisés, En rapport avec les domaines suivants: Affaires monétaires, Affaires financières, Biens immobiliers » et les services de « stockage de données par l’intermédiaire de chaînes de blocs » de la marque antérieure. En effet, répondant à des besoins distincts, ces produits et services ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne suivent les mêmes circuits de distribution, les seconds étant distribués par des éditeurs de logiciels et des prestataires de stockage virtuel de données informatiques alors que les premiers sont vendus dans les rayons informatiques des magasins. Ne saurait être retenu l’argument de l’opposant selon lequel « Comme la plupart des supports informatiques, ils ne peuvent fonctionner sans l’intervention de logiciels, dont ils sont dépendants » ; en effet, outre que cela n’est pas démontrer par l’opposante, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires tous produits utilisant même accessoirement des logiciels, ce qui reviendrait à étendre excessivement le champ de la similarité, compte tenu de la généralisation de leur emploi. Ces produits et services ne sont donc pas similaires. Les services de « publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestation permettant la mise à dispositions d’ouvrages et de périodiques pour les utilisateurs du réseau Internet, ne présentent pas les mêmes objet, fonction, et destination que les services de « Communication

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d’informations par ordinateur; Fourniture d’accès à des contenus, des sites web et des portails; tous les services précités, En rapport avec les domaines suivants: Opérations monétaires, fiscale, Affaires immobilières » de la marque antérieure. A cet égard, et contrairement à ce que soutient la société opposante, les seconds n’ont pas pour finalité « la mise à disposition d’écrits numériques », mais la transmission technique de données et d’informations. Ces services ne sont donc pas similaires. Les services d’« architecture » de la demande contestée, qui s’entendent à défaut de précision de prestations permettant la conception et la construction d’édifices et bâtiments et non, contrairement à ce que soutient l’opposante, un service consistant à «…décrire comment un système informatique doit être conçu pour répondre à des spécifications données », ne présentent pas les mêmes objet et destination que les services de « développement, programmation et implémentation de logiciels; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; tous les services précités, En rapport avec les domaines suivants: Affaires monétaires, fiscale, Biens immobiliers » de la marque antérieure. En outre, les services d’« architecture » de la demande contestée ne présentent pas non plus de lien étroit et obligatoire avec les « Logiciels pour ordinateurs; Tous les produits précités destinés à être utilisés, En rapport avec les domaines suivants: Affaires monétaires, Affaires financières, Biens immobiliers » de la marque antérieure. En effet, ces derniers ne sont pas utilisés dans le cadre des premiers, qui ne sont pas exclusivement utilisés dans le cadre des seconds. Ces produits et services ne sont donc pas similaires. Les services de « recherches technologiques » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de travaux et activités intellectuelles qui tendent à la découverte de connaissances nouvelles, ne présentent pas les mêmes objet et destination que les services de « Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; tous les services précités, Services d’analyse et de recherche en mathématiques financières; Services liés aux technologies de l’information dans le domaine de la réalisation d’études de faisabilité d’allocations stratégiques d’actifs via l’informatique; tous les services précités, En rapport avec les domaines suivants: Affaires monétaires, fiscale, Biens immobiliers » de la marque antérieure. Contrairement à ce que soutient la société déposante, les seconds ne font pas partie de la même catégorie générale que les premiers. Ces services ne sont donc pas similaires. Les services de « numérisation de documents » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de procédés tendant à convertir les informations d’un support (texte, image, audio, vidéo) en données numériques que des dispositifs informatiques ou d’électronique numérique pourront traiter, ne partagent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services des technologies de l’information; Stockage de données par l’intermédiaire de chaînes de blocs;

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tous les services précités, En rapport avec les domaines suivants: Affaires monétaires, fiscale, Biens immobiliers » de la marque antérieure, dont les premiers désignent un ensemble de ressources techniques nécessaires à la mise en œuvre des services de l’information et de la communication pour produire, manipuler, convertir, stocker, gérer, transmettre et retrouver l’information et pour communiquer. Contrairement à ce que soutient la société opposante, les premiers ne font pas partie de la catégorie plus large des seconds. Ces services ne sont donc pas similaires. En outre, les « services de conception d’art graphique » de la demande contestée ne présentent pas les mêmes objet et destination que les « Logiciels pour ordinateurs; Tous les produits précités destinés à être utilisés, En rapport avec les domaines suivants: Affaires monétaires, Affaires financières, Biens immobiliers ; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; tous les services précités, En rapport avec les domaines suivants: Affaires monétaires, fiscale, Biens immobiliers » de la marque antérieure. Selon la société opposante, ces produits et services « appartiennent à la catégorie plus large des services de conception ». Or tel n’est pas le cas des seconds qui désignent des applications destinées au fonctionnement des ordinateurs. Ces produits et services ne sont pas proposés ou rendus par les mêmes prestataires (les premiers étant rendus par des graphistes et les seconds fabriqués par des ingénieurs informatiques) et ne visent pas, par définition, la même clientèle. Ces produits et services ne sont donc pas similaires. Les services de « recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations techniques rendues par des ingénieurs en vue de créer de nouveaux produits ne partagent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; tous les services précités, En rapport avec les domaines suivants: Affaires monétaires, fiscale, Biens immobiliers » de la marque antérieure. En effet, la réalisation des premiers n’emporte pas nécessairement le recours aux seconds, et inversement. En outre, les services précités de la demande contestée ne partagent pas les mêmes nature, objet et destination que les produits et services invoqués de la marque antérieure. Selon la société opposante, ces divers services font parties d’« une catégorie très large de services à caractère scientifique et technologique », ce critère trop général aboutissant s’il est retenu à déclarer similaires des services aux caractéristiques très distinctes comme en l’espèce. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni similaires.

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Sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments de la société opposante fondés sur de précédentes décisions de l’Institut ou de l’Office européen, dès lors que ces décisions ont été rendues dans des cas d’espèce différents de la présente affaire. Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal DEKA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que la demande d’enregistrement contestée est composée de divers éléments verbaux et de chiffres formant les séquences NA 1, DK 10, ENADEKA. La marque antérieure est, elle, composée d’une dénomination unique. La société opposante fait valoir que les signes ont en commun les lettres D et K ainsi que la séquence finale –DEKA du terme ENADEKA. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à créer une similarité entre les signes. En effet, visuellement, les signes diffèrent de par la présentation particulière de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : la séquence NA suivie du chiffre 1 en exposant, en dessous duquel se trouve la séquence DK suivie du chiffre 10 en exposant, le tout dans une police d’écriture importante et en gras, surplombant l’élément verbal ENADEKA, de très petite taille et en caractères d’imprimerie fins.

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Sur le plan phonétique, les éléments verbaux précités se distinguent par leurs rythmes, chaque élément se prononçant au sein de la demande contestée, contre deux syllabes pour ce qui est de la marque antérieure. Contrairement à ce que soutient la société opposante et au sein de la demande contestée, la séquence DEKA n’a pas un caractère dominant vis-à-vis du reste des éléments dès lors qu’elle est située en position finale et accolée à la séquence ENA- en attaque et dont elle ne peut être détachée que par une opération purement artificielle. A cet égard, la société opposante fait valoir que l’élément DEKA sera susceptible d’être appréhendé, par le consommateur d’attention moyenne, comme le préfixe « déca », signifiant « dix ». Toutefois si du fait de son identité phonétique avec ce préfixe, cette acception est susceptible d’être perçue dans la marque antérieure, rien ne permet d’affirmer qu’il en va de même dans le signe contesté dans lequel la séquence –DEKA est en position finale et fondue avec la séquence ENA-. Enfin, sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments de la société opposante fondés sur de précédentes décisions de l’Institut ou de l’Office européen, dès lors que ces décisions ont été rendues dans des cas d’espèce différents de la présente affaire. Ainsi, si les signes possèdent bien quelques éléments en commun, il n’en demeure pas moins que le consommateur qui n’a pas les deux marques sous les yeux sera en mesure de les distinguer compte tenu des différences d’ensemble, comme précédemment démontré. Le signe contesté NA 1 DK 10 ENADEKA n’est donc pas similaire à la marque antérieure verbale DEKA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. S’il est vrai, comme le relève la société opposante, que la proximité des produits et services peut compenser les faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré la similarité d’une partie des produits et services en cause. CONCLUSION

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En conséquence, le signe figuratif NA 1 DK 10 ENADEKA peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.