OPP 24-0829 07/08/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE La société THE SCHOOLY & CO (Société par actions simplifiée) a déposé le 11 décembre 2023 la demande d’enregistrement n°23 5013316 portant sur le signe verbal THE SCHOOLY. Le 5 mars 2023, la société SCHOOLY SOLUTIONS LTD (Société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale SCHOOLY, enregistrée le 30 novembre 2021 sous le n°1649694 et désignant l’Union Européenne. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la limitation de sa portée par la société opposante dans l’exposé des moyens, l’opposition est formée contre les services suivants : « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; services de gestion informatisée de fichiers ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’œuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Logiciels et applications mobiles pour la fourniture d’informations éducatives, académiques, en matière d’enseignement, de performances ou de récréation d’élèves; logiciels pour la gestion d’informations éducatives; logiciels et applications mobiles pour la gestion d’informations sur des élèves; logiciels et applications mobiles pour la gestion d’informations scolaires, la gouvernance scolaire et la gestion scolaire; applications mobiles et logiciels de communication; applications mobiles et logiciels de réseautage social ; Services de messagerie en ligne; services de salons de discussion; exploitation et 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

mise à disposition de sites de dialogue en ligne; forums de réseautage social; mise à disposition de tableaux d’affichage électroniques; communication par le biais de carnets Web (blogs) en ligne ; Services d’écoles; services d’éducation fournis à l’intention d’enfants; services d’éducation fournis à l’intention des enseignants pour enfants; services d’éducation et d’enseignement; informations éducatives ou informations sur des élèves ou informations académiques ou informations en matière d’activités récréatives scolaires; service d’enseignement; tous les services précités fournis en ligne ou par le biais d’un site Web ou par le biais d’une application mobile ; Logiciels en tant que service; services SAAS (logiciels en tant que services); logiciels en tant que service proposant des logiciels pour la fourniture de services de communication, services éducatifs, services d’assistance parentale, informations académiques, informations en matière de performances d’élèves, informations en matière de récréation d’élèves; logiciels en tant que service pour la gestion d’informations éducatives; logiciels en tant que service pour la gestion d’informations sur des élèves; logiciels en tant que service pour la gestion de services scolaires, informations scolaires ou gouvernance scolaire; mise à disposition d’un site Web proposant des services de communication scolaire, des services éducatifs scolaire, des services d’assistance parentale, des informations académiques, des informations en matière de performances d’élèves, des informations en matière de récréation d’élèves, des services scolaires, des informations scolaires ou des services de gouvernance scolaire ; Services de réseautage social en ligne; services de constitution de réseaux sociaux en ligne accessibles au moyen d’applications mobiles téléchargeables ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. Les « conseils en organisation et direction des affaires ; services de gestion informatisée de fichiers ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. En revanche, les services de « publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’ « informations en matière d’activités récréatives scolaires » et les « Logiciels en tant que service proposant des logiciels pour la fourniture des services éducatifs, services d’informations en matière de récréation d’élèves; mise à disposition d’un site Web proposant des services éducatifs scolaire, des informations en matière de récréation d’élèves ; Logiciels et applications mobiles pour la fourniture d’informations éducatives, académiques, en matière d’enseignement, de performances ou de récréation d’élèves » de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

A cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que les services précités de la demande d’enregistrement contestée aient pour « objectif (…) le divertissement (…) [et qu’ils soient] fournis par les mêmes entreprises spécialisées dans le divertissement » ou « les mêmes finalités d’éducation et de divertissement (…) de façon habituelle proposés par les mêmes entreprises spécialisées dans le domaine de l’éducation et du divertissement ». En effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires de nombreux produits et services présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ne sauraient non plus être retenus les arguments de la société opposante selon lesquels « avec l’avènement du numérique de nombreuses sociétés spécialisées dans les domaines de l’éducation et du divertissement développent de nouveaux outils à destination de leur public, et notamment des outils informatiques tels que des logiciels », dès lors que la généralité d’une telle pratique n’est nullement démontrée. Il ne s’agit donc pas de produits et services similaires, contrairement aux assertions de la société opposante. En outre, les services précités de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas davantage de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les services de « services d’écoles; services d’éducation fournis à l’intention d’enfants; services d’éducation fournis à l’intention des enseignants pour enfants; services d’éducation et d’enseignement; informations éducatives ou informations sur des élèves ou informations académiques ou informations en matière d’activités récréatives scolaires; service d’enseignement; tous les services précités fournis en ligne ou par le biais d’un site Web ou par le biais d’une application mobile » de la marque antérieure, dès lors que les premiers ne sont pas nécessairement ni exclusivement rendus en association avec les seconds, pas plus que ceux-ci ne servent obligatoirement à la prestation des premiers. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, contrairement aux assertions de la société opposante. Les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les « services d’éducation et d’enseignement », les premiers n’étant pas nécessairement mis en œuvre dans le cadre des seconds. De plus, les services précités de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas davantage de lien de de complémentarité étroit et obligatoire avec les services d’« informations éducatives ou informations en matière d’activités récréatives scolaires » de la marque antérieure, les premiers n’ayant pas obligatoirement pour objet les seconds. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, contrairement aux assertions de la société opposante. Les services d’« Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques » ne constituent pas une catégorie générale dont relèvent les « Logiciels en tant que service; services SAAS (logiciels en tant que services); logiciels en tant que service proposant des logiciels pour la fourniture de services de communication, services éducatifs, services d’assistance parentale, informations académiques, informations en matière de performances d’élèves, informations en matière de récréation d’élèves; logiciels en tant que service pour la gestion d’informations éducatives; logiciels en tant que service pour la gestion d’informations sur des élèves; logiciels en tant que service pour la gestion de services scolaires, informations 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

scolaires ou gouvernance scolaire; mise à disposition d’un site Web proposant des services de communication scolaire, des services éducatifs scolaire, des services d’assistance parentale, des informations académiques, des informations en matière de performances d’élèves, des informations en matière de récréation d’élèves, des services scolaires, des informations scolaires ou des services de gouvernance scolaire ; Logiciels et applications mobiles pour la fourniture d’informations éducatives, académiques, en matière d’enseignement, de performances ou de récréation d’élèves; logiciels pour la gestion d’informations éducatives; logiciels et applications mobiles pour la gestion d’informations sur des élèves; logiciels et applications mobiles pour la gestion d’informations scolaires, la gouvernance scolaire et la gestion scolaire; applications mobiles et logiciels de communication; applications mobiles et logiciels de réseautage social » de la marque antérieure. A cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que les services précités de la demande d’enregistrement contestée « constituent des catégories générales de services rendus par des ingénieurs et des techniciens dans le cadre de la conception de différents produits et services » ; en effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires entre eux un très grand nombre de produits et services alors même qu’ils présenteraient des spécificités propres à les distinguer nettement, comme c’est le cas dans la présente espèce. Il ne s’agit donc pas de produits et services identiques, ni similaires, contrairement aux assertions de la société opposante. Les services de « numérisation de documents ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les « Logiciels en tant que service; services SAAS (logiciels en tant que services); logiciels en tant que service proposant des logiciels pour la fourniture de services de communication, services éducatifs, services d’assistance parentale, informations académiques, informations en matière de performances d’élèves, informations en matière de récréation d’élèves; logiciels en tant que service pour la gestion d’informations éducatives; logiciels en tant que service pour la gestion d’informations sur des élèves; logiciels en tant que service pour la gestion de services scolaires, informations scolaires ou gouvernance scolaire; mise à disposition d’un site Web proposant des services de communication scolaire, des services éducatifs scolaire, des services d’assistance parentale, des informations académiques, des informations en matière de performances d’élèves, des informations en matière de récréation d’élèves, des services scolaires, des informations scolaires ou des services de gouvernance scolaire ; Logiciels et applications mobiles pour la fourniture d’informations éducatives, académiques, en matière d’enseignement, de performances ou de récréation d’élèves; logiciels pour la gestion d’informations éducatives; logiciels et applications mobiles pour la gestion d’informations sur des élèves; logiciels et applications mobiles pour la gestion d’informations scolaires, la gouvernance scolaire et la gestion scolaire; applications mobiles et logiciels de communication; applications mobiles et logiciels de réseautage social » de la marque antérieure, les premiers n’ayant pas nécessairement pour objet la mise en œuvre des seconds, ces derniers n’étant pas obligatoirement proposés par le biais des premiers. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires, contrairement aux assertions de la société opposante. En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent pour partie, identiques et similaires, aux produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal THE SCHOOLY, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal SCHOOLY, présenté en lettres d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux ; la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté que les signes en présence ont en commun la dénomination SCHOOLY, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes, la présence du terme anglais THE qui précède cette dénomination au sein du signe contesté, compris aisément par le consommateur comme signifiant notamment « le/la », venant ainsi simplement l’introduire et le mettre en exergue, n’étant pas de nature à écarter ces fortes ressemblances. Ainsi, il en résulte une même impression d’ensemble entre les signes. Le signe verbal contesté THE SCHOOLY est donc similaire à la marque verbale antérieure SCHOOLY. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la forte similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces services. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté THE SCHOOLY ne peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale SCHOOLY. 7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « conseils en organisation et direction des affaires ; services de gestion informatisée de fichiers ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ». Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. 9 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI