NL 24-0129 Le 24/06/2025 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision modifiée n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 10 juillet 2024, la société par actions simplifiée LE TEXTILE INDEMAILLABLE (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL24-0129 contre la marque n°24 / 5023267 déposée le 22 janvier 2024, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée SODOPAC est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2024-19 du 10 mai 2024. 2. La demande en nullité est formée à l’encontre de l’intégralité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :

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« Classe 25 : articles chaussants ; chaussettes ; chaussures de plage ; chaussons ». 2

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3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité fondé sur un risque de confusion avec la marque française antérieure n° 12/3914493, déposée le 19 avril 2012 dont l’enregistrement a été publié au BOPI 2012-32 du 10 août 2012, régulièrement renouvelée depuis, et portant sur le signe verbal LE CHAT. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courriers simple et électronique envoyés aux adresses postale et électronique du titulaire de la marque contestée indiquée lors du dépôt. 6. La demande en nullité a été notifiée au titulaire de la marque contestée ayant procédé au rattachement et consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, par notification électronique mise à disposition le 3 septembre 2024 et reçue le même jour, date de sa première consultation sur le Portail des marques. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté trois jeux d’observations en réponse auxquelles le demandeur a répondu deux fois, dans les délais impartis. 8. A l’issue des échanges, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 14 avril 2025. Prétentions du demandeur 9. Dans son exposé des moyens versé à l’appui de cette demande en nullité, le demandeur :

- Soutient que les produits en présence sont identiques ;

- Soutient que les signes présentent des ressemblances d’ensemble et notamment des similitudes d’un point de vue visuel, phonétique et conceptuel du fait de la présence de l’élément commun et dominant CHAT, ce dont il en résulte un risque de confusion ;

- Sollicite la prise en charge des frais de procédure par le titulaire de la marque contestée. 10. Dans ses premières observations en réponse, le demandeur :

- Demande d’écarter les arguments du titulaire de la marque contestée relatifs à l’exploitation de la marque antérieure, celle-ci ne contenant aucune demande explicite et non équivoque ;

- En tout état de cause soutient qu’il exploite bien des articles chaussants ;

- Réitère ses arguments sur la comparaison des produits et des signes en présence ;

- Réaffirme le contenu sémantique analogue des signes ;

- Conteste le caractère générique de la marque antérieure. 11. Dans ses deuxièmes et dernières observations en réponse, le demandeur réitère ses premiers arguments et répond à la contestation du titulaire de la marque contestée. 3

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Prétention du titulaire de la marque contestée 12. Dans ses observations en réponse à la demande en nullité, le titulaire de la marque contestée :

- Soutient que le site Internet marchand du demandeur ne propose que de la lingerie et ne commercialise pas de produits chaussants, alors qu’il est lui-même un fabricant de chaussons
- Soutient que le terme CHAT est un nom commun et qu’il apparait dans plus d’une centaine de marques enregistrées à l’INPI ;

- Evoque les raisons ayant présidées au choix des signes ainsi que leurs conditions d’exploitation ;

- Invoque une différence intellectuelle entre les signes.

- Ecarte ainsi tout risque de confusion entre les marques en présence. 13. Dans ses deuxièmes observations en réponse, le titulaire de la marque contestée :

- Invoque les différences d’activités entre les parties en présence ;

- Propose de limiter le libellé de sa marque ;

- Réitère ses premiers arguments et insiste sur les différences intellectuelles entre les signes ainsi que sur la coexistence de nombreuses marques contenant le terme CHAT ;

- Précise que sa marque est déjà connue et acceptée par le marché. 14. Dans ses dernières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée réitère ses premiers arguments. II.- DECISION A- S ur le droit applicable 14. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 15. A cet égard, l’article L.711-3, I, 1° du même code dispose notamment qu’est susceptible d’être déclarée nulle « une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 4

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1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». 16. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B- S ur le fond 17. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 18. L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. a) Sur les produits 19. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 20. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de l’intégralité des produits de la marque contestée, à savoir : « Classe 25 : articles chaussants ; chaussettes ; chaussures de

plage ; chaussons ». A cet égard, dans ses observations en réponse, le titulaire de la marque contestée a proposé de renoncer à une partie des produits (à savoir des produits textiles, vêtements et sous-vêtements). Toutefois, outre que ces produits ne figurent pas au libellé de la marque contestée, en tout état de cause en l’absence d’une déclaration de renonciation formelle de la part du titulaire, cette limitation ne saurait être prise en compte. 21. La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants, invoqués par le demandeur :

« Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; sous-vêtements ; nuisettes ; pyjamas ; maillots de bains ». 5

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22. Il apparaît que les produits précités de la marque contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque attaquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par le demandeur que l’Institut fait siens. 23. Enfin, sont inopérants les arguments du titulaire de la marque contestée tirés des conditions concrètes d’exploitation des marques, notamment le fait que le titulaire de la marque contestée se soit spécialisé uniquement dans la fabrication et la commercialisation de chaussons. En effet, la comparaison des produits dans la procédure en nullité d’une marque fondée sur le risque de confusion avec une marque antérieure doit porter sur les produits tels que désignés dans les libellés des marques, indépendamment des conditions effectives d’exploitation de celles-ci et notamment des caractéristiques concrètes des produits réellement commercialisés, lesquelles sont des circonstances extérieures à la procédure. De même, ne saurait être retenu l’argument du titulaire de la marque contestée selon lequel le demandeur n’exploite la marque antérieure que pour des articles de linge de nuit dès lors qu’il n’a pas exercé expressément dans ses observations en réponse, comme le relève à juste titre le demandeur, la faculté que lui offre l’article L. 716-2-3 du code de la propriété intellectuelle d’inviter la société opposante à produire des pièces propres à établir que sa marque a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article L. 714-5. b) Sur les signes 24. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 25. La marque antérieure porte sur le signe verbal LE CHAT. 26. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.  L’impression d’ensemble produite par les signes 27. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux tout comme la marque antérieure. 28. V isuellement et phonétiquement , les signes CHAT BOTTE du signe contesté et LE CHAT de la marque antérieure, sont pareillement constitués de deux éléments verbaux et ont en commun le terme CHAT. 6

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Ils diffèrent par la présence, au sein du signe contesté du terme « botté » et au sein de la marque antérieure du terme LE, qui entrainent des différences de longueur et de rythme. Par conséquent, les ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes seront considérées comme moyennes. 29. C onceptuellement , par la présence commune du terme CHAT, les signes évoquent tous deux un félin. A cet égard, le titulaire de la marque contestée fait valoir une différence intellectuelle entre les signes dès lors que le signe contesté « fait directement référence au célèbre conte de Charles Perrault, bien connu du grand public, et n’entretient pas de lien direct avec le terme générique « chat » ». Toutefois, cette évocation ne saurait écarter, au point de supplanter, les similitudes visuelles et phonétiques existant entre les deux signes pris dans leur ensemble ; et en tout état de cause, les signes font pareillement référence au félin. 30. Les signes en présence présentent ainsi des similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles moyennes.  Les éléments distinctifs et dominants des signes 31. Les signes en présence ont en commun le terme CHAT. 32. A cet égard, le titulaire de la marque contestée fait valoir que cette séquence serait faiblement distinctive pour désigner les produits, dès lors qu’il s’agit d’un terme générique. Toutefois, il n’est pas établi, par le titulaire de la marque contesté, que ce terme présente un lien direct et concret avec les produits des marques en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise, pas plus qu’il ne constitue un élément devenu usuel dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce. A cet égard, le titulaire de la marque contestée évoque un certain nombre de marques comportant le terme CHAT en classe 25, toutefois le titulaire ne cite que huit exemples de marques, sans fournir aucun document établissant clairement la nature et la portée des droits des titulaires sur ces marques, et au surplus, compte tenu du grand nombre de marques protégées en France dans la classe concernée, le nombre de marques indiquées n’apparaît pas significatif. 33. En outre, le terme CHAT apparaît dominant tant au sein du signe contesté que de la marque antérieure. En effet, au sein de la marque antérieure, il est précédé du terme LE qui en tant que simple article défini, ne fait que l’introduire. Il en est de même au sein du signe contesté, dès lors que l’adjectif qualificatif « botté » vient qualifier le terme CHAT, cet adjectif « botté » étant en outre, faiblement distinctif en ce qu’il est susceptible de décrire une caractéristique des produits en cause. 7

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34. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles moyennes renforcées par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants. c) Autres facteurs pertinents  Le public pertinent 35. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 36. En l’espèce, il y a lieu de considérer que les produits des marques en cause s’adressent au grand public doté d’une attention moyenne sans caractéristique particulière.  Le caractère distinctif de la marque antérieure 37. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 38. En l’espèce, le caractère distinctif de la marque antérieure verbale, dont le signe ne présente pas de lien direct avec les produits couverts, doit être considéré comme normal. d) Sur l’appréciation globale du risque de confusion 39. L’appréciation globale du risque de confusion implique également une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 40. Ainsi, en raison de l’identité des produits cités au point 20, des ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles moyennes entre les signes, renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. 41. En conséquence, la marque contestée est déclarée totalement nulle pour tous les produits visés à l’enregistrement. C- S ur la répartition des frais 42. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 8

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43. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée, prévoit que : « le présent arrêté fixe le barème applicable au paiement des frais exposés par les parties à une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque devant l’INPI, afin de prévenir les procédures abusives ». Il prévoit en outre dans son article 2.II qu’« Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ; (…) c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. » Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 44. En l’espèce, le demandeur, représenté par un mandataire, a sollicité la prise en charge des frais par la partie perdante. Il doit être considéré comme partie gagnante, dès lors que la demande en nullité est reconnue bien fondée pour l’intégralité des produits visés initialement par la demande. 45. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le titulaire de la marque contestée, personne morale (petite et moyenne entreprise), a présenté au total trois jeux d’observations écrites. Le demandeur, représenté par un mandataire a, outre la présentation de sa demande, répondu à deux reprises aux observations du titulaire de la marque contestée. 46. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros). PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL24-0129 est reconnue justifiée. Article 2 : La marque n° 24 / 5023267 est déclarée nulle pour l’ensemble des produits désignés dans son enregistrement. Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de la société SODOPAC, au titre des frais exposés. 9

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